I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.95/2019
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_95/2019
Urteil vom 15. Juli 2019
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, May Canellas,
Gerichtsschreiber Leemann.
Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Sergio Leemann und Rechtsanwältin Hilary von Arx,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. Volkswagen AG,
2. AMAG Automobil- und Motoren AG,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marc Schwenninger,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Markenrecht, UWG,
Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom
3. Oktober 2018 (HG.2016.142).
Sachverhalt:
A.
A.a. Volkswagen AG (Klägerin 1, Beschwerdegegnerin 1) mit Sitz in Wolfsburg,
Deutschland, stellt unter anderem Motorfahrzeuge her. Sie ist Inhaberin der
internationalen Wortmarken "VW" und "VOLKSWAGEN" sowie der Wort-/Bildmarke "VW
im Kreis (fig.) ":
Sie vertreibt ihre Fahrzeuge in der Schweiz über die Generalimporteurin AMAG
Automobil- und Motoren AG (Klägerin 2, Beschwerdegegnerin 2) mit Sitz in
Zürich, die ihrerseits Händlern den Status einer offiziellen VW- bzw.
AMAG-Vertretung verleiht. Die Generalimporteurin ist im Handel mit und im
Import von Automobilen, Motoren und Automobilersatzteilen aller Art sowie im
Betrieb von Garagen mit den verwandten Geschäftsbereichen tätig und ist
berechtigt, die Markenrechte der Klägerin 1 in der Schweiz zu nutzen sowie
Dritten entsprechende Unterlizenzen einzuräumen.
A.________ AG (Beklagte, Beschwerdeführerin) mit Sitz in U.________ /SG
bezweckt den Betrieb einer Automobilwerkstätte sowie den Handel mit und die
Vermietung von Neu- und Occasionsfahrzeugen. Sie bietet dem Publikum unter
anderem von der Volkswagen AG produzierte Motorfahrzeuge sowie
Service-Leistungen für derartige Fahrzeuge an.
A.b. Die Klägerin 2 schloss mit der Beklagten Ende 2004 bzw. Anfang 2005 einen
Händlervertrag sowie einen Servicepartnervertrag für VW-Nutzfahrzeuge ab. Die
Beklagte erhielt dadurch den Status einer offiziellen Vertretung für Fahrzeuge
der Marke "VW" und das Recht zur Markennutzung. Die Klägerin 2 und die Beklagte
beendeten den Händlervertrag einvernehmlich mit einer Aufhebungsvereinbarung
per 31. Dezember 2013 und den Servicepartnervertrag mit einer entsprechenden
Vereinbarung per 30. Juni 2014. Die Beklagte bietet dem Publikum weiterhin
überwiegend Fahrzeuge der Marke "VW" und die Serviceleistungen an derartigen
Fahrzeugen an.
Die Beklagte bewirbt ihr Angebot bzw. ihren Betrieb mit den Worten "VW-Land
Toggenburg". Sie verwendet diese Bezeichnung insbesondere auf Reklame-Schildern
auf dem Dach ihrer Geschäfts-Liegenschaft sowie auf Fahnen. Zumindest in der
Vergangenheit verwendete sie das Zeichen "VW im Kreis (fig.) " auf Halterungen
für Motorfahrzeug-Kennzeichen.
Mit Schreiben vom 4. und 25. August 2014 machte die Klägerin 2 die Beklagte
darauf aufmerksam, dass sie trotz Auflösung der erwähnten Vertragsverhältnisse
ohne Berechtigung die klägerischen Marken weiterverwende und setzte ihr Frist
zu deren Entfernung, worauf diese namentlich auf ihrer Website die Bezeichnung
"VW-Land Toggenburg" und das Logo "VW im Kreis (fig.) " nicht mehr verwendete.
Weitere Abmahnschreiben erfolgten am 7. Mai und 10. Juli 2015.
B.
Am 30. September 2016 reichten die Klägerinnen beim Handelsgericht des Kantons
St. Gallen Klage ein mit den folgenden Rechtsbegehren:
"1. Es sei der Beklagten, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche
Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) für den
Zuwiderhandlungsfall, zu verbieten, die Bezeichnung "VW-LAND" oder "VW-LAND
TOGGENBURG" im Geschäftsverkehr, insbesondere zur Kennzeichnung ihres
Geschäftslokals, als Bestandteil der Geschäftsbezeichnung, auf Firmenschildern,
Briefpapier, auf Service-Stempeln, in der Werbung, in
Nachschlageverzeichnissen, in elektronischen Verzeichnissen, in den sozialen
Medien, als Suchbegriff im Internet oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu
gebrauchen;
2. Es sei der Beklagten, unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen
Organe und geschäftsführenden Personen wegen Ungehorsams gegen eine amtliche
Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Bestrafung mit Busse) für den
Zuwiderhandlungsfall, zu verbieten, das Logo "VW im Kreis" gemäss folgender
Abbildung
auf Kennzeichenhalterungen zu verwenden und solche Kennzeichenhalterungen
anzubieten, sonstwie in Verkehr zu bringen oder sonstwie im geschäftlichen
Verkehr zu gebrauchen;
[...]."
Gleichzeitig beantragten die Klägerinnen die Anordnung vorsorglicher
Massnahmen.
Die Beklagte widersetzte sich der Klage.
Mit Abschreibungsverfügung vom 26. Januar 2017 wurde das Massnahmeverfahren als
erledigt abgeschrieben.
Mit Entscheid vom 3. Oktober 2018 schützte das Handelsgericht das
Rechtsbegehren Ziffer 1 und sprach das beantragte Verbot gegenüber der
Beklagten aus (Dispositiv-Ziffer 1). Das Rechtsbegehren Ziffer 2 schrieb es
infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt ab (Dispositiv-Ziffer 2). Ausserdem
regelte es die Kosten- und Entschädigungsfolgen (Dispositiv-Ziffern 3 und 4).
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es
seien Dispositiv-Ziffern 1, 3 und 4 des Entscheids des Handelsgerichts des
Kantons St. Gallen vom 3. Oktober 2018 aufzuheben und es sei das Rechtsbegehren
nach Antrags-Ziffer 1 der Klage abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
Die Beschwerdegegnerinnen beantragen die Abweisung der Beschwerde, soweit
darauf einzutreten sei. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Die Beschwerdeführerin hat dem Bundesgericht eine Replik eingereicht.
D.
Mit Verfügung vom 26. Februar 2019 wurde dem Gesuch der Beschwerdeführerin um
Gewährung der aufschiebenden Wirkung superprovisorisch entsprochen.
Mit Verfügung vom 20. März 2019 erteilte das Bundesgericht der Beschwerde die
aufschiebende Wirkung.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein
Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 141 III 395 E. 2.1).
1.1. Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des MSchG (SR 232.11)
und des UWG (SR 241). Dafür sieht das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d
ZPO) eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die
Beschwerde in Zivilsachen, die sich gegen einen Endentscheid (Art. 90 BGG)
richtet, ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b
BGG).
Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2
und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.
1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente
noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus
einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit
einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten
Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist
jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich
stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht
nicht mehr vorgetragen werden (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III 580 E. 1.3;
135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der
Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das
Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde
präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Stützt sich
der angefochtene Entscheid auf mehrere selbständige Begründungen, so muss sich
die Beschwerde mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht
eingetreten (BGE 142 III 364 E. 2.4 S. 368 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 IV
40 E. 3.4 S. 44).
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass
die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im
Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende
Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie
im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit
ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz
ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2 S. 89, 115 E. 2 S. 116). Die Begründung hat
ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis auf
Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus.
Für die Beschwerdeantwort gelten dieselben Begründungsanforderungen (BGE 140
III 115 E. 2 S. 116).
1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die
Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene
über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die
Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit
Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen
oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG).
"Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 143 IV 241 E.
2.3.1; 140 III 115 E. 2 S. 117, 264 E. 2.3 S. 266). Überdies muss die Behebung
des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97
Abs. 1 BGG).
Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt das strenge Rügeprinzip von
Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Die Partei,
welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar
und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein
sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt
ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie
entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei
den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2 S. 90).
1.4. Die Beschwerdeführerin verkennt diese Grundsätze über weite Strecken. Sie
stellt ihren rechtlichen Vorbringen zunächst eine Sachverhaltsdarstellung
voran, in der sie die Hintergründe des Rechtsstreits unter Hinweis auf
zahlreiche Beilagen aus eigener Sicht schildert, ohne substanziiert Ausnahmen
von der Sachverhaltsbindung geltend zu machen. Dabei bringt sie unter anderem
vor, die Beschwerdegegnerinnen beabsichtigten, sie mit allen verfügbaren
Mitteln aus dem Markt zu drängen, um über ihre eigenen Händler die "Preishoheit
im Toggenburg zurückzuerlangen", "und betonier[t]en damit gleichzeitig die
Hochpreisinsel 'Ost-Schweiz'". Die Behauptung lässt sich jedoch nicht auf die
Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid stützen, womit die
entsprechenden wettbewerbsrechtlichen Vorbringen von vornherein ins Leere
stossen. Auch in ihrer weiteren Beschwerdebegründung unterbreitet die
Beschwerdeführerin dem Bundesgericht verschiedentlich ihre Sicht der Dinge und
weicht von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz ab oder erweitert
diese, ohne die gesetzlichen Anforderungen an eine hinreichende
Sachverhaltsrüge zu erfüllen. So beschreibt sie die Einzelheiten der
Darstellung ihrer Aufschrift "VW-Land Toggenburg" und der von Lizenznehmern der
Beschwerdegegnerinnen verwendeten Reklametafeln ohne Bezug zu den
Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid und behauptet unter
Berufung auf eigene Internetrecherchen und verschiedene Beilagen, es gebe keine
Hinweise auf andere "VW-Länder". Zudem verkennt sie die Bindung des
Bundesgerichts an den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt, indem sie im
Beschwerdeverfahren hinsichtlich der angeblichen Anspruchsverwirkung
Behauptungen zum Wissen und Verhalten der Beschwerdegegnerinnen im Zusammenhang
mit dem Gebrauch von "VW-Land Toggenburg" aufstellt und hierzu die Aussage von
B.________ sowie Korrespondenz zwischen den Parteien zum Beweis anbietet. Die
entsprechenden Ausführungen haben unbeachtet zu bleiben.
2.
Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, sie habe Art. 13 Abs. 2 lit. e
i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG unzutreffend angewendet, indem sie einen
markenrechtlich zulässigen Mitgebrauch durch Verwendung von "VW-Land
Toggenburg" verneinte.
2.1. Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerinnen anerkennten, dass von
ihrem Verbotsanspruch der gemäss Lehre und Rechtsprechung anerkannte sachliche
Mitgebrauch ihrer Markenzeichen ausgenommen sei, soweit dieser für einen
Nichtberechtigten zur sachlichen Positionierung seines Angebots oder von
eigenen Informationen unerlässlich und somit zwingend sei. Sie erhöben deshalb
keine Einwendungen dagegen, dass die Beschwerdeführerin namentlich auf den
Werbeschildern auf dem Dach ihres Betriebsgebäudes neben der Aufschrift
"VW-Land Toggenburg" zusätzlich die Bezeichnung "VW-Audi Spezialist" aufführt,
da sie mit diesem Zusatz zulässig zum Ausdruck bringe, dass sich die
Beschwerdeführerin auf Fahrzeuge der Marke "VW" spezialisiert habe und eine
besondere Erfahrung mit entsprechenden Fahrzeugen vorweisen könne. Unbestritten
sei, dass die Beschwerdeführerin das Zeichen "VW" namentlich auf ihren
Werbeschildern in neutraler Schrift und nicht als Logo verwende.
Die Beschwerdeführerin verwende das Zeichen "VW-Land Toggenburg" auf den
Werbeschildern unbestrittenermassen als Enseigne. Gemäss Art. 954a Abs. 2 OR
könnten neben der eingetragenen Firma zusätzlich namentlich solche Enseignes
verwendet werden; sie dienten der Kennzeichnung von Betriebsstätten (z.B. eines
Ladenlokals, eines Restaurantbetriebs usw.) und müssten nicht mit der Firma
übereinstimmen. Die Enseigne erfülle regelmässig kennzeichnende Funktion, da
sie die Betriebsstätte als solche individualisiere. Es helfe der
Beschwerdeführerin nicht, dass sie vorträgt, sie habe die Enseigne mit dem
Unternehmen gekauft und es liege eine langjährige und ununterbrochene Nutzung
der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" vor. Beim behaupteten Erwerb der Enseigne
handle es sich um eine Vereinbarung zwischen den Aktionären, an der die
Beschwerdeführerin nicht als Partei beteiligt gewesen sei. Zudem habe bis Mitte
2014 eine vertragliche Beziehung mit den Beschwerdegegnerinnen bestanden,
gemäss welcher die Beschwerdeführerin zur Benutzung der Marken der
Beschwerdegegnerin 1 berechtigt gewesen sei.
Im Weiteren gelte es zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 13 MSchG der
Markeninhaber gegen jeden kennzeichenmässigen Gebrauch seines Zeichens vorgehen
könne, mithin insbesondere in der Werbung, als Enseigne oder sonst als
Geschäftsbezeichnung. Daran vermöge auch der Einwand der Beschwerdeführerin
nichts zu ändern, dass sie sich mit der Enseigne "VW-Land Toggenburg" von der
autorisierten VW-Markenhändlerin C.________ AG abgrenze. Vorliegend gehe es
nämlich nicht um die Beziehung zu jenem Drittunternehmen, sondern um die Frage,
ob es der Beschwerdeführerin angesichts der Markenrechte der
Beschwerdegegnerinnen erlaubt sei, die entsprechende Enseigne zu verwenden. Die
Integration der Marke "VW" in die eigene Enseigne und damit zur Kennzeichnung
des eigenen Betriebs stelle grundsätzlich eine Markenverletzung dar, weil mit
dieser allgemeinen Bewerbung der Marke, die keinen Bezug auf ein bestimmtes
Markensortiment oder konkrete Dienstleistungen nehme, beim Publikum der
unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung der mit der Marke "VW"
werbenden Beschwerdeführerin zu den Beschwerdegegnerinnen erweckt werde.
Auf dem Flachdach des Betriebsgebäudes der Beschwerdeführerin befänden sich
drei weisse, ungefähr vier Meter lange Werbeschilder. Unter einem grünen,
wellenförmigen Element stehe in grossen, fettgeschriebenen Lettern im oberen
Bereich augenfällig die Aufschrift "VW-Land Toggenburg" und darunter folge in
kleinerer Normalschrift "VW-Audi Spezialist". Im rechten Bereich der Tafel sei
das "Toggenburg"-Logo von Toggenburg Tourismus angebracht. Ferner befinde sich
auf der Südgrenze des Grundstücks ein freistehendes Schild, auf dem nebst den
Aufschriften "A.________ AG" und "VW-Audi Spezialist" ebenfalls in fetten
Lettern "VW-Land Toggenburg" angebracht sei. Während sich "VW-Audi Spezialist"
unbestritten auf das Warenangebot und die in diesem Zusammenhang angebotenen
Dienstleistungen beziehe, gehe die Werbung mit "VW-Land Toggenburg" wohl über
diesen Bezug auf die zum Verkauf angebotenen Markenwaren und Serviceleistungen
hinaus. Mit der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" werde suggeriert, es handle
sich - ähnlich wie z.B. "Legoland" oder "Disneyland" - um ein "Land von VW",
d.h. nicht bloss um einen Garagenbetrieb, der auf die Fahrzeuge "VW" und "Audi"
spezialisiert sei. Die Beschwerdeführerin, die sich als "Land einer Automarke"
ausgebe, verhalte sich dabei rein werberisch und profitiere von der Bekanntheit
und vom Ruf der Marke "VW". Mit ihren Werbetafeln und dem Gebrauch der
Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" als Enseigne gehe sie zumindest im Sinne eines
Grenzfalles über das zulässige Mass des markenrechtlichen Mitgebrauchs hinaus.
Der Gebrauch der Marke in der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" sei zudem
geeignet, das Publikum zu täuschen. Zum einen bestehe die Gefahr, dass die
Adressaten aufgrund der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" davon ausgingen, bei
der Beschwerdeführerin handle es sich nicht um eine freie Garage, sondern sie
sei in spezieller Art mit dem VW-Konzern verbunden. Zum anderen sei die
Verwendung der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg", soweit diese suggeriere, es
würden exklusiv, d.h. ausschliesslich Autos der Marke "VW" verkauft bzw.
exklusiv Dienstleistungen für diese Automarken angeboten, kaum zutreffend,
zumal die Beschwerdeführerin in nicht unwesentlichem Masse auch Autos anderer
Marken vertreibe: Der Fremdmarkenanteil der von ihr auf dem Internet
angebotenen Personenwagen übersteige 90 %, wenn man rein auf die Marke "VW"
abstelle; würden zu ihren Gunsten sämtliche Autos des VW-Konzerns
berücksichtigt, betrage der Fremdmarkenanteil immer noch mehr als 40 %.
Nachdem die Verwendung der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" schon als
Markenrechtsverletzung zu werten sei, könne die Frage, ob auch ein Verstoss
gegen das UWG vorliege, grundsätzlich offengelassen werden. Bei den Fragen, ob
der Beschwerdeführerin ein wettbewerbswidriges Verhalten betreffend
Rufausbeutung (Art. 2 UWG), unrichtige und irreführende Angaben (Art. 3 Abs. 1
lit. b UWG) sowie unnötige Anlehnung (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG) vorzuwerfen
sei, könne jedoch auf die Ausführungen zum falschen Eindruck der Eingliederung
ins Vertriebsnetz der Beschwerdegegnerinnen wie auch zum falschen Eindruck über
das tatsächliche Angebot der Beschwerdeführerin verwiesen werden. Dies gelte
auch für die Ausführungen zum Gebrauch der Marke zur Bezeichnung des
Geschäftslokals, mit dem die Beschwerdeführerin vom Ruf der Marke zu
profitieren versuche.
2.2.
2.2.1. Nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG kann der Markeninhaber anderen
verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 vom Markenschutz
ausgeschlossen ist, so insbesondere das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der
Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen. Art. 3 Abs. 1
MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz unter anderem aus, wenn sie
einer älteren Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt. Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die
ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der
Fall, wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch
die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder
das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das
Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer
Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a, 441 E.
3.1 S. 445; 127 III 160 E. 2; 122 III 382 E. 1 S. 384).
Verwendet ein Geschäftsinhaber die fremde Marke für sein Angebot an
Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparatur- und Servicearbeiten,
die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt er das Markenrecht
nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen Angebote bezieht.
Angaben zur Beschreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen darf
vielmehr jedermann verwenden, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden
(BGE 128III 146 E. 2b/aa S. 149; 126 III 322 E. 3b S. 325). Die Markeninhaber
können den Weiterverkäufern oder Dienstleistern ihrer Markenprodukte weder
vorschreiben, wie sie mit diesen umzugehen haben noch welche Werbemassnahmen
sie treffen dürfen (BGE 128 III 146 E. 2b/ bb S. 150). Allerdings bleibt den
Markenberechtigten die allgemeine Bewerbung der Marke, die ohne Bezug auf ein
bestimmtes Warensortiment oder konkrete Dienstleistungen dem Ansehen und dem
Ruf der Marke beim Publikum im Allgemeinen gilt, vorbehalten (BGE 128 III 146
E. 2b/bb; 126 III 322 E. 3a). Auch findet die Werbung mit einer Drittmarke ihre
Grenze nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dort, wo beim Publikum der
unzutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werbenden
Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (BGE 128 III 146 E. 2b/bb mit
Hinweisen).
2.2.2. Die Beschwerdeführerin bringt zu Unrecht vor, sie benutze das Zeichen
"VW-Land Toggenburg" einzig zur Information über ihr umfassendes Angebot, das
mit der fremden Marke "VW" gekennzeichneten Produkten in Verbindung stehe. Sie
behauptet zwar in allgemeiner Weise, "VW-Land Toggenburg" nicht
kennzeichenmässig zu nutzen, stellt aber gleichzeitig nicht in Abrede, dass sie
das beanstandete Zeichen "VW-Land Toggenburg" als Enseigne verwendet, sondern
räumt dies in ihrer Beschwerde vielmehr ausdrücklich ein. Vorliegend kann denn
auch nicht zweifelhaft sein, dass mit "VW-Land Toggenburg" der Garagenbetrieb
der Beschwerdeführerin bezeichnet wird. Damit erfüllt das Zeichen entgegen der
in der Beschwerde vertretenen Ansicht eine kennzeichnende Funktion, indem es
die Betriebsstätte der Beschwerdeführerin individualisiert und gegenüber
anderen Garagenbetrieben abgrenzt (vgl. FLORENT THOUVENIN/LARA DORIGO, in:
Michael Noth und andere [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz [MSchG], 2.
Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 13 MSchG).
Es liegt somit ein kennzeichenmässiger Mitgebrauch der klägerischen Marke "VW"
vor. Vom Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers nach Art. 13 Abs. 2 lit.
e MSchG ist auch die Mitverwendung des Zeichens als Enseigne bzw. als
Geschäftsbezeichnung erfasst (Botschaft vom 21. November 1990 zu einem
Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I
26Ziff. 222.15). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin trifft nicht zu,
dass sie "VW" lediglich in beschreibender Weise zur Information über ihr
Angebot nutzt. Vielmehr hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass mit
"VW-Land Toggenburg" beim Publikum der unzutreffende Eindruck einer besonderen
Beziehung zur Markeninhaberin erweckt wird. Entgegen der in der Beschwerde
vertretenen Ansicht wird damit aus Sicht des Publikums nicht nur ein breites
Angebot bezüglich bestimmter Markenprodukte beschrieben, sondern ein Betrieb
der Markeninhaberin oder zumindest eine besondere Beziehung zu dieser erwartet.
Der in diesem Zusammenhang erhobene Einwand der Beschwerdeführerin, es spiele
keine Rolle, ob das "Land" vom Markeninhaber oder einem unabhängigen Dritten
betrieben werde, verfängt nicht. Ebenso wenig trifft zu, dass der Gebrauch des
Zeichens "VW-Land Toggenburg" für die Beschwerdeführerin unabdingbar ist, um
auf die Eigenschaften der eigenen Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. So
ist nicht einzusehen, inwiefern die ebenfalls verwendete Bezeichnung
"VW-Spezialist" bzw. "VW-Audi Spezialist", die von den Beschwerdegegnerinnen
nicht beanstandet wird, zu diesem Zweck nicht ausreichen soll. Die
Beschwerdeführerin beruft sich in diesem Zusammenhang im Übrigen auf die
Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 BV), zeigt jedoch in keiner Weise auf, was sich
daraus konkret zu ihren Gunsten ableiten soll.
Der Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie in der
erfolgten Verwendung der Bezeichnung "VW-Land Toggenburg" eine Verletzung der
klägerischen Markenrechte erblickte. Den Beschwerdegegnerinnen steht
grundsätzlich gestützt auf Art. 13 Abs. 2lit. e i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG ein
Unterlassungsanspruch zu; dies unabhängig davon, ob mit der Vorinstanz von
einem Grenzfall auszugehen ist. Ob gleichzeitig ein Anspruch nach den
Bestimmungen des UWG besteht, braucht nicht vertieft zu werden.
2.3. Den Einwand der Beschwerdeführerin, der markenrechtlichen
Unterlassungsanspruch sei aufgrund von Art. 2 ZGB durch Zeitablauf verwirkt,
nachdem sie "VW-Land Toggenburg" nachweislich weit über zehn Jahre als
Geschäftsbezeichnung und als eigenständige Enseigne im Geschäftsverkehr benutzt
habe, liess die Vorinstanz zu Recht nicht gelten. Zwar ist die Geltendmachung
eines Rechts missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren
Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE
143 III 666 E. 4.2 S. 673; 140 III 481 E. 2.3.2; 138 III 401 E. 2.2; 130 III
113 E. 4.2). Im zu beurteilenden Fall trifft jedoch nicht zu, dass sich die
Beschwerdegegnerinnen mit der Rechtsausübung zu ihrer früheren Untätigkeit in
Widerspruch gesetzt hätten (vgl. BGE 130 III 113 E. 4.2 S. 123). Die Vorinstanz
wies zutreffend darauf hin, dass die Beschwerdeführerin während der Dauer der
vertraglichen Beziehung mit der Beschwerdegegnerin 2 aufgrund des
Händlervertrags und des Servicepartnervertrags zur Verwendung der Marken der
Beschwerdegegnerin 1 berechtigt war, weshalb sie die Markenrechte gar nicht
verletzen und auch keine berechtigten Erwartungen hinsichtlich einer
Nutzungsberechtigung nach Vertragsablauf begründen konnte. Die Vorinstanz hat
daher für die Dauer der behaupteten Duldung des Gebrauchs des Zeichens "VW-Land
Toggenburg" bundesrechtskonform den Zeitraum zwischen der Beendigung der
vertraglichen Beziehung per Mitte 2014 und der Einreichung der Klage Anfang
Oktober 2016 als massgebend erachtet. Dabei hat sie zutreffend berücksichtigt,
dass die Beschwerdeführerin zwischenzeitlich von den Beschwerdegegnerinnen
mehrmals (insbesondere im August 2014 und Mai 2015) schriftlich abgemahnt
worden war und diese mit der Klageeinreichung eine gewisse Zeit zuwarten
durften.
Unter diesen Umständen kann nicht die Rede davon sein, die
Beschwerdegegnerinnen hätten sich mit ihrem beantragten Verbot der Verwendung
von "VW-Land Toggenburg" in Widerspruch zu einem früheren Verhalten gesetzt und
dadurch erweckte berechtigte Erwartungen der Beschwerdeführerin enttäuscht.
Eine auf Art. 2 ZGB gestützte Verwirkung des klägerischen Abwehranspruchs liegt
entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht nicht vor.
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem
Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und
entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG). Die von den
Beschwerdegegnerinnen eingereichte Kostennote im Betrag von Fr. 5'796.75
erscheint angemessen und die Parteientschädigung kann in diesem Umfang
zugesprochen werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerinnen für das bundesgerichtliche
Verfahren mit insgesamt Fr. 5'796.75 zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. Juli 2019
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Leemann