I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.70/2019
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_70/2019
Urteil vom 6. August 2019
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Niquille, May Canellas,
Gerichtsschreiber Curchod.
Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
vertreten durch Dr. Rudolf A. Rentsch und Ernst J. Brem,
Beschwerdeführerin,
gegen
B.________ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Gasser,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Erfindungspatente, Novenrecht,
Beschwerde gegen das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 18. Dezember 2018
(O2016_009).
Sachverhalt:
A.
Die B.________ AG, C.________ (Patentinhaberin, Klägerin, Beschwerdegegnerin)
ist Inhaberin des Schweizer Patents CH xxx "Durchflussmessfühler", das am 7.
September 2009 angemeldet und am 14. März 2014 erteilt wurde.
Durchflussmessfühler dienen der Bestimmung der Atemluftströmung eines
menschlichen Patienten. Sie funktionieren grundsätzlich so, dass ein
Strömungswiderstand in den Luftstrom eines Gehäuses eingebracht wird, wodurch
ein Druckabfall zwischen der "Kammer" vor dem Widerstand und derjenigen nach
dem Widerstand proportional zur Durchflussmenge entsteht, der zur Bestimmung
der Atemluftströmung gemessen wird. Für die Messung wird ein (Differential-)
Drucksensor verwendet, der über Sensorschläuche mit der ersten und der zweiten
"Kammer" verbunden ist.
Das Patent CH xxx dient der Verbesserung vorbekannter Durchflussmessfühler. Die
Patentansprüche 1, 4 und 10 lauten wie folgt:
"1. Durchflussmessfühler mit
- einem ein zylindrisches Gehäuse definierenden Durchgang
mit einer ersten Durchgangsöffnung und einer zweiten
Durchgangsöffnung,
- einem im Durchgang des Gehäuses angeordneten Strömungswiderstand,
welcher das Gehäuse in einen ersten und einen zweiten Gehäuseteil
unterteilt,
- einer ersten Anschlussstelle mit einer Verbindung zum
Innern des ersten Gehäuseteils, und
- einer zweiten Anschlussstelle mit einer Verbindung zum
Innern des zweiten Gehäuseteils, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten und zweiten Anschlussstellen in einem Abstand voneinander auf
dem gleichen Gehäuseteil angeordnet sind.
4. Durchflussmessfühler gemäss einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei am ersten Gehäuseteil und am zweiten Gehäuseteil
zur Verbindung der Gehäuseteile Flansche mit
Flanschdruckflächen ausgebildet sind.
10. Durchflussmessfühler gemäss einem der Ansprüche 4-9, wobei
die Verbindungen teilweise in den Flanschdruckflächen verlaufen
und/ oder als dichtungsflächenseitige Öffnungen durch
die Flanschdruckfläche austreten."
Die A.________ AG, D.________ (Beklagte, Beschwerdeführerin) vertreibt unter
anderem die Durchflussmessfühler "E.________" bzw. "F.________" und
"G.________" (Erwachsenenausführung) und "H.________" bzw. "I.________"
(Kinderausführung), die nach der Behauptung der Patentinhaberin das CH-Patent
Nr. xxx verletzen.
B.
Mit Eingabe vom 31. Mai 2016 beantragte die Patentinhaberin dem
Bundespatentgericht im Wesentlichen, es sei der Beklagten der Vertrieb von
Durchflussmessfühlern mit bestimmten Merkmalen zu verbieten sowie die
Einziehung und Anordnung der sich im Eigentum der Beklagten befindenden
entsprechenden Durchflussmessfühler anzuordnen. Die Beklagte sei zudem zur
Rechnungslegung und Gewinnherausgabe zu verpflichten. In der Klageantwort vom
19. September 2016 beantragte die Beklagte im Wesentlichen die Abweisung der
Klage und erhob namentlich den Einwand der Patentnichtigkeit.
Am 10. November 2016 erstattete die Klägerin die auf den Nichtigkeitseinwand
beschränkte Replik. Am 20. Dezember 2016 fand eine Instruktions-/
Vergleichsverhandlung statt. Am 20. März 2017 erstattete die Klägerin eine
ergänzende Replik und änderte ihre Rechtsbegehren. Mit Eingabe vom 6. Juni 2017
erstatte die Beklagte die Duplik und änderte ihre Rechtsbegehren. Am 7. Juli
2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik. Am 10. April 2018 erstattete
Patentrichter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum, wozu die Klägerin am 3. Mai
2018 Stellung nahm. Am 14. Mai 2018 wurde das Verfahren bis 30. Juni 2018
sistiert. Nach Aufhebung der Sistierung am 4. Juli 2018 nahm die Beklagte am
13. Juli 2018 zum Fachrichtervotum Stellung. Am 29. Oktober 2018 fand die
Hauptverhandlung vor dem Bundespatentgericht statt.
Mit Teilurteil vom 18. Dezember 2018, das mit Beschluss vom 24. Januar 2019
wegen Schreibfehlern berichtigt wurde (die im Folgenden ohne besondere
Kennzeichnung berücksichtigt sind), erkannte das Bundespatentgericht wie folgt:
"1. In teilweiser Gutheissung des Unterlassungsbegehrens wird der Beklagten
unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag der
Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe
nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, verboten,
Durchflussmessfühler in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in die
Schweiz und in Liechtenstein einzuführen, aus der Schweiz und aus Liechtenstein
auszuführen, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der Schweiz und aus
Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein und aus der
Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein
sonst wie in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben (auch über
Internet), in der Schweiz und in Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und
in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder herstellen zu lassen und/
oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken
und/oder ihre Begehung zu begünstigen und/ oder zu erleichtern, wobei die
Durchflussmessfühler folgende Merkmale aufweisen:
-ein zylindrisches Gehäuse, das einen Durchgang mit einer ersten
Durchgangsöffnung am einen Ende und einer zweiten Durchgangsöffnung am anderen
Ende aufweist;
- das zylindrische Gehäuse ist aus einem ersten Gehäuseteil und einem zweiten
Gehäuseteil zusammengesetzt, zwischen denen eine dünne Membran eingeklemmt ist,
die sich durch den Durchgang des Gehäuses erstreckt;
eine erste Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche erste
Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil
verlaufenden Kanal sowie einen im ersten Gehäuseteil verlaufenden ersten
Verbindungskanal mit dem Innern des ersten Gehäuseteils verbunden ist;
-eine zweite Anschlussstelle für eine Verbindungsleitung, welche zweite
Anschlussstelle über einen zwischen dem ersten und zweiten Gehäuseteil
verlaufenden Kanal sowie einen im zweiten Gehäuseteil verlaufenden zweiten
Verbindungskanal mit dem Innern des zweiten Gehäuseteils verbunden ist;
- die erste und zweite Anschlussstelle sind in einem Abstand voneinander auf
dem ersten Gehäuseteil angeordnet;
- das erste Gehäuseteil umfasst einen ersten Flansch mit einem Flanschfortsatz,
das zweite Gehäuseteil umfasst einen zweiten Flansch mit einem Flanschfortsatz,
und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil sind über den ersten
Flansch mit Flanschfortsatz und den zweiten Flansch mit Flanschfortsatz bzw.
deren aneinander liegenden Flanschdruckflächen miteinander verbunden; und
- die Verbindung von der zweiten Anschlussstelle zum Innern des zweiten
Gehäuseteils verläuft teilweise über einen zwischen dem ersten und zweiten
Flansch mit Flanschfortsatz verlaufenden Kanal über die Flanschdruckflächen
hinweg.
Im weiteren Umfang wird das Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 1 abgewiesen.
2. Die Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 2 und 3 werden abgewiesen.
3. In teilweiser Gutheissung des Rechtsbegehrens Ziff. 6 wird die Beklagte
verpflichtet, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag
der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall, binnen 30 Tagen nach
Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils sämtliche sich in der Schweiz oder
in Liechtenstein in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen Vorrichtungen gemäss
Ziff. 1 vorstehend zu vernichten.
Im weiteren Umfang wird das Einziehungs- und Vernichtungsbegehren gemäss Ziff.
6 abgewiesen.
4. In teilweiser Gutheissung des Rechtsbegehrens Ziff. 4 wird die Beklagte
verpflichtet, der Klägerin binnen 60 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses
Teilurteils
- Namen und Anschrift aller gewerblichen Abnehmer der Vorrichtungen gemäss
Ziff. 1 vorstehend mitzuteilen,
- sämtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten und -preisen) für Vorrichtungen gemäss
Ziff. 1 vorstehend in Kopie zur Verfügung zu stellen.
Im weiteren Umfang wird das Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren gemäss
Ziff. 4 abgewiesen.
-..]"
Das Bundespatentgericht gelangte zum Schluss, dass der Anspruch 1 des Patents
CH xxx durch das von der Beklagten in der Duplik eingereichte japanische Patent
JP yyy (in der Übersetzung eingereicht als "E10") neuheitsschädlich
vorweggenommen sei. Dagegen hiess das Gericht das Eventualbegehren zu
Rechtsbegehren 1 gut, das die Klägerin in der ergänzenden Replik vom 20. März
2017 gestellt hatte. Dabei fasste das Gericht die Merkmale des auf einer
Kombination der erteilten Ansprüche 1, 4 und 10 beruhenden Hauptanspruchs in
den Merkmalen a-k (ohne g und h) zusammen und kam zum Schluss, dass der so
definierte Anspruch der Klägerin nicht neuheitsschädlich vorweggenommen sei und
auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Das Gericht kam sodann zum Schluss, die
Ausführungen der Beklagten würden sämtliche Merkmale des eingeschränkten
Hauptanspruchs wortsinngemäss verwirklichen.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Beklagte das Rechtsbegehren, das
Teilurteil des Bundespatentgerichtes vom 18. Dezember 2018 mit Berichtigung vom
24. Januar 2019 sei aufzuheben und die Klage sei vollumfänglich abzuweisen,
eventualiter sei die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Sie kritisiert zunächst die Zulassung von Noven zur Frage der Patentnichtigkeit
in der ergänzenden Replik der Beschwerdegegnerin trotz gegenteiliger Äusserung
des damaligen Instruktionsrichters. In diesem Zusammenhang rügt sie eine
Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben, des Gebots der
Rechtssicherheit, des Dispositionsgrundsatzes und des Verhandlungsgrundsatzes.
Ausserdem bringt sie eventualiter vor, die Vorinstanz habe technische Begriffe
willkürlich ausgelegt, ihr das rechtliche Gehör verweigert, das Patentrecht und
den Verhandlungsgrundsatz verletzt.
Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. In der
Vernehmlassung weist die Vorinstanz insbesondere darauf hin, die
Beschwerdeführerin sei in der Einladung zur Duplik ausdrücklich darauf
hingewiesen worden, dass die Spruchkammer über die Zulässigkeit der Noven in
der ergänzenden Replik zu befinden habe, weshalb sich die Beschwerdeführerin
auf eine frühere Erklärung des Instruktionsrichters nicht habe verlassen
dürfen.
Die Parteien haben unaufgefordert repliziert und dupliziert.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG), sie richtet sich gegen
einen Entscheid des Bundespatentgerichts (Art. 75 Abs. 1 BGG), mit dem über
einen Teil der objektiv gehäuften, unabhängigen Begehren endgültig entschieden
worden ist (Art. 91 lit. a BGG), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren
nicht vollständig durchgedrungen (Art. 76 BGG), ein Streitwert ist nicht
erforderlich (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) und die Beschwerdefrist ist
eingehalten (Art. 100, 46 Abs. 1 lit. c BGG). Auf die Beschwerde ist unter
Vorbehalt hinreichend begründeter Rügen (Art. 42 Abs. 2, 106 Abs. 2 BGG)
einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht die Änderung des
massgebenden Patentanspruchs in der ergänzenden Replik zugelassen.
2.1. Die Vorinstanz führte aus, es entspreche der Praxis des
Bundespatentgerichts, dass nach dem ersten Schriftenwechsel eine
Instruktionsverhandlung stattfinde. Letztere diene ausschliesslich dem Versuch,
das Verfahren durch Vergleich zu erledigen; den Parteien sei es ausdrücklich
untersagt, an dieser Verhandlung zu plädieren. Da die Beklagte in einem
Patentverletzungsprozess erfahrungsgemäss in aller Regel die Einrede der
Nichtbeständigkeit der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents erhebe und
sich die Klägerin zur Frage der Beständigkeit des fraglichen Patents im ersten
Schriftenwechsel noch nicht geäussert habe, sei es sinnvoll, ihr vor der
Instruktionsverhandlung Gelegenheit zu geben, sich in einer beschränkten Replik
ausschliesslich zu dieser Frage zu äussern. In dieser beschränkten Replik
dürfe sich die Klägerin, um die Waffengleichheit der Parteien zu wahren, nicht
zur Verletzung des Klagepatents äussern. Werde an der Instruktionsverhandlung
kein Vergleich erzielt, werde das Verfahren mit einer ergänzenden Replik
fortgesetzt. Diese ergänzende Replik sei jedoch nicht thematisch beschränkt: in
dieser dürfe sich die Klägerin zu allen Streitfragen äussern. Nach Ansicht der
Vorinstanz sei diese Ausgestaltung des Verfahrens die "einzige Lösung, die den
Aktenschluss in einem Patentverletzungsprozess nach zweimaligem unbeschränkten
Vortrag jeder Partei zum gesamten Streitgegenstand eintreten [lasse]".
2.2. Die Beschwerdeführerin kritisiert die Vorgehensweise der Vorinstanz in
mehrfacher Hinsicht. Sie rügt, sie sei in ihrem Vertrauen verletzt worden, weil
der damalige Instruktionsrichter anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 20.
Dezember 2016 erklärt habe, die Gegenpartei könne in der ergänzenden Replik
keine Noven zur Frage der Patentnichtigkeit mehr vorbringen. Indem die
Vorinstanz anlässlich der Hauptverhandlung die gegenteilige Auffassung
vertreten und den in der ergänzenden Replik verbal eingeschränkten Anspruch der
Beschwerdegegnerin geprüft habe, habe sie insbesondere den Grundsatz von Treu
und Glauben und das Gebot der Rechtssicherheit verletzt. Im Ergebnis habe die
Beschwerdegegnerin, durch Zulassung von Noven zur Frage der Patentnichtigkeit
in der ergänzenden Replik, sich dreimal zur Sache äussern können. Die
Berücksichtigung verspäteter Vorbringen in Verletzung der Eventualmaxime führe
folglich zu einer Ungleichbehandlung der Parteien.
2.3.
2.3.1. Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im
ordentlichen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbeschränkt
die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den
Prozess einzuführen (vgl. zum summarischen Verfahren hingegen BGE 144 III 117
E. 2.2, wonach der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung
eintritt). Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen
von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen
(BGE 144 III 67 E. 2.1; 140 III 312 E. 6.3.2). Angesichts der grundsätzlichen
Bedeutung des Novenrechts im Zivilprozess ist es unausweichlich, dass klare und
eindeutige allgemeine Regeln bestehen, die es den Parteien ermöglichen, mit
Sicherheit zu bestimmen, bis wann sie sich zur Sache unbeschränkt äussern
dürfen. Es kann folglich nicht sein, dass der Aktenschluss ins Ermessen des
Gerichts gestellt wird (BGE 144 III 67 E. 2.1 mit Verweisen).
Die Beschränkung der Zulassung von neuen Tatsachen und Beweismitteln kann
insbesondere nicht dadurch umgangen werden, dass Instruktionsverhandlungen
durchgeführt werden, in deren Rahmen zusätzlich unbeschränkt Noven vorgebracht
werden können (vgl. zu den Zwecken von Instruktionsverhandlungen etwa KILLIAS,
Berner Kommentar, N. 3 zu Art. 226 ZPO, LEUENBERGER, in Sutter-Somm et al. ZPO
3. Aufl., Rz. 4-9 zu Art. 226; WILLISEGGER, Basler Kommentar, 3. Aufl. Rz.
10-14 zu Art. 226 ZPO). Dem Instruktionsrichter steht es hingegen offen, eine
Instruktionsverhandlung bloss zum Zweck von Vergleichsverhandlungen anzusetzen,
womit die Verhandlung nicht als zweite Gelegenheit der Parteien zu
unbeschränktem Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel dienen und der
Aktenschluss anschliessend noch nicht eintreten kann (BGE 144 III 67 E. 2.4.2).
2.3.2. Gemäss Art. 125 lit. a ZPO kann das Gericht zur Vereinfachung des
Prozesses insbesondere das Verfahren auf einzelne Fragen oder einzelne
Rechtsbegehren beschränken (vgl. Urteil 4A_267/2014 vom 8. Oktober 2014 E.
4.2). Infolge Verfahrensbeschränkung wird ein Teilentscheid (Art. 236 ZPO) bzw.
ein Zwischenentscheid (Art. 237 ZPO) erlassen (LEUENBERGER, a.a.O. N. 12 zu
Art. 222; WILLISEGGER, a.a.O. N. 33-38 zu Art. 222 ZPO; KILLIAS, a.a.O. N. 28
zu Art. 222 ZPO). Eine derartige Beschränkung kann das Gericht insbesondere mit
der Fristansetzung für die Klageantwort anordnen (Art. 222 Abs. 3 ZPO). Ob eine
Verfahrensbeschränkung auch noch mit der Fristansetzung für die Replik
angeordnet werden kann, sei dahingestellt. Denn eine Beschränkung des
Verfahrens im Blick auf einen Teil- bzw. Zwischenentscheid über die Frage der
Nichtigkeit des Klagepatents hat der Instruktionsrichter nicht angeordnet. Er
hat vielmehr einseitig der Klägerin die Gelegenheit eingeräumt, zu einem Teil
der Vorbringen in der Klageantwort vorgängig der Instruktionsverhandlung
Stellung zu nehmen und in diesem Rahmen zu replizieren, d.h. unbeschränkt Noven
in den Prozess einzuführen.
2.4. Ob eine thematische Aufteilung der Replik zulässig ist, erscheint fraglich
(kritisch dazu WILLISEGGER, N. 11 zu Art. 225 ZPO, wonach das Gericht zwar das
Verfahren auf einzelne Fragen oder Rechtsbegehren beschränken dürfe, nicht aber
den Schriftenwechsel selbst). Es ist ausserdem zweifelhaft, ob eine derartige
Vorgehensweise überhaupt sinnvoll ist, setzt sie doch mindestens voraus, dass
sich die vorweggenommene Frage klar vom übrigen Prozessstoff abgrenzen lässt,
was die Beschwerdegegnerin mit guten Gründen für die Frage der
Patentnichtigkeit im Verhältnis zur Frage der Verletzung bestreitet. Eine
derartige thematische Aufteilung darf jedenfalls nicht dazu führen, dass die
Klagepartei sich mehr als zweimal unbeschränkt äussert.
2.4.1. Im vorliegenden Fall konnte sich die Beschwerdegegnerin in ihrer Klage
ein erstes Mal ohne Beschränkung zur Sache äussern. Eine zweite
Äusserungsmöglichkeit erhielt sie in einer beschränkten Replik, wobei sie sich
gemäss ausdrücklicher Anordnung der Vorinstanz auf die Frage der Beständigkeit
des fraglichen Patents zu beschränken hatte. Ein drittes Mal durfte sich die
Beschwerdegegnerin in der ergänzenden Replik äussern, dieses Mal wiederum ohne
thematische Beschränkung. Im Ergebnis hatte die Beschwerdegegnerin dreimal die
Gelegenheit, neue Tatsachen bzw. Beweismittel vorzubringen, zweimal thematisch
unbeschränkt und einmal zusätzlich ausschliesslich zur Frage der Beständigkeit
des Klagepatents. Dies lässt sich mit der zitierten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung nicht in Einklang bringen, wonach die Parteien im ordentlichen
Verfahren nur zweimal unbeschränkt die Möglichkeit haben, sich zur Sache zu
äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen.
2.4.2. Die Ansicht der Vorinstanz, wonach bei ihrer thematischen
Herangehensweise sich die Beschwerdegegnerin nur zwei Mal zu jedem der beiden
Themen (Patentverletzung und Nichtigkeit) äusserte, überzeugt nicht. Denn
entgegen ihrer Ansicht ist es der Klagepartei selbstverständlich möglich, schon
in der Klage allfällige Einwände zur Nichtigkeit zu entkräften. Dass sie dazu
keinen Anlass haben mag, ist dabei ohne Relevanz. Denn die Möglichkeit, sich
unbeschränkt zur Streitsache zu äussern und damit jedwede neuen Tatsachen oder
Beweise vorzubringen, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie unabhängig
davon besteht, ob die Gegenpartei Anlass zu einer Stellungnahme oder zu
Entgegnungen gegeben hat. Es entspricht dem Wesen des (Zivil-) prozesses, dass
die Klagepartei zum Zeitpunkt der Klage - d.h. novenrechtlich zum Zeitpunkt
ihrer ersten unbeschränkten Äusserungsmöglichkeit - die Entgegnungen der
beklagten Partei noch nicht mit Sicherheit kennt. Dass diese Problematik in
einem Patentverletzungsprozess aufgrund der Vielfalt der existierenden
Patentdokumente besonders ausgeprägt sei, wie die Vorinstanz in ihrer
Vernehmlassung ausführt, ändert daran nichts. Wie bereits ausgeführt, ist das
Bestehen von klaren Regeln, die grundsätzlich vor allen Gerichten in Anwendung
der ZPO Geltung beanspruchen, aus Sicht der Rechtssicherheit von zentraler
Bedeutung. Eine Unterscheidung je nach Vorhersehbarkeit der Einreden bzw.
Einwendungen der Gegenpartei würde die Rechtssicherheit erheblich gefährden,
weshalb sich eine Ausnahme von der allgemeinen Regel der zweimaligen
unbeschränkten Äusserungsmöglichkeit im Bereich des Patentrechts nicht
rechtfertigt. Im Übrigen verhält es sich nicht grundsätzlich anders, wenn mit
der Einrede der Nichtigkeit des Klagepatents neue Fragen in Zusammenhang mit
der Streitsache aufgeworfen werden, als wenn etwa gegen eine Forderung die
Einrede der Verjährung erhoben oder eine andere Forderung zur Verrechnung
gestellt wird. Werden in der Klageantwort derartige neue Behauptungen
aufgestellt, führt dies nicht dazu, dass sich die klagende Partei dreimal
unbeschränkt zu diesen Fragen äussern darf. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz
lässt sich ihr Vorgehen folglich nicht durch Besonderheiten von
Patentrechtsstreitigkeiten rechtfertigen.
2.4.3. Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz Bundesrecht verletzt, indem sie der
Beschwerdegegnerin ermöglichte, (wenigstens) zur Frage der Patentgültigkeit
dreimal unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen und gestützt darauf
namentlich ihre Patentansprüche neu zu formulieren, ohne zu prüfen, ob die
fraglichen Noven ausnahmsweise nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig sind. Da der
damalige Instruktionsrichter in der Instruktionsverhandlung zutreffend darauf
hinwies, dass die Beschwerdegegnerin von ihrem unbeschränkten zweimaligen
Äusserungsrecht in Bezug auf die Patentnichtigkeit in der beschränkten Replik
schon Gebrauch gemacht hatte, stellt sich die Frage des Vertrauensschutzes
nicht.
2.5. Die Beschwerdegegnerin bringt in der Antwort vor, die Beschwerdeführerin
habe die neuheitsschädliche japanische Patentschrift JP yyy als Entgegenhaltung
10 (E10) erst in der Duplik formell ins Verfahren eingebracht. Zur Entkräftung
von Dupliknoven sei ihr erlaubt, Noven vorzubringen und namentlich ihre
Patentansprüche entsprechend zu beschränken.
2.5.1. Nach den Erwägungen der Vorinstanz werde Anspruch 1 gemäss erteilter
Fassung durch E10 neuheitsschädlich vorweggenommen. Anders fällt jedoch die
Prüfung des Hauptanspruches gemäss verbaler Einschränkung aus. Für den
eingeschränkten Anspruch seien weder E10 noch die anderen von der
Beschwerdeführerin zu den Akten eingereichten Patentschriften
neuheitsschädlich. Die Beschwerdeführerin reichte die Entgegenhaltung 10 erst
mit der Duplik zu den Akten. Mit der Neuformulierung von Patentansprüchen wird
der Schutzbereich des Patents neu definiert. Ob die Neuformulierung bzw.
Ergänzung die bisher streitigen Patentansprüche in zulässiger Weise
einschränkt, ergibt sich erst aufgrund einer Beurteilung, welche eine Prüfung
in tatsächlicher Hinsicht erfordert. Deshalb ist die Neuformulierung von
Patentansprüchen im Zivilprozess dem Vorbringen von Noven gleich zu achten
(vgl. Urteile 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 5.2: 4A_543/2017 vom 8. Mai
2018 E. 2.2-2.3).
2.5.2. Nach dem Aktenschluss haben die Parteien nur noch unter den
eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue
Tatsachen und Beweismittel vorzubringen. Das gilt insbesondere auch für die
Entgegnung auf sog. Dupliknoven, d.h. neue Tatsachen oder Beweismittel, die von
der beklagten Partei (erst) in der Duplik vorgetragen werden (vgl. etwa REUT,
Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, Rz. 119; BAERISWYL,
Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss - endloser Weg zur Spruchreife, in:
SJZ 111/2015, S. 519; vgl. zum (ungenauen) Begriff der Dupliknoven SCHMID/
HOFER, Bestreitung von neuen Tatsachenbehauptungen in der schriftlichen Duplik,
in: ZZZ 2016, FN 46). Ist die klagende Partei zur Entgegnung der in der Duplik
vorgetragenen und sich auf neue Tatsachen und Beweismittel stützenden
Behauptungen auf echte Noven angewiesen, dürfen diese gemäss Art. 229 Abs. 1
lit. ZPO a ohne Weiteres vorgebracht werden. Bei unechten Noven ist gemäss Art.
229 Abs. 1 lit. b ZPO hingegen erforderlich, dass diese trotz zumutbarer
Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten.
Unter welchen Voraussetzungen unechte Noven im Anschluss an die Duplik
vorgebracht werden können, ist in der Lehre im Einzelnen umstritten (vgl. etwa
für den Meinungsstreit zur Rechtzeitigkeit SCHMID/HOFER, a.a.O., S. 292 f. und
zum Verhältnis zwischen dem Novenrecht und dem sog. (ewigen) Replikrecht
BAERISWYL, a.a.O.). Grundsätzlich ist indes davon auszugehen, dass der
klagenden Partei weder möglich noch zumutbar ist, auf Vorrat in ihrer Replik
sämtliche denkbaren Noven zu entkräften, mit denen der Prozessstoff in der
Duplik noch ausgedehnt werden kann. Wenn daher in der Duplik Noven vorgebracht
werden, welche die Klägerin ihrerseits mit unechten Noven entkräften will, so
ist insofern die Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt, dass
diese Noven vor Aktenschluss trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorgebracht werden
konnten (REUT, a.a.O., Rz. 119; BAERISWYL, a.a.O. S. 519). Damit der klagenden
Partei dieser Sorgfaltsnachweis gelingt, ist immerhin unabdingbar, dass die
Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind (REUT, a.a.O, Rz. 119).
Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der
unechten Noven veranlasst haben, andererseits dass die unechten Noven in
technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven
aufzufassen sind. Für die Prüfung dieses Kausalzusammenhanges ist folglich eine
genaue Betrachtung der zur Diskussion stehenden neuen Tatsachen und
Beweismittel unumgänglich.
2.5.3. Nach den Erwägungen der Vorinstanz ist der Hauptanspruch in der
erteilten Fassung durch die Entgegenhaltung 10 neuheitsschädlich
vorweggenommen. Vor der (formell gehörigen) Einreichung dieser Entgegenhaltung
hatte die Beschwerdegegnerin keinen ersichtlichen Anlass, ihren Hauptanspruch
so einzuschränken, dass dieser Entgegenhaltung Rechnung getragen wird. Wenn
daher auf den ersten Blick Einiges dafür spricht, dass die Einschränkung durch
das Dupliknovum E10 veranlasst wurde, wird zu prüfen sein, ob ein
Kausalzusammenhang im Sinne der obigen Ausführungen besteht. Dabei ist immerhin
festzuhalten, dass der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin in casu die
Einschränkung der Patentansprüche bereits in der sog. ergänzenden Replik - also
noch bevor die fragliche japanische Patentschrift formell ins Verfahren
eingebracht wurde - vornahm, bei dieser Prüfung ohne Belang ist. Sollte sich
erweisen, dass die Einschränkung in technischer Hinsicht spezifisch im Blick
auf das Dupliknovum E10 vorgenommen wurde, so kann der Beschwerdegegnerin nicht
vorgeworfen werden, dass sie diese eventualiter schon vor diesem Zeitpunkt
(etwa als Reaktion auf das informelle Einbringen dieser Entgegenhaltung im
Rahmen der Instruktionsverhandlung) vornahm.
2.5.4. Die Vorinstanz hat die Einschränkung des Patentanspruchs vorbehaltlos
zugelassen in der Meinung, dass der Beschwerdegegnerin in der ergänzenden
Replik das Recht zustand, noch unbeschränkt Noven vorzubringen. Sie hat daher
nicht geprüft, ob zwischen dem in der Duplik vorgetragenen unechten Novum und
der verbalen Einschränkung des Klagepatents ein Kausalzusammenhang besteht,
d.h. ob die Einschränkung spezifisch durch das Dupliknovum E10 veranlasst
wurde. Die Sache ist zur Prüfung dieser Frage an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe technische Begriffe
willkürlich ausgelegt, ihr das rechtliche Gehör verweigert, und das Patentrecht
und den Verhandlungsgrundsatz verletzt. Diese Rügen bringt sie nur eventualiter
für den Fall vor, dass das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid nicht
schon aufgrund ihrer übrigen Vorbringen aufhebt. Während sie nach dem Gesagten
nicht mehr zu behandeln sind, ist festzuhalten, dass sie prima facie
unbegründet sind.
4.
Die Beschwerde ist gutzuheissen und der Entscheid des Bundespatentgerichts
aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die
Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die
Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, die mit ihren Anträgen
unterlegen ist (Art. 66 Abs. 1). Die Beschwerdegegnerin hat der
Beschwerdeführerin deren Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu
entschädigen (Art. 68 Abs. 2 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Bundespatentgerichts vom 18.
Dezember 2018 wird aufgehoben und die Sache wird zu neuer Beurteilung an die
Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 18'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin deren Parteikosten für das
bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 20'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich
mitgeteilt.
Lausanne, 6. August 2019
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Curchod