I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.379/2019
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_379/2019
Urteil vom 4. Dezember 2019
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Niquille,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Stähle.
Verfahrensbeteiligte
Rolex SA,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Stefan Kohler und Jonas D. Gassmann,
Beschwerdeführerin,
gegen
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Oliver Lücke,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Markenrecht,
Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Juni
2019 (HG180077-O).
Sachverhalt:
A.
Die ROLEX SA (Klägerin, Beschwerdeführerin) ist eine Uhrenmanufaktur mit Sitz
in Genf. Sie ist Inhaberin diverser im schweizerischen Markenregister
eingetragener Marken, die je auch für Uhren Schutz beanspruchen.
Im April 2018 hielt die Eidgenössische Zollverwaltung, Zollinspektorat Zürich,
(EZV) unter dem Aktenzeichen xxx eine aus China kommende, an A.________
(Beklagter, Beschwerdegegner) adressierte Sendung mit elf mutmasslich
gefälschten, mit dem Zeichen "ROLEX" versehene Uhren zurück. A.________ hatte
zuvorelf Uhren im Internet über die Website Z.________ bei einem Anbieter in
China bestellt.
Die EZV informierte die ROLEX SA mit Schreiben vom 5. April 2018 über die
zurückbehaltene Ware. Die ROLEX SA beauftragte in der Folge den Verband der
Schweizerischen Uhrenindustrie mit einer Analyse. Dieser erkannte die
zurückbehaltenen Uhren als Fälschungen der Uhrenmodelle "ROLEX Cosmograph
Daytona" (dreimal), "ROLEX Datejust" (einmal) und "ROLEX Submariner Date"
(siebenmal).
B.
Am 3. Mai 2018 reichte die ROLEX SA beim Handelsgericht des Kantons Zürich
Klage ein. Sie stellte - neben einem Antrag auf Anordnung vorsorglicher
Massnahmen - folgende Rechtsbegehren:
"1. Die von der Eidg. Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen unter
Aktenzeichen xxx zurückbehaltene Sendung, beinhaltend elf Uhren (inkl.
Verpackungen und allfällige Begleitpapiere), sei einzuziehen und zu vernichten;
2. Dem Beklagten sei, unter Androhung der Bestrafung im Falle einer jeden
Widerhandlung gemäss Art. 292 StGB (Busse), zu verbieten, Uhren, Uhrenteile
(insbesondere Zifferblätter, Uhrenarmbänder und Uhrenbeweger) und Accessoires
(insbesondere Uhrenetuis), welche mit einer oder mehreren der Marken
ROLEX (CH P-569 821),
(CH P-404 024),
(CH 2P-320 568),
(CH 2P-357 812),
(CH 2P-341 171),
(CH 2P-340 928),
OYSTER (CH 2P-344 913),
OYSTER PERPETUAL (CH 2P-298 061),
COSMOGRAPH (CH P-404 407),
DAYTONA (CH 702 447),
SUBMARINER (CH P-404 411)
und/oder
DATEJUST (CH 2P-336 648)
gekennzeichnet sind und die nicht von der Klägerin stammen, d.h. weder durch
die Klägerin selbst noch durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt
wurden, also Nachmachungen sind,
a) in die Schweiz einzuführen, d.h. körperlich vom Ausland in die Schweiz zu
verbringen, oder über Dritte in die Schweiz einführen zu lassen, oder sich
selbst oder sich über Dritte vom Ausland her auf dem Postweg in die Schweiz
zusenden zu lassen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken;
b) in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu
lagern oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.
3. Der Beklagte sei, unter Androhung einer Ordnungsbusse gemäss Art. 343 Abs. 1
lit. c ZPO von CHF 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung, zu verpflichten,
der Klägerin zu den Gegenständen der unter Aktenzeichen xxx von der Eidg.
Zollverwaltung, Zollstelle Zürich-Flughafen zurückbehaltenen Sendung sowie zu
sämtlichen in seinem Besitz befindlichen Gegenständen, die mit einer oder
mehreren der unter Rechtsbegehren 2 genannten Marken gekennzeichnet sind und
die nicht von der Klägerin stammen, d.h. weder durch die Klägerin selbst noch
durch Dritte mit Zustimmung der Klägerin hergestellt wurden, also Nachmachungen
sind, folgende Angaben innert 15 Tagen schriftlich zukommen zu lassen:
- Herkunftsland und Zeitpunkt der Einfuhr;
- Name und Adresse der Hersteller, Lieferanten, Kontaktpersonen und Vorbesitzer
dieser Gegenstände;
- Kaufpreis;
- (soweit der Gegenstand nicht mehr im Besitze des Beklagten ist) Name und
Adresse der Person oder des Unternehmens, an die bzw. das der Gegenstand zu
gewerblichen Zwecken weitergegeben wurde sowie die jeweils erhaltenen
Gegenleistungen, insbesondere - soweit vereinbart - Verkaufspreis oder andere
entgeltliche Gegenleistungen.
Mit Urteil vom 5. Juni 2019 ordnete das Handelsgericht die Einziehung und
Vernichtung der von der EZV unter Aktenzeichen xxx zurückbehaltenen Sendung an
(Dispositiv-Ziffer 1). Die in Rechtsbegehren-Ziffer 2 und -Ziffer 3 erhobene
Unterlassungs- und Auskunftsklage wies es ab (Dispositiv-Ziffer 2 und 3).
C.
Die ROLEX SA verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des
Handelsgerichts sei aufzuheben. In der Sache wiederholt sie ihre vor
Handelsgericht gestellten Anträge. Eventualiter sei die Sache zur
Neubeurteilung an dieses zurückzuweisen. Ausserdem sei der Beschwerde bezogen
auf Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Urteils, vorab superprovisorisch, die
aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Das Handelsgericht verzichtete auf Vernehmlassung. A.________ beantragt, die
Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Mit Präsidialverfügung
vom 15. August 2019 wurde der Beschwerde bezogen auf die Anordnung in
Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Urteils superprovisorisch die
aufschiebende Wirkung erteilt und die EZV superprovisorisch angewiesen, die
Sendung weiterhin zurückzubehalten. Die mit dieser Verfügung angeordnete
aufschiebende Wirkung beziehungsweise die damit erfolgte Anweisung an die EZV
wurde mit Präsidialverfügung vom 2. Oktober 2019 bestätigt.
Erwägungen:
1.
1.1. Der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts hat eine
Zivilrechtsstreitigkeit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum gemäss Art. 5
Abs. 1 lit. a ZPO zum Gegenstand. Es ist ein Endentscheid (Art. 90 BGG) einer
einzigen kantonalen Instanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG. Dagegen
steht grundsätzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, gemäss Art. 74 Abs. 2
lit. b BGG unabhängig vom Streitwert.
1.2.
1.2.1. Die Beschwerdeführerin beantragt ohne Einschränkung, das angefochtene
Urteil sei aufzuheben. Die Vorinstanz ordnete in Dispositiv-Ziffer 1 die
Einziehung und Vernichtung der zurückbehaltenen Sendung an und entschied damit
in diesem Punkt wie von der Beschwerdeführerin in Rechtsbegehren-Ziffer 1 ihrer
Klage beantragt. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beschwerdeführerin ein
Rechtsschutzinteresse daran hätte, das Urteil auch diesbezüglich anzufechten.
Das Gleiche gilt, soweit sie den Antrag auf Einziehung und Vernichtung der
zurückbehaltenen Sendung in ihrer Beschwerde an das Bundesgericht in
Rechtsbegehren-Ziffer 2.1 erneut erhebt. Insoweit kann auf die Beschwerde nicht
eingetreten werden.
1.2.2. Der Beschwerdegegner meint, die Beschwerdeführerin habe auch an ihrem
Auskunftsbegehren (Rechtsbegehren-Ziffer 3 der Klage) kein schutzwürdiges
Interesse. Er habe im Schriftenwechsel vor Vorinstanz "eingehend dargetan, wo
und wie" er Uhren im Internet bestellt habe. Gestützt auf diese - ohne
Aktenhinweis - vorgetragene Behauptung kann allerdings nicht auf ein mangelndes
Interesse der Beschwerdeführerin an der Bekanntgabe der von ihr verlangten
Informationen geschlossen werden.
1.3. Der Beschwerdegegner kritisiert, das Bundesgericht sei nicht unabhängig
und nicht unparteiisch. Er rügt eine Verletzung von Art. 6 in Verbindung mit
Art. 18 EMRK sowie von Art. 17 in Verbindung mit Art. 35 EMRK.
1.3.1. Zur Begründung nennt er im Wesentlichen eine "politische Beeinflussung"
des Bundesgerichts. Dieses ignoriere Rügen, die im Zusammenhang mit der EMRK
stünden, oder erwäge diese "bestenfalls nur selektiv". Er zählt Urteile des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auf, die das bundesgerichtliche
"Vorgehen" belegen sollen, und wirft dem Bundesgericht vor, durch
"systematisches und absichtliches Vorgehen [...] die Konvention ausser Kraft zu
setzen" und "das Beschwerderecht systematisch als Ganzes" zu vereiteln.
Der Anwalt des Beschwerdegegners trägt diese Kritik regelmässig in seinen
Beschwerden an das Bundesgericht vor und dieses hat sich in zahlreichen
Urteilen bereits ausführlich und abschlägig damit auseinandergesetzt. Es kann
an dieser Stelle auf die ergangene Rechtsprechung verwiesen werden (statt
vieler Urteile 6B_547/2019 vom 18. September 2019 E. 1.2.3; 5D_154/2018 vom 17.
Januar 2019 E. 1.1; je mit Hinweisen).
1.3.2. Der Beschwerdegegner führt weiter aus, die Beschwerdeführerin sei eine
schweizerische Uhrenherstellerin. Es sei "denkbar", dass das Verfahren "aus
politischer Sicht dazu genutzt werden könnte, durch die Verurteilung des
Beschwerdeführers [recte: des Beschwerdegegners] prophylaktisch andere
Internetnutzer vom Erwerb von Uhren abzuhalten". Diese Mutmassung ist nicht
geeignet, den Anschein der Befangenheit oder der Voreingenommenheit der im
konkreten Fall mitwirkenden Gerichtspersonen zu erwecken.
1.3.3. Auf das offensichtlich untauglich begründete Ausstandsbegehren ist nicht
einzutreten, wobei die vom Ablehnungsbegehren (mit-) betroffenen
Gerichtspersonen mitwirken können (vgl. BGE 105 Ib 301 E. 1c).
2.
2.1. Mit Beschwerde in Zivilsachen können Rechtsverletzungen nach Art. 95 und
96 BGG gerügt werden. Die Beschwerde ist hinreichend zu begründen, ansonsten
darauf nicht eingetreten werden kann (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 134 II 244
E. 2.1). In der Beschwerdeschrift ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern
der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2 BGG). Unerlässlich ist
dabei, dass auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingegangen und im
Einzelnen aufgezeigt wird, worin eine vom Bundesgericht überprüfbare
Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerde an
das Bundesgericht nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im kantonalen
Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den
als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III
115 E. 2 S. 116, 86 E. 2 S. 89). Diese Begründungsanforderungen gelten auch für
die Beschwerdeantwort, wenn darin Erwägungen der Vorinstanz beanstandet werden,
die sich für die im kantonalen Verfahren obsiegende Partei ungünstig auswirken
können (BGE 140 III 86 E. 2 S. 89 mit Hinweisen).
2.2. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art.
95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei
"willkürlich" (BGE 140 III 115 E. 2 S. 117; 135 III 397 E. 1.5). Die Partei,
welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar
und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein
sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt
ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie
entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei
den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat (BGE 140 III 86 E. 2 S. 90).
2.3. Soweit die Parteien die vorinstanzliche Beweiswürdigung kritisieren, ist
zu beachten, dass das Bundesgericht in diese nur eingreift, wenn sie
willkürlich ist. Willkür liegt nach der Rechtsprechung nicht schon dann vor,
wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen
wäre, sondern bloss, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar
ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm
oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender
Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 141 III 564 E. 4.1; 140 III
16 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Beweiswürdigung ist mithin nicht schon dann
willkürlich, wenn sie nicht mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei
übereinstimmt, sondern bloss, wenn sie offensichtlich unhaltbar ist (BGE 141
III 564 E. 4.1; 135 II 356 E. 4.2.1). Dies ist dann der Fall, wenn das Gericht
Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt hat, wenn es
ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel
unberücksichtigt gelassen oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten
Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen gezogen hat (BGE 140 III 264 E. 2.3 S.
266; 137 III 226 E. 4.2 S. 234; 136 III 552 E. 4.2). Inwiefern die
Beweiswürdigung willkürlich sein soll, ist in der Beschwerde klar und
detailliert aufzuzeigen (BGE 134 II 244 E. 2.2). Namentlich genügt es nicht,
einzelne Beweise anzuführen, die anders als im angefochtenen Entscheid
gewichtet werden sollen, und dem Bundesgericht in appellatorischer Kritik die
eigene Auffassung zu unterbreiten, als ob diesem freie Sachverhaltsprüfung
zukäme (vgl. BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266 f.; 116 Ia 85 E. 2b).
3.
Die Beschwerdeführerin beanstandet eine offensichtlich unrichtige Feststellung
des Sachverhalts.
3.1. Die Vorinstanz erwog in Bezug auf das Begehren um Einziehung und
Vernichtung der beschlagnahmten Sendung was folgt:
"Der nicht zu gewerblichen Zwecken handelnde Beklagte ist [...] für den geltend
gemachten Beseitigungsanspruch auf Einziehung und Vernichtung hingegen nicht
passivlegitimiert, hat er sich doch auch nie der Vernichtung widersetzt. Ein
Vernichtungsantrag gemäss Art. 72c MSchG wurde nämlich gar nicht erst
gestellt."
Im Ergebnis ordnete sie - wie von der Beschwerdeführerin verlangt - die
Einziehung und Vernichtung der Sendung an. Mangels Passivlegitimation des
Beschwerdegegners auferlegte sie die Prozesskosten indes vollumfänglich der
Beschwerdeführerin.
3.2. Die Beschwerdeführerin kritisiert, die vorinstanzliche
Sachverhaltsfeststellung, wonach sie keinen Vernichtungsantrag gestellt habe,
sei aktenwidrig. Die Vernichtung der Ware sei von ihr beantragt worden, was sie
prozesskonform dargetan habe. Dies sei für den Ausgang des Verfahrens deshalb
entscheidend, weil der Beschwerdegegner "dann [...] (auch) für den von der
Beschwerdeführerin geltend gemachten Beseitigungsanspruch (Einziehung und
Vernichtung der Sendung) passivlegitimiert wäre".
3.3. Nachdem aber die Einziehung und Vernichtung von der Vorinstanz verfügt
wurde, wäre die aufgeworfene Frage höchstens für die Kosten- und
Entschädigungsfolgen von Bedeutung. Soweit die Beschwerdeführerin diese
anfechten will - was sich aus ihrer Beschwerdeschrift nicht ausdrücklich ergibt
-, fehlt es bereits an einem entsprechenden, bezifferten Antrag (vgl. BGE 143
III 111 E. 1.2 mit Hinweisen).
3.4. Auf die Sachverhaltsrüge der Beschwerdeführerin ist folglich nicht
einzutreten.
4.
4.1. Im 4. Abschnitt des 1. Kapitels des 1. Titels des MSchG (SR 232.11) ist
der Inhalt des Markenrechts geregelt. Demnach verleiht das Markenrecht dem
Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu
verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein
Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz
ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Er kann anderen insbesondere
verbieten, unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen (Art. 13 Abs.
2 lit. d MSchG). Dieser markenrechtliche Ausschliesslichkeitsanspruch ist
grundsätzlich auf den gewerbsmässigen Bereich beschränkt und hindert den bloss
privaten Gebrauch eines Kennzeichens nicht (siehe Urteil 4C.376/2004 vom 21.
Januar 2005 E. 3.5; sog. "gewerblicher Rechtsschutz"). Eine Ausnahme sieht Art.
13 Abs. 2bis MSchG vor. Nach dieser Bestimmung stehen die Ansprüche gemäss Art.
13 Abs. 2 lit. d MSchG dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder
Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt.
4.2. Der 3. Titel des MSchG beschlägt den Rechtsschutz.
Dazu gehört der zivilrechtliche Schutz (1. Kapitel; Art. 51a ff. MSchG). Gemäss
Art. 55 Abs. 1 MSchG kann, wer in seinem Recht an der Marke oder an einer
Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, vom Richter unter anderem
verlangen: eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a); den Beklagten zu
verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände,
die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind,
anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer
zu nennen (lit. c). Art. 55 Abs. 2 MSchG behält die Klagen nach dem
Obligationenrecht auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines
Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag
vor. Art. 57 MSchG hält weiter fest, dass der Richter die Einziehung von
Gegenständen, die widerrechtlich mit einer Marke oder einer Herkunftsangabe
versehen sind, oder der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden
Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen kann.
Während das 2. Kapitel (des 3. Titels) Strafbestimmungen enthält, regelt das 3.
Kapitel (des 3. Titels) schliesslich die Hilfeleistung der Zollverwaltung. Dazu
gehört insbesondere ein vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung von Waren, die
von der Zollverwaltung zurückbehalten wurden (Art. 72c ff. MSchG).
5.
5.1. Die Vorinstanz hielt einleitend fest, die in Frage stehenden, gefälschten
"ROLEX"-Uhren stellten "unbestritten eine Markenrechtsverletzung" dar. Sodann
erwog sie was folgt:
5.2. Im Grundsatz erfasse das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht nur
den gewerbsmässigen Gebrauch einer Marke. Dabei habe die Beschwerdeführerin als
Markeninhaberin zu beweisen, dass der Gebrauch einer Marke gewerbsmässig
erfolgt sei. Dies sei ihr nicht gelungen. Der Umstand, dass elf Uhren geliefert
worden seien, indiziere zwar eine Bestellung zu gewerblichen Zwecken. Indes
erscheine nicht abwegig, dass der Beschwerdegegner die verschiedenen Uhren -
die grösstenteils ein unterschiedliches Design aufwiesen - jeweils abwechselnd
mit entsprechender Kleidung tragen wolle. Zudem sei plausibel, dass er eine
solche Anzahl Uhren mit Blick auf die nur einmal anfallenden Versandkosten
zusammen bestellt habe. Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der
Beschwerdegegner bereits zu einem früheren Zeitpunkt in ähnlicher oder gleicher
Weise entsprechende Uhrenfälschungen in die Schweiz eingeführt habe.
Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG erfasse auch den zu privaten Zwecken tätigen
Konsumenten. Indes habe es nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprochen, in
diesem Zusammenhang sämtliche zivilrechtlichen Klageansprüche zuzulassen. Die
bundesrätliche Botschaft spreche nur vom "Verbietungsrecht", der Möglichkeit,
die Waren gegebenenfalls einziehen zu lassen, sowie von den "Rechtsbehelfen im
Bereich der Hilfeleistung der Zollbehörden". In Bezug auf die zivilrechtlichen
Klagen gemäss Art. 55 MSchG sowie die Einziehung im Zivilverfahren nach Art. 57
MSchG sei der zu privaten Zwecken handelnde Konsument indes nicht
passivlegitimiert.
5.3. In Frage komme daher - so die Vorinstanz weiter - einzig ein Vorgehen nach
Art. 72 ff. MSchG. Wenn sich ein Konsument einem vom Markeninhaber gestellten
Vernichtungsantrag gemäss Art. 72c MSchG widersetze, könne über die Vernichtung
in einem zivilrechtlichen Verfahren entschieden werden. Nur in diesem Fall sei
die Passivlegitimation des zu privaten Zwecken handelnden Konsumenten zu
bejahen und stünde die Beseitigungsklage gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG auf
Einziehung und Vernichtung offen.
5.4. Die Vorinstanz schliesst, es müsse ihr "nun aber dennoch möglich sein,
über das Schicksal der in Frage stehenden markenrechtsverletzenden und nach wie
vor an der Grenze sichergestellten Uhren zu entscheiden". Die Uhren seien
"folglich" einzuziehen und - da weder Unkenntlichmachen der Marken noch eine
bestimmte gesetzmässige Verwendung in Frage komme - zu vernichten. Die von der
Beschwerdeführerin erhobenen Leistungsklagen im Sinne von Art. 55 MSchG wies
sie indes ab.
6.
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG. Sie
meint, auch bei einer Handlung, die unter Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG falle, weil
die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten
Zwecken erfolge, stünden dem Markeninhaber die Klagen gemäss Art. 55 Abs. 1 und
Abs. 2 MSchG zur Verfügung.
7.
7.1. Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG wurde im Rahmen der im Jahr 2007 verabschiedeten
Revision des Patentgesetzes als Massnahme zur Bekämpfung von Fälschung und
Piraterie beschlossen. Zu den Hintergründen lässt sich der Botschaft des
Bundesrats die Feststellung entnehmen, dass Piraterieprodukte nicht nur im
Rahmen grosser Lieferungen den Weg ins Inland fänden, sondern vermehrt auch in
geringen Mengen von Einzelpersonen eingeführt würden (sog. Kapillarimporte),
etwa im Reisegepäck. Auch wenn es im Einzelfall jeweils um geringe Mengen gehe,
fielen diese Kapillarimporte in ihrer Gesamtheit durchaus ins Gewicht.
Ausserdem stimuliere die Nachfrage von Einzelpersonen nach Piraterieprodukten
das Angebot zusätzlich, was eine Bekämpfung des Phänomens weiter erschwere
(Botschaft vom 23. November 2005 zur Änderung des Patentgesetzes und zum
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der
Ausführungsordnung [nachfolgend: Botschaft], BBl 2006 37 Ziff. 1.4.2). Aus
diesem Grund solle das in Art. 13 MSchG verankerte Ausschliesslichkeitsrecht
des Markeninhabers auf gewerblich hergestellte Waren ausgedehnt werden, die zu
privaten Zweckenein-, aus- oder durchgeführt würden (Botschaft, BBl 2006 132
Ziff. 2.4.4.3).
Das Verbietungsrecht sei dabei - so die Überlegungen des Bundesrats - auf
Vorgänge an der Grenze zu beschränken. Dadurch werde erreicht, dass
Piraterieprodukte vom schweizerischen Markt ferngehalten beziehungsweise von
den Zollbehörden gegebenenfalls eingezogen werden könnten. Private, die im
Besitz widerrechtlich hergestellter Waren seien, müssten jedoch nicht
befürchten, auch im Inland jederzeit vom Markeninhaber belangt werden zu können
(Botschaft, BBl 2006 132 Ziff. 2.4.4.3).
7.2. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Regelung stiess noch während des
gesetzgeberischen Verfahrens auf Kritik in der Lehre (vgl. CALAME/THOUVENIN,
Revision des Patentgesetzes, in: Jusletter 13. März 2016, Rz. 56 f.; BENDICHT
LÜTHI, Der markenrechtliche Wolf im Schafspelz der Patentrechtsrevision -
Gedanken zur Ausdehnung der Ausschliesslichkeitsrechte auf den privaten
Gebrauch, in: sic! 2007, S. 144 ff.), die sich auch nach Inkraftsetzung der
Gesetzesänderung fortsetzte (etwa bei DAVID RÜETSCHI, Die Einfuhr
markenverletzender Ware zum privaten Gebrauch [Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG] -
Rechtsfolgen einer atypischen Verletzungshandlung, in: sic! 2010, S. 475 ff.;
THOUVENIN/DORIGO, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Rz. 88 ff. zu Art. 13 MSchG).
Diese Autoren beanstandeten, dass mit dem Verbot von Kapillarimporten erstmals
rein private Tätigkeiten markenrechtlich erfasst würden. Dies sei im - auf
gewerblichen Rechtsschutz zielenden - Markenrecht systemwidrig, zumal in Art. 9
Abs. 1 lit. a des (dannzumal in Revision begriffenen) Patentgesetzes (SR
232.14) die Zulässigkeit privater Handlungen gerade ausdrücklich normiert
werde. Es sei zudem inkonsequent, allein auf den Grenzübertritt abzustellen,
den privaten Gebrauch im Inland indes zuzulassen. Die Bestimmung führe weiter
zum stossenden Resultat, dass ein Käufer, der bei Erwerb eines Produkts im
Ausland nicht um die Markenrechtsverletzung wisse, beim Grenzübertritt die
Vernichtung der Ware entschädigungslos hinnehmen müsse. Faktisch müsse ein
Käufer von mit Marken versehenen Waren im Ausland daher sämtliche
schweizerische Marken (und die Rechtsprechung zur Beurteilung der
Verwechslungsgefahr) kennen, um das Risiko einer Vernichtung auszuschliessen
(vgl. CALAME/ THOUVENIN, a.a.O., Rz. 57; LÜTHI, a.a.O., S. 146 f.).
Schliesslich wurde auf Beweisprobleme hingewiesen, welche die vorgeschlagene
Regelung nach sich zöge, insbesondere mit Bezug auf das Tatbestandsmerkmal der
"gewerblich hergestellten" Ware. Die Markeninhaberin werde regelmässig keine
Kenntnis davon haben können, wer die eingeführte (gefälschte) Ware hergestellt
habe, zumal der Hersteller oft im Ausland ansässig sei. In der Praxis werde
sich daher eine natürliche Vermutung bilden, wonach gekonnte
Produktenachahmungen als gewerblich hergestellt vermutet würden. Es sei dann am
Einführenden, dies zu widerlegen, was ihm kaum je gelingen werde (siehe hierzu
insbesondere LÜTHI, a.a.O., S. 148 f.).
7.3. In den parlamentarischen Debatten wurde Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG nicht im
Einzelnen thematisiert, in der Eintretensdebatte indes die Bedeutung wirksamer
Massnahmen zur Bekämpfung der Piraterie hervorgehoben (Votum
Kommissionssprecher Hess, AB 2007 S 435). Die Bestimmung ist in der vom
Bundesrat vorgeschlagenen Fassung Gesetz geworden.
Eine Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG entsprechende Regel fand im Zuge der gleichen
Revision in Art. 9 Abs. 1 ^bis Aufnahme ins DesG (SR 232.12).
8.
8.1. Das Verhältnis von Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG zu den im MSchG vorgesehenen
zivilrechtlichen Rechtsbehelfen und insbesondere zu Art. 55 MSchG ist durch
Auslegung zu ermitteln (siehe dazu BGE 145 III 324 E. 6.6, 109 E. 5.1; je mit
Hinweisen).
8.1.1. Wortlaut und Systematik sprechen für die von der Beschwerdeführerin
postulierte Lösung:
Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG hält einschränkungslos fest, dass die Ansprüche nach
Art. 13 Abs. 2 lit. d MSchG dem Markeninhaber auch dann zustehen, wenn die
Ein-, Aus- oder Durchfuhr von (gewerblich hergestellten) Waren zu privaten
Zwecken erfolgt. Damit wird das Verbietungsrecht gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG -
mithin das Recht des Markeninhabers, anderen zu verbieten, ein Zeichen zu
gebrauchen - generell auf Kapillarimporte ausgedehnt. Es ist daher auch
notwendig, solche Handlungen in Art. 65a MSchG ausdrücklich von der
Strafbarkeit auszunehmen. Eine entsprechende Einschränkung findet sich in Bezug
auf die zivilrechtlichen Rechtsbehelfe nicht, was den Umkehrschluss nahe legt,
dass diese auch bei Handlungen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ^bis MSchG greifen.
Art. 55 MSchG setzt weiter ganz allgemein eine Verletzung des Rechts an der
Marke voraus und schützt folglich den in Art. 13 MSchG definierten Inhalt des
Markenrechts, wozu - jedenfalls bei gesetzessystematischer Betrachtung - das
Verbot von Kapillarimporten nach Abs. 2 ^bis gehört (siehe bereits Botschaft
vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben, BBl 1991 I 43 zu Art. 52 [heute: Art. 55] MSchG). Dies räumt
denn auch die Vorinstanz ein.
8.1.2. Anders als die Vorinstanz argumentiert, stützen auch die Materialien und
teleologische Überlegungen diesen Schluss:
Der Gesetzgeber war sich bewusst, dass das schweizerische Immaterialgüterrecht
bisher keine Handhabe gegen Handlungen vorsah, welche Privatpersonen zu nicht
gewerblichen Zwecken vornahmen. Mit der - in den Dienst einer wirksamen
Bekämpfung von Fälschung und Piraterie gestellten - Revision sollte das
Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers ausdrücklich auf Waren ausgedehnt
werden, die zu privaten Zwecken ein-, aus- oder durchgeführt werden
(Botschaft, BBl 2006 132 Ziff. 2.4.4.3).
Es ist nicht ohne Weiteres klar, was die Vorinstanz meint, wenn sie ausführt,
mit Art. 13 Abs. 2bis MSchG habe der Gesetzgeber "nur" auf den
"Verbietungsanspruch", die Einziehungsmöglichkeit und die Hilfeleistung der
Zollbehörden gezielt. Zunächst ist in der Botschaft nicht die Rede von einer
abschliessenden Aufzählung der Handlungsmöglichkeiten gegen die private Einfuhr
von Piraterieprodukten; die Ausführungen werden im Gegenteil durch die Begriffe
"insbesondere" und "namentlich" relativiert. Sodann wird in der Botschaft
mehrfach die Ausdehnung des Verbietungsrechts - le "droit d'interdiction"
beziehungsweise il "diritto di divieto" in den anderen Amtssprachen - auch auf
Kapillarimporte betont (Botschaft, BBl 2006 132 Ziff. 2.4.4.3). Damit ist der
Inhalt des Markenrechts, wie er in Art. 13 Abs. 2 MSchG umschrieben wird,
gemeint. Dieses "Verbietungsrecht" als solches gibt dem Markeninhaber indes
keine Instrumente zur Durchsetzung seiner Rechte in die Hand. Diese ergeben
sich erst im Zusammenspiel mit den Art. 51a ff. MSchG. Wenn die Vorinstanz
einem Markeninhaber einzig einen "Verbietungsanspruch" zuerkennen will, ohne
daran Rechtsdurchsetzungsrechte zu knüpfen, wählt sie ein Konstrukt, das dem
Markeninhaber nichts nützt. Es kann vom Gesetzgeber nicht gewollt sein.
Wenn die Vorinstanz weiter ausführt, der Gesetzgeber habe "nicht die Bestrafung
von Privatpersonen" bezweckt, sondern nur verhindern wollen, dass
"Piraterieprodukte den Weg über die Grenze auf den schweizerischen Markt"
fänden und es folglich "nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprochen" haben
könne, die zu privaten Zwecken tätigen Konsumenten den zu gewerblichen Zwecken
handelnden Personen gleichzustellen, marginalisiert sie die vom Gesetzgeber
festgestellte Problematik der Kapillarimporte. Die Gesetzesrevision war auf
Konstellationen wie die vorliegende zugeschnitten: Der Gesetzgeber erkannte,
dass es im Einzelfall zwar jeweils um geringe, in der Summe indes bedeutsame
Mengen gefälschter Waren geht. Gerade weil nicht gewährleistet werden kann,
dass derart importierte Waren in privaten Händen bleiben und nicht doch
schliesslich den Weg auf den schweizerischen Markt finden, wurde der Schutz an
der Grenze ausgebaut (siehe Botschaft, BBl 2006 37 Ziff. 1.4.2; vgl. auch
FRANÇOIS DESSEMONTET, La propriété intellectuelle et les contrats de licence,
2. Aufl. 2011, S. 383 f. Rz. 473). Der - von der Vorinstanz für ihre Lösung
angeführte - Umstand, dass das Verbietungsrecht nicht mehr greift, wenn die
sich bereits im Inland befindliche Ware privat gebraucht wird, ist damit der
Grund der vom Gesetzgeber gewählten Regelung. Dass davon nicht nur physisch
(etwa im Reisegepäck) in die Schweiz verbrachte, sondern namentlich auch im
Internet bestellte und postalisch versandte Waren erfasst sind, wird von der
Lehre - soweit ersichtlich - einhellig bejaht (vgl. PHILIPPE GILLIÉRON, in:
Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 13 zu Art. 13 MSchG und
dort in Fn. 14; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009,
S. 450 Rz. 1530). Die für den Importeur damit verbundenen Nachteile sind bei
der Schaffung von Art. 13 Abs. 2bis MSchG erkannt worden, wie nicht nur die
Botschaft, sondern auch die vor Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens
erschienenen Publikationen (siehe Erwägung 7.2) zeigen.
8.1.3. Es bleibt daher dabei: Der mit Art. 55 MSchG gewährte zivilrechtliche
Rechtsschutz knüpft an die Verletzung eines Rechts an der Marke an, die darin
besteht, dass ohne Zustimmung des Markeninhabers eine der in Art. 13 Abs. 2 und
Abs. 2bis MSchG umschriebenen Handlungen vorgenommen wird. Dies entspricht auch
der herrschenden Lehre (siehe LUCAS DAVID UND ANDERE, Der Rechtsschutz im
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR Bd. I/2, 3. Aufl. 2011, S. 507 Rz.
1399 und dort in Fn. 2694; MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar,
Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 27 zu Art. 55 MSchG;
JÜRG HERREN, Das Recht des Marken- und Designrechtsinhabers, die Einfuhr
rechtsverletzender Gegenstände auch durch Privatpersonen zu verbieten - eine
Entgegnung, in: sic! 2011, S. 27 f.; MICHAEL ISLER, in: Basler Kommentar,
Markenschutzgesetz/ Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 46 zu Art. 13 MSchG;
SIMON JENNI, Rechte und Massnahmen zur Bekämpfung des grenzüberschreitenden
Verkehrs mit Markenfälschungen, Bern 2015, S. 49 ff.; ROGER STAUB, in: Noth/
Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], 2. Aufl. 2017, N. 8 und
23 zu Art. 55 MSchG; TISSOT/ KRAUS/SALVADÉ, Propriété intellectuelle, Bern
2019, S. 364 Rz. 1135; anderer Ansicht: RÜETSCHI, a.a.O., S. 476 f.; RALPH
SCHLOSSER, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 4 zu Art.
55 MSchG). Die Klagen nach Art. 55 Abs. 1 MSchG setzen dabei kein Verschulden
voraus (vgl. FRICK, a.a.O., N. 5 zu Art. 55 MSchG; siehe auch DAVID UND ANDERE,
a.a.O., S. 109 Rz. 258; SCHLOSSER, a.a.O., N. 6 zu Art. 55 MSchG). Auch der zu
privaten Zwecken tätige Importeur kann daher grundsätzlich ohne subjektiv
vorwerfbares Verhalten ins Recht gefasst werden (soweit nicht eine Klage ein
Verschulden voraussetzt, wie namentlich in den Fällen von Art. 55 Abs. 2MSchG).
Auch darauf wurde im Rahmen der Schaffung von Art. 13 Abs. 2bis MSchG
aufmerksam gemacht (vgl. LÜTHI, a.a.O., S. 146 f.). Es hilft dem
Beschwerdegegner daher in diesem Zusammenhang nicht, wenn er wiederholt
behauptet, es sei ihm nicht nachgewiesen worden, "wissentlich und willentlich"
gefälschte "ROLEX"-Uhren in die Schweiz eingeführt zu haben.
8.2. Art. 13 Abs. 2bis MSchG setzt weiter voraus, dass die ein-, aus- oder
durchgeführten Waren gewerblich hergestellt worden sind. Ausweislich der
Botschaft sollen damit "Privatkopien", das heisst von Privaten ohne gewerbliche
Absicht zum Eigengebrauch hergestellte Kopien ausgeklammert werden (Botschaft,
BBl 2006 132 Ziff. 2.4.4.3). Damit fallen im Wesentlichen selbst hergestellte
Waren und nicht auf Vorrat produzierte spontane Einzelanfertigungen ausser
Betracht (ISLER, a.a.O., N. 48 zu Art. 13 MSchG; siehe auch LÜTHI, a.a.O., S.
148; nach JENNI, a.a.O., S. 49, und THOUVENIN/DORIGO, a.a.O., N. 93 zu Art. 13
MSchG, handelt es sich um eine "marginale Einschränkung"). Mit Blick auf die
Sachverhaltsfeststellungen des Handelsgerichts und die Vorbringen des
Beschwerdegegners im vorinstanzlichen Verfahren steht nicht in Frage, dass die
zurückbehaltenen Uhren - des Herstellers B.________ (so der Beschwerdegegner) -
gewerblich hergestellt wurden.
8.3. Die Kritik der Beschwerdeführerin am angefochtenen Urteil ist insoweit
begründet. Damit erübrigt es sich, zu ihrem Einwand Stellung zu nehmen, wonach
die Vorinstanz auch das Vorliegen von gewerbsmässigem Gebrauch der Marke zu
Unrecht verneint habe. Denn der Anwendungsbereich von Art. 55 MSchG ist
gestützt auf Art. 13 Abs. 2bis MSchG ohnehin eröffnet. Zu prüfen bleibt, wie es
sich mit den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Ansprüchen im
Einzelnen verhält.
9.
9.1. Die Beschwerdeführerin verlangt, eine drohende Verletzung zu verbieten
(Rechtsbegehren-Ziffer 2 der Klage) und den Beschwerdegegner zur
Auskunftserteilung zu verurteilen (Rechtsbegehren-Ziffer 3 der Klage). Das
Unterlassungsbegehren wies das Handelsgericht mangels schutzwürdigen Interesses
und mangels Passivlegitimation ab. Das Auskunftsbegehren wies es mit der
Begründung ab, der Beschwerdegegner sei nicht passivlegitimiert.
9.2. Zur Passivlegitimation verwies die Vorinstanz auf ihre Ausführungen zu
Art. 13 Abs. 2bis MSchG, wonach einem Markeninhaber die zivilrechtlichen
Klageansprüche gegen einen zu privaten Zwecken handelnden Konsumenten nicht
offen stünden. Nachdem sich diese Begründung als bundesrechtswidrig erwies
(Erwägung 8.1), trägt sie auch zur Abweisung der Unterlassungs- und
Auskunftsklage nicht.
9.3. Betreffend das Unterlassungsbegehren verneinte die Vorinstanz auch das
Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses.
9.3.1. Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG setzt ein
Rechtsschutzinteresse voraus. Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer
Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst wenn das
Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten
lässt. Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige
Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu
befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn
der Verletzer die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet,
ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen
Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 128 III 96 E. 2e; 124 III 72 E. 2a S.
74; Urteil 4A_38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 2.3.1, nicht publ. in: BGE 140 III
297; je mit Hinweisen). Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch den
Verletzer widerlegt werden, wenn er Umstände dartut, die eine Wiederholung im
konkreten Fall ausschliessen oder als unwahrscheinlich erscheinen lassen. An
die Beseitigung der Vermutung sind jedoch strenge Anforderungen zu stellen. Sie
wird weder durch die Einstellung der Verletzung umgestossen noch durch die
blosse Erklärung des Beklagten, von künftigen Verletzungen Abstand zu nehmen,
wenn nicht gleichzeitig der Anspruch des Klägers anerkannt wird (BGE 116 II 357
E. 2b; Urteil 4A_529/2008 vom 9. März 2009 E. 4.1).
9.3.2. Die Vorinstanz erwog, es könne dem Beschwerdegegner nicht nachgewiesen
werden, dass er mit seiner Bestellung gefälschte "ROLEX"-Uhren in die Schweiz
habe einführen wollen, insbesondere da die im Internet angebotenen Uhren ohne
Markenbezeichnung abgebildet gewesen seien und er nicht damit habe rechnen
müssen, dass Uhren mit den in Frage stehenden Wort- und Bildmarken geliefert
werden würden. Dass die Einfuhr gefälschter "ROLEX"-Uhren eine
Markenrechtsverletzung darstelle, werde von ihm denn auch nicht bestritten. Es
lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Beschwerdegegner weitere
Bestellungen dieser Art tätigen werde.
9.3.3. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe den Sachverhalt
willkürlich festgestellt und gestützt darauf das Vorliegen einer
Wiederholungsgefahr zu Unrecht verneint. Die vom Beschwerdegegner bestellten
Uhren seien offensichtlich gefälscht, was diesem bereits bei der Bestellung
habe klar sein müssen. Die Beschwerdeführerin nennt hierfür drei Gründe:
Erstens ergebe sich aus den vom Beschwerdegegner selbst eingereichten Belegen,
dass die bestellten Uhren auf der Online-Plattform Z.________ als Luxusuhren
und "Simulation", indes zum Preis von je rund EUR 7.-- angepriesen worden
seien. Zweitens trügen die Uhren gemäss den vom Beschwerdegegner ins Recht
gelegten Fotografien auf dem Zifferblatt den Hinweis "SWISS MADE". Drittens
fänden sich auf der Online-Plattform Z.________ unter dem vom Beschwerdegegner
erwähnten Herstellernamen B.________ Kundenbewertungen, aus denen explizit
hervorgehe, dass die angebotenen Uhren Falsifikate von "ROLEX"-Uhren seien.
Indem der Beschwerdegegner aber bestreite, gefälschte Uhren bestellt zu haben,
bestreite er auch die Widerrechtlichkeit des von ihr beanstandeten Verhaltens.
9.3.4. Der Beschwerdegegner stellt sich dagegen - wie schon im vorinstanzlichen
Verfahren - auf den Standpunkt, er habe nicht "gefälschte Uhren der Marke
ROLEX", sondern "Uhren ohne Markennamen" auf dem Zifferblatt bestellt. Für den
Umstand, dass sich im beschlagnahmten Paket schliesslich doch gefälschte
"ROLEX"-Uhren befunden hätten, sei er "nicht verantwortlich". Er meint, die
Auffassung der Beschwerdeführerin habe zur Folge, dass einem Internetnutzer
faktisch verboten werde, Armbanduhren zu bestellen, da damit immer das Risiko
verbunden sei, unwissentlich gefälschte Uhren zu erhalten.
9.3.5. Zunächst ist nicht zu beanstanden, wenn das Handelsgericht in seinen
Erwägungen zur Wiederholungsgefahr berücksichtigte, ob der Beschwerdegegner um
die Rechtsverletzung wusste. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin
knüpfte es damit das - grundsätzlich verschuldensunabhängig gewährte -
Klagerecht in Art. 55 Abs. 1 MSchG nicht an ein Verschulden des Verletzers,
sondern zog aus dessen bisherigem Verhalten Rückschlüsse auf die
Wiederholungsgefahr. Dies ist grundsätzlich zulässig (siehe Urteil 4C.238/2003
vom 2. Juni 2004 E. 2.3).
Die Vorinstanz stellte zu diesem Punkt - wie erwähnt - fest, der
Beschwerdegegner habe nicht wissen können, dass Uhren mit den Wort- und
Bildmarken der Beschwerdeführerin geliefert werden würden. Dies hält einer
Überprüfung unter Willkürgesichtspunkten stand. Die Vorinstanz räumte zwar
selbst ein, es könne "nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden", dass die auf
Z.________ angebotenen Uhren Merkmale einer Fälschung aufwiesen. In der Tat
fragt sich mit Blick auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin im
vorinstanzlichen Verfahren, ob nicht eher ihre Sachdarstellung vorzuziehen
gewesen wäre. Als geradezu willkürlich ist die Würdigung der Vorinstanz
gleichwohl nicht zu bezeichnen. Aus den Ausführungen der Beschwerdeführerin
ergibt sich in erster Linie, dass der Beschwerdegegner nicht mit der Lieferung
einer von ihr hergestellten Uhr rechnen durfte. Umgekehrt ist es nicht
offensichtlich unhaltbar, wenn die Vorinstanz daraus nicht den Schluss gezogen
hat, der Beschwerdegegner habe bewusst Uhren bestellt, auf denen Marken der
Beschwerdeführerin angebracht sind. Daran ändert auch das Vorbringen nichts,
auf Z.________ seien betreffend den vom Beschwerdegegner erwähnten Hersteller
B.________ "unzählige Kundenbewertungen" mit Fotografien der tatsächlich
ausgelieferten Uhren zu finden, auf denen Marken der Beschwerdeführerin zu
sehen seien.
Entscheidend ist aber ohnehin die Feststellung der Vorinstanz, es lägen keine
Anhaltspunkte vor, die weitere Bestellungen des Beschwerdegegners indizierten.
Dies weist die Beschwerdeführerin nicht als willkürlich aus, wenn sie auf
verschiedene vom Beschwerdegegner ins Recht gelegte Bestellbestätigungen und
Fotografien verweist und daraus schliesst, er habe schon mehrfach
"entsprechende Bestellungen" vorgenommen. Hinzu kommt, dass der
Beschwerdegegner gemäss den (für das Bundesgericht verbindlichen)
Feststellungen des Handelsgerichts zum Prozesssachverhalt die Rechtswidrigkeit
des von der Beschwerdeführerin vorgeworfenen Verhaltens - die "Einfuhr
gefälschter Uhren" - im vorinstanzlichen Verfahren nicht bestritten, sondern
geltend gemacht hat, er habe Uhren ohne Markenbezeichnungen bestellt.
9.3.6. Die Beschwerdeführerin erhebt in diesem Zusammenhang auch die Rüge, das
Handelsgericht habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör und Art. 29 Abs. 2 BV
in Verbindung mit Art. 150 Abs. 1 ZPO sowie Art. 8 ZGB verletzt. Sie führt aus,
der Beschwerdegegner habe im vorinstanzlichen Verfahren behauptet, die Uhren
auf der Online-Plattform Z.________ bestellt zu haben. Dies sei von ihr
bestritten worden. Dennoch habe die Vorinstanz diese Behauptung ihren
Erwägungen zugrunde gelegt, statt richtigerweise davon auszugehen, dass der
Beweis hierfür misslungen sei. In "Anwendung der allgemeinen Beweisregel von
Art. 8 ZGB" sei vielmehr davon auszugehen, dass "dem Beschwerdegegner
tatsächlich gesendet wurde, was er bestellt hat, also die zurückbehaltenen
Uhren". Damit kritisiert die Beschwerdeführerin unter dem Vorwand der
Gehörsverletzung die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz, ohne aber Willkür
darzutun. Darauf ist nicht einzutreten.
9.3.7. Es ist zusammenfassend nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz der
Beschwerdeführerin ein Rechtsschutzinteresse am Unterlassungsbegehren
abgesprochen hat.
9.4. Zu den weiteren Voraussetzungen des Auskunftsbegehrens hat sich die
Vorinstanz nicht geäussert und keine Feststellungen getroffen. Die
Angelegenheit ist daher in diesem Punkt in Anwendung von Art. 107 Abs. 2 Satz 1
BGG zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die
Beschwerdeführerin beantragt für diesen Fall, die Rückweisung sei zu verbinden
"mit Erwägungen, die der Vorinstanz als Leitlinie dienen, wie das neue Urteil
auszufallen" habe. Hierfür besteht vorliegend kein Raum.
10.
Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen. Die Dispositiv-Ziffer 3 des Urteils
des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Juni 2019, in der über das
Auskunftsbegehren entschieden wurde, ist aufzuheben. Die Vorinstanz wird zu
entscheiden haben, ob die Voraussetzungen der Auskunftsklage erfüllt sind.
Zudem sind die Dispositiv-Ziffern 4, 5 und 6 des angefochtenen Urteils
aufzuheben; die Vorinstanz wird über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des
kantonalen Verfahrens erneut zu befinden haben. Im Übrigen ist die Beschwerde
abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
Angesichts des Verfahrensausgangs rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten den
Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und keine Parteientschädigungen zu sprechen
(siehe Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Die Dispositiv-Ziffern 3, 4, 5 und
6 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Juni 2019 werden
aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Beurteilung des Auskunftsbegehrens an die
Vorinstanz zurückgewiesen.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte
auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Handelsgericht des Kantons Zürich und der
Eidgenössischen Zollverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Dezember 2019
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Stähle