I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.22/2019
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_22/2019
Urteil 23. Mai 2019
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Hohl,
Gerichtsschreiber Curchod.
Verfahrensbeteiligte
OTTO'S AG,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Isler und Christine Leuch,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. OTTO (GmbH & Co KG),
2. UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH,
beide vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Treis und Eva-Maria Strobel,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Markenrecht, UWG,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 1. Abteilung, vom 26.
November 2018
(1A 17 13).
Sachverhalt:
A.
A.a. Die OTTO'S AG, Sursee/CH (Klägerin, Beschwerdeführerin) wurde 1978
gegründet und bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere den Verkauf
von Waren in eigenen Verkaufsgeschäften. Sie betätigte sich zunächst als
Restpostenhändlerin und später als Einzelhändlerin und
Dienstleistungsanbieterin unter der Marke "OTTO'S" und dem Logo
Sie hält eine Markenserie von insgesamt 14 aktiven Marken mit dem
Zeichenbestandteil "OTTO's" als Kernelement. Sie ist namentlich Inhaberin der
Wortmarke CH Nr. P-453413 "OTTO'S Warenposten", hinterlegt am 20. März 1998,
der Wortmarke CH-Nr. P-462929, "OTTO'S", hinterlegt am 21. April 1999 sowie der
Bildmarke CH Nr. 473105 "OTTO'S" (Bild oben), hinterlegt am 30. Dezember 1999.
Gegen die Eintragung dieser Bildmarke erhob die Otto GmbH & Co. AG am 4.
Oktober 2000 Widerspruch, zog diesen jedoch am 20. Dezember 2000 vorbehaltlos
zurück.
Sie beschäftigt in rund 100 Filialen rund 2'000 Mitarbeiter und bediente nach
eigener Darstellung im Jahre 2016 mehr als 15 Mio. Kunden über sämtliche
Vertriebskanäle mit über 80'000 Artikeln und diversen Dienstleistungen. Neben
dem stationären Handel betreibt sie seit 2007 "für ausgesuchte Markenartikel zu
absoluten Sensationspreisen" auch einen Online-Webshop. Der Onlineversandhandel
macht zwar nur ca. 1-2 % des Gesamtumsatzes aus, es kommt ihm jedoch nach
Darstellung der Klägerin eine hohe strategische Bedeutung zu. Im Jahre 2015
betrug der Umsatz der Klägerin 649 Mio. Franken.
A.b. Die Otto GmbH & Co. AG, Hamburg/D (Beklagte 1, Beschwerdegegnerin 1) ist
die Muttergesellschaft einer weltweit tätigen Handels- und
Dienstleistungsgruppe in den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und
Services. Sie wurde 1949 von Werner Otto gegründet. Die Gruppe betreibt nach
eigenen Angaben keinen stationären Handel, jedoch Onlinehandel (ca. 92 %) und
Kataloghandel (ca. 8 %) unter der Marke "OTTO" und dem Logo
OTTO
Sie hält mehrere international registrierte Marken mit dem Zeichen "OTTO" in
Alleinstellung oder in Verbindung mit anderen Zeichenelementen. Den Schutz in
der Schweiz beansprucht sie namentlich seit 1. Mai 1979 für die Wortmarken
IR-Nr. 218534 "OTTO-VERSAND" und seit 20. Juni 1994 für IR-Nr. 616349 "OTTO".
Am 20. Juli 1994 hinterlegte sie zudem die Schweizer Marken "OTTO-VERSAND"
(2P-423133) und "OTTO" (2P-423132) für "Versandhandel" in Klasse 42. Im
Zeitraum von 2000 bis 2012 registrierte sie weitere zehn Marken mit dem
Bestandteil "OTTO" mit Schutzanspruch für die Schweiz, wogegen die Klägerin
keinen Widerspruch erhob.
Die Otto-Gruppe ist in der Schweiz seit 1996 im Onlinehandel tätig, nachdem sie
Jelmoli erworben hatte, den sie als Jelmoli-Versand fortführt. Sie betreibt den
Onlinehandel über Jelmoli sowie über die Versandhäuser Heine, Bonprix, Witt,
Sieh an, Ackermann, Quelle, Manufactum und About You; sie erzielt damit in der
Schweiz einen Umsatz von rund 400 Mio. Franken. Die Marke "OTTO" wurde bisher
dafür nicht benutzt.
A.c. Die UNITO Versand und Dienstleistungen GmbH, Salzburg/A und Graz/A
(Beklagte 2, Beschwerdegegnerin 2) gehört der Otto-Gruppe an und betreibt den
Online-Versandhandel. Sie ist mit sieben Versandhandelsmarken (u.a. Ackermann,
Quelle, Lascana und Schlafwelt) in der Schweiz und Österreich sowie in
Osteuropa präsent und erzielt einen Jahresumsatz von rund 330 Mio. Franken.
A.d. Mit Schreiben vom 16. September 2016 teilte die Beklagte 2 der Klägerin
mit, dass sie ab dem 2. Quartal 2017 auch in der Schweiz mit der Marke "OTTO"
im Markt auftreten, einen Onlineshop eröffnen und im Kataloggeschäft tätig sein
werde. Sie bot eine Koexistenz in dem Sinne an, dass jeder seine Sortimente in
seiner Zielgruppe online vermarkte, wobei die Details in einem Gespräch zu
klären seien. Die Klägerin erklärte sich damit nicht einverstanden, da sie die
Verwechslungsgefahr als sehr gross erachtete, wenn ein Zeichen
"Otto-Versandhandel.ch" im schweizerischen Markt auftrete. Sie könnte sich
dagegen mit einem Zeichen "otto.de/ch" einverstanden erklären. Weitere
Verhandlungen scheiterten.
B.
B.a. Am 7. April 2017 gelangte die Klägerin an das Kantonsgericht des Kantons
Luzern mit folgenden Rechtsbegehren:
"1. Es sei den Beklagten zu verbieten (jeweils als selbständiger Antrag),
a. die Tätigkeit als Detail- oder Versandhändlerin (einschliesslich Katalog-
und Online-Vertrieb) in der Schweiz oder mit spezieller Ausrichtung auf die
Schweiz unter dem Kennzeichen "OTTO" und/oder "OTTO-VERSAND" (in Alleinstellung
oder in Verbindung mit zusätzlichen Elementen) selbst auszuüben oder durch
einen Dritten ausüben zu lassen;
b. einen Domainnamen mit der Top-Level-Domain "ch", der die Zeichen "OTTO" und/
oder "OTTO-VERSAND" enthält, in Alleinstellung oder in Verbindung mit
zusätzlichen Elementen, zu registrieren oder durch einen Dritten registrieren
zu lassen und/oder einen solchen bereits registrierten Domainnamen zu erwerben
oder aktiv zu nutzen bzw. durch einen Dritten erwerben oder aktiv nutzen zu
lassen.
2. Die Verbote gemäss Rechtsbegehren 1 hievor seien unter Androhung der
Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine
amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO), einer
Ordnungsbusse von Fr. 5'000.-- (Art. 343 Abs. lit. a ZPO) und/oder einer
Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung (Art.
343 Abs. 1 lit. c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall auszusprechen......"
Die Klägerin stellte gleichzeitig das Begehren, der Beklagten 2 sei die
Aufnahme des Online-Handels unter den strittigen Zeichen vorsorglich zu
verbieten. Dieses Verbot sprach das Kantongsgericht Luzern mit Entscheid vom
14. August 2017 aus; das Bundesgericht wies die Beschwerde der Beklagten 2 mit
Urteil 4A_500/2017 vom 12. Februar 2018 ab.
Die Beklagten beantragten in der Antwort, es sei auf die Klage nicht
einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen.
In der Replik änderte die Klägerin ihr Begehren 1b etwas ab (zusätzliche
"Sachbezeichnungen" statt "Elemente"), die Beklagten hielten an ihren Begehren
fest.
B.b. Mit Urteil vom 26. November 2018 wies das Kantonsgericht des Kantons
Luzern die Klage ab, soweit darauf eingetreten wurde. Das Gericht verneinte ein
Rechtsschutzinteresse der Klägerin daran, den Beklagten den stationären
Detailhandel verbieten zu lassen. Zum beantragten Verbot des Online-Handels
hielt das Gericht fest, dass die Beklagte 1 markenrechtlich die zeitliche
Priorität sowohl für die Eintragung wie - aufgrund des Staatsvertrags
(Übereinkommen vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland
betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz; SR
O.232.149.136; im Folgenden Staatsvertrag) - für den Gebrauch beanspruchen
kann. Es untersuchte darauf, ob ein Grund für die Durchbrechung der
Hinterlegungspriorität bestehe bzw. ob die Behauptung der Klägerin zutreffe,
dass der Markenschutz der Beklagten verwirkt sei, was es verneinte. Es kam
sodann zum Schluss, Art. 13 MSchG räume der Beklagten das positive Recht ein,
die geschützten Zeichen zu gebrauchen und es lehnte die Anwendung von Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG mit der Begründung ab, die Klägerin habe nicht aufgezeigt, ob
und inwiefern sie im Onlinehandel mit ihrem Zeichen materiell zeitliche
Priorität und eine schutzwürdige Marktposition erworben habe; die
Verwechslungsgefahr prüfte das Gericht daher nicht. Die behauptete unlautere
Anlehnung und Rufausbeutung verwarf das Gericht schliesslich mit Hinweis auf
den Staatsvertrag und den guten Ruf des Zeichens der Beklagten. Das
Rechtsbegehren Ziffer 1b erachtete das Gericht, soweit daran ein
Rechtsschutzinteresse bestehe, mangels der Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1
lit. d UWG als unbegründet.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Klägerin die Rechtsbegehren, das
Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Luzern vom 26. November 2018 sei
aufzuheben und ihre Rechtsbegehren seien gutzuheissen, eventuell sei die Sache
zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück zu weisen. Im Wesentlichen rügt
sie die Verletzung von Art. 3 lit. d UWG sowie die falsche Auslegung von Art. 5
Abs. 1 des Staatsvertrages. Die Vorinstanz habe insbesondere zu Unrecht einzig
auf die Marktposition der Beschwerdeführerin im Onlinehandel abgestellt und die
Tragweite des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht geprüft.
Die Beklagten beantragen in der Antwort die Abweisung der Beschwerde.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde,
soweit darauf einzutreten ist.
Die Parteien haben unaufgefordert repliziert und dupliziert.
Mit Verfügung vom 10. April 2019 wurde der Beschwerdegegnerin 2 für die Dauer
des bundesgerichtlichen Verfahrens vorsorglich verboten, die Tätigkeit als
Versandhändlerin (einschliesslich Katalog- und Online-Vertrieb) in der Schweiz
oder mit spezifischer Ausrichtung auf die Schweiz unter den Kennzeichen "OTTO"
und/oder "OTTO- VERSAND" (in Alleinstellung oder mit zusätzlichen Elementen)
selbst auszuüben oder durch einen Dritten ausüben zu lassen.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerde hat eine Zivilsache zum Gegenstand (Art. 72 BGG), sie richtet
sich gegen den Endentscheid (Art. 90 BGG) eines oberen kantonalen Gerichts, das
als einzige Instanz gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO entschieden hat
(Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen
unterlegen (Art. 76 BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich (Art. 74 Abs. 2
lit. b BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100 i.V.m. Art. 46
Abs. 1 lit. c BGG). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender
Begründung (Art. 42 Abs. 2 BGB) einzutreten.
2.
Die Vorinstanz hat festgestellt, den Marken der Beschwerdegegnerin 1 komme
Hinterlegungspriorität und Gebrauchspriorität gegenüber denjenigen der
Beschwerdeführerin zu, die Markenrechte der Beschwerdegegnerin 1 seien nicht
verwirkt und das Markenrecht verleihe der Beschwerdegegnerin 1 ein positives
Gebrauchsrecht. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 11 und 13
MSchG verletzt und Art. 5 des Staatsvertrages unrichtig ausgelegt sowie die
Verwirkung des Markenrechts der Beschwerdegegnerin 1 zu Unrecht verneint.
2.1. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber nach Art. 13 MSchG das
ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu
verfügen. Der Markeninhaber kann anderen verbieten lassen, Zeichen zu
gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).
Eine solche besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer
Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten
ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der
Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen
tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die
Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber
falsche Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a, 441 E. 3.1 S. 445; 127
III 160 E. 2a S. 165 f.; 122 III 382 E. 1 S. 384, vgl. auch Urteil 4A_83/2018
vom 1. Oktober 3018 E. 4.1).
2.1.1. Die Vorinstanz schliesst sich der Lehrmeinung an, wonach Art. 13 MSchG
dem Inhaber ein positives Gebrauchsrecht am registrierten Kennzeichen verleihe
(unter Verweis auf DAVID, Basler Kommentar 2. Aufl.1999, N 5 und 8 zu Art. 13
MSchG; ISLER, Basler Kommentar 3. Aufl., N 10 zu Art. 13 MSchG), während nach
einem anderen Teil der Lehre das Markenrecht seinem Inhaber mit Bezug auf den
eigenen Gebrauch der Marke keine Rechte verleiht, die ihm nicht ohnehin
zustehen, da jedermann in den Schranken der Rechtsordnung und unter Beachtung
vorbestehender Drittrechte frei ist, ein Kennzeichen zu benützen (THOUVENIN/
DORIGO, Markenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar 2. Aufl, 2017 N 4 zu Art.
13 mit weiteren Hinweisen, u.a. auf WILLI, Kommentar MSchG, N 9 zu Art. 13).
2.1.2. Ob die Markeneintragung dem Berechtigten ein positives Recht auf
Benutzung des registrierten Zeichens verleiht oder im Wesentlichen nur
Abwehrrechte, ist im vorliegenden Zusammenhang ohne Bedeutung. Denn die von der
Vorinstanz abgelehnte Lehrmeinung geht davon aus, dass das (positive) Recht auf
Benutzung von Zeichen zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen
grundsätzlich ohnehin jedermann - in den Schranken der Rechtsordnung und unter
Respektierung der Rechte Dritter - zusteht. Eine weitergehende Bedeutung räumt
denn auch die Vorinstanz der Kontroverse in der Lehre nicht ein: Sie schliesst
vielmehr ausdrücklich, dass das der Beschwerdegegnerin 1 durch Art. 13 MSchG
nach ihrer Ansicht verliehene positive Gebrauchsrecht ihr erlaubt, ihre Marken
innerhalb der Schranken der Rechtsordnung und unter Respektierung der Rechte
Dritter zu gebrauchen (wobei sie sich bei dieser Schlussfolgerung auf eine von
ihr abgelehnte Lehrmeinung bezieht).
2.2. Die Vorinstanz stellt fest, dass die Beschwerdegegnerin 1 ihre Marke
"OTTO-VERSAND" für die Schweiz im Jahre 1979 und ihre Marke "OTTO" im Jahre
1994 hinterlegte, während die Beschwerdeführerin ihre Marken "OTTO's" und
"OTTO's" (Fig.) in den Jahren 1998 und 1999 hinterlegte.
2.2.1. Aus den öffentlich zugänglichen Registern des IGE (swissreg) und der
WIPO ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin ihre Marken für die Klassen 3,
8-9, 14, 18, 20-21, 25, 27-28, 32, 35 und 38-39 beansprucht und dass die Marken
der Beschwerdegegnerin für die (jeweils einzeln aufgeführten) Klassen 1-9,
11-31 und 33-34 der Nizza-Klassifizierung eingetragen sind. Der Schluss der
Vorinstanz ist nicht zu beanstanden und wird denn auch nicht bestritten, dass
die Beschwerdegegnerin 1 für die Hinterlegung ihrer Marken für die von beiden
Parteien beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art. 6 MSchG
Priorität beanspruchen kann.
2.2.2. Der Vorinstanz kann dagegen nicht gefolgt werden, wenn sie die Ansicht
vertritt, die Dienstleistung "Versand-Handel", für welche die
Beschwerdegegnerin 1 mit ihren Marken CH Nr. 2P-423133 und CH Nr. 2P-423132 in
Klasse 42 im Unterschied zur Beschwerdeführerin Schutz beansprucht, beziehe
sich auf den Verkauf von Waren über das Internet. Der blosse Verkauf oder
Vertrieb von Waren an sich ist nicht unter Einzelhandelsdienstleistungen zu
subsumieren, unabhängig davon, über welche Verkaufskanäle er erfolgt, was
selbst für das EU-Recht im Anschluss an die "Praktiker" Entscheidung des EuGH
(publ. in GRUR 2005, 764) betont wird (vgl. STRÖBELE/HACKER/ THIERING,
Markengesetz, 12. Aufl. 2018, N 59 und 61 zu § 26). Der Verkauf von Waren über
Kataloge oder über Internet ist markenrechtlich nicht unter Dienstleistungen zu
subsumieren; vielmehr wird mit der Marke die verkaufte Ware gekennzeichnet,
unbesehen der Art des Vertriebs.
2.3. Nach Art. 11 Abs. 1 MSchG ist die Marke - nach Ablauf der gesetzlichen
Schonfrist gemäss Art. 12 MSchG - geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Dieses
Gebrauchserfordernis entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke und
soll gleichzeitig verhindern, dass Marken quasi auf Vorrat hinterlegt werden
(BGE 139 III 424 E. 2.2. S. 426). Bei Nichtgebrauch ist die Löschungsklage
zulässig (BGE 130 III 267 E. 2.2).
2.3.1. Nach dem Territorialitätsprinzip wird das Markenrecht nur durch
Hinterlegung und Gebrauch in der Schweiz gewahrt (BGE 107 II 356 E. 1c S. 360
mit Verweisen, vgl. auch 4C.149/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2., sic! 2006, S.
99). Die Beschwerdegegnerin 1 hat ihre Marken in der Schweiz unbestritten nicht
gebraucht. Die Beschwerdeführerin hätte damit grundsätzlich auf Löschung der
Marken klagen können. Die Beschwerdegegnerin 1, die ihren Sitz in Deutschland
hat, kann sich allerdings auf den Staatsvertrag berufen (BGE 124 III 277 E. 2b
S. 283f.). Nach Art. 5.1 des Staatsvertrags gilt der Gebrauch der Marke in
Deutschland auch als Gebrauch der Marke in der Schweiz, wobei nach
schweizerischem Recht zu beurteilen ist, was als Gebrauch anerkannt wird (BGE
100 II 230 mit Verweisen). Den Erwägungen des angefochtenen Entscheids ist
nicht zu entnehmen, wie die Beschwerdegegnerin 1 ihre Marken in Deutschland
gebraucht hat. Die Vorinstanz stellt indes fest, dass der rechtserhaltende
Gebrauch der prioritären Marken "OTTO" und "OTTO-VERSAND" der
Beschwerdegegnerin 1 in Deutschland nicht bestritten ist.
2.3.2. Die Beschwerdegegnerin 1 könnte der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer
prioritären Markenrechte "OTTO" und "OTTO-VERSAND" gestützt auf Art. 3 Abs. 1
MSchG den Gebrauch der jüngeren Marken "OTTO's" verbieten, soweit sich daraus
eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beschwerdeführerin hat sich allerdings auf
Verwirkung berufen. Zwar ist eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtausübung
nicht leichthin anzunehmen, da nur der offenbare Missbrauch eines Rechtes nicht
geschützt werden darf (BGE 117 II 575 E. 4a S. 577, vgl. auch BGE 130 III 113
E. 4.2 S. 123). Verzögerte Rechtsausübung kann indes selbst dann missbräuchlich
sein, wenn sie auf fahrlässiger Unkenntnis der Rechtsverletzung beruht, wenn
dem Verletzer zuzubilligen ist, er habe die pflichtwidrig unterbliebene
Reaktion in guten Treuen als Duldung auffassen dürfen (BGE 117 II 575 E. 4b S.
578). Nach der Praxis ist zudem erforderlich, dass sich der Verletzer einen
wertvollen Besitzstand aufgebaut hat (vgl. 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1,
publ. in: sic! 2006, S. 500). Zwar ist die Vorinstanz bei der Prüfung der
Verwirkung grundsätzlich von zutreffenden Voraussetzungen ausgegangen.
Allerdings kann ihr nicht gefolgt werden, wenn sie die Voraussetzungen hier
verneint. Namentlich hat sie die Tragweite des wertvollen Besitzstandes
verkannt, wenn sie nur einen Teil des Umsatzes berücksichtigt, den die
Beschwerdeführerin unter dem Zeichen "OTTO's" erzielt. Ausserdem hat sie
unbeachtet gelassen, dass die Beschwerdegegnerin den Gebrauch des jüngeren
Zeichens nicht nur geduldet hat, sondern ausdrücklich darauf verzichtet, sich
auf ihre prioritären Markenrechte zu berufen. Der Vorinstanz kann daher nicht
gefolgt werden, wenn sie mit der Ablehnung der Verwirkung sinngemäss annimmt,
eine Berufung der Beschwerdegegnerin 1 auf ihre prioritären Rechte wäre nicht
rechtsmissbräuchlich. Die Beschwerdegegnerin 1 kann sich gegenüber der
Beschwerdeführerin auf ihre prioritären Markenrechte nicht berufen, um dieser
den Gebrauch des Zeichens "OTTO's" verbieten zu lassen.
2.3.3. Immerhin kann der Vorinstanz darin ohne weiteres gefolgt werden, dass
die Verwirkung des markenrechtlichen Abwehranspruchs der Beschwerdegegnerin 1
im Verhältnis zur Beschwerdeführerin nicht zum Untergang der älteren
Markenrechte führt (BGE 130 III 113 E. 4.2 S. 124 mit Hinweisen, vgl. für das
Firmenrecht auch Urteil 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.4.1). Als
absolute Rechte bleiben diese vielmehr gegenüber allen übrigen Marktteilnehmern
bestehen und es besteht auch keine Grundlage dafür, dass die Beschwerdeführerin
nun entgegen Art. 3 Abs. 1 MSchG ihrerseits die Beschwerdegegnerin 1 als
Inhaberin älterer Zeichen vom Markenschutz ausschliessen könnte.
2.3.4. Beide Parteien können ihre Marken zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, gebrauchen, ohne dass die
eine der anderen den Gebrauch gestützt auf das MSchG verbieten könnte.
Insbesondere kann sich die Beschwerdeführerin nicht auf den Schutz ihrer
registrierten Marken berufen, um der Beschwerdegegnerin 1 den Gebrauch ihrer
eigenen, älteren Marken verbieten zu lassen. Die Beschwerdegegnerinnen gehen
insofern zutreffend von einer markenrechtlichen Koexistenz aus. Allerdings
behauptet die Beschwerdeführerin, der von den Beschwerdegegnerinnen
beabsichtigte Gebrauch ihrer Marken stelle ein unlauteres Wettbewerbsverhalten
dar.
3.
Die Normen des UWG haben im Verhältnis zum Markenschutz einen eigenständigen
Anwendungsbereich (BGE 129 III 353 E. 3.3 S. 358, bestätigt in 4A_86/2009 vom
26. Mai 2009 E. 4. 1 nicht publ. in BGE 135 III 446 mit weiteren Verweisen,
vgl. auch für den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz BGE 131 III 384 E. 5.1
mit Hinweisen).
3.1. Nach dem Grundsatz von Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich jedes
täuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen
Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst.
Unlauter handelt nach Art. 3 lit. d UWG insbesondere, wer Massnahmen trifft,
die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem
Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen.
Die Parteien verwenden beide das Kennzeichen "OTTO" bzw. "OTTO's" (sinngemäss
also von Otto). Auch wenn ihre Logos optisch klar unterscheidbar sind, so
entspricht das Zeichen als solches einem Namen, der in Alleinstellung
einprägsam kurz erscheint und auch als Kernelement mit zusätzlichen
Sachbezeichnungen im Gedächtnis haften bleibt. Die Parteien verwenden das
Zeichen mindestens teilweise für gleiche oder gleichartige Produkte. Die
Beschwerdegegnerinnen haben indes bisher ihr Zeichen nicht so verwendet, dass
sie sich mit ihrem Angebot unter dem umstrittenen Zeichen an das Publikum in
der Schweiz gerichtet hätten; soweit sie entsprechende Domains unterhalten,
bieten sie nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid keine Waren an,
sondern leiten Interessierte auf "Jelmoli" oder andere Shops weiter. Die Rüge
der Beschwerdeführerin ist zudem berechtigt, dass die Feststellung der
Vorinstanz auf einem offensichtlichen Versehen beruht, die
Beschwerdegegnerinnen generierten über die Domain-Namen www.ottoversand.ch und
www.otto-shop.ch einen jährlichen Verkaufsumsatz von EUR 3.65 Mio. Das haben
die Beklagten nicht behauptet; vielmehr haben sie die (bestrittene) Behauptung
aufgestellt, sie erzielten in der Schweiz einen solchen Umsatz über die Domain
www.otto.de. Sie wollen ihre Geschäftstätigkeit ausdehnen und sich mit ihrem
Angebot unter dem Zeichen OTTO über Internet oder durch Offerten in Katalogen
an ein weiteres Publikum richten, das sie bisher nicht bzw. nicht über diese
Verkaufskanäle unter ihrem Zeichen erreicht haben. Die Beschwerdeführerin
behauptet sinngemäss, diese Ausweitung der Geschäftstätigkeit führe zu einer
Täuschung des Publikums bzw. es handle sich bei dieser Ausweitung der
Geschäftstätigkeit um ein Verhalten im Sinne von Art. 3 lit. d UWG (vgl. dazu
HEIZMANN/LOACKER, UWG-Kommentar Dike 2018 N 14 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d), um
eine Massnahme, die geeignet sei, Verwechslungen mit ihren eigenen Waren,
Werken, Leistungen oder ihrem Geschäftsbetrieb herbeizuführen.
3.2. Der lauterkeitsrechtliche Tatbestand von Art. 3 lit. b UWG soll
verhindern, dass die Wertschätzung, die das Angebot eines Mitbewerbers bei den
Konsumenten geniesst, auf unlautere Weise für die Vermarktung eigener Waren
genutzt wird (BGE 140 III 297 E. 7.2.1 S. 308, 125 III 193 E. 2b S. 207), sie
dient aber auch der Verhinderung von Konfusion und von Marktverwirrung
(HEIZMANN/LOACKER, a.a.O., N 12 z Art. 3 Abs. 1 lit. d). Die Gefahr der
Verwechslung kann entstehen, wenn die Ware eines Konkurrenten wegen ihrer
äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt befindliche Erzeugnis eines
anderen gehalten werden kann. Eine direkte warenbezogene Verwechselbarkeit ist
aber nicht erforderlich. Sie kann auch bloss eine mittelbare oder indirekte
sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird, die verwechselbar
gekennzeichneten oder ausgestatteten Waren stammten aus Betrieben, die
wirtschaftlich eng verbunden seien (BGE 116 II 365 E. 3a S. 368; 128 III 146 E.
2a S.148 f.; 127 III 160 E. 2a S. 165 f., je mit Hinweisen). Die Gefahr der
Verwechslung mit ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand der
tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in
Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die
Individualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen (vgl. BGE 116 II 365
E. 3a und 4a; Urteil 4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.4, publ. in sic! 3/
2005, S. 221, vgl. auch Urteil 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 6). Das Risiko
von Verwechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche
die in Frage stehenden Zeichen gebraucht werden (Urteil 4P.222/2006 vom 21.
Dezember 2006 E. 3.1, publ. in sic! 5/2007, S. 374; BGE 126 III 315 E. 6b/bb S.
320; 122 III 382 E. 3a S. 387, je mit Hinweisen). Der Bestand eines
prioritätsälteren Zeichens, das sich aufgrund seiner Bekanntheit im Verkehr
durchgesetzt hat, rechtfertigt es, dem jüngeren Wettbewerber Einschränkungen in
Bezug auf die Verwendung seines Zeichens aufzuerlegen, um Verwechslungen zu
vermeiden (Urteil 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 2.2.1, publ. in sic! 4/
2007, S. 287; BGE 128 III 353 E. 4.3.2 S. 364; 125 III 91 E. 3c S. 93; 116 II
614 E. 5d S. 619, vgl. auch Urteil 4A_467/2007 E. 4.2 publi. in sic! 2008, 545
ff.).
3.3. Die Vorinstanz hat für die Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG als
entscheidend erachtet, dass die Beschwerdeführerin nicht aufgezeigt habe, ob
und inwiefern sie im Online-Handel materiell zeitliche Priorität und eine
schutzwürdige Marktposition erworben hatte. Sie erwog, die Beschwerdeführerin
habe ihre ursprüngliche Geschäftstätigkeit im stationären Handel erst im Jahre
2007 auf "die Dienstleistung" Onlinehandel ausgedehnt und erst ab Oktober 2009
die Marke "OTTO's" dafür gebraucht, wobei ihr Umsatz im Geschäftsjahr 2016/
2017 erst rund 2 % des Gesamtumsatzes ausgemacht hatte.
3.4. Die Beschwerdeführerin rügt namentlich, die Vorinstanz habe Art. 3 lit. d
UWG falsch angewandt, indem sie nicht auf ihren Gesamtauftritt im Markt
abgestellt, sondern ihre Beurteilung auf den Onlinevertrieb beschränkt und ihr
entsprechend auch den Beweis für nicht erhebliche Tatsachen auferlegt habe. Sie
bringt vor, mit dieser Beschränkung verkenne die Vorinstanz, dass der Kunde
nicht nach Vertriebskanälen differenziere, sondern z.B. online recherchiere und
dann im Laden kaufe, oder im Ladengeschäft Preisvergleiche anstelle und dann
online kaufe. Sie rügt sodann, dass die Vorinstanz die von ihr ins Recht
gelegte demoskopische Umfrage über den Bekanntheitsgrad ihrer Zeichen völlig
unberücksichtigt gelassen habe. Sie bringt vor, die Vorinstanz hätte
richtigerweise aufgrund der hohen Bekanntheit ihres Zeichens, ihrer
schutzwürdigen Marktposition und ihres jahrzehntelangen Marktvorsprungs eine
Verwechslungsgefahr bejahen müssen, zumal sie 2016/2017 einen Jahresumsatz von
701 Mio. Franken erzielt habe und die 2 % online-Handel davon immerhin 14.7
Mio. Franken ausmachten. Als Verletzung ihres Beweisführungsanspruchs rügt sie,
dass ihre Beweisanträge zu ihrer Präsenz im Internet nicht abgenommen wurden
und die massgebenden Umstände für eine wettbewerbsrechtliche
Verwechslungsgefahr nicht geprüft worden seien.
3.5. Die Rüge der Beschwerdeführerin ist berechtigt, dass wettbewerbsrechtlich
ihre gesamte mit dem umstrittenen Zeichen erworbene Marktposition beachtlich
ist. Danach bestimmt sich nicht nur der von ihr geschaffene Ruf beim Publikum,
sondern auch ihre geschäftlichen Interessen, die durch entsprechende
Verwechslungen beeinträchtigt werden können; von ihrem gesamten Marktauftritt
unter dem umstrittenen Zeichen wird auch die Wahrnehmung bestimmt, welche ihre
Kunden tatsächlich mit dem Zeichen verbinden. Die Vorinstanz hat die Tragweite
des lauterkeitsrechtlichen Verwechslungstatbestands verkannt, wenn sie diese
Gefahr der Verwechslung mit der Begründung nicht prüfte, die Beschwerdeführerin
sei spezifisch im Internet mit ihrem Zeichen kaum oder zu wenig präsent. Zwar
mag die Erwartung des Publikums und die entsprechende Wahrnehmung der Zeichen
in der Weise von dessen Verwendung im Rahmen eines bestimmten Vertriebs geprägt
sein, dass eine Verwechslung angesichts unterschiedlicher Vertriebskanäle
tatsächlich ausgeschlossen werden kann. Die wettbewerbsrechtliche
Verwechslungsgefahr beurteilt sich auch in dieser Hinsicht nach dem
tatsächlichen Gebrauch der Zeichen. Ob dies aber zutrifft, hat die Vorinstanz
nicht geprüft, sondern die Verwechslungsgefahr überhaupt offen gelassen. Der
von den Beschwerdegegnerinnen geplante Marktauftritt unter ihren Zeichen OTTO
und OTTO-VERSAND würde eine Verwechslungsgefahr mit den Waren oder dem
Geschäftsbetrieb der Beschwerdeführerin schaffen, wenn beim Publikum der
Eindruck erweckt würde, die so gekennzeichneten oder vertriebenen Waren
stammten aus dem Betrieb der Beschwerdeführerin. Ob dies zutrifft, ist in
gesamter Würdigung aller Umstände zu beurteilen, die für den durchschnittlich
aufmerksamen Käufer die Individualisierung der gekennzeichneten Produkte
tatsächlich mitprägen.
3.6. Die Vorinstanz hat Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verletzt, indem sie den Markt,
auf den die Beschwerdegegnerinnen ihre Geschäftstätigkeit ausdehnen wollen, auf
einen Verkaufskanal eingeschränkt und dabei die zeitliche Priorität der
Beschwerdeführerin im Marktsegment zu Unrecht verneint hat, in dem die
Beschwerdegegnerinnen unter ihren Kennzeichen auftreten wollen. Sie hat zu
Unrecht nicht geprüft, ob die von den Beschwerdegegnerinnen beabsichtigte
Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art.
3 lit. d UWG schafft. Das Eventualbegehren der Beschwerde ist begründet und die
Sache zu neuer Beurteilung dieser Frage an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Inwiefern in diesem Zusammenhang allerdings dem von der Beschwerdeführerin
befürchteten "Image-Transfer" und somit einer angeblichen Verletzung von Art. 3
Abs. 1 lit. e UWG eigenständige Bedeutung zukommen könnte, legt die
Beschwerdeführerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich.
4.
Die Vorinstanz ist auf das Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin insoweit nicht
eingetreten, als dieses das Verbot der Eröffnung von Ladengeschäften betrifft.
Da die Beschwerdegegnerinnen nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil
keine Ladengeschäfte betreiben und jedenfalls in der Schweiz nicht zu betreiben
beabsichtigen, hat die Vorinstanz das Rechtsschutzinteresse der
Beschwerdeführerin zu Recht verneint. Was diese dagegen vorbringt, erschöpft
sich in einer appellatorischen Kritik an den tatsächlichen Feststellungen, die
den Anforderungen von Art. 97 BGG in Verbindung mit Art. 106 Abs. 2 BGG
offensichtlich nicht genügt (BGE 140 III 16 E.1.3.1 S. 18).
5.
Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, der angefochtene Entscheid ist
aufzuheben und die Sache ist zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück zu
weisen. Angesichts der bloss teilweisen Gutheissung der Beschwerde und des
ungewissen Ausgangs des Verfahrens in der Sache rechtfertigt es sich, die
Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte zu auferlegen und keine
Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 66 Abs. 1 und 68 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, der Entscheid des Obergerichts des
Kantons Luzern vom 26. November 2018 wird aufgehoben und die Sache wird zur
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 12'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte mit Fr.
6'000.-- (den Beschwerdegegnerinnen intern je zur Hälfte) auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Luzern, 1. Abteilung,
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. Mai 2019
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Curchod