I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.177/2019
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_177/2019
Urteil vom 27. August 2019
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Niquille,
Gerichtsschreiber Hug.
Verfahrensbeteiligte
A.________ Inc.,
vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Patrick Troller und Serge Vollmeier,
Beschwerdeführerin,
gegen
B.________ S.A. de C.V.,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub und
Rechtsanwältin Sylvia Anthamatten,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Unzumutbarkeit des Markengebrauchs;
Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 6. März
2019 (HG160175-O).
Sachverhalt:
A.
Die A.________ Inc. (Klägerin, Beschwerdeführerin) ist eine nach dem Recht des
US-amerikanischen Bundesstaates Delaware gegründete Corporation mit Sitz in New
York. Sie ist eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen
C.________-Konzerns sowie weltweit Inhaberin diverser D.________, E.________
und F.________ Marken. Die Firmengruppe bezweckt unter anderem den Verkauf von
Waren im Bereich der Damenmode, insbesondere von Bekleidungsstücken, Schuhen,
Halstüchern, Kopfbedeckungen, Strumpfwaren, Schmuck, (Sonnen-) Brillen, Uhren
und Parfums.
Die B.________ S.A. de C.V. (Beklagte, Beschwerdegegnerin) ist eine
Aktiengesellschaft mexikanischen Rechts mit Sitz in Mexiko-Stadt. Sie bezweckt
unter anderem den Grosshandel mit Modeschmuck, Uhren, Edelsteinen, Edelmetallen
und Tafelsilber. Sie ist Inhaberin der Schweizer Marke Nr. ttt.
B.
Mit Klage vom 30. August 2016 begehrte die A.________ Inc. beim Handelsgericht
des Kantons Zürich, die der B.________ S.A. de C.V. gehörende Schweizer Marke
Nr. ttt sei - unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten -
nichtig zu erklären.
Nachdem ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt worden war und die
Parteien einvernehmlich auf eine Hauptverhandlung verzichtet hatten, erachtete
das Handelsgericht des Kantons Zürich die Sache als spruchreif und wies die
Klage mit Urteil vom 6. März 2019 ab.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Klägerin im Wesentlichen die
Rechtsbegehren, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 6. März
2019 sei aufzuheben und es sei ihre Klage gutzuheissen; eventuell sei die Sache
zur Neubeurteilung an das Handelsgericht des Kantons Zürich zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Antwort, die Beschwerde sei abzuweisen,
soweit darauf einzutreten sei.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich sandte die Akten unter Verzicht auf
Vernehmlassung ein.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein
Rechtsmittel zulässig ist (BGE 141 III 395 E. 2.1 mit Hinweisen).
1.1. Die Beschwerde hat eine Zivilsache zum Gegenstand (Art. 72 BGG), sie
richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90 BGG) eines oberen kantonalen
Gerichts, das als einzige Instanz gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO
entschieden hat (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit
ihren Anträgen unterlegen (Art. 76 BGG), ein Streitwert ist nicht erforderlich
(Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG) und die Beschwerdefrist ist eingehalten (Art. 100
BGG). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42
Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGB) einzutreten.
1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente
noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus
einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit
einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei (Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten
Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist
jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich
stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht
nicht mehr vorgetragen werden (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III 580 E. 1.3;
135 III 397 E. 1.4 S. 400).
2.
Nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren ist eine Marke nur
soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen,
für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich gebraucht wird (vgl. Art. 11
Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 MSchG). Dieses Gebrauchserfordernis entspricht der
wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke und soll gleichzeitig verhindern, dass
Marken quasi auf Vorrat hinterlegt werden (BGE 139 III 424 E. 2.2. S. 426). Bei
Nichtgebrauch ist die Löschungsklage zulässig (BGE 130 III 267 E. 2.2), ausser
wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG).
Macht jemand den Nichtgebrauch glaubhaft, liegt es an der Markeninhaberin den
Gebrauch bzw. wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch zu beweisen (vgl. Art. 12
Abs. 3 MSchG).
Das Handelsgericht erwog, die Beschwerdeführerin habe glaubhaft gemacht, dass
die Beschwerdegegnerin ihre Marke - nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von
fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) - nicht verwendet hatte. Den
Nichtgebrauch erachtete das Handelsgericht allerdings als durch wichtige Gründe
gerechtfertigt, namentlich durch einen Parallelprozess zwischen den Parteien,
worin die Beschwerdeführerin sowohl die Gültigkeit einer der Marken bestreitet,
die vorliegend auch Streitgegenstand bildet, als auch die Verwendung des
Zeichens xxx für Uhren, (Sonnen-) Brillen und weitere Waren der
Beschwerdegegnerin verboten haben will (vgl. das Verfahren vor Bundesgericht
4A_181/2019).
2.1. Die Beschwerdeführerin rügt vorab, die Vorinstanz habe den Sachverhalt
unvollständig festgestellt. Namentlich habe die Vorinstanz mehrere Äusserungen
nicht in den Sachverhalt aufgenommen und in der Folge verkannt, dass die
Beschwerdegegnerin mit ihrem Aussageverhalten zugestanden habe, dass es ihr
zuzumuten sei, die streitgegenständliche Marke zu gebrauchen.
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die
Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene
über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die
Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit
Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen
oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG).
"Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" (BGE 140 III 115 E. 2
S. 117; 135 III 397 E. 1.5). Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt
das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266
mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz
anfechten will, muss klar und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese
Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit
Hinweisen). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit
Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht
berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18).
Wie bereits aus der Rüge und erst recht der entsprechenden Begründung ergeht,
verkennt die Beschwerdeführerin diese Grundsätze einer rechtsgenüglichen
Sachverhaltsrüge. So macht sie selbst einzig geltend, die Vorinstanz habe den
Sachverhalt unvollständig festgestellt, nicht aber, dass die Feststellungen
offensichtlich unvollständig respektive in willkürlicher Weise lückenhaft
seien. Indem die Beschwerdeführerin angibt, die Beschwerdegegnerin habe durch
ihr Aussageverhalten die Zumutbarkeit des Markengebrauchs eingestanden, wendet
sie sich gegen die Würdigung der Aussagen respektive das Beweisergebnis und
damit erneut gegen die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz. Sie beschränkt
sich indes auch in diesem Zusammenhang darauf, dem Beweisergebnis der
Vorinstanz ihre eigene Würdigung der Beweise gegenüber zu stellen. Sie
behauptet weder, die Vorinstanz sei in Willkür verfallen, indem sie keine
Gebrauchsabsicht für die Dauer des Parallelverfahrens feststellte, noch zeigt
sie auf, worin Willkür erblickt werden könnte. Damit kann auf ihre Rüge mangels
hinreichender Begründung nicht eingetreten werden.
Im Übrigen könnte der Vorinstanz ohnehin kein Vorwurf gemacht werden, wenn sie
aus der wenig bestimmten Aussage der Beschwerdegegnerin, sie beabsichtige ihre
Marken im schweizerischen Markt zu benutzen, nicht ableitete, dass diese
generelle Gebrauchsabsicht auch für die Dauer des parallelen Gerichtsverfahrens
gelte. Denn die Beschwerdeführerin übergeht in ihrer Darstellung, dass die
Beschwerdegegnerin gemäss dem festgestellten Prozesssachverhalt ausdrücklich
anfügte, zunächst seien die hängigen Gerichtsverfahren zu Ende zu bringen.
2.2. Die Beschwerdeführerin erblickt sodann eine Verletzung ihres Anspruchs auf
rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 53 ZPO) darin, dass die Vorinstanz
nicht all ihre Einwände und eigene Darstellungen des Sachverhalts im
angefochtenen Urteil wiedergab. Ihre Argumentation greift zu kurz. Denn nach
konstanter Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2 BV wird nicht gefordert, dass sich
das Gericht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes
einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann es sich auf die für
den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41;
141 V 557 E. 3.2.1; 134 I 83 E. 4.1 S. 88; je mit Hinweisen). Diesen
Anforderungen wurde die Vorinstanz gerecht. Sie gab die seitens der
Beschwerdeführerin zitierte Aussage der Beschwerdegegnerin ausdrücklich wieder,
wonach sie "jederzeit, d.h. auch für die Zukunft, eine Gebrauchsabsicht für die
Schweiz habe" und ging insoweit auf das Hauptargument der Beschwerdeführerin
eines angeblichen Zugeständnisses ein. Die Vorinstanz gelangte in der Folge
schlicht zu einem anderen Ergebnis.
Soweit die Beschwerdeführerin eine weitere Gehörsverletzung in den angeblich
mangelhaften Erwägungen der Vorinstanz zur bestrittenen Kausalität zwischen der
Unterlassungsklage und der Einstellung des Markengebrauchs erblickt, verfängt
ihre Argumentation ebenfalls nicht:
Die Vorinstanz führte aus, es könne keine sofortige Einstellung des
Markengebrauchs nach Klageeinreichung gefordert werden. Vielmehr sei es
naheliegend, dass der einstweiligen Einstellung des Warenvertriebs in der
Schweiz ein Entscheidungsprozess vorausging. Vor diesem Hintergrund schloss die
Vorinstanz, dass der fehlende Gebrauch der schweizerischen Marke auf den
hängigen Parallelprozess zurückzuführen ist. Dass die Vorinstanz zur Begründung
ihres Schlusses den Begriff der natürlichen Kausalität nicht ausdrücklich
verwendete, kann ihr nicht vorgeworfen werden. Denn die Begründung ist auch
insoweit zumindest so abgefasst, dass sich die Beschwerdeführerin über die
Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der
Sache an das Bundesgericht weiterziehen konnte. Mithin sind der Begründung die
wesentlichen Überlegungen zu entnehmen, von denen sich das Gericht hat leiten
lassen und auf die sich sein Entscheid stützt (vgl. dazu BGE 141 III 28 E.
3.2.4 S. 41; 141 V 557 E. 3.2.1; 134 I 83 E. 4.1 S. 88; je mit Hinweisen).
2.3. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 12 Abs. 1 MSchG
falsch angewandt.
Mit der Vorinstanz übereinstimmend geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass
nach Art. 12 Abs. 1 MSchG die Inhaberin in den Fällen vor dem Verlust ihres
Markenrechts geschützt sein soll, in denen die Aufnahme des Gebrauchs als
unzumutbar erscheint. Die Beschwerdeführerin stellt ferner zumindest
grundsätzlich nicht in Frage, dass die Einleitung einer Nichtigkeits- und
Unterlassungsklage einen solchen wichtigen Grund zur Nichtverwendung darstellen
kann. Sie behauptet indessen, die Vorinstanz habe für den vorliegenden Fall
missachtet, dass die Beschwerdegegnerin selbst ausgeführt habe, den
Markengebrauch gar ausweiten zu wollen. Es sei widersprüchlich, wenn sich die
Beschwerdegegnerin vor diesem Hintergrund gleichzeitig auf eine angeblich
mangelnde Zumutbarkeit der Benutzung berufe.
Die Beschwerdeführerin verlässt mit dieser Begründung die Feststellungen der
Vorinstanz, welche sich als willkürfrei erwiesen haben (vgl. vorstehend E.
2.1). Sie beschränkt sich im Rahmen ihrer vermeintlich rechtlichen Rüge mithin
im Wesentlichen darauf, tatsächliche Ausführungen zu machen, welche im
angefochtenen Urteil keine Stütze finden. Damit kann sie nicht gehört werden.
Entgegen der Unterstellung der Beschwerdeführerin brachte die
Beschwerdegegnerin bezüglich ihrer grundsätzlichen Markengebrauchsabsicht einen
ausdrücklichen Vorbehalt für die Dauer des parallelen Prozesses an. Werden die
willkürfreien Feststellungen der Vorinstanz dem Urteil des Bundesgerichts
zugrunde gelegt (Art. 105 Abs. 1 BGG), wonach die Beschwerdegegnerin die Marken
aufgrund des - in Anbetracht des Parallelverfahrens - ungewissen Bestands
einstweilig nicht mehr gebrauchen wollte, ist der Argumentation der
Beschwerdeführerin der Boden entzogen.
Nachdem die Beschwerdeführerin schliesslich selbst nicht behauptet, ihre Klage
im Parallelprozess sei von vornherein haltlos, ist weder dargetan noch
ersichtlich, inwiefern es sich hierbei nicht um eine ernsthafte, für die
Beschwerdegegnerin bedrohliche Auseinandersetzung handeln würde.
Dementsprechend hält der Schluss der Vorinstanz, der Beschwerdegegnerin sei es
nicht zuzumuten, die Marke während des rechtshängigen Parallelprozesses zu
verwenden, vor Bundesrecht stand. Dies hat erst recht zu gelten vor dem
Hintergrund, dass die Beurteilung, ob ein wichtiger Grund im Sinne von Art. 4
ZGB vorliegt, einen Ermessensentscheid darstellt, in welchen das Bundesgericht
nur mit Zurückhaltung eingreift (vgl. dazu BGE 141 III 97 E. 11.2; 138 III 443
E. 2.1.3, 669 E. 3.1 S. 671; Urteil 4A_54/2018 vom 11. Juli 2018 E. 3.1; je mit
Hinweisen). Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe Art. 12 Abs. 1
MSchG verletzt, ist unbegründet.
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann. Die
Gerichtskosten sind dementsprechend der unterliegenden Beschwerdeführerin
aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Sie hat die Beschwerdegegnerin, die sich vor
Bundesgericht vernehmen liess, indem sie eine anwaltlich verfasste
Beschwerdeantwort einreichte, ausserdem für das bundesgerichtliche Verfahren zu
entschädigen (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 6'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche
Verfahren mit Fr. 7'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. August 2019
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Hug