I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.467/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[8frIR2ALAGK1]
{T 1/2}
4A_467/2015
Urteil vom 13. Januar 2016
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichterin Hohl,
Gerichtsschreiber Leemann.
Verfahrensbeteiligte
1. Von Roll Holding AG,
2. Von Roll Water Holding AG,
beide vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Conrad Weinmann und Dr. Marco Handle,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
1. vonRoll itec ag,
2. vonRoll hydroservices ag,
3. vonRoll hydro (suisse) ag,
4. vr invest ag,
alle vier vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Adrian Bachmann,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Vertrags-, Marken- und Firmenrecht,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des
Kantons Solothurn, Zivilkammer, vom 7. Juli 2015.
Sachverhalt:
A.
A.a. Die Von Roll-Gruppe, eine der ältesten Industriegruppen der Schweiz,
änderte im Jahre 2003 ihre Konzernstruktur. Grundlage hierzu war ein
Kaufvertrag vom 9. April 2003, mit dem die Von Roll Holding AG, Breitenbach,
(Beschwerdeführerin 1) der vr invest ag (damals vr invest gmbh), Zug,
(Beschwerdegegnerin 4) die Aktien der damaligen Von Roll Infratec Holding AG
(später vonRoll infratec ag) verkaufte. Mitverkauft wurden verschiedene von
dieser direkt gehaltene Gesellschaften bzw. Gesellschaftsbeteiligungen, die
nunmehr allesamt zur vonRoll infratec-Gruppe gehören.
A.b. In Artikel 14 des Kaufvertrags vom 9. April 2003 vereinbarten die
Vertragsparteien unter dem Titel "Firmenführung und Verwendung der Bezeichnung
'Von Roll'" Folgendes:
"Die Von Roll Infratec Holding AG sowie deren vertragsgegenständlichen
Beteiligungsgesellschaften sind und bleiben ohne zeitliche und/oder räumliche
Einschränkungen berechtigt, den Firmenbestandteil 'Von Roll' mit einem
individualisierenden Zusatz beizubehalten.
Desgleichen sind und bleiben die Von Roll Infratec Holding AG und deren
vertragsgegenständlichen Beteiligungsgesellschaften berechtigt, die Bezeichnung
'Von Roll' im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ohne
räumliche und/oder zeitliche Einschränkung weiter zu verwenden. Von Roll [Von
Roll Holding AG] verpflichtet sich, diese Verpflichtung auf einen etwaigen
Rechtsnachfolger zu übertragen, mit der entsprechenden
Weiterüberbindungspflicht.
Von Roll [Von Roll Holding AG] ist insbesondere auch damit einverstanden, dass
vri [vr invest ag] bzw. die Von Roll Infratec Holding AG bzw. eine von dieser
bezeichnete Beteiligungs- oder neue 100%-ige Tochtergesellschaft die
Bezeichnungen VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON ROLL CASTING als
Marken (Wort- und/oder Bildmarke) schützen lässt.
Die Parteien sind sich einig, dass Von Roll [Von Roll Holding AG] und die mit
von Roll verbundenen Unternehmen daneben auch in Zukunft frei sind, die Marke
VON ROLL für sich alleine und/oder mit beliebigen Zusätzen zu verwenden, sofern
sich diese Zusätze gehörig von VON ROLL INFRATEC, VON ROLL HYDROTEC und VON
ROLL CASTING unterscheiden."
Die Von Roll Holding AG und die im Jahre 2004 gegründete vonRoll hydroservices
ag, Oensingen, (Beschwerdegegnerin 2), die zur vonRoll infratec-Gruppe gehört,
schlossen in einem von der Von Roll Holding AG beim Amtsgericht Thal-Gäu
eingeleiteten Verfahren am 7. September 2006 folgenden Vergleich:
"In Bestätigung, Präzisierung und Ergänzung von Art. 14 des Vertrages zwischen
der vr invest gmbh (neu vr invest ag), Zug, und der Von Roll Holding AG,
Gerlafingen, vom 9. April 2003 vereinbaren die Parteien:
1. Die vonRoll infratec ag und ihre bestehenden und zukünftigen Tochter- und
Enkelgesellschaften haben das Recht, den Firmenbestandteil 'vonRoll'
ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen 'infratec', 'hydro', 'casting'
und 'itec' je mit oder ohne einem etwaigen weiteren individualisierenden Zusatz
als Firma und/oder Marke zu verwenden und/oder schützen zu lassen. Zusätzlich
können die Bezeichnungen 'hy', 'rohr', 'pipes', 'tubi', 'tubes', 'tuyeaux',
'valves', 'valvole', 'valvi' und 'schieber' mit oder ohne etwaigen weiteren
individualisierenden Zusätzen in Verbindung mit vonRoll als Markenbestandteile
geschützt werden.
2. Die Beklagte [vonRoll hydroservices ag] verpflichtet sich für sich und die
mit ihr verbundenen Unternehmen dafür zu sorgen,
a) dass ihre Firmen, namentlich vonRoll projects gmbh, vonRoll trading ag,
vonRoll investment ag und vonRoll pipesystems ag ihre Firma und ihren Auftritt
(Reklameaufschriften, Prospekte, etc.) bis 31. Oktober 2006 dergestalt ändern,
dass sie nicht mehr in Widerspruch zu Ziffer 1 hiervor stehen;
b) dass sämtliche registrierten und/oder nicht registrierten Marken, welche
nicht mit den Regelungen gemäss Ziffer 1 hiervor übereinstimmen, ab sofort
nicht mehr gebraucht bzw. bis 31. Oktober 2006 in den entsprechenden
Markenregistern gelöscht werden.
3. Die Beklagte [vonRoll hydroservices ag] ist dafür besorgt, dass bis 30.
September 2006 die schriftlichen Zustimmungen und Anerkennungen dieses
Vergleiches durch die vr invest ag, Zug, und die vonRoll infratec ag,
Oensingen, vorliegen.
4. Die Klägerin [Von Roll Holding AG] verpflichtet sich, die vorliegende Klage
und weitere hängige Verfahren zurück zu ziehen, wenn Ziffer 2 und 3 hiervor bis
31. Oktober 2006 nachweislich erfüllt sind.
-."
A.c. Die Von Roll Holding AG ist unter anderem Inhaberin der am 18. März 1980
bzw. 25. Mai 2005 hinterlegten Wortmarken "VON ROLL" (Nr. 2P-305935 und Nr.
539404) und der am 16. November 2011 im schweizerischen Markenregister
eingetragenen Marke "VON ROLL WATER" (Nr. 622579). Die Gesellschaften der
vonRoll infratec-Gruppe haben ihrerseits die Marken "VONROLL HYDRO" (Nr.
P-528761), "VON ROLL HYDROTEC" (Nr. P-515017), "VONROLL HYDROSERVICES" (Nr.
P-530199) und "VONROLL HYDROBOX" (Nr. P-537766) eintragen lassen.
B.
B.a. Die Von Roll Holding AG und ihre im Jahre 2010 gegründete
Tochtergesellschaft Von Roll Water Holding AG (Beschwerdeführerin 2) klagten am
17. Dezember 2012 beim Obergericht des Kantons Solothurn gegen die vonRoll itec
ag, Oensingen, (Beschwerdegegnerin 1), im Wesentlichen mit den Rechtsbegehren,
diese sei zu verpflichten, gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen
sämtliche erforderlichen Erklärungen abzugeben, um die Domainnamen
"vonroll-water.ch", "vonroll-water.com", "vonroll-aqua.ch" und
"vonroll-aqua.com" vorbehalts- und entschädigungslos auf die Von Roll Holding
AG zu übertragen, eventualiter zu löschen. Zudem sei der vonRoll itec ag unter
Androhung der Bestrafung ihrer Organe für den Zuwiderhandlungsfall mit
sofortiger Wirkung zu verbieten, andere als die laut Vergleich vom 7. September
2006 zulässigen Kennzeichen mit dem Bestandteil "Von Roll" zu verwenden.
Am 28. Januar 2013 klagten die vonRoll hydroservices ag und die vonRoll hydro
(suisse) ag (Beschwerdegegnerin 3), die beide zur vonRoll infratec-Gruppe
gehören, beim Obergericht des Kantons Solothurn gegen die Von Roll Water
Holding AG mit dem Antrag, es sei dieser zu verbieten, die Firma "Von Roll
Water Holding AG" zu führen.
Am 6. Mai 2013 klagte zudem die vr invest ag gegen die Von Roll Holding AG und
beantragte, diese sei zu verpflichten, die Marke "VON ROLL WATER" (Nr. 622579)
zu löschen.
B.b. Mit Urteil vom 14. Juli 2014 hiess das Obergericht des Kantons Solothurn
die Klage der Von Roll Holding AG und der Von Roll Water Holding AG gut und
verpflichtete die vonRoll itec AG unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe
für den Zuwiderhandlungsfall, binnen 30 Tagen seit Rechtskraft des Urteils
gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen sämtliche erforderlichen
Erklärungen abzugeben, um die Domainnamen "vonroll-water.ch",
"vonroll-water.com", "vonrollaqua.ch" und "vonroll-aqua.com" vorbhehalts- und
entschädigungslos auf die Von Roll Holding AG zu übertragen. Zudem verbot es
der vonRoll itec ag unter Strafandrohung mit sofortiger Wirkung, andere als die
laut Vergleich vom 7. September 2006 zulässigen Kennzeichen mit dem Bestandteil
"Von Roll" zu verwenden.
Demgegenüber wies das Obergericht die beiden Klagen der vonRoll hydroservices
ag und der vonRoll hydro (suisse) ag sowie der vr invest ag ab.
B.c. Mit Urteil 4A_553/2014 vom 17. Februar 2015 hiess das Bundesgericht eine
von vonRoll itec ag, vonRoll hydroservices ag, vonRoll hydro (suisse) ag und vr
invest ag gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde teilweise gut, es hob das
angefochtene Urteil vom 14. Juli 2014 auf und wies die Sache zu neuer
Beurteilung an die Vorinstanz zurück.
Das Bundesgericht erwog, die Vorinstanz habe die massgebenden Bestimmungen des
Kaufvertrags vom 9. April 2003 und der Vergleichsvereinbarung vom 7. September
2006 unzutreffend ausgelegt, weshalb sie die vertraglich zugesicherte gehörige
Unterscheidbarkeit der strittigen Kennzeichen nach Rückweisung der Streitsache
unter Berücksichtigung kennzeichenrechtlicher Grundsätze erneut zu beurteilen
habe. Damit war auch der Gutheissung der Klage (der heutigen
Beschwerdeführerinnen) auf Übertragung, eventualiter Löschung der aufgeführten
Domainnamen, welche mit einem Verweis auf die entsprechenden Erwägungen
begründet wurde, die Grundlage entzogen, womit die Vorinstanz über diese
Klagebegehren ebenfalls erneut zu befinden hatte.
B.d. Nach erfolgter Rückweisung wies das Obergericht des Kantons Solothurn die
Klage der Von Roll Holding AG und der Von Roll Water Holding AG mit Urteil vom
7. Juli 2015 ab (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber hiess es die Klagen der
vonRoll hydroservices ag, vonRoll hydro (suisse) ag und vr invest ag gut und
verbot der Von Roll Water Holding AG mit Wirkung ab dem 31. Tag nach
Rechtskraft des Urteils, die Firma "Von Roll Water Holding AG" zu führen, unter
Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Verstosses gegen Art. 292
StGB (Dispositiv-Ziffer 2). Zudem verpflichtete es die Von Roll Holding AG
unter Strafandrohung, die Marke "VON ROLL WATER" (Nr. 622579) innert 10 Tagen
nach Rechtskraft des Urteils zu löschen (Dispositiv-Ziffern 3 und 4). Ausserdem
setzte es die Prozesskosten für das Verfahren der (abgewiesenen) Klage der
Beschwerdeführerinnen (Dispositiv-Ziffern 5 und 6) sowie die Kosten und
Entschädigungen für die Verfahren der (gutgeheissenen) Klagen der
Beschwerdegegnerinnen (Dispositiv-Ziffern 7-10) fest.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragen die Beschwerdeführerinnen dem
Bundesgericht, es sei das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 7.
Juli 2015 aufzuheben, es sei ihre Klage gutzuheissen und es seien die Klagen
der Beschwerdegegnerinnen 2-4 abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zu neuer
Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerinnen und die Vorinstanz beantragen die Abweisung der
Beschwerde.
Die Beschwerdeführerinnen haben dem Bundesgericht am 18. November 2015 eine
Replik, die Beschwerdegegnerinnen am 4. Dezember 2015 eine Duplik eingereicht.
D.
Mit Verfügung vom 16. September 2015 erteilte das Bundesgericht der Beschwerde
superprovisorisch die aufschiebende Wirkung.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein
Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit
Hinweisen).
1.1. Es geht um Zivilrechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem
Eigentum bzw. über den Gebrauch einer Firma. Dafür sieht das Bundesrecht (Art.
5 Abs. 1 lit. a und c ZPO [SR 272]) eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 75
Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen, die sich gegen einen
Endentscheid (Art. 90 BGG) richtet, ist demnach unabhängig vom Streitwert
zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG).
Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist - unter
Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2
BGG) - auf die Beschwerde einzutreten.
1.2. Nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sind sowohl dieses
selbst als auch die kantonalen Instanzen an die rechtliche Beurteilung, mit der
die Rückweisung begründet wurde, gebunden. Wegen dieser Bindung der Gerichte
ist es ihnen wie auch den Parteien (abgesehen von allenfalls zulässigen Noven)
verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen
Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu
prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt
nicht in Erwägung gezogen worden waren (BGE 135 III 334 E. 2 S. 335 f. mit
Hinweisen).
1.3. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente
noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus
einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit
einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Mit Blick auf die Begründungspflicht des Beschwerdeführers (Art. 42 Abs. 1 und
2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern
die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls
nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden
rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr
vorgetragen werden (BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 137 III 580 E. 1.3; 135 III
397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung
von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das
Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde
präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG).
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG, dass
die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im
Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Der Beschwerdeführer
soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im
kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner
Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz
ansetzen (BGE 140 III 86 E. 2 S. 89, 115 E. 2 S. 116). Die Begründung hat
ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis auf
Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus.
Für die Beschwerdeantwort gelten dieselben Begründungsanforderungen (BGE 140
III 115 E. 2 S. 116).
1.4. Der Beschwerdeschrift lässt sich hinsichtlich des Klagebegehrens der
Beschwerdeführerinnen, wonach der Beschwerdegegnerin 1 unter Strafandrohung mit
sofortiger Wirkung zu verbieten sei, andere als die laut Vergleich vom 7.
September 2006 zulässigen Kennzeichen mit dem Bestandteil 'Von Roll' zu
verwenden, keine hinreichende Begründung entnehmen. Das Unterlassungsbegehren
wird von den Beschwerdeführerinnen nur ganz beiläufig im Zusammenhang mit den
von ihr beanstandeten Domainnamen erwähnt. Ohnehin verkennen die
Beschwerdeführerinnen, dass Unterlassungsklagen auf das Verbot eines genau
umschriebenen Verhaltens gerichtet sein müssen (BGE 131 III 70 E. 3.3 S. 73 mit
Hinweisen); ihrem Begehren fehlt es sowohl hinsichtlich der betroffenen Zeichen
als auch in Bezug auf die zu unterlassenden Handlungen an der erforderlichen
Bestimmtheit.
2.
Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, die Vorinstanz sei zu Unrecht davon
ausgegangen, dass zwischen der Firma "Von Roll Water Holding AG" bzw. der Marke
"VON ROLL WATER" einerseits und den Firmen "vonRoll hydroservices ag" und
"vonRoll hydro (suisse) ag" bzw. der prioritätsälteren Marke "VON ROLL HYDRO"
andererseits eine Verwechslungsgefahr bestehe.
2.1. Die Vorinstanz prüfte, ob zwischen den aufgeführten Zeichen unter
Berücksichtigung kennzeichenrechtlicher Grundsätze eine Verwechslungsgefahr
besteht, wobei sie darauf hinwies, dass sich die Prüfung der
Verwechslungsgefahr insbesondere auf den Sinngehalt der verwendeten Zusätze zu
beziehen habe. Sie erwog, "VON ROLL WATER" und "VON ROLL HYDRO" stimmten im
ersten Zeichenbestandteil ("Von ROLL") vollständig überein. Die Zusätze "HYDRO"
und "WATER" unterschieden sich im Wortklang und auch im Schriftbild. Der
Sinngehalt der beiden Zusätze sei dagegen identisch: "Water" sei die englische
und "Hydro" (ursprünglich "hýdor") die altgriechische Übersetzung von "Wasser".
Dass es sich um Übersetzungen handle, ändere nichts an der Identität der
Zusätze. Die Übereinstimmung springe nicht nur beim englischen Wort "water" ins
Auge; auch das altgriechische "hydro" werde landläufig mit "Wasser"
gleichgesetzt. Zwar sei Altgriechisch keine von breiten Teilen der Bevölkerung
beherrschte Sprache; Beispiele wie "Hydrant", "Dehydrieren", "Hydrologie" oder
"Hydrokultur" zeigten aber anschaulich auf, wie "hydro" in den deutschen
Sprachschatz Aufnahme gefunden habe und immer wieder anzutreffen sei. "Water"
und "Hydro" seien sowohl für den Durchschnittsschweizer allgemein als auch für
den durchschnittlichen Abnehmer (in der Wasserbranche) verwechselbar.
Der von den Beschwerdeführerinnen verwendete Zusatz "Water" unterscheide sich
nicht hinreichend von "Hydro". Die Ähnlichkeit dieser Zusätze - beide Synonyme
für Wasser - sei derart gross, dass die Unterschiede im Schriftbild und
Wortklang keine Rolle mehr spielten. Die Firma "Von Roll Water Holding AG" und
das Zeichen "VON ROLL WATER" seien daher mit der prioritätsälteren Marke "VON
ROLL HYDRO" und den Firmen "vonRoll hydroservices ag" und "vonRoll hydro
(suisse) ag" verwechselbar, weshalb der Von Roll Water Holding AG zu verbieten
sei, diese Firma zu führen, und die Marke "VON ROLL WATER" (Nr. 622579) der
Beschwerdeführerin 1zu löschen sei.
2.2.
2.2.1. Die Beschwerdeführerinnen weisen grundsätzlich zutreffend darauf hin,
dass sich die Frage, ob sich die von den Parteien geführten Zeichen hinreichend
voneinander unterscheiden, in erster Linie nach den abgeschlossenen
Vereinbarungen vom 9. April 2003 und vom 7. September 2006 bestimmt. Gemäss dem
bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid ist den Gesellschaften der Von
Roll-Gruppe nach der vertraglichen Regelung die Verwendung nicht nur
identischer, sondern auch ähnlicher Zusätze verboten; damit soll eine
Verwechslungsgefahr aufgrund der verwendeten Zusätze vermieden werden. Diese
lässt sich nach dem Rückweisungsentscheid insofern nicht ohne Weiteres nach
markenrechtlichen Grundsätzen beurteilen, als beide Unternehmensgruppen nach
der vertraglichen Regelung den Bestandteil "Von Roll" weiterhin benutzen
dürfen, weshalb sich eine Verwechslungsgefahr aus den verwendeten Zusätzen
ergeben muss. Die Beurteilung soll sich jedoch an den kennzeichenrechtlichen
Grundsätzen orientieren, weshalb das vertragliche Erfordernis der gehörigen
Unterscheidbarkeit der Zeichen nicht auf das Schrift- und Klangbild beschränkt
ist, sondern nach objektivierter Vertragsauslegung auch der Sinngehalt der
fraglichen Zusätze zu berücksichtigen ist (Urteil 4A_553/2014 vom 17. Februar
2015 E. 2.2.3).
2.2.2. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat die Vorinstanz
nicht verkannt, dass sich die vertraglich zugesicherte gehörige
Unterscheidbarkeit der strittigen Zeichen aufgrund der verwendeten Zusätze
bestimmt. Entsprechend hat sie die fraglichen Zusätze einander
gegenübergestellt und dabei kennzeichenrechtliche Kriterien, so insbesondere
den Sinngehalt der verwendeten Zusätze, berücksichtigt. Entgegen dem, was die
Beschwerdeführerinnen anzunehmen scheinen, ist in diesem Vorgehen kein
Widerspruch zu den Vorgaben im bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid zu
erkennen.
Ebenso wenig kann den Beschwerdeführerinnen gefolgt werden, wenn sie sich auf
den Standpunkt stellen, die Vorinstanz hätte aufgrund des vertraglichen
Charakters der Verpflichtung zur gehörigen Unterscheidbarkeit der Zeichen davon
ausgehen müssen, dass bei der Beurteilung der Zulässigkeit der verwendeten
Zusätze zum Zeichen "VON ROLL" ein besonders "milder Massstab" anzulegen sei.
Zwar trifft zu, dass sich die gebotene Unterscheidbarkeit aufgrund des
Umstands, dass nach der vertraglichen Vereinbarung beide Unternehmensgruppen
den Bestandteil "Von Roll" benutzen dürfen, nicht ohne Weiteres nach
markenrechtlichen Grundsätzen beurteilen lässt, sondern sich aus den
verwendeten Zusätzen ergeben muss (vgl. bereits Urteil 4A_553/2014 vom 17.
Februar 2015 E. 2.2.3). Insoweit weisen die Beschwerdeführerinnen zu Recht
darauf hin, dass sich eine Verwechslungsgefahr im kennzeichenrechtlichen Sinn
bei einem Vergleich der Zeichen in ihrer Gesamtheit - d.h. unter Einbezug nicht
zur der Zusätze, sondern auch des kennzeichnungskräftigen Bestandteils "VON
ROLL" - kaum vermeiden lässt. Entgegen ihrer Ansicht lässt sich daraus jedoch
nicht ableiten, dass an die Beurteilung der gebotenen Unterscheidbarkeit ein
besonders "milder Massstab" anzulegen wäre. Das Bundesgericht hat im Übrigen
bereits in seinem Rückweisungsentscheid darauf hingewiesen, dass eine
objektivierte Auslegung von Art. 14 des Kaufvertrags vom 9. April 2003 kein
enges Verständnis des Erfordernisses der gehörigen Unterscheidbarkeit zulässt
(Urteil 4A_553/2014 vom 17. Februar 2015 E. 2.2.3 a.E.). Aus den vertraglichen
Vereinbarungen zwischen den Parteien geht nicht hervor, dass hinsichtlich der
gebotenen Unterscheidbarkeit der strittigen Zeichen zugunsten der
Beschwerdeführerinnen ein "milder Massstab" anzuwenden wäre, weshalb die
Vorinstanz ihrer Beurteilung zu Recht keinen solchen zugrunde legte, sondern
zutreffend darauf abstellte, dass sich die von ihnen verwendeten Zusätze
deutlich von dem den Beschwerdegegnerinnen zugestandenen Zusatz "HYDRO" zu
unterscheiden haben.
2.2.3. Die Beschwerdeführerinnen erliegen selber einer rein
kennzeichenrechtlichen Betrachtungsweise, wenn sie in ihrer weiteren
Beschwerdebegründung vorbringen, die Zusätze "HYDRO", "WATER" und "AQUA" seien
allesamt beschreibend und damit gerade nicht schutzfähig bzw. monopolisierbar,
und sich in der Folge darauf berufen, dass eine Übereinstimmung zweier Zeichen
ausschliesslich in gemeinfreien Zeichenbestandteilen keine kennzeichenrechtlich
relevante Zeichenähnlichkeit bzw. Verwechslungsgefahr schaffe. Die
Beschwerdeführerinnen sicherten vertraglich gerade zu, dass sich ihre Zeichen
aufgrund der verwendeten Zusätze zu "VON ROLL" gehörig vom Zeichen "VON ROLL
HYDRO" bzw. von den Firmen "vonRoll hydroservices ag" und "vonRoll hydro
(suisse) ag" der Beschwerdegegnerinnen unterscheiden. Wie das Bundesgericht in
seinem Rückweisungsentscheid klarstellte, ist dabei auch der Sinngehalt der
fraglichen Zusätze zu berücksichtigen (Urteil 4A_553/2014 vom 17. Februar 2015
E. 2.2.3 a.E.). Die Vorinstanz hat demnach zutreffend untersucht, ob der von
den Beschwerdeführerinnen verwendete Zusatz "Water" diesen Vorgaben genügt.
Die Vorinstanz wies darauf hin, dass sich "Water" und "Hydro" zwar im Wortklang
wie auch im Schriftbild unterschieden, stellte jedoch fest, dass der Sinngehalt
der beiden Zusätze identisch sei, indem "Water" die englische und "Hydro" die
altgriechische Übersetzung von "Wasser" sei. Sie hat gestützt darauf zutreffend
erwogen, dass sich der Zusatz "Water", bei dem es sich lediglich um eine
Übersetzung mit identischem Sinngehalt handelt, nicht gehörig von "Hydro"
unterscheidet. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht vermögen die
Unterschiede im Schriftbild und im Wortklang die identische Bedeutung nicht zu
neutralisieren. Der Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen,
wenn sie die - vom Durchschnittsadressaten erkennbare - blosse Übersetzung
eines der Gegenseite vertraglich zugestandenen Zusatzes nach den vertraglichen
Vorgaben als nicht genügend unterscheidbar und damit als unzulässig erachtet
hat. Entsprechend sind die Beschwerdeführerinnen nach den abgeschlossenen
Vereinbarungen vom 9. April 2003 und vom 7. September 2006nicht berechtigt, die
Marke "VON ROLL WATER" bzw. die Firma "Von Roll Water Holding AG" zu führen.
Das von der Vorinstanz ausgesprochene Verbot, diese Firma zu führen, und die
angeordnete Löschung der erwähnten Marke (Dispositiv-Ziffern 2-4) sind demnach
nicht zu beanstanden.
3.
Die Beschwerdeführerinnen bringen weiter vor, die Vorinstanz habe ihre Klage
auf Übertragung, eventualiter auf Löschung der Domainnamen "vonroll-water.ch",
"vonroll-water.com", "vonroll-aqua.ch" und "vonroll-aqua.com" zu Unrecht
abgewiesen.
3.1. Die Vorinstanz begründete die Abweisung der Klage auf Übertragung,
eventualiter auf Löschung der aufgeführten Domainnamen damit, dass die
Beschwerdeführerinnen diese auf die Zulässigkeit ihrer Firma "Von Roll Water
Holding AG" bzw. der Marke "VON ROLL WATER" gestützt hätten. Nachdem sich
ergeben habe, dass die Beschwerdeführerin 1 die Marke "VON ROLL WATER" zu
löschen habe und der Beschwerdeführerin 2 verboten werde, die Firma "Von Roll
Water Holding AG" zu führen, sei auch die Grundlage für die Klage betreffend
Domainnamen dahingefallen, weshalb diese abzuweisen sei.
3.2.
3.2.1. Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, die vorinstanzliche Feststellung,
wonach sie ihre Klage (einzig) auf ihre Firma "Von Roll Water Holding AG" bzw.
ihre Marke "VON ROLL WATER" gestützt hätte, sei offensichtlich unrichtig. Wie
sie unter Hinweis auf ihre Klageschrift vom 17. Dezember 2012 zutreffend
aufzeigen, haben sie ihre Klage entgegen der vorinstanzlichen Annahme auf
Vertrags-, Marken-, Firmen- und Lauterkeitsrecht gestützt und haben sich
insbesondere auch auf eine Verletzung der abgeschlossenen Vereinbarungen vom 9.
April 2003 und vom 7. September 2006 berufen. Die Erwägung der Vorinstanz ist
zudem insoweit widersprüchlich, als sie in ihrem ersten Entscheid vom 14. Juli
2014 noch ausgeführt hatte, die Verwendung der streitigen vier Domainnamen, die
alle das prägende Element "Von Roll" enthielten, verletze neben dem Marken- und
dem Firmenrecht der heutigen Beschwerdeführerinnen auch die beiden
abgeschlossenen Vereinbarungen. Ausserdem legen die Beschwerdeführerinnen
zutreffend dar, dass sie ihren Klageanspruch auch auf ihre am 18. März 1980
bzw. 25. Mai 2005 hinterlegte Wortmarke "VON ROLL" (Nr. 2P-305935 und Nr.
539404) gestützt haben.
Die Vorinstanz hat damit zu Unrecht unter Hinweis auf die von ihr verbotene
Firma "Von Roll Water Holding AG" und die zu löschende Marke "VON ROLL WATER"
auf eine Prüfung der weiteren Anspruchsgrundlagen verzichtet. Nachdem sich
ergeben hat, dass den Beschwerdeführerinnen die Verwendung von Zeichen, die aus
einer Kombination von "VON ROLL" und blossen Übersetzungen von "Hydro"
bestehen, vertraglich nicht gestattet ist, wäre es ihnen allerdings auch nicht
erlaubt, Domainnamen mit den Bestandteilen "VON ROLL WATER" und "VON ROLL AQUA"
selbst zu gebrauchen. Ein Anspruch auf Übertragung der strittigen Domainnamen
fällt daher ausser Betracht (vgl. Urteil 4A_39/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1
betr. Übertragung einer Marke). Zu beurteilen bleibt damit, ob den
Beschwerdeführerinnen entsprechend ihrem Eventualbegehren ein Anspruch auf
Löschung der Domainnamen gegenüber der Beschwerdegegnerin 1 zusteht.
3.2.2. Die Beschwerdeführerinnen werfen der Vorinstanz vor, sie sei
fälschlicherweise davon ausgegangen, dass ein zwingender Konnex bestehe
zwischen der Frage, ob sie die Firma "Von Roll Water Holding AG" bzw. die Marke
"VON ROLL WATER" verwenden dürfen, und derjenigen, ob die Beschwerdegegnerin 1
zur Verwendung der Domainnamen mit dem Bestandteil "VON ROLL WATER" bzw. "VON
ROLL AQUA" berechtigt sei. Sie bringen zu Recht vor, dass ihre fehlende
Berechtigung, die erwähnten Zeichen zu verwenden, nicht ohne Weiteres zur
Berechtigung der Beschwerdegegnerinnen führt, die strittigen Domainnamen zu
gebrauchen. Wie das Bundesgericht bereits in seinem Rückweisungsentscheid (E.
2.2.4) hervorhob, sind die Verpflichtung der Beschwerdeführerinnen und die
Berechtigung der Beschwerdegegnerinnen insoweit auseinanderzuhalten. Entgegen
der Ansicht der Beschwerdegegnerinnen führt die Gutheissung ihrer Klagen daher
nicht notwendigerweise zur Abweisung der Klage der Beschwerdeführerinnen; aus
dem bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid lässt sich keine entsprechende
Einschränkung des Prüfungsauftrags hinsichtlich dieser Klage entnehmen (E.
2.2.6). Ob die Beschwerdegegnerinnen zum Gebrauch der Domainnamen berechtigt
sind, ist zunächst anhand der Vereinbarungen vom 9. April 2003 und vom 7.
September 2006 zu beurteilen. Im Gegensatz zum ersten Beschwerdeverfahren
4A_553/2014 stellt die Beschwerdegegnerin 1 die Bindungswirkung dieser Verträge
und damit ihre Passivlegitimation im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht
mehr in Frage.
3.2.3. Mit welchen Zusätzen die Beschwerdegegnerinnen das Zeichen "VON ROLL"
verwenden dürfen, wird in Artikel 14 des Kaufvertrags vom 9. April 2003 und in
Ziffern 1 und 2 des Vergleichs vom 7. September 2006 geregelt. In Ziffer 1 des
Vergleichs werden die für sie zulässigen Zusätze zu "VON ROLL" einzeln
aufgezählt: "infratec", "hydro", "casting" und "itec" (je mit oder ohne einem
allfälligen weiteren individualisierenden Zusatz) als Firma und/oder Marke
sowie zusätzlich "hy", "rohr", "pipes", "tubi", "tubes", "tuyeaux", "valves",
"valvon", "valvi" und "schieber" (mit oder ohne etwaigen weiteren Zusätzen) als
Markenbestandteile. Wie die Beschwerdeführerinnen zutreffend vorbringen,
spricht bereits der Wortlaut des Vergleichs ("den Firmenbestandteil 'vonRoll'
ausschliesslich in Verbindung mit den Zusätzen... [Hervorhebung hinzugefügt]")
- abgesehen von den zugelassenen "weiteren individualisierenden Zusätzen" - für
eine abschliessende Regelung. Darauf weist auch der Umstand hin, dass
verschiedene Übersetzungen zugelassener Zusätze eigens aufgeführt werden,
während eine Übersetzung von "hydro" ins Englische ("water") oder ins
Lateinische ("aqua") in der Aufzählung fehlt. Für eine abschliessende
Aufzählung spricht zudem der verfolgte Zweck der Regelung, die parallele
Verwendung des Bestandteils "VON ROLL" durch die beiden Unternehmensgruppen
klar festzulegen, wie auch die vertraglich vorgesehene strenge Umsetzung der
Bestimmung innert vorgegebener Frist (Ziffer 2 lit. a), die bei der von den
Beschwerdegegnerinnen vertretenen weitergehenden - und damit weit weniger
klaren - Umschreibung der ihr gestatteten Kombinationen (von der nicht nur die
aufgeführten, sondern sämtliche Zeichen erfasst würden, die mit den
aufgeführten Zeichen verwechselbar sind) ihres Sinnes entleert würde.
Bei Ziffer 1 des Vergleichs vom 7. September 2006 handelt es sich demnach nach
zutreffender Auslegung um eine abschliessende Aufzählung. Die
Beschwerdeführerinnen bringen zu Recht vor, dass sich die Zusätze "WATER" und
"AQUA" zu "VON ROLL" darin nicht finden, weshalb den Beschwerdegegnerinnen die
Verwendung entsprechender Zeichen gemäss dem Vergleich nicht gestattet ist. Aus
Ziffer 2 lit. a des Vergleichs geht zudem hervor, dass ihnen die Verwendung
entsprechender Zeichenverbindungen nicht nur in Form einer Firma oder einer
Marke verboten ist, sondern dass solche vom gesamten Auftritt der
Beschwerdegegnerinnen fernzuhalten sind. Die Beschwerdeführerinnen machen daher
zu Recht geltend, dass den Beschwerdegegnerinnen - und damit insbesondere der
Beschwerdegegnerin 1 - die Verwendung der Domainnamen "vonroll-water.ch",
"vonroll-water.com", "vonroll-aqua.ch" und "vonroll-aqua.com" nach der
vertraglichen Regelung verboten ist und diese entsprechend zu löschen sind.
Damit braucht nicht vertieft zu werden, ob sich die eventualiter beantragte
Löschung dieser Domainnamen gegenüber der Beschwerdegegnerin 1 auch auf die
behauptete Verletzung der Wortmarken "VON ROLL" (Nr. 2P-305935 und Nr. 539404)
stützen liesse.
Die Klage auf Löschung der strittigen Domainnamen ist entsprechend
gutzuheissen.
4.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde sind Dispositiv-Ziffern 1, 5 und 6 des
angefochtenen Urteils vom 7. Juli 2015 aufzuheben und es ist die
Beschwerdegegnerin 1 unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB
(Bestrafung mit Busse) für den Zuwiderhandlungsfall zu verpflichten, binnen 30
Tagen gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen sämtliche Erklärungen
abzugeben, die erforderlich sind, um die Domainnamen "vonroll-water.ch",
"vonroll-water.com", "vonroll-aqua.ch" und "vonroll-aqua.com" vorbehalts- und
entschädigungslos zu löschen.
Im Weiteren ist die Beschwerde abzuweisen. Die Sache wird hinsichtlich der
Klage der Beschwerdeführerinnen zur Neuregelung der Kosten- und
Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz
zurückgewiesen. Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um Erteilung der
aufschiebenden Wirkung bzw. um Anordnung vorsorglicher Massnahmen
gegenstandslos.
Die Beschwerdeführerinnen dringen mit ihren Begehren nur teilweise durch und es
erscheint gerechtfertigt, die Gerichtskosten für das bundesgerichtliche
Beschwerdeverfahren den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen sowie auf eine
Zusprechung von Parteientschädigungen zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 sowie Art.
68 Abs. 1 und 2 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde werden Dispositiv-Ziffern 1, 5 und 6
des Urteils des Obergerichts des Kantons Solothurn vom 7. Juli 2015 aufgehoben
und es wird die vonRoll itec ag unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB
(Bestrafung mit Busse) für den Zuwiderhandlungsfall verpflichtet, binnen 30
Tagen gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen sämtliche Erklärungen
abzugeben, die erforderlich sind, um die Domainnamen "vonroll-water.ch",
"vonroll-water.com", "vonroll-aqua.ch" und "vonroll-aqua.com" vorbehalts- und
entschädigungslos zu löschen.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Sache wird hinsichtlich der Klage der Beschwerdeführerinnen zur Neuregelung
der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die
Vorinstanz zurückgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 10'000.-- werden den Beschwerdeführerinnen und den
Beschwerdegegnerinnen je zur Hälfte auferlegt.
4.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Solothurn,
Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Januar 2016
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Kiss
Der Gerichtsschreiber: Leemann
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