I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.443/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_443/2012
Urteil vom 5. Februar 2013
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterin Kiss,
Bundesrichterin Niquille,
Gerichtsschreiber Leemann.
Verfahrensbeteiligte
Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössische Oberzolldirektion,
vertreten durch Rechtsanwälte
Peter Widmer und Cyrill Rieder,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________ GmbH,
vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. Mathis Berger,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Patentverletzung; Zuständigkeit,
Beschwerde gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 7. Juni 2012.
Sachverhalt:
A.
Die X.________ GmbH (Klägerin, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in I.________
(Deutschland) ist als Technologie- und Dienstleistungsunternehmen insbesondere
im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik tätig. Sie ist Inhaberin des europäischen
Patents EP xxx. Die Schweiz ist ein Benennungsland dieses Patents.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft (Beklagte, Beschwerdeführerin) erhebt seit
dem 1. Januar 2001 über die Eidgenössische Zollverwaltung die in Art. 85 BV
vorgesehene leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) nach den
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1997 über eine
leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG; SR
641.81). Die Abgabe wird auf den im In- und Ausland immatrikulierten schweren
Motorfahrzeugen und Anhängern für den Güter- oder den Personentransport erhoben
(Art. 3 SVAG), wobei sich die Höhe der Abgabe nach dem höchstzulässigen
Gesamtgewicht des Fahrzeugs und den gefahrenen Kilometern bemisst (Art. 6 Abs.
1 SVAG)
Bei den inländischen Fahrzeugen wird die Abgabe mit einem von der
Zollverwaltung zugelassenen elektronischen Messgerät ermittelt. Das
Erfassungsgerät (sog. On-Board-Unit) ermittelt und registriert die massgebende
Fahrleistung; es wird von der Oberzolldirektion kostenlos abgegeben und ist vom
Motorfahrzeughalter auf eigene Kosten einzubauen. Dabei wird das
Erfassungsgerät mit dem Fahrtenschreiber des Fahrzeugs gekoppelt. Da
insbesondere die inländischen Fahrzeuge sehr lange in der Schweiz unterwegs
sein können, ohne jemals an die Landesgrenze zu kommen, stehen an gewissen
Stellen des schweizerischen Autobahnnetzes ortsfeste Kontrollanlagen (sog.
Baken), die mit den On-Board-Units kommunizieren. Für die in der Schweiz
immatrikulierten Fahrzeuge ist die Installation einer On-Board-Unit
obligatorisch; bei ausländischen Lastwagen kann das Gerät auf freiwilliger
Basis eingesetzt werden. Die Fahrzeuge werden von den ortsfesten
Kontrollanlagen erfasst, wobei die Daten der On-Board-Unit über eine
Funkverbindung ausgelesen und mit den von der Anlage elektronisch gemessenen
Daten automatisch verglichen werden.
Die beklagte Eidgenossenschaft führte im Jahre 1994 für die Entwicklung eines
Systems zur Erfassung der Fahrleistung ein öffentlichrechtliches
Submissionsverfahren durch. Auch die Klägerin nahm an diesem Verfahren teil und
präsentierte ein entsprechendes Systemkonzept. Mit Verfügung vom 21. April 1999
ging der Zuschlag an das Konsortium Y.________. Für die strassenseitige
Infrastruktur nahm die Beklagte eine weitere öffentliche Ausschreibung vor,
wobei die Klägerin bei dieser als Unterlieferantin einer der Bewerberinnen
beteiligt war. Mit Verfügung vom 31. März 1999 ging der Zuschlag an die
Z.________ AG.
B.
B.a Die X.________ GmbH klagte am 12. Mai 2011 beim Handelsgericht des Kantons
Zürich gegen die Schweizerische Eidgenossenschaft mit den folgenden (im Rahmen
des Verfahrens abgeänderten) Rechtsbegehren:
"1. Es sei der Beklagten zu verbieten, ein System zum Erfassen der von einem
Motorfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.5 Tonnen in der
Schweiz zurückgelegten Fahrstrecke zur Gebührenerhebung zu unterhalten und zu
betreiben, das die folgenden Merkmale aufweist:
Im Motorfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.5 Tonnen ist
ein Fahrzeuggerät installiert, das fortlaufend und unabhängig vom jeweiligen
Ort die gefahrene Strecke messen kann,
zwischen Fahrzeuggerät und Fahrtenschreiber besteht eine technische Verbindung,
über die das Fahrzeuggerät Signale erhält, die zur Bestimmung der Wegstrecke
dienen,
an den Landesgrenzen und im Landesinnern sind Feststationen installiert, die
die vom Fahrzeuggerät ausgesendeten Daten empfangen können,
das Fahrzeuggerät kann beim Passieren einer Feststation den aktuellen
Kilometerstand sowie eine eindeutige Identifikationsnummer an die Feststation
übermitteln,
die Feststationen leiten die empfangenen Daten zusammen mit Informationen über
Einfahrt in oder Ausfahrt aus der Schweiz an eine Zentrale zur Erhebung der
Gebühr weiter.
2. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1. sei unter Androhung von angemessenen
Vollstreckungsmassnahmen auszusprechen.
3. a) Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF
62'466'022.85 samt Zinsen zum Satz von 5 Prozentpunkten seit dem 12. Mai 2011
zu bezahlen.
3.b) Eventualiter sei der Betrag, den die Beklagte an die Klägerin zu bezahlen
hat, gemäss Art. 42 Abs. 2 OR nach richterlichem Ermessen zu schätzen.
3.c) Die Klage erfolgt unter dem Vorbehalt der Nachklage.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST soweit anfallend)
zulasten der Beklagten."
Mit Beschluss vom 17. Januar 2012 überwies das Handelsgericht des Kanton Zürich
das Verfahren an das Bundespatentgericht.
Die Klägerin wirft der Beklagen eine Verletzung von EP xxx vor und macht
geltend, die schädigende Handlung bestehe im Betrieb des
LSVA-Erfassungssystems. Verletzende Handlungen erfolgten unter anderem bei der
Erfassung des Grenzübertritts von Fahrzeugen mit Fahrzeuggeräten durch fix
installierte Bakenanlagen. An der Schweizer Landesgrenze seien mindestens 80
Zollämter mit Bakenanlagen ausgerüstet; zudem seien im Landesinnern zu
Kontrollzwecken an Autobahnen 23 Bakenanlagen fix installiert. Die patentierte
Erfindung beschreibe ein Mauterfassungssystem, wie es die Schweiz für die LSVA
kenne.
Die Beschwerdeführerin bestritt die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts und
beantragte, es sei auf die Klage nicht einzutreten.
B.b Mit Beschluss vom 7. Juni 2012 erklärte sich das Bundespatentgericht für
zuständig und trat auf die Klage ein.
Das Gericht hielt fest, dass das Patentgesetz unter Hinweis auf das
Enteignungsgesetz für die Enteignung ein öffentlichrechtliches Verfahren
vorsehe (Art. 32 PatG), wogegen ein Anspruch auf eine Zwangslizenz (Art. 40
PatG) auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen sei. Sowohl die Enteignung als
auch die Zwangslizenz setzten das Bestehen eines öffentlichen Interesses
voraus, woraus zu schliessen sei, dass die Voraussetzung eines öffentlichen
Interesses im Patentrecht nicht einzig entscheidendes Kriterium für die
Abgrenzung zwischen einer streitigen Zivilsache und einer öffentlichrechtlichen
Streitsache sein könne. Das Bundespatentgericht führte zudem aus, in Bezug auf
die Frage, ob die Beklagte möglicherweise mit dem von ihr angewendeten
LSVA-Erfassungssystem das Klagepatent verletze, sei sie nicht selber gegenüber
der Klägerin hoheitlich tätig geworden. Weiter sei zu berücksichtigen, dass es
Ziel des Patentgerichtsgesetzes sei, ein fachlich kompetentes Gericht über
Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit und Verletzung von Patenten entscheiden
zu lassen; dies spreche dafür, dass das Bundespatentgericht für die vorliegende
Streitigkeit zuständig sei, unabhängig davon, ob sich im konkreten Verfahren
neben zivilrechtlichen allenfalls auch öffentlichrechtliche Fragen stellen.
Den von der Beklagten erhobenen Einwand, die Nutzung der
LSVA-Erhebungsinfrastruktur sei hoheitlicher Natur, weshalb es sich bei der
erhobenen Klage um eine öffentlichrechtliche Streitigkeit handle, wies das
Bundespatentgericht zurück. Bei der Erhebung der LSVA handle es sich zwar um
eine öffentlichrechtliche Aufgabe, die nach Art. 85 BV der Finanzierung der
Verkehrsinfrastruktur diene. Die Beklagte handle somit in Bezug auf die
abgabepflichtigen Personen hoheitlich, und sie begründe dabei
öffentlichrechtliche Schuldverhältnisse, die sich nicht nach dem
Obligationenrecht, sondern nach dem Schwerverkehrsabgabegesetz richteten. Auch
bei der LSVA-Erhebungsinfrastruktur handle es sich um ein öffentliches Werk,
das sicherstelle, dass die Abgabe entsprechend Art. 85 BV und Art. 1 SVAG
leistungsabhängig erhoben werden kann. Insgesamt sei die
LSVA-Erhebungsinfrastruktur (einschliesslich der On-Board-Units) Teil des
Verwaltungsvermögens der Beklagten und diene ausschliesslich öffentlichen
Zwecken. Die Erhebung von Steuern und Abgaben durch die Beklagte, insbesondere
die Veranlagung und der Bezug der LSVA, stellten reine Eingriffsverwaltung und
damit öffentlichrechtliches Handeln der Beklagten dar. Demgegenüber seien die
mit Lieferanten abgeschlossenen Verträge im Hinblick auf die konkrete Erhebung
von Steuern und Abgaben privatrechtlich. Mit der Klägerin sei davon auszugehen,
dass vorweg eine allfällige Patentverletzung durch die Herstellerfirmen der
LSVA-Erhebungsinfrastruktur erfolgt sei, die betreffend das Klagepatent über
keine Lizenzvereinbarung mit der Klägerin verfügt hätten; mithin sei eine
allfällige Verletzung des Klagepatents durch die vertragsmässige Erstellung der
Anlagen durch die privaten Herstellerfirmen erfolgt und finde allenfalls ihre
Fortsetzung mit dem Betrieb der Anlagen durch die Beklagte.
Das Bundespatentgericht hielt weiter dafür, es sei im zu beurteilenden Fall
nicht von Bedeutung, dass die Beklagte gegenüber den abgabepflichtigen Personen
hoheitlich auftritt; gegenüber der Klägerin sei sie nicht hoheitlich
aufgetreten, indem sie etwa das Klagepatent enteignet hätte. Die Klägerin
wiederum stütze sich auf das Ausschliesslichkeitsrecht gemäss Art. 8 PatG und
leite gegenüber der Beklagten aus einer Verletzung des Klagepatents nach Art.
66 PatG zivilrechtliche Ansprüche ab. Sie trete der Beklagten damit aufgrund
der von ihr behaupteten Patentverletzung - worauf im Sinne der doppelrelevanten
Tatsachen allein abzustellen sei - als gleichgeordnetes Rechtssubjekt
gegenüber. Ob die allenfalls verletzenden Handlungen der Beklagten auch
gewerbsmässig im Sinne von Art. 8 Abs. 1 PatG seien, brauche (vorerst) nicht
geprüft zu werden.
Das Bundespatentgericht stellte fest, dass die von der Beklagten im Rahmen der
LSVA-Erhebung wahrgenommenen öffentlichen Interessen und Aufgaben in einem
Spannungsverhältnis zum Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers gemäss
Art. 8 PatG stünden, der auf ein typisch privates Interesse gerichtet sei. Das
Gericht wies insbesondere darauf hin, dass für die Beurteilung der sachlichen
Zuständigkeit die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche massgeblich
seien, die sich ausschliesslich auf das Patentgesetz stützten. Die Rechtsfolgen
seien zivilrechtlicher Natur, womit im zu beurteilenden Fall von einer
zivilrechtlichen Streitigkeit auszugehen sei. Zwar müssten etwa nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Nachbarrecht privatrechtliche
Abwehransprüche dem vorrangigen öffentlichen Interesse (z.B. Betrieb eines
konzessionierten Flughafens) weichen und stünden die Unterlassungs-,
Beseitigungs- und Schadenersatzansprüche gemäss Art. 679 ZGB nicht zur
Verfügung; an deren Stelle trete ein Anspruch auf Entschädigung für die
Enteignung der nachbarrechtlichen Abwehransprüche gemäss Art. 5 Abs. 1 des
Enteignungsgesetzes. In Bezug auf die Enteignungsentschädigung für
patentrechtliche Verletzungsansprüche bestehe jedoch keine entsprechende
Bestimmung im Enteignungsgesetz. Damit verblieben der Beklagten die
Rechtsbehelfe in Art. 32 und Art. 40 PatG; sie habe aber selber nicht
behauptet, ein Enteignungsverfahren eingeleitet oder mit der Klägerin
Verhandlungen betreffend eine Zwangslizenz geführt zu haben. Von der Beklagten
sei überdies nicht dargetan und es lägen auch keine Gründe für eine
entsprechende Annahme vor, dass im Patentgesetz eine Gesetzeslücke in Bezug auf
eine entschädigungslose öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung bestehe oder
diese Lücke durch Analogieschluss aus anderen Gesetzen, insbesondere dem
Enteignungsgesetz, gefüllt werden könnten. Daher sei auf die Klage einzutreten.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Schweizerische Eidgenossenschaft
dem Bundesgericht, es sei der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 7. Juni
2012 aufzuheben, auf die Klage sei nicht einzutreten und es sei die Sache im
Übrigen zur Verlegung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten an das
Bundespatentgericht zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz
hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Die Beschwerdeführerin hat dem Bundesgericht am 5. Oktober 2012 eine Replik,
die Beschwerdegegnerin am 17. Oktober 2012 eine Duplik eingereicht.
Erwägungen:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein
Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 137 III 417 E. 1 S. 417 mit
Hinweisen).
1.1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist zulässig gegen Entscheide in Zivilsachen
(Art. 72 Abs. 1 BGG). Ob eine Zivilsache im Sinne dieser Bestimmung vorliegt,
beurteilt sich nach der Rechtsnatur des Streitgegenstandes. Entscheidend ist,
ob die Parteien nach ihren Rechtsbegehren und Sachvorbringen Ansprüche des
Bundesprivatrechts erhoben haben und ebensolche objektiv streitig sind. Auch
der Streit um die Frage, ob objektiv bundesprivatrechtliche Ansprüche erhoben
werden, gilt als Zivilsache (BGE 135 III 483 E. 1.1.1 S. 485; 129 III 415 E.
2.1; 128 III 250 E. 1a S. 252; je mit Hinweisen). Die Beschwerdegegnerin stützt
ihre Klageansprüche auf Bundesprivatrecht, während die Beschwerdeführerin die
Zuständigkeit des Bundespatentgerichts mit dem Vorbringen bestreitet, die
Streitsache sei nach öffentlichrechtlichen Normen zu beurteilen. Es handelt
sich damit um eine Zivilsache im Sinne von Art. 72 Abs. 1 BGG.
Angefochten ist ein Zwischenentscheid des Bundespatentgerichts über die
sachliche Zuständigkeit (Art. 75 Abs. 1 i.V.m. Art. 92 Abs. 1 BGG). Dagegen
steht die Beschwerde in Zivilsachen offen. Da auch die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist - unter Vorbehalt einer
hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) - auf die
Beschwerde einzutreten.
1.2 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente
noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus
einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit
einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Mit Blick auf die Begründungspflicht des Beschwerdeführers (Art. 42 Abs. 1 und
2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern
die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls
nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden
rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr
vorgetragen werden (BGE 135 II 384 E. 2.2.1; 133 II 249 E. 1.4.1; je mit
Hinweisen). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht
prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise
vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG).
2.
Die Beschwerdeführerin bestreitet die sachliche Zuständigkeit des
Bundespatentgerichts. Sie wirft ihm vor, dem angefochtenen Beschluss einen
falschen Streitgegenstand zugrunde gelegt, die Abgrenzung zwischen
zivilrechtlichen und öffentlichrechtlichen Streitigkeiten rechtsfehlerhaft
vorgenommen sowie die Schranken des Bundeszivilrechts - insbesondere des
Patentgesetzes (PatG; SR 711) - verkannt zu haben.
2.1 Das Bundespatentgericht ist nach Art. 26 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes
vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz, PatGG; SR
173.41) ausschliesslich zuständig für Bestandes- und Verletzungsklagen sowie
Klagen auf Erteilung einer Lizenz betreffend Patente. Nach der
Zuständigkeitsregelung des Patentgerichtsgesetzes sind nur diejenigen Klagen
ausschliesslich vom Bundespatentgericht zu beurteilen, welche die Anwendung
materiellen Patentrechts bedingen (Botschaft vom 7. Dezember 2007 zum
Patentgerichtsgesetz, BBl 2007 483 Ziff. 2.4). Dazu gehören unter anderem
Klagen auf Unterlassung oder Beseitigung (Art. 72 PatG) und Klagen auf
Schadenersatz (Art. 73 PatG, der in Abs. 1 auf die allgemeinen Bestimmungen des
Obligationenrechts verweist; vgl. PETER HEINRICH, Kommentar zu PatG/EPÜ, 2.
Aufl. 2010, N. 5 zu Art. 76 PatG; BBl 2007 482 Ziff. 2.4).
Zu beurteilen ist einerseits, ob das Bundespatentgericht gestützt auf diese
Bestimmungen zuständig ist, über einen auf eine angebliche
Patentrechtsverletzung des Bundes beim Betrieb seines LSVA-Erfassungssystems
gestützten Unterlassungsanspruch zu befinden und andererseits, ob das
Bundespatentgericht für die Beurteilung eines daraus abgeleiteten
Schadenersatzanspruchs gegen den Bund zuständig ist.
2.2
2.2.1 Soweit er nicht amtlich, sondern gewerblich tätig wird, ist der Staat den
Regeln des Privatrechts und damit sowohl der privatrechtlichen Haftungsordnung
(vgl. Art. 41 ff. OR) als auch der Gesetzgebung zum Immaterialgüterrecht
unterstellt wie ein nichtstaatliches Unternehmen (vgl. TOBIAS JAAG, Staats- und
Beamtenhaftung, in: Heinrich Koller und andere [Hrsg.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Bd. I/3, 2. Aufl. 2006, Rz. 25 f.; LUCAS DAVID UND
ANDERE, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR Bd. I/
2, 3. Aufl. 2011, Rz. 251). Die Vorinstanz hat zutreffend festgehalten, dass
die LSVA-Erhebungsinfrastruktur Teil des Verwaltungsvermögens der
Beschwerdeführerin ist und ausschliesslich öffentlichen Zwecken dient. Die
LSVA-Erhebungsinfrastruktur, deren Betrieb nach Auffassung der
Beschwerdegegnerin ihr Patentrecht verletzen soll, dient unmittelbar der
Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. Zu Recht beruft sich denn auch die
Beschwerdegegnerin nicht darauf, es handle sich beim strittigen Betrieb der
technischen Infrastruktur zur Erhebung der LSVA um eine gewerbliche Tätigkeit
der Beschwerdeführerin, die als solche allgemein der Privatrechtsordnung
unterworfen wäre.
2.2.2 Öffentliche Beamte und Angestellte haften an sich auch für Tätigkeiten,
die sie in Ausübung ihrer amtlichen Verrichtungen ausführen, nach
Bundeszivilrecht (Art. 41 ff. OR), sofern der Gesetzgeber keine abweichenden
Bestimmungen festgesetzt hat (Art. 61 Abs. 1 OR). Das Gemeinwesen selbst haftet
aber für die Schädigung durch seine Funktionäre nur nach Massgabe des
öffentlichen Rechts (Art. 59 Abs. 1 ZGB), es sei denn, es handle sich um
gewerbliche Verrichtungen, welche eine Organ- oder Geschäftsherrenhaftung
auszulösen vermögen (Art. 55 ZGB bzw. Art. 55 OR; BGE 111 II 149 E. 3a S. 151;
108 II 334 E. 3 S. 335 f.; 101 II 177 E. 2b S. 184 f.; vgl. auch BGE 124 III
418 E. 1b S. 420 f.). Entsprechend hält auch Art. 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner
Behördemitglieder und Beamten (VG; SR 170.32) fest, dass der Bund nach den
privatrechtlichen Bestimmungen haftet, soweit er als Subjekt des Zivilrechts
auftritt. Vorbehalten bleibt eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Bundes
sodann bei Tatbeständen, die unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse
fallen (vgl. Art. 3 Abs. 2 VG). Dazu gehören etwa die Bestimmungen der
Spezialgesetzgebung über die Gefährdungshaftungen (z.B.
Kernenergiehaftpflichtgesetz [KHG; SR 732.44], Elektrizitätsgesetz [EleG; SR
734.0], Eisenbahngesetz [EBG; SR 742.101], Strassenverkehrsgesetz [SVG; SR
741.01]), die nicht zwischen privatem und staatlichem Schädiger unterscheiden,
sondern die Haftpflicht ausschliesslich an eine spezifische Betriebsgefahr
anknüpfen. Im Sinne einer Ausnahme von der Haftung nach öffentlichem Recht
zählt die Rechtsprechung dazu auch Art. 56 OR über die Tierhalterhaftpflicht
(vgl. BGE 126 III 14 E. 1a S. 16; 115 II 237 E. 2 S. 241 ff. mit einem
Vorbehalt für jene Fälle, in denen ein Tier, so etwa ein Polizeihund,
unmittelbar als "Werkzeug" für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben eingesetzt
wird) sowie Art. 58 OR bezüglich der Werkeigentümerhaftpflicht von Bund,
Kantonen und Gemeinden (vgl. BGE 129 III 65 E. 1 S. 66 f.; 98 II 40 E. 1 S. 42
f.; 96 II 337 E. 2a S. 341; zur Haftung des Gemeinwesens etwa ROLAND BREHM,
Berner Kommentar, 3. Aufl. 2006, N. 6 ff. zu Art. 61 OR). Unabhängig davon, ob
der Bund öffentlichrechtlich oder privatrechtlich tätig ist, untersteht er in
diesen Bereichen den Kausalhaftungen des Privatrechts (vgl. BGE 115 II 237 E.
2b und 2c S. 244 f.; JAAG, a.a.O., Rz. 29 ff.).
2.2.3 Die Beschwerdegegnerin richtet den von ihr eingeklagten Schadenersatz-,
Bereicherungs- bzw. Gewinnherausgabeanspruch über Fr. 62'466'022.85, den sie
auf Bundesprivatrecht (Art. 73 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 41 ff., Art. 62 ff. bzw.
Art. 423 OR) stützt, nicht gegen einen Beamten oder Angestellten der Bundes,
sondern unmittelbar gegen die Eidgenossenschaft. Eine solche privatrechtliche
Haftung des Bundes kommt - abgesehen von den erwähnten Ausnahmen bestimmter
Kausalhaftungen, die im konkreten Fall nicht zur Diskussion stehen - nur im
Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit in Betracht.
Im Hinblick auf die Anwendbarkeit des öffentlichen Verantwortlichkeitsrechts
einerseits oder des privaten Haftungsrechts andererseits sowie den
entsprechenden Rechtsweg ist entscheidend, ob das als widerrechtlich erachtete
Verhalten des Staats in Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe oder in Ausübung
einer gewerblichen Tätigkeit erfolgte. Die Beschwerdeführerin bringt insoweit
zu Recht vor, dass im vorliegenden Fall nicht auf ein irgendwie geartetes
Rechtsverhältnis zwischen den Parteien oder auf das angeblich verletzte
Rechtsgut bzw. die in der Klagebegründung angerufene Rechtsnorm abgestellt
werden kann. Das staatliche Verantwortlichkeitsrecht bezweckt gerade eine
allgemeine Haftungsordnung auch für diejenigen Fälle, in denen in Ausübung
einer amtlichen Tätigkeit widerrechtlich Schaden verursacht wird, ohne dass ein
vorbestehendes Rechtsverhältnis zur geschädigten Person bestehen würde. Ein
solches ist nicht Voraussetzung der Staatshaftung (vgl. Art. 3 Abs. 1 VG).
Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist daher die Unterscheidung zwischen
einem hoheitlichen Rechtsverhältnis gegenüber den Abgabepflichtigen und einem
nichthoheitlichen Rechtsverhältnis der Beschwerdeführerin gegenüber der
Beschwerdegegnerin für die zu beurteilende Frage nicht zielführend.
Ausschlaggebend ist im Hinblick auf die massgebende Verantwortlichkeitsordnung
vielmehr die Natur der angeblich haftungsbegründenden Tätigkeit des
Gemeinwesens.
Zu Recht hat die Vorinstanz die Anwendbarkeit der privatrechtlichen
Haftungsordnung nicht daraus abgeleitet, dass die Beschwerdeführerin zur
Beschaffung der fraglichen LSVA-Erhebungsinfrastruktur mit Dritten
privatrechtliche Verträge abgeschlossen hat. Aus dem Umstand, dass am Ende des
Submissionsverfahrens mit dem berücksichtigten Anbieter ein privatrechtlicher
Vertrag abgeschlossen wird, lässt sich keine allgemeine privatrechtliche
Haftung des Gemeinwesens gegenüber nicht berücksichtigten Anbietern, geschweige
denn gegenüber nur mittelbar beteiligten Dritten ableiten (vgl. nunmehr zur
Staatshaftung vielmehr Art. 34 f. des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1994 über
das öffentliche Beschaffungswesen [BöB; SR 172.056.1]; vgl. auch GALLI UND
ANDERE, a.a.O., Rz. 941 ff.). Nach den Feststellungen des angefochtenen
Entscheids war die Beschwerdegegnerin nicht Lieferantin von Gütern und
Dienstleistungen für die Beschwerdeführerin.
2.2.4 Der Betrieb der LSVA-Erhebungsinfrastruktur durch die Beschwerdeführerin,
in deren Rahmen nach Ansicht der Beschwerdegegnerin ein Patent verletzt wird,
dient unmittelbar der Erhebung von Abgaben und damit der Erfüllung hoheitlicher
Aufgaben. Die strittige Verwendung der technischen Infrastruktur durch die
Beschwerdeführerin zur Erfassung der erforderlichen Daten im Hinblick auf die
zu erhebende leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe erfolgt unbestreitbar im
Rahmen der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe. Eine gewerbliche Tätigkeit,
die grundsätzlich Privaten wie Nichtprivaten offensteht und bei welcher etwa
die Erzielung von Gewinn eine Rolle spielt, liegt beim fraglichen Betrieb der
technischen Infrastruktur nicht vor (vgl. ULRICH HÄFELIN UND ANDERE,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 2270; BGE 128 III 76 E. 1a S.
78 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin tritt beim Betrieb ihrer
Erhebungsinfrastruktur nicht als Subjekt des Zivilrechts auf (vgl. Art. 11 Abs.
1 VG). Ebenso wenig liegt ein Fall eines privatrechtlichen
Kausalhaftungstatbestands vor, dem der Bund ausnahmsweise auch bei Ausübung
einer öffentlichrechtlichen Tätigkeit unterstehen würde (vgl. Art. 3 Abs. 2
VG).
Das Patentgesetz sieht keine besondere Verantwortlichkeitsordnung vor, die
allgemein auch für das Gemeinwesen gelten würde, sondern verweist hinsichtlich
der Schadenersatzklage vielmehr auf das Obligationenrecht (Art. 73 Abs. 1
PatG). Indem die Vorinstanz den behaupteten Sachverhalt der privatrechtlichen
Haftungsordnung unterstellt wissen wollte und sich zur Beurteilung des gestützt
auf die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 41 ff., Art. 62
ff. und Art. 423 OR) eingeklagten Schadenersatz-, Bereicherungs- bzw.
Gewinnherausgabeanspruchs über Fr. 62'466'022.85 für zuständig erklärte,
verletzte sie Bundesrecht im Sinne von Art. 95 lit. a BGG. Die Haftung der
Beschwerdeführerin beurteilt sich vielmehr nach dem Verantwortlichkeitsgesetz
des Bundes, für dessen Anwendung das Bundespatentgericht nicht zuständig ist
(vgl. Art. 10 VG).
2.3 Von der vermögensrechtlichen Verantwortlichkeit der Beschwerdeführerin zu
unterscheiden ist die Frage, ob sie als Gemeinwesen eine Patentverletzung
begehen und gegen sie eine auf das Patentgesetz gestützte Unterlassungsklage
(Art. 72 PatG) eingereicht werden kann, die nach Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG
vom Bundespatentgericht zu beurteilen ist.
2.3.1 Im Gegensatz zur Staatshaftungsordnung besteht keine umfassende
öffentlichrechtliche Regelung zum Umgang des Gemeinwesens mit gewerblichen
Schutzrechten. Das Patentrecht ist Eigentum im Sinne von Art. 26 Abs. 1 BV und
als solches Schutzobjekt der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie (BGE 126
III 129 E. 8a S. 148). Die aus dem Patent erwachsenden absoluten Rechte ergeben
sich aus der Gesetzgebung zum Patentrecht, das dem Privatrecht zugeordnet wird.
Wie öffentlichrechtliche Körperschaften Inhaber von Patenten sein können, haben
sie im Gegenzug auch die sich aus dem Patentrecht ergebenden Beschränkungen zu
beachten; sie dürfen sich bei ihrer Tätigkeit ebenso wenig wie Private über
Schutzrechte Dritter hinwegsetzen (vgl. DAVID UND ANDERE, a.a.O., Rz. 254;
HEINRICH, a.a.O., N. 47 zu Art. 8 PatG). Die Beschwerdeführerin räumt denn auch
zutreffend ein, dass es sich bei der Beurteilung des Bestands und der
Verletzung des Patents um zivilrechtliche Fragen handelt.
Der Patentschutz gilt insoweit umfassend und ergibt sich auch für das
Gemeinwesen aus den Bestimmungen des Patengesetzes über die Voraussetzungen und
Wirkungen des Patents (vgl. Art. 1 ff. PatG): Nach Art. 8 Abs. 1 PatG
verschafft das Patent seinem Inhaber eine ausschliessliche Nutzungsbefugnis und
damit das Recht, andere von der Benützung der Erfindung auszuschliessen. Dies
schliesst ein, dass auch das hoheitlich handelnde Gemeinwesen nicht ohne
Weiteres befugt ist, patentrechtlich geschützte Erfindungen ohne entsprechende
Ermächtigung des Patentinhabers zu benutzen, selbst wenn dies in Verfolgung
öffentlicher Interessen geschieht (vgl. DAVID UND ANDERE, a.a.O., Rz. 254;
rechtsvergleichend das Urteil des BGH vom 21. Februar 1989, publiziert in:
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 107 [1990] 46,
52). Das Gemeinwesen wird somit auch im Rahmen der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben vom Ausschliesslichkeitsrecht nach Art. 8 PatG erfasst und ist
insoweit grundsätzlich dem patentrechtlichen Unterlassungsanspruch (Art. 72
i.V.m. Art. 66 PatG) ausgesetzt.
2.3.2 Soweit einzelne Schutzrechte dem Gemeinwesen hinderlich sind, hat der
Gesetzgeber allfällige Interessenkollisionen zwischen Staat und privaten
Schutzrechtsinhabern vorauszusehen und angemessen zu lösen (DAVID UND ANDERE,
a.a.O., Rz. 254). Einschränkungen des Patentrechts aus Gründen des öffentlichen
Interesses sind gesetzlich in Art. 32 PatG (Enteignung) und Art. 40 (Lizenz im
öffentlichen Interesse) ausdrücklich vorgesehen. Darin kommt zum Ausdruck, dass
das Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers (Art. 8 PatG) - und damit
einhergehend der daraus erwachsende Unterlassungsanspruch (vgl. Art. 72 PatG) -
zugunsten des öffentlichen Interesses Einschränkungen unterliegen kann. Die
Vorinstanz hat ausgehend von diesen Bestimmungen zutreffend erwogen, dass das
Bestehen eines öffentlichen Interesses im Patentrecht nicht das entscheidende
Kriterium im Hinblick auf den massgebenden Rechtsweg sein kann. Gerade die
Möglichkeit der Einräumung einer Lizenz nach Art. 40 PatG verdeutlicht, dass im
Bereich des Patentschutzes nach dem Willen des Gesetzgebers mitunter
öffentliche Interessen in einem Zivilverfahren zu beurteilen sind. Dies geht
auch aus Art. 40e Abs. 1 Satz 2 PatG hervor, nach dem für die Einräumung einer
solchen Lizenz, die als besondere Form der Enteignung verstanden werden kann
(RUDOLF E. BLUM/MARIO M. PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, 2. Aufl.
1975, S. 614), bei öffentlichem, nicht gewerblichem Gebrauch weniger strenge
Voraussetzungen gelten.
2.3.3 Die Schweiz hat sich nach Art. 31 des Abkommens über handelsbezogene
Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS; Anhang 1C zum Abkommen vom 15.
April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation; SR 0.632.20)
international dazu verpflichtet, nur staatsvertraglich begrenzte Ausnahmen von
den ausschliesslichen Rechten aus dem Patent vorzusehen (Art. 30 TRIPS) und
unter anderem bei einer Benutzung des Gegenstands eines Patents durch die
Regierung ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers diesem eine nach den Umständen des
Einzelfalls angemessene Vergütung zu zahlen (Art. 31 lit. h TRIPS), wobei die
Rechtsgültigkeit des Entscheids über die Erlaubnis zu einer solchen Benutzung
sowie der Entscheid über die vorgesehene Vergütung der gerichtlichen
Überprüfung unterliegen (Art. 31 lit. i und j TRIPS).
Die auch für die Lizenz im öffentlichen Interesse (Art. 40 PatG) geltende
Bestimmung von Art. 40e PatG ist als Folge des TRIPS-Vertrags eingefügt worden
(HEINRICH, a.a.O., N. 1 zu Art. 40e PatG) und erwähnt in Abs. 1 Satz 2 in
Übereinstimmung mit Art. 31 lit. b TRIPS, dass Bemühungen um Erteilung einer
vertraglichen Lizenz zu angemessenen Marktbedingungen unter anderem nicht
notwendig sind bei öffentlichem, nicht gewerblichem Gebrauch. Art. 31 TRIPS
bezieht sich sodann ausdrücklich auch auf die Benutzung durch die Regierung
oder von ihr ermächtigte Dritte; eine Zwangslizenz nach Art. 31 lit. b TRIPS
kann demnach jeder natürlichen oder juristischen Person des privaten oder
öffentlichen Rechts erteilt werden (FOCKE HÖHNE, in: Jan Busche/Peter-Tobias
Stoll (Hrsg.), TRIPs, Köln 2007, N. 13 zu Art. 31 TRIPS). Entgegen der Ansicht
der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich, weshalb nach dem gleichermassen
offen gehaltenen Wortlaut von Art. 40 Abs. 1 PatG das Gemeinwesen nicht zur
Klage auf Erteilung einer Lizenz im öffentlichen Interesse legitimiert sein
soll. Sie verkennt mit ihrem Vorbringen insbesondere, dass Art. 40 PatG nicht
darauf beschränkt ist, den anspruchsberechtigten Personen eine
marktwirtschaftliche Tätigkeit im Schutzbereich eines Patents zu ermöglichen,
sondern nach der gesetzlichen Regelung (Art. 40e Abs. 1 Satz 2 PatG)
ausdrücklich auch bei öffentlichem, nicht gewerblichem Gebrauch zur Anwendung
kommen kann.
Bei der Klage nach Art. 40 Abs. 1 PatG handelt es sich ungeachtet der Parteien
um eine Zivilklage; zudem steht fest, dass zur Beurteilung der Voraussetzungen
einer Lizenz im öffentlichen Interesse nach Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG das
Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig ist (HEINRICH, a.a.O., N. 8 zu
Art. 40e PatG).
2.3.4 Der Vergleich der Beschwerdeführerin mit den nachbarrechtlichen
Abwehransprüchen des Grundeigentümers wegen übermässiger Immissionen (vgl. Art.
679 ZGB), die von einem öffentlichen Werk ausgehen, verfängt nicht. Zwar trifft
zu, dass solche privatrechtlichen Abwehransprüche unter bestimmten
Voraussetzungen dem vorrangigen öffentlichen Interesse weichen müssen und daher
nicht zivilrechtlich durchgesetzt werden können, wobei an ihre Stelle ein
Anspruch auf enteignungsrechtliche Entschädigung tritt (vgl. BGE 134 III 248 E.
5.1 S. 252 f. mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall, dem eine angebliche
Patentverletzung durch den Betrieb der LSVA-Erhebungsinfrastruktur zugrunde
liegt, kann jedoch nicht von der Immissionsproblematik entsprechenden
Verhältnissen ausgegangen werden. Die Einschränkung der Anwendbarkeit des
Bundeszivilrechts hinsichtlich der nachbarrechtlichen Abwehransprüche des
Grundeigentümers folgt aus der Erkenntnis, dass die ordentliche Nutzung von
Grundstücken des Verwaltungsvermögens (z.B. durch Bahnanlagen, Strassen oder
Flugplätze) regelmässig zu Immissionen führt, die unausweichliche Folgen ihrer
Zweckbestimmung sind, weshalb sie von den davon betroffenen Grundeigentümern -
gegebenenfalls gegen enteignungsrechtliche Entschädigung - geduldet werden
müssen und auch der Rechtsweg an die Zivilgerichte eingeschränkt ist (vgl. BGE
132 III 49 E. 2.3 S. 52 f.). Eine mit Grundstücken vergleichbare Ausgangslage,
bei der eine bestimmte Nutzung des Verwaltungsvermögens bzw. die Erfüllung
einer öffentlichen Aufgabe unweigerlich mit Schutzrechtsverletzungen verbunden
wäre, die im öffentlichen Interesse geduldet werden müssten, liegt bei Rechten
an geistigem Eigentum, deren Grenzen - insbesondere bei Patentrechten - häufig
nur mit Schwierigkeiten ermittelt werden können, nicht vor.
Die Beschwerdegegnerin macht daher zutreffend geltend, dass sich die
bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den privatrechtlichen Abwehrrechten des
Nachbarrechts nicht auf die konkret zur Diskussion stehende Problematik
allfälliger Schutzrechtsverletzungen durch das Gemeinwesen übertragen lässt.
Das Bundesgericht hat im Übrigen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich
seine Rechtsprechung, die mit dem erheblichen öffentlichen Interesse am
Strassen- und Schienenverkehr begründet wird, nicht ohne Weiteres auf andere
Nutzungen von Strassen und Plätzen im Gemeingebrauch und schon gar nicht
unbesehen auf das übrige Verwaltungsvermögen übertragen lässt (BGE 132 III 49
E. 2.3 S. 53). Der Vergleich der Beschwerdeführerin zeigt immerhin auf, dass
auch die Gegenstände des Verwaltungsvermögens grundsätzlich dem Zivilrecht
unterstehen und selbst im Nachbarrecht eine auf das Eigentum gestützte
Unterlassungsklage gegen das Gemeinwesen vor dem Zivilgericht nicht in jedem
Fall ausgeschlossen ist (BGE 132 III 49 E. 2.3 S. 52 f. mit Hinweisen).
2.3.5 Ob der Beschwerdegegnerin im konkreten Fall ein patentrechtlicher
Unterlassungsanspruch (vgl. Art. 72 i.V.m. Art. 66 PatG) zusteht, oder ob die
von der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren eingewendeten
Einschränkungen des Patentschutzes einem solchen Anspruch aus Gründen des
öffentlichen Interesses in - unmittelbarer oder gegebenenfalls analoger -
Anwendung von Art. 40 PatG entgegenstehen, beschlägt nicht die Frage der
sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts, sondern diejenige der
Begründetheit der Klageanträge. Im Übrigen stellt die Beschwerdegegnerin zu
Recht nicht in Frage, dass eine Lizenz im öffentlichen Interesse auch während
der Patentverletzung gerichtlich durchgesetzt werden kann (vgl. HEINRICH,
a.a.O., N. 2 zu Art. 40e PatG; ANDRI HESS-BLUMER, Patent Trolls, sic! 12/2009
S. 862 f.).
Ebenso wenig, wie im vorliegenden Verfahren zu entscheiden ist, ob tatsächlich
ein patentrechtlicher Unterlassungsanspruch der Beschwerdegegnerin gegenüber
der Beschwerdeführerin besteht, ist im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren
über die Zuständigkeitsfrage zu vertiefen, ob ein Unterlassungsanspruch als aus
dem Patent hervorgehendes Recht gegebenenfalls nach Art. 32 Abs. 1 PatG
enteignet werden könnte (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., S. 268 ff.).
2.3.6 Der Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, soweit sie
davon ausgegangen ist, dass der eingeklagte patentrechtliche
Unterlassungsanspruch nach Art. 72 PatG auch gegenüber der Beschwerdeführerin
geltend gemacht werden kann. Das Bundespatentgericht ist zu dessen Beurteilung
- im Gegensatz zum eingeklagten Ausgleichsanspruch, der sich auch in Bezug auf
den Rechtsweg nach dem Verantwortlichkeitsgesetz richtet - nach Art. 26 Abs. 1
lit. a PatGG ausschliesslich zuständig.
3.
Die Beschwerde erweist sich als begründet, soweit sich die Vorinstanz zur
Beurteilung des Klagebegehrens über Fr. 62'466'022.85 für zuständig erklärt
hat. Soweit sie sich zur Beurteilung des Unterlassungsbegehrens als zuständig
erachtete, erweist sich die Beschwerde demgegenüber als unbegründet.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens werden die Gerichtskosten der
Beschwerdeführerin, deren Vermögensinteressen betroffen sind, und der
Beschwerdegegnerin je zur Hälfte auferlegt (Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG). Auf die
Zusprechung von Parteientschädigungen für das bundesgerichtliche Verfahren wird
verzichtet (Art. 68 Abs. 1 und 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 1 des
angefochtenen Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 7. Juni 2012 aufgehoben
und wie folgt neu gefasst:
"Auf Antrags-Ziffern 1 und 2 der Klage (Unterlassungsanspruch) wird
eingetreten. Auf Antrags-Ziffer 3 (Ausgleichsanspruch) wird mangels
Zuständigkeit nicht eingetreten."
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte
auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich
mitgeteilt.
Lausanne, 5. Februar 2013
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Klett
Der Gerichtsschreiber: Leemann