I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.343/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
4A_343/2012
Urteil vom 19. September 2012
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly,
Gerichtsschreiber Widmer.
Verfahrensbeteiligte
Emmentaler Switzerland,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jürg Simon,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Markeneintragungsgesuch,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 7.
Mai 2012.
Sachverhalt:
A.
Am 30. Juli 2009 meldete Emmentaler Switzerland, Consortium Emmentaler AOC
(Beschwerdeführer) beim IGE (Beschwerdegegner) mit dem Gesuch Nr. 58321/2009
die Marke "EIN STÜCK SCHWEIZ" für Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung
"Emmentaler" in Klasse 29 gemäss Nizzaklassifikation zur Eintragung in das
schweizerische Markenregister an.
Das IGE beanstandete mit Schreiben vom 3. November 2009, das Zeichen werde als
"Ein Teil der Schweiz" verstanden und beschreibe damit direkt die Ware bzw.
deren Herkunft. Die Marke sei deshalb dem Gemeingut zuzurechnen. Dem
widersprach der Beschwerdeführer mit Antwort vom 13. November 2009. Mit
Festhaltung vom 25. Februar 2010 hielt das IGE an seiner Auffassung fest, die
Wortfolge "ein Stück", kombiniert mit einem Ländernamen, sei im deutschen
Sprachgebrauch ebenso üblich wie ihre Kombination mit abstrakten Begriffen wie
"Glück", "Freiheit" etc. Das Zeichen werde demnach von den Verkehrskreisen als
"Ein Teil der Schweiz" im Sinne von "Ein Teil der schweizerischen Kultur,
Tradition, Herkunft und/oder Essgewohnheit" wahrgenommen. Das Zeichen wirke
insofern für sämtliche strittigen Waren direkt beschreibend. Es erschöpfe sich
in einer Sachbezeichnung derselben, indem es darauf hinweise, dass es sich um
einen Teil der schweizerischen Kultur, Tradition, Herkunft und Essgewohnheit
handle. Diese Auslegung stehe im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren im
Vordergrund, sodass entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch keine
entscheidrelevante Mehrdeutigkeit des Zeichens vorhanden sei.
Mit Verfügung vom 15. März 2011 wies das IGE das Markeneintragungsgesuch für
sämtliche der beanspruchten Waren zurück. Zur Begründung führte es unter
anderem an, Wortfolgen, die aus "ein Stück" mit einem nachfolgenden Ländernamen
gebildet werden, seien im deutschen Sprachraum verbreitet. Solche Redewendungen
dienten üblicherweise dazu anzuzeigen, dass etwas im übertragenen Sinn zu einem
Land gehört. Die in der Festhaltung vom 25. Februar 2010 gegebene Begründung
der Zurückweisung der strittigen Marke werde dahingehend modifiziert, dass sich
der Sinngehalt dem Abnehmer erschliesse, weil die Verwendung des Schlagworts
"Ein Stück Schweiz" generell und erst recht im Zusammenhang mit Käse üblich
sei, und nicht, weil das Zeichen beschreibend sei.
B.
Gegen diese Verfügung gelangte der Beschwerdeführer erfolglos an das
Bundesverwaltungsgericht, das seine Beschwerde am 7. Mai 2012 abwies. Das
Bundesverwaltungsgericht anerkannte, dass die Wortfolge "Ein Stück Schweiz" als
Slogan zu qualifizieren sei, dem jedenfalls die abstrakte
Unterscheidungseignung nach Art. 1 Abs. 1 MSchG nicht abgesprochen werden
könne. Er sei einprägsam, kurz und wirke schlagwortartig, und er werde bei
einem wesentlichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise (Heimat-)Gefühle
wecken, insbesondere im Kontext mit einem Warenangebot von Käse. Das Gericht
verneinte indessen die Schutzfähigkeit des Slogans, weil er dem Gemeingut
gemäss Art. 2 lit. a MSchG angehöre und eine Verkehrsdurchsetzung, der das
Zeichen an sich zugänglich wäre, nicht glaubhaft gemacht sei.
C.
Der Beschwerdeführer erhob gegen diesen Entscheid am 8. Juni 2012 Beschwerde in
Zivilsachen mit dem Antrag, das Zeichen "EIN STÜCK SCHWEIZ" für Käse mit der
geschützten Ursprungsbezeichnung "Emmentaler" (Klasse 29) als Marke
einzutragen.
Das IGE beantragt unter Verzicht auf eine Stellungnahme, die Beschwerde
abzuweisen. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG
die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat
das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid
erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Der
Beschwerdeführer ist mit seinem Begehren bei der Vorinstanz unterlegen und
damit formell zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 lit. a BGG). Da er den
gewünschten Markenschutz für sein Zeichen nicht erhalten hat, ist er auch
materiell beschwert (Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG). Der angefochtene Entscheid
schliesst das Verfahren betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr. 58321/2009
ab und stellt demnach einen Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Die Beschwerdefrist
von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG) wurde eingehalten. Der für die Beschwerde in
Zivilsachen erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG;
BGE 133 III 490 E. 3). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
Vor Bundesgericht ist einzig streitig, ob die Vorinstanz den Slogan "EIN STÜCK
SCHWEIZ" für Käse mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Emmentaler"
(nachfolgend: "Emmentaler AOC") zu Recht als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit.
a MSchG (SR 232.11) qualifizierte.
2.1 Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz
ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich
beschreibende Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die Beschaffenheit,
die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merkmale der gekennzeichneten
Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation
erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 134
III 314 E. 2.3.2 S. 320; 131 III 495 E. 5 S. 503). Dazu gehören auch
Qualitätsangaben, mithin diejenigen Zeichen, deren inhaltliche Aussage sich in
einer reklamehaften Anpreisung oder Selbstdarstellung erschöpft (BGE 129 III
225 E. 5.1 S. 227 f.; 128 III 447 E. 1.6 S. 452; 100 Ib 250 E. 1 S. 251; Urteil
4A_648/2010 vom 28. Februar 2011 E. 2.3, je mit Hinweisen). Der beschreibende
Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne besondere
Denkarbeit und ohne besonderen Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein.
Dabei genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 131 III
495 E. 5 S. 503; 129 III 225 E. 5.1 S. 228; 128 III 447 E. 1.5, je mit
Hinweisen). Auch schlagwortartige Wortfolgen bzw. Slogans sind nach diesen
Grundsätzen insbesondere dann vom Schutz als Marke ausgeschlossen, wenn sie
sich in einem anpreisenden Qualitätshinweis auf die beanspruchte Ware
erschöpfen, der ohne Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird (Urteil 4A_161/
2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.2, in: sic! 12/2007 S. 899 ["we make ideas work"];
vgl. auch BGE 134 II 223 E. 3.4.4 S. 232; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum MSchG,
2002, N. 82 zu Art. 2 MSchG; YVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques,
2007, S. 62; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz.
412 f.).
Das Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende
Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen
ist und - bei Gütern des allgemeinen Bedarfs - wie die Adressaten aufgrund der
erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnehmen (BGE 134 III 547 E. 2.3 S.
551; 133 III 342 E. 4 S. 347 mit Hinweisen).
2.2 Die Vorinstanz erwog, im Zusammenhang mit der beanspruchten Ware stehe die
Bedeutung von "EIN STÜCK SCHWEIZ" in dem Sinne klar im Vordergrund, dass die
Ware Bestandteil der schweizerischen (Ess-)Kultur, Tradition, Herkunft,
Landwirtschaft und Essgewohnheit darstelle. Die von der Marke ausgehenden
gedanklichen Anklänge an schweizerische Esstraditionen und Ähnliches seien für
die beanspruchte Ware nicht als direkt beschreibend im Sinne von Art. 2 lit. a
MSchG einzustufen. Es liege entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers auch
kein Fall von Mehrdeutigkeit vor, sondern die Anklänge an schweizerische
Traditionen und Ähnliches dominierten klar vor dem anderen möglichen Sinngehalt
eines Bestandteils schweizerischen Grund und Bodens.
Im Gesamteindruck, so die Vorinstanz weiter, dominiere die Auslegung der
strittigen Marke im Sinne eines Hinweises darauf, dass es sich bei der
beanspruchten Ware um ein typisches, traditionsreiches schweizerisches Produkt
handle. Hinter entsprechenden Hinweisen auf die schweizerische Herkunft eines
Produkts oder einer Dienstleistung verberge sich ein beträchtliches Kapital, da
zahlreiche schweizerische Waren und Dienstleistungen im In- und Ausland, zu
denen namentlich auch Produkte der Käsebranche zählten, einen hervorragenden
Ruf in Sachen Qualität, traditionelle Herstellungsweise etc. genössen. Vor
diesem Hintergrund erweise sich die zu beurteilende Marke als hochgradig
anpreisend.
Weiter erwog das Gericht, die anpreisende Wirkung der strittigen Marke werde
nicht durch eine unübliche sprachliche Konstruktion bereichert, die es erlauben
würde anzunehmen, dass sich die Marke über ihren anpreisenden Charakter hinaus
im Erinnerungsbild der Abnehmerkreise individualisieren würde. Die Marke
erschöpfe sich darum in einer allgemeinen Redewendung und gleichzeitig in einem
stark anpreisenden Qualitätshinweis.
2.3 Der Beschwerdeführer anerkennt mit einer Ausnahme, dass die Vorinstanz bei
ihrer Beurteilung des strittigen Zeichens von einem richtigen Massstab, mithin
von richtigen Grundsätzen ausgegangen ist (vgl. zu denselben Erwägung 2.1
vorne). Er rügt indessen, die Anwendung derselben auf das konkrete Zeichen sei
rechtsfehlerhaft erfolgt. Konkret bestreitet er, dass sich "EIN STÜCK SCHWEIZ"
in einer anpreisenden Bedeutung erschöpfe und dass es sich dabei um eine
allgemeine Redewendung handle.
Es ist im Folgenden zum einen zu prüfen, ob die Vorinstanz den strittigen
Slogan zutreffend als werbemässige Anpreisung des beanspruchten Produkts
qualifizierte. Zum anderen ist die Frage zu beantworten, ob sich das Zeichen in
einer blossen Anpreisung erschöpft, da es nicht durch eine unübliche
sprachliche Konstruktion bereichert wird, die ihm Unterscheidungskraft
verleihen könnte.
2.3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz halte richtig fest,
"EIN STÜCK SCHWEIZ" sei auszulegen. Ein auslegungsbedürftiges Zeichen könne
sich allerdings nicht in einer anpreisenden Aussage im Sinne der Rechtsprechung
erschöpfen. Aus der Tatsache, dass ein Zeichen auslegungsbedürftig sei, ergebe
sich zwanglos, dass seine Kommunikationsleistung komplexer sei und sich eben
gerade nicht in einer bestimmten, insbesondere anpreisenden Aussage erschöpfe.
Aus der Auslegungsbedürftigkeit eines Zeichens ergebe sich logisch ein
gedanklicher Aufwand.
Dem kann nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer geht bei diesen Vorbringen
davon aus, die Vorinstanz habe das Zeichen "EIN STÜCK SCHWEIZ" im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren als mehrdeutig betrachtet. Dies trifft indes nicht
zu. Vielmehr führte die Vorinstanz aus, es liege kein Fall von Mehrdeutigkeit
vor und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren dominierten klar die
Anklänge an schweizerische Traditionen und Ähnliches vor dem anderen möglichen
Sinngehalt eines Bestandteils schweizerischen Grund und Bodens. Dieser
Auffassung kann ohne weiteres gefolgt werden. Wenn die Vorinstanz nach dieser
Erwägung fortfuhr, im Gesamteindruck dominiere die "Auslegung" der strittigen
Marke im Sinne eines Hinweises darauf, dass es sich bei der beanspruchten Ware
um ein typisches, traditionsreiches schweizerisches Produkt handelt, ist die
Verwendung des Begriffs Auslegung offensichtlich nicht dahingehend zu
verstehen, dass sich der Sinn des Zeichens erst durch besonderen gedanklichen
Aufwand, d.h. nach eingehender Auslegung, erschliesst. Vielmehr drückte die
Vorinstanz mit der zitierten Erwägung gerade das Gegenteil aus, nämlich, dass
das Zeichen ohne weiteres als Hinweis auf ein typisches traditionsreiches
schweizerisches Produkt verstanden wird, mit dem der angesprochene
Durchschnittsabnehmer besondere Qualitätsvorstellungen verbindet.
2.3.2 Weiter argumentiert der Beschwerdeführer, die gedankliche Verbindung
zwischen "EIN STÜCK SCHWEZ" und Emmentaler AOC sei das Ergebnis einer
Assoziationskette, die dem nach der Rechtsprechung erforderlichen
Fantasiegehalt und Gedankenaufwand ohne weiteres genüge. In der Regel werde in
einem ersten Assoziationsschritt von der wörtlichen Bedeutung von "EIN STÜCK
SCHWEIZ" auf Kultur- und Traditionselemente wie Mundart, Schwingen, Jodeln usw.
geschlossen. Erst in einem weiteren Gedankenschritt werde von diesen Elementen
allenfalls auf die Herkunft von Emmentaler AOC geschlossen. Zwischen der
wörtlichen Bedeutung des Zeichens und der damit verbundenen Anspielung lägen
jedenfalls mehrere Assoziationsschritte.
Auch mit diesen Vorbringen vermag der Beschwerdeführer nicht durchzudringen.
Die Vorinstanz hat das strittige Zeichen - anders als das IGE in seiner
ursprünglichen Begründung - nicht deshalb dem Gemeingut zugerechnet, weil es
sich in einem Hinweis auf die Ware erschöpfe, sondern weil es in einer blossen
anpreisenden Aussage über dieselbe bestehe. Es geht mithin nicht darum, ob das
Zeichen sofort eine gedankliche Verbindung zur beanspruchten Ware hervorruft.
Die Argumentation des Beschwerdeführers geht insoweit an der Sache vorbei. Im
Übrigen kann der Vorinstanz darin gefolgt werden, dass der streitbetroffene
Slogan unmittelbar darauf hinweist, dass es sich bei der beanspruchten Ware um
ein typisches, traditionsreiches schweizerisches Produkt handelt, über das bei
den massgeblichen Verkehrskreisen besondere Qualitätsvorstellungen bestehen.
Die anpreisende Aussage des Zeichens tritt damit sofort und leicht erkennbar
hervor, ohne dass ein besonderer Aufwand an Fantasie oder mehrere
Gedankenschritte erforderlich wären.
2.3.3 Unbehelflich ist es schliesslich, wenn der Beschwerdeführer weiter
vorbringt, es könne ihm bei der markenrechtlichen Beurteilung nicht zum
Nachteil gereichen, dass ein echtes Schweizer Produkt wie der Emmentaler AOC
aufgrund seiner "Swissness" eine besondere Marktstellung erreichen möge. Dieses
Argument trägt nichts zur Beurteilung der entscheidenden Frage bei, ob sich das
Zeichen in einem stark anpreisenden Qualitätshinweis erschöpft.
2.3.4 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass "EIN STÜCK SCHWEIZ" eine allgemeine
bzw. übliche Redewendung sei, namentlich in Verbindung mit Emmentaler. Er rügt
sinngemäss, die Vorinstanz habe in diesem Zusammenhang entgegen ihren eigenen
zutreffenden Ausführungen zum Beurteilungsmassstab einen unzutreffenden, viel
zu strengen Massstab angelegt, indem sie nicht nur untersucht habe, ob die
konkrete Redewendung üblich sei, sondern bei ihrer Beurteilung weitere "analoge
Wortfolgen der deutschen Alltagssprache" berücksichtigt habe. Zum Nachweis der
Üblichkeit von "EIN STÜCK SCHWEIZ" für Emmentaler habe die Vorinstanz Beispiele
beigezogen, die mit "EIN STÜCK SCHWEIZ" weder identisch noch vergleichbar
seien. Dass "EIN STÜCK SCHWEIZ" im Zusammenhang mit Emmentaler AOC eine
allgemein übliche Redewendung sei, habe die Vorinstanz nicht nachgewiesen. Sie
verfalle mit dieser Annahme in reine Spekulation.
Mit diesen Vorbringen verkennt der Beschwerdeführer, dass die Vorinstanz ihren
Entscheid nicht auf ihre allgemeine Erwägung stützte, wonach alternativ zu den
Zeichen direkt beschreibender (bzw. anpreisender) Natur auch Marken zum
Gemeingut gehörten, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren und
Dienstleistungen üblicherweise Verwendung fänden. Eine entsprechende Begründung
findet sich in der Rückweisungsverfügung des IGE, nicht aber im angefochtenen
Entscheid. Die Vorinstanz erkannte, "EIN STÜCK SCHWEIZ" habe im Zusammenhang
mit Käse eine anpreisende Bedeutung und erschöpfe sich darin, weil die
anpreisende Wirkung nicht mit einer "unüblichen sprachlichen Konstruktion"
bereichert werde. Mit der mangelnden unüblichen sprachlichen Konstruktion ist
nicht gemeint, dass "EIN STÜCK SCHWEIZ" im Zusammenhang mit Käse gemeinhin oder
üblicherweise verwendet werde. Die Vorinstanz drückte damit vielmehr aus, dass
die verwendete Redewendung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht
als hinreichend originell erscheint, um beim Adressatenkreis als Hinweis auf
die beanspruchten Waren in der Erinnerung haften zu bleiben, und dass sie somit
dem Zeichen mit anpreisender Bedeutung keine Unterscheidungskraft zu verleihen
vermag, dieses sich somit in der anpreisenden Bedeutung erschöpft (vgl. dazu
BGE 135 III 446 E. 6.3.4 S. 456 f.; 122 III 382 E. 5a S. 388, mit Hinweisen).
Diese Beurteilung ist nicht zu beanstanden. Der Ausdruck "EIN STÜCK" gefolgt
von einem Ländernamen ist mit der allgemeinen Redewendung "Ein Stück Heimat"
(vgl. dazu GERHARD WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag,
Gütersloh 1996, S. 1521) verwandt und kann als zum allgemeinen Sprachgebrauch
gehörig gezählt werden. Die Vorinstanz hat denn auch mit Beispielen
nachgewiesen, dass die Ausdrücke "Ein Stück Schweiz" und "Ein Stück Frankreich"
unter anderem gerade auch im Zusammenhang mit Käse bereits im Gebrauch sind
(halbharter Rahmkäse "Ein Stück Schweiz" [http://www.schaukaeserei-engelberg.ch
/shop/product_ info. php?info=p2_Ein-Stueck-Schweiz-ca-130gr-.html]; "Das Käse-
und Weinangebot. Ein Stück Schweiz" [ttp://www.gasthaus-steinbock.ch/ docs/de/
moenchskeller/kaesespezialitaeten.pdf]; "Ein Stück Frankreich am Fusse des
Belpbergs", im Zusammenhang mit Weichkäse [vgl. http://www.jenk.ch/
weichkaese-chutzli-gerzensee-belpberg/chutzli/]).
Die Verwendung des Slogans "EIN STÜCK SCHWEIZ" für Käse wird nach dem
vorstehend Ausgeführten vom massgeblichen Adressatenkreis sofort als anpreisend
verstanden. Sie kann auch nicht als besonders originell bezeichnet werden,
weshalb die Vorinstanz zu Recht erkannte, sie sei nicht geeignet, um beim
angesprochenen Publikum als individualisierender Hinweis im Gedächtnis haften
zu bleiben. Als aus dem allgemeinen Sprachgebrauch stammende Redewendung ist
die Wortfolge "EIN STÜCK SCHWEIZ" für den Gemeingebrauch frei zu halten (vgl.
Urteil 4C.431/2004 vom 2. März 2005 E. 3.2, in: sic! 6/2005 S. 463 ff. ["c'est
bon la vie"]).
3.
Zusammenfassend verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, indem sie das
streitbetroffene Zeichen dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG
zuordnete und die Rückweisungsverfügung des IGE gegen die Eintragung desselben
im Markenregister bestätigte. Die Beschwerde ist abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig
(Art. 66 Abs. 1 BGG). Dem Beschwerdegegner ist keine Parteientschädigung
zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II,
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. September 2012
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Klett
Der Gerichtsschreiber: Widmer