I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.20/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_20/2012
Urteil vom 3. Juli 2012
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.
Verfahrensbeteiligte
LEGO System A/S,
vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Patrick Troller und Dr. Gallus Joller,
Beschwerdeführerin,
gegen
MEGA Brands Inc., (vormals Mega-Bloks Inc., vormals Ritvik Holdings Inc.),
vertreten durch Rechtsanwälte
Dr. Magda Streuli-Youssef und Dr. Lucas David,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Markenrecht,
Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 23.
November 2011.
Sachverhalt:
A.
Die LEGO System A/S (Beklagte, Beschwerdeführerin) gehört zur dänischen
LEGO-Gruppe, die seit mehreren Jahrzehnten die bekannten LEGO-Klemmbausteine
herstellt. Sie hinterlegte verschiedene Formen ihrer Klemmbausteine beim
Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) als dreidimensionale
Marken für Spielbausteine (Formmarken Nr. 411 469, 433 265, 433 266, 433 267
und 433 268).
Die MEGA Brands Inc., vormals Mega Bloks Inc. bzw. Ritvik Holdings Inc.,
(Klägerin, Beschwerdegegnerin) gehört zur kanadischen Ritvik-Gruppe und
vertreibt weltweit Spielzeuge. Seit den Achtzigerjahren stellt sie auch
Klemmbausteine her, die mit den LEGO-Bausteinen kompatibel sind.
B.
B.a Am 9. März 2000 stellte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich
das Rechtsbegehren, es seien die von der Beklagten eingetragenen Formmarken Nr.
411 469, 433 265, 433 266, 433 267 und 433 268 nichtig zu erklären. Mit Urteil
vom 17. Dezember 2002 hiess das Handelsgericht die Klage gut und erklärte die
fünf Streitmarken für nichtig.
Mit Urteil vom 2. Juli 2003 hiess das Bundesgericht die von der Beklagten
erhobene Berufung gegen den Entscheid des Handelsgerichts vom 17. Dezember 2002
teilweise gut und wies die Sache zur Prüfung an das Handelsgericht zurück, ob
die von der Beklagten beanspruchten Formen technisch notwendig im Sinne von
Art. 2 lit. b MSchG seien und, falls nicht, ob sich die fraglichen, an sich dem
Gemeingut zugehörigen Formen im Verkehr als Unterscheidungsmerkmal für die
Spielbausteine der Beklagten durchgesetzt haben (BGE 129 III 514 ff.).
B.b Mit Beschluss vom 27. Januar 2004 setzte das Handelsgericht der Beklagten
Frist an, um - neben den 24 bisher aufgezeigten - weitere gleichwertige
Alternativformen aufzuzeigen, wobei es in seinen Erwägungen im Einzelnen
festlegte, welche Voraussetzungen diese zu erfüllen hätten, damit sie überhaupt
als Alternativen zu den eingetragenen Formen in Frage kämen.
Mit Urteil vom 7. Juli 2004 hiess das Bundesgericht ein Erläuterungsgesuch der
Beklagten teilweise gut und erläuterte seinen Rückweisungsentscheid vom 2. Juli
2003 in dem Sinne, dass Alternativformen mit den Formen der Beklagten nicht
kompatibel bzw. zusammenbaubar sein müssten (Urteil 4C.86/2004). Das
Bundesgericht erwog, die Beklagte bringe in ihrem Erläuterungsgesuch zu Recht
vor, das Handelsgericht verkenne mit seinem Beweisbeschluss vom 17. Januar 2004
die Tragweite der Rückweisung. Die vom Bundesgericht angeordnete Rückweisung
sei allein zur tatsächlichen Feststellung erfolgt, ob die nach dem
handelsgerichtlichen Urteil vom 17. Dezember 2002 bestehenden praktikablen
Alternativen zu runden, gefüllten Noppen ebenso praktisch, ebenso solide und
mit keinen grösseren Herstellungskosten verbunden seien als die umstrittene,
als Marke beanspruchte Form der auf dem Quader aufgesetzten Noppen (Urteil
4C.86/2004 vom 7. Juli 2004 E. 2.1.1 mit Verweis auf BGE 129 III 514 E. 3.2.4
S. 524).
B.c
B.c.a Das Handelsgericht zog seinen Beschluss vom 27. Januar 2004 in der Folge
in Wiedererwägung, formulierte ihn hinsichtlich der Frage der Kompatibilität
neu und setzte der Beklagten die Frist zur Nennung von Alternativformen und zum
Vorschlag eines Gutachters neu an.
Mit Eingabe vom 15. Oktober 2004 bezeichnete die Beklagte 26 weitere
Alternativformen, lehnte den von der Klägerin vorgeschlagenen Gutachter, Prof.
A.________, ab und schlug ihrerseits ein Gutachter-Team bestehend aus Prof.
B.________ und C.________ vor.
B.c.b Mit Beschluss vom 8. Juli 2005 hielt das Handelsgericht fest, die
Beklagte habe nun insgesamt 50 Alternativformen aufgezeigt, von denen sie je
geltend mache, sie stellten eine ebenso praktische, ebenso solide und nicht mit
höheren Herstellungskosten verbundene Ausführung dar wie die Streitmarken. Die
Klägerin bestreite dies und liste für jede dieser Alternativen eine Reihe von
Nachteilen gegenüber den Streitmarken auf. Die Beweislast liege bei der
Beklagten, der Klägerin stehe der Gegenbeweis für die behaupteten Nachteile
offen.
Nachdem mit den Parteien davon auszugehen sei, dass die Gültigkeit aller fünf
Streitmarken am sogenannten "Grundbaustein" mit 4 x 2 Noppen abgehandelt werden
könne, scheine es angezeigt, auch das Beweisverfahren auf diesen Stein bzw. die
dazu aufgezeigten Alternativen zu beschränken.
Als Beweismittel hätten sich die Parteien auf ein Gutachten berufen und je auch
Gutachtervorschläge unterbreitet, die von der Gegenseite abgelehnt worden
seien; diese Ablehnungen erschienen beidseits unbegründet. Entsprechend sei
festzustellen, dass die Parteien gegen die vorgeschlagenen Gutachter nichts
vorgebracht hätten, was geeignet wäre, deren Bestellung zu verhindern. Damit
die vorzunehmende gutachterliche Beurteilung nicht nur aus universitärer Sicht
und auch nicht nur aus der Sicht des Praktikers erfolge, erscheine es
angezeigt, das Gutachten durch Prof. A.________ und C.________ gemeinsam
erstellen zu lassen; Letzterer lehnte allerdings auf entsprechende Anfrage des
Gerichts hin aufgrund anderweitiger zeitlicher Beanspruchung ab.
Mit Verfügung vom 30. August 2005 wurde den Parteien als Praktiker des
Gutachter-Teams D.________, Werkzeugmacher und Kunststoffingenieur HTL, Inhaber
der D.________ AG, die sich mit Formenbau und Kunststofftechnik befasst,
vorgeschlagen.
Am 9. Februar 2006 erfolgte der Beweisabnahmebeschluss. Während sich die
Beweismittel der Klägerin auf das Gutachten beschränkten, wurden bei der
Beklagten zusätzlich noch gewisse Urkunden und die Zeugenaussage von E.________
(des ehemaligen Entwicklungsleiters der Beklagten) als Beweismittel abgenommen.
Sodann wurde mit einlässlicher Begründung D.________ als zweiter Gutachter
neben Prof. A.________ bestellt. Weiter stellte das Handelsgericht den Parteien
den Entwurf der Experteninstruktion zur Stellungnahme zu.
Am 24. März bzw. 27. April 2006 erfolgten die Stellungnahmen der Parteien zum
Entwurf der Experteninstruktion.
Anlässlich der Beweisverhandlung vom 17. Mai 2006, die auf Antrag der Beklagten
vor dem Kollegialgericht durchgeführt wurde, erfolgte vorab die Einvernahme des
Zeugen E.________ und eine provisorische Stellungnahme der Parteien dazu.
Anschliessend erläuterte der Instruktionsrichter den Parteien, wie weit ihre
Anträge bezüglich Änderungen der Experteninstruktion berücksichtigt worden
seien. Danach erfolgte die Instruktion der Experten Prof. A.________ und
D.________. Den Experten wurden namentlich die Fragen unterbreitet, ob jede der
50 Alternativen ebenso praktisch (Frage 1), ebenso solide (Frage 2) und nicht
mit höheren Herstellungskosten verbunden (Frage 3) sei wie die Streitmarken.
Auf Meinungsäusserung der beiden eingesetzten Gutachter hin wurde am 12. März
2007 mit Zustimmung der beiden Parteien C.________ als zusätzlicher Experte für
die Beurteilung der Herstellungskosten und für die Vornahme der
Bauteilabrechnungen der Alternativformen bestellt.
Die Instruktion von C.________ erfolgte am 31. Mai 2007, gefolgt von einer
Diskussion mit den Parteien und den drei Gutachtern über das einzuschlagende
Prüfungsverfahren. Gericht, Gutachter und Parteien einigten sich dabei auf den
Versuchsablauf, in dessen Rahmen im Kunststoff Ausbildungs- und
Technologie-Zentrum (KATZ), Aarau, alternative Bausteine produziert werden und
anschliessend durch die Gutachter geprüft werden sollten.
Am 17. Januar 2008 fand eine weitere Beweisverhandlung statt, an der im Beisein
der Parteien und der drei Gutachter die Materiallieferungen protokolliert und
die Versuchsumgebung sowie die zu verwendenden Maschinen von den Parteien
genehmigt wurden.
In der Folge wurde von den Gutachtern - in Rücksprache mit dem Gericht und
unter Mithilfe der Parteien - am 14. Juli 2008 der definitive Vorschlag für den
Produktionsablauf am KATZ, mit Start im September 2008, unterbreitet. Das
Gericht stellte diesen Vorschlag den Parteien am 17. Juli 2008 zur
Stellungnahme zu.
Innert Frist reichten die Parteien mit Eingaben vom 30. Juli 2008 ihre
Stellungnahmen ein. Während die Beklagte ihr Einverständnis mit dem Vorschlag
der Experten erklärte, brachte die Klägerin eine Reihe von Bemerkungen an. Mit
Verfügung vom 11. August 2008 begründete der Instruktionsrichter, weshalb die
klägerischen Bemerkungen keine Änderungen des Vorschlags der Gutachter für den
Produktionsablauf rechtfertigten.
Am 29./30. April 2009 wurden im Beisein der Parteien Vorversuche durchgeführt
und am 25. Mai 2009 die Produktion aufgenommen.
Am 29. Juli 2009 fand im Beisein der Parteien an der ETH die Versuchsaufnahme
der sogenannten "Clutch Power"-Messungen statt.
B.c.c Am 26. August 2009 schlugen die Gutachter Praxisversuche für das
Erodierverfahren vor, die den Parteien am 28. August 2009 zur Erhebung von
Einwendungen zugestellt wurden, worauf die Parteien am 31. August bzw. 2.
September 2009 ihre Zustimmung erteilten.
Am 31. Mai 2010 erstatteten die Gutachter Prof. A.________, C.________ und
D.________ ihr Gutachten. Mit Verfügung vom 25. Juni wurde das Gutachten den
Parteien zugestellt und ihnen Frist angesetzt, zum Beweisergebnis und
insbesondere zum Gutachten Stellung zu nehmen und dessen Erläuterung oder
Ergänzung oder die Bestellung anderer Sachverständiger zu beantragen.
Mit Eingabe vom 15. September 2010 reichte die Klägerin ihre Stellungnahme mit
Ergänzungsfragen zum Gutachten ein. Am 22. Oktober 2010 nahm die Beklagte zum
Beweisergebnis und zum Gutachten Stellung und stellte einige Zusatzfragen. Mit
Eingabe vom 21. November 2011 nahm die Beklagte Stellung zur Eingabe der
Klägerin vom 15. September 2010.
B.c.d Mit Urteil vom 23. November 2011 hiess das Handelsgericht des Kantons
Zürich die Klage gut und erklärte die schweizerischen Formmarken Nr. 411 469,
433 265, 433 266, 433 267 und 433 268 für nichtig.
Es hielt unter anderem fest, jede Abweichung von der Geometrie des gefüllten
Zylinders führe zu Nachteilen in Form höherer Kosten, was sich besonders bei
den Werkzeugkosten zeige, die gemäss Gutachten bei den kompatiblen Alternativen
11,06 - 30,91 % und bei den nicht kompatiblen 28.8 - 54.13 % höher lägen als
bei den Werkzeugen für den LEGO-Stein. Den Einwand der Beklagten, die
Werkzeugkosten fielen nicht ins Gewicht, weil sie sich auf die Gesamtkosten für
die Herstellung von 5 Mio. Bausteinen letztlich nicht massgeblich auswirkten,
erachtete das Handelsgericht als unzutreffend. Ein Hersteller könne sich nicht
mit der Aussicht begnügen, die Kosten seines Werkzeugs auf 5 Mio. damit zu
produzierende Steine umlegen zu können; vielmehr müsse er die Initialkosten
aufbringen, die erforderlich seien, um nicht nur mehrere Werkzeuge pro
Steinform, sondern auch Werkzeuge im Hinblick auf ganz verschiedene Steinformen
für ein ganzes Sortiment herstellen zu lassen. Bei Kosten eines einzelnen
Werkzeugs von über Fr. 80'000.-- bis über Fr. 115'000.-- ergäben die von den
Experten ermittelten Differenzen auch im allergünstigsten Fall (11,06 %)
Summen, die sich durchaus massgeblich auswirkten. Damit erwiesen sich alle
Alternativformen als jedenfalls anfänglich wesentlich teurer als der
LEGO-Stein, weshalb sie das Kriterium, dass sie nicht mit höheren
Herstellungskosten verbundene Ausführungen darstellen als der LEGO-Stein, nicht
erfüllten.
Das Handelsgericht erwog im Weiteren, alle Alternativen erwiesen sich auch
insgesamt, d.h. über die Lebensdauer des Werkzeugs, als teurer. Bei den
kompatiblen Alternativen seien die Mehrkosten für die Herstellung gegenüber dem
LEGO-Stein gemäss Gutachten mit 1.326 - 4.927 % zu beziffern. Diese von den
Experten ermittelten Differenzen seien unter Berücksichtigung der Aussagen des
ehemaligen Entwicklungsleiters der Beklagten, wonach jede Ersparnis bei der
Produktion wichtig sei, durchaus relevant, womit die kompatiblen Alternativen
das Kriterium, dass sie nicht mit höheren Herstellungskosten verbunden sein
dürfen, nicht erfüllten. Bei den nicht kompatiblen Alternativen lägen die
Herstellungskosten pro Teil etwa 50 % über den Kosten für den LEGO-Stein.
Damit scheiterten alle Alternativformen am Kostenkriterium, womit die von den
Streitmarken beanspruchten Formen als technisch notwendig im Sinne von Art. 2
lit. b MSchG zu betrachten seien, was zur Nichtigerklärung der Streitmarken
führe.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, es sei
das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 23. November 2011
aufzuheben und es sei die Nichtigkeitsklage abzuweisen. Eventualiter sei das
angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die
Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz
hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Die Beschwerdeführerin reichte dem Bundesgericht eine Replik, die
Beschwerdegegnerin eine Duplik ein.
Erwägungen:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid ist in einer zivilrechtlichen Streitigkeit (Art.
72 BGG) im Zusammenhang mit geistigem Eigentum ergangen, für die ein
Bundesgesetz (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO) eine einzige kantonale Instanz vorsieht
(Art. 74 Abs. 2 lit. b und Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerdeführerin
ist mit ihren Anträgen vor der Vorinstanz unterlegen (Art. 76 Abs. 1 BGG) und
der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren ab (Art. 90 BGG). Auf die
Beschwerde, die unter Einhaltung der gesetzlichen Frist (Art. 100 Abs. 1 BGG)
und Form (Art. 42 BGG) erhoben wurde, kann daher grundsätzlich eingetreten
werden.
1.2 Mit der Beschwerde in Zivilsachen kann die Verletzung von Bundesrecht
(einschliesslich Bundesverfassungsrecht) gerügt werden (Art. 95 lit. a BGG; BGE
134 III 379 E. 1.2). Nicht zu den in Art. 95 BGG vorgesehenen Rügegründen
gehört hingegen die Verletzung kantonaler Verfahrensvorschriften, deren
Anwendung und Auslegung vom Bundesgericht einzig unter dem Blickwinkel eines
Verstosses gegen Bundesrecht bzw. gegen Bundesverfassungsrecht beurteilt werden
kann (BGE 136 I 241 E. 2.4; 135 III 513 E. 4.3 S. 521; 134 III 379 E. 1.2 S.
382 f.). Auf das Verfahren vor der Vorinstanz fand noch die nunmehr aufgehobene
Zivilprozessordnung des Kantons Zürich vom 13. Juni 1976 (aZPO/ZH) Anwendung
(vgl. Art. 404 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]).
Weist das Bundesgericht eine Streitsache an die Vorinstanz zurück, hat die mit
der Neubeurteilung befasste kantonale Instanz die rechtliche Beurteilung, mit
der die Rückweisung begründet wurde, ihrer Entscheidung zugrunde zu legen.
Diese Beurteilung bindet auch das Bundesgericht. Wegen dieser Bindung der
Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien, abgesehen von allenfalls
zulässigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als
den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen
Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt
oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind. Der Umfang der Bindung
ergibt sich aus der Begründung der Rückweisung, die sowohl den Rahmen für die
neuen Tatsachenfeststellungen als jenen für die neue rechtliche Begründung
vorgibt. Die vom Bundesgericht bereits entschiedenen Fragen sind jedenfalls
nicht mehr zu überprüfen (BGE 135 III 334 E. 2 S. 335 f. mit Hinweisen).
1.3 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente
noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus
einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit
einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Mit Blick auf die Begründungspflicht des Beschwerdeführers (Art. 42 Abs. 1 und
2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern
die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls
nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden
rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr
vorgetragen werden (BGE 135 II 384 E. 2.2.1; 133 II 249 E. 1.4.1; je mit
Hinweisen). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht
prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise
vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Macht der
Beschwerdeführer beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots (Art. 9 BV)
geltend, genügt es nicht, wenn er einfach behauptet, der angefochtene Entscheid
sei willkürlich; er hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der
angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist (BGE 134 II 349 E. 3 S.
352; 133 I 1 E. 5.5 S. 5; 133 III 439 E. 3.2 S. 444).
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 sowie Art. 106 Abs. 2 BGG, dass
die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im
Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Der Beschwerdeführer
soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die er im
kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit seiner
Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz
ansetzen (vgl. BGE 134 II 244 E. 2.1 S. 245 f.; 121 III 397 E. 2a S. 400; 116
II 745 E. 3 S. 749). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst
zu erfolgen und der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften
oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 133 II 396 E. 3.1 S. 399 f.; 131 III
384 E. 2.3 S. 387 f.; je mit Hinweisen).
1.4 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die
Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art.
95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). Überdies muss die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue
Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als der
Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).
Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz
anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen
einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei
rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgegangen wäre;
andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid
festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden. Auf eine Kritik an den
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht
genügt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 133 III 350 E. 1.3 S. 351 f., 393 E.
7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466 f.).
2.
Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz zunächst eine unzutreffende
Verteilung der Beweislast hinsichtlich der technischen Notwendigkeit (Art. 2
lit. b MSchG) vor.
Die Vorinstanz hat es in Würdigung eines mit grossem Aufwand erstellten
Gutachtens als erwiesen erachtet, dass sämtliche Alternativformen mit höheren
Herstellungskosten verbunden sind als der LEGO-Baustein und hat daher die von
den Streitmarken beanspruchten Formen als technisch notwendig im Sinne von Art.
2 lit. b MSchG beurteilt. Wo das Gericht in Würdigung von Beweisen zur
Überzeugung gelangt, eine Tatsachenbehauptung sei bewiesen oder widerlegt, ist
die Beweislastverteilung gegenstandslos und liegt Beweiswürdigung vor (BGE 130
III 591 E. 5.4 S. 601 f. mit Hinweisen). Die unter Berufung auf Art. 8 und 9
ZGB erhobenen Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Beweislastverteilung
stossen demnach ins Leere.
Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht lässt sich auch aus dem
Umstand, dass die Beschwerdegegnerin keine Kaution für das erstellte Gutachten
leistete, nicht ableiten, diese hätte auf den Beweis hinsichtlich der
technischen Notwendigkeit verzichtet. Nachdem die Vorinstanz gestützt auf das
gerichtliche Gutachten die tatsächlichen Voraussetzungen für den absoluten
Ausschlussgrund der technischen Notwendigkeit der beanspruchten Formen für
erwiesen erachtet hat, ist die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte
Beweislastverteilung auch in diesem Zusammenhang unerheblich. Inwiefern das
prozessuale Verhalten der Gegenpartei im Rahmen der Beweiswürdigung zu
berücksichtigen war, richtete sich im vorinstanzlichen Verfahren im Übrigen
nach dem kantonalen Verfahrensrecht. Die Schlüsse, die das kantonale Gericht in
tatsächlicher Hinsicht aus Beweisen und konkreten Umständen zieht, sind im
Beschwerdeverfahren lediglich hinsichtlich ihrer Verfassungsmässigkeit
überprüfbar; eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte zeigt die
Beschwerdeführerin diesbezüglich allerdings nicht auf.
3.
Die Beschwerdeführerin rügt, die von der Vorinstanz festgestellten Mehrkosten
für die Herstellung von Alternativformen seien nicht bedeutsam genug, um die
beanspruchten Formen als technisch notwendig (Art. 2 lit. b MSchG) erscheinen
zu lassen.
3.1 Das Bundesgericht hielt in seinem Rückweisungsentscheid fest, die
tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil des Handelsgerichts
erlaubten die Beurteilung nicht, ob die auf den bestimmt proportionierten
Quadern aufgesetzten, in bestimmter Weise angeordneten zylinderförmigen Noppen
zur Erreichung der angestrebten Klemm- oder Stabilisierungswirkung beim
Zusammenbau der Spielbausteine technisch notwendig sind. Dies wäre nach dem
Rückweisungsentscheid der Fall, wenn Mitbewerbern wie der Beschwerdegegnerin
mit dem Verbot ihrer Verwendung der Verzicht auf eine naheliegende und
zweckmässige Form zugemutet würde, so dass sie an deren Stelle eine weniger
praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten
verbundene Ausführung wählen müssten (BGE 129 III 514 E. 3.2.4 S. 524).
Damit hat das Bundesgericht die Kriterien, unter denen mögliche
Alternativformen als unzumutbar zu erachten sind und demzufolge die als Marke
beanspruchte Form als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG zu
gelten hat, für die Vorinstanz grundsätzlich verbindlich umschrieben. Dabei hat
es nicht etwa erwogen, allfällig festzustellende Mehrkosten bei der Herstellung
von Alternativformen seien zusätzlich auf ihre Zumutbarkeit für Mitbewerber zu
überprüfen, geschweige denn, Mehrkosten von 5 % seien generell als zumutbar zu
erachten, wie dies die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint. Entsprechend
stellte das Bundesgericht auch in seinem Erläuterungsurteil fest, die
angeordnete Rückweisung sei allein zur tatsächlichen Feststellung erfolgt, ob
die nach dem handelsgerichtlichen Urteil vom 17. Dezember 2002 bestehenden
praktikablen Alternativen zu runden, gefüllten Noppen ebenso praktisch, ebenso
solide und mit keinen grösseren Herstellungskosten verbunden seien als die
umstrittene, als Marke beanspruchte Form der auf dem Quader aufgesetzten Noppen
(Urteil 4C.86/2004 vom 7. Juli 2004 E. 2.1.1 mit Verweis auf BGE 129 III 514 E.
3.2.4 S. 524).
3.2 Im Übrigen rechtfertigt sich bei der Beurteilung der Zumutbarkeit möglicher
Alternativformen im Hinblick auf die wettbewerbliche Gleichbehandlung die
Anwendung eines strengen Prüfungsmassstabs. Die mit der Einräumung einer
Formmarke verbundene, zeitlich unbeschränkte Monopolstellung des Markeninhabers
soll nach Art. 2 lit. b MSchG nur ermöglicht werden, sofern den Mitbewerbern
dadurch angesichts vorhandener gleichwertiger Alternativen kein Nachteil
entsteht. Ist die Herstellung alternativer Formen mit Mehrkosten verbunden, so
führt dies auch dann zur Unzumutbarkeit der entsprechenden Wahl einer anderen
Warenform, wenn der feststellbare Unterschied gering ausfällt. Im Sinne der
Gleichbehandlung im funktionierenden Wettbewerb ist den Konkurrenten eine
gleichwertige Ausgangslage zu erhalten (vgl. PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers
régimes de protection des signes distinctifs et leur rapport avec le droit des
marques, 2000, S. 229; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz.
527).
Lassen sich - wie vorliegend aufgrund einer Gerichtsexpertise - bei
Alternativformen höhere Herstellungskosten feststellen, so ist diese
Gleichbehandlung nicht gewährleistet und es ist für die Prüfung der technischen
Notwendigkeit (Art. 2 lit. b MSchG) davon auszugehen, dass der
Kostenunterschied geeignet ist, sich im Wettbewerb auszuwirken. Die
festgestellten Kostenunterschiede im Sinne einer weiteren materiellen
Voraussetzung zusätzlich noch darauf zu prüfen, ob sich diese unter
Berücksichtigung des konkreten Konkurrenzverhältnisses, der erzielten Umsätze
und Gewinnmargen dem Konkurrenten zumuten lassen (vgl. etwa den von der
Beschwerdeführerin zitierten BGE 83 II 154 E. 3c S. 159), erscheint nicht nur
unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung im Wettbewerb fragwürdig, sondern
würde auch zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen und wäre kaum justiziabel
(vgl. bereits ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1983, S. 441
f.). Entsprechend wurde im Rückweisungsentscheid auch vorgegeben, bei der
Beurteilung der Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit von Alternativformen neben
weiteren Kriterien darauf abzustellen, ob diese mit grösseren
Herstellungskosten verbunden sind, und nicht etwa auf weitere Kosten (für
Verpackung, Vertrieb etc.) oder auf Gewinnmargen unter Berücksichtigung von
Endverkaufspreisen, auf die sich die Berechnungen in der Beschwerde stützen.
Der Beschwerdeführerin kann demnach nicht gefolgt werden, wenn sie vorbringt,
die gestützt auf das gerichtliche Gutachten festgestellten höheren
Herstellungskosten für alternative Lösungen von 1.326 - 4.927 % gegenüber dem
LEGO-Stein seien bundesrechtlich unerheblich. Der Vorinstanz ist keine
Verletzung von Art. 2 lit. b MSchG vorzuwerfen. Es braucht daher nicht auf die
Ausführungen der Beschwerdeführerin zur vorinstanzlichen Alternativbegründung
eingegangen zu werden, wonach bereits der Umstand der höheren Werkzeugkosten
zur Gutheissung der Nichtigkeitsklage führe.
4.
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die tatsächlichen Herstellungskosten
der Alternativbausteine seien ohnehin tiefer als im angefochtenen Entscheid
festgestellt. Sie wirft der Vorinstanz diesbezüglich Willkür (Art. 9 BV) und
eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) vor.
4.1 Sie behauptet, die Berechnungen der Experten basierten auf unrealistisch
engen Toleranzen und auf falschen Prämissen betreffend Massgenauigkeit der
Werkzeuge sowie Masskontrolle der Formteile. Höhere Toleranzen führten zu
tieferen Werkzeug- und Herstellungskosten; entgegen den Experten entstünden bei
den Alternativformen sodann keine höheren Wartungskosten. Die
Herstellungskosten für kompatible Alternativbausteine seien unter
Berücksichtigung dieser Aspekte teilweise tiefer zu veranschlagen als diejenige
des LEGO-Grundbausteins.
4.2
4.2.1 Die Vorbringen zu den vorinstanzlich gestützt auf das gerichtliche
Gutachten festgestellten Herstellungskosten sind über weite Strecken
appellatorisch. Die Beschwerdeführerin zeigt mit ihren Ausführungen keine
Willkür (Art. 9 BV) auf, sondern kritisiert in unzulässiger Weise und unter
mehrseitiger Wiederholung ihrer Vorbringen im kantonalen Verfahren das
Beweisergebnis der Vorinstanz. Dabei beruft sie sich teilweise auf tatsächliche
Vorbringen, die sich nicht auf die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen
Entscheid stützen lassen (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG), wie etwa die Behauptungen,
die Experten hätten die Toleranzen der Werkzeuge für die Produktion im KATZ im
Rahmen ihrer Expertise bestimmen können oder die Gutachter hätten die Bausteine
der Parteien messen und daraus Rückschlüsse auf "realistische" Toleranzen
machen können. Damit ist sie nicht zu hören.
4.2.2 Die Beschwerdeführerin zeigt auch keine Verletzung des Gehörsanspruchs
(Art. 29 Abs. 2 BV) auf, wenn sie im Zusammenhang mit den angeblich falschen
Prämissen betreffend Massgenauigkeit der Werkzeuge und Masskontrolle der
Formteile sowie den Aspekt der Wartungskosten lediglich seitenweise
wortwörtlich aus ihren Eingaben im kantonalen Verfahren zitiert und behauptet,
die Vorinstanz habe sich damit nicht auseinandergesetzt. Ebenso wenig vermag
sie eine Gehörsverletzung darzutun, indem sie ohne weitere Ausführungen
vorbringt, die Vorinstanz habe bestimmte Ergänzungsfragen nicht zugelassen,
ohne dies zu begründen.
Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) verlangt insbesondere,
dass das Gericht die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung
Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung
berücksichtigt (BGE 134 I 83 E. 4.1 S. 88 mit Hinweisen). Daraus folgt die
Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen. Die Begründung muss
kurz die Überlegungen nennen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und
auf die sich sein Entscheid stützt (BGE 135 V 65 E. 2.4 S. 72). Nicht
erforderlich ist hingegen, dass sich der Entscheid mit allen Parteistandpunkten
einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich
widerlegt. Es genügt, wenn der Entscheid gegebenenfalls sachgerecht angefochten
werden kann (BGE 136 V 351 E. 4.2 S. 355; 134 I 83 E. 4.1 S. 88; 133 III 439 E.
3.3 S. 445; je mit Hinweisen).
4.3
4.3.1 Die Beschwerdeführerin zeigt hinsichtlich der von den Experten
angenommenen Toleranzen von +/- 5? keine Willkür auf, wenn sie dem
angefochtenen Entscheid ihre eigene Ansicht zu den zu verwendenden Toleranzen
gegenüberstellt und behauptet, die Annahme der Experten im Rahmen des
Gutachtens sei viel zu eng und wirklichkeitsfremd, was sich auf die Berechnung
der Herstellungskosten ausgewirkt habe. Willkür im Sinne von Art. 9 BV liegt
nach ständiger Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung
ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst, wenn
sie offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem
Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass
verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE
137 I 1 E. 2.4; 136 I 316 E. 2.2.2. S. 318 f.; 135 V 2 E. 1.3 S. 4 f.). Mit den
blossen Vorbringen, es habe sich eine Offerte eines Dritten vom 5. Oktober 2005
für die Herstellung entsprechender Werkzeuge bei den Akten befunden, die sich
bei den Noppen auf Toleranzen von +/- 20? beziehe bzw. sie selber verwende
Toleranzen von mindestens +/- 10? weist sie die im gerichtlichen Gutachten
verwendeten Toleranzen nicht als willkürlich aus. Entsprechendes gilt für die
Behauptung, es sei bei den Toleranzen auf die am KATZ produzierten Bausteine
und nicht diejenigen der im Handel erhältlichen "echten" LEGO-Bausteine
abzustellen.
Abgesehen davon legt die Beschwerdeführerin auch nicht dar, wie sich die
angeblich realitätsfremden Toleranzen konkret auf den Vergleich der
Herstellungskosten ausgewirkt und damit zu einem unhaltbaren Ergebnis geführt
haben sollen, zumal im Rahmen der gutachterlichen Versuche auch für die
LEGO-Bausteine dieselben Werte verwendet wurden (vgl. BGE 137 I 1 E. 2.4; 136 I
316 E. 2.2.2. S. 318 f.; 135 V 2 E. 1.3 S. 4 f.; je mit Hinweisen).
4.3.2 Soweit die Beschwerdeführerin der Vorinstanz im Zusammenhang mit den
konkret verwendeten Toleranzen eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorwirft,
sind ihre Vorbringen unbegründet. Die Parteien haben sich über den
Versuchsablauf geeinigt, den sie im weiteren Verlauf auch eng begleiteten. Die
Beschwerdeführerin behauptet vor Bundesgericht nicht, sie hätte sich bereits im
Hauptverfahren darauf berufen, dass sie bei ihren eigenen Bausteinen Toleranzen
von mindestens +/- 10? verwende bzw. dass diese bei Spielbausteinen üblich
seien. Vielmehr trägt sie lediglich vor, dies in ihrer Stellungnahme vom 22.
Oktober 2010 zum Beweisergebnis (act. 463) vorgebracht zu haben. Wie die
Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet, kann demnach hinsichtlich der
Toleranzen nicht von Beweislosigkeit gesprochen werden. Ebenso wenig kann die
Darstellung des von der Vorinstanz als widersprüchlich erachteten
Prozessverhaltens im angefochtenen Entscheid als aktenwidrig bezeichnet werden.
Die Beschwerdeführerin wurde vom Gericht auf Mitteilung des Gutachters Prof.
A.________ vom 9. April 2009 hin eigens dazu aufgefordert, nähere Angaben
betreffend vorgeschriebene Masse und Toleranzen zu machen. Sie verweigerte
jedoch unter Berufung auf das Betriebsgeheimnis ausdrücklich jegliche Angaben.
Die Beschwerdeführerin versucht vor Bundesgericht vergeblich, die damalige
Bedeutung der vom Gutachter verlangten Angaben unter Hinweis auf die Wortwahl
des Schreibens (wonach diesbezügliche Angaben "hilfreich" wären) und den
angeblichen Umstand zu entkräften, die Angaben seien auf den Aspekt der
Nachschwindung beschränkt gewesen. Zum einen gilt es zu berücksichtigen, dass
das Schreiben von Prof. A.________ vom 9. April 2009 formell an die Vorinstanz
gerichtet und entsprechend abgefasst war, zumal entsprechende Informationen von
den Gutachtern nicht direkt bei den Parteien verlangt werden konnten, sondern
das Gericht die verfahrensleitenden Verfügungen zu treffen hatte; zum anderen
geht aus der gutachterlichen Anfrage ohne Weiteres erkennbar hervor, dass die
verlangten Angaben zu den Toleranzen nicht nur für die Funktionskontrolle des
Werkzeugs, sondern auch für die Überprüfung der Massgenauigkeit der im Rahmen
des Versuchsablaufs produzierten Bausteine von Bedeutung waren. Dennoch lehnte
es die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 5. Mai 2009 unter Berufung auf
die Geheimhaltung kategorisch ab, Angaben zu den Toleranzen zu machen. Der
Vorinstanz ist keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie unter diesen
Umständen die erst anlässlich der Stellungnahme vom 22. Oktober 2010 zum
Beweisergebnis erhobenen Vorbringen der Beschwerdeführerin, sie arbeite mit
Toleranzen von +/- 10?, die bei Noppen üblich seien, als widersprüchlich und
unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben unzulässig erachtete und auf das
ebenfalls erst in diesem Verfahrensstadium beantragte Gutachten bezüglich
Toleranzen verzichtete.
Die Rüge der Gehörsverletzung stösst auch im Zusammenhang mit der
Urteilsbegründung hinsichtlich der im Gutachten tatsächlich verwendeten
Toleranzen ins Leere. Insbesondere vermag die Beschwerdeführerin nicht
aufzuzeigen, inwiefern ihr die Begründung des angefochtenen Entscheids
verunmöglicht hätte, diesen gegebenenfalls sachgerecht anzufechten (BGE 136 V
351 E. 4.2 S. 355; 134 I 83 E. 4.1 S. 88; 133 III 439 E. 3.3 S. 445; je mit
Hinweisen).
Die Beschwerdeführerin vermag weder eine verfassungswidrige Anwendung
kantonaler Verfahrensvorschriften noch eine Gehörsverletzung darzutun.
5.
Die Begründung der Vorinstanz, wonach die von den Streitmarken beanspruchten
Formen aufgrund der höheren Herstellungskosten für Alternativformen als
technisch notwendig (Art. 2 lit. b MSchG) zu erachten sind, hält vor
Bundesgericht stand. Auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin zum weiteren
Kriterium der Praktikabilität von Alternativlösungen ist daher nicht weiter
einzugehen.
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf
eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die
Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 sowie
Art. 68 Abs. 2 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche
Verfahren mit Fr. 17'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Juli 2012
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Klett
Der Gerichtsschreiber: Leemann