I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.447/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_447/2009
Urteil vom 9. November 2009
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Widmer.
Parteien
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),
Beschwerdeführer,
gegen
X.________,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Sabine Simkhovitch-Dreyfus.
Gegenstand
Widerruf der Eintragung einer ausschliesslichen Lizenz,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 7.
Juli 2009.
Sachverhalt:
A.
Am 8. Oktober 2001 räumte A.________ der X.________ (Beschwerdegegnerin) in
einem Lizenzvertrag eine exklusive Lizenz an zwei Patenten im Zusammenhang mit
Zahnimplantaten ein, die im Schweizerischen Patentregister auf seinen Namen
registriert sind. Der Vertrag sieht für den Fall schwerer Vertragsverletzungen
("significant contract violations") ein beidseitiges Kündigungsrecht vor. Als
Beispiel einer schweren Vertragsverletzung nennt er unter anderem das
Nichteinhalten der Zahlungsfristen für die vierteljährlich zu entrichtenden
Lizenzgebühren. Mit Schreiben vom 8. Mai 2008 trat A.________ vom Lizenzvertrag
zurück und kündigte diesen zugleich mangels pünktlicher Bezahlung der
Lizenzgebühr. In der weiteren Diskussion zwischen den Vertragsparteien bestritt
die Beschwerdegegnerin eine gültige Auflösung des Vertrags und hielt am Bestand
ihrer Exklusivlizenz fest.
Am 28. Januar 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin dem Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (IGE) unter Vorlage des Lizenzvertrags aus dem
Jahre 2001, ihre exklusive Lizenz für die europäischen Patente Nr. 1.________
und 2.________ im Patentregister einzutragen. Mit Schreiben vom 29. Januar 2009
teilte das IGE der Beschwerdegegnerin die beantragte Änderung im Register mit.
Am 6. Februar 2009 ersuchte A.________ das IGE um Wiedererwägung und Widerruf,
eventuell Löschung der Lizenzeintragungen. Zur Begründung führte er aus, dass
die Lizenz mit der Auflösung des Lizenzvertrags untergegangen sei.
Mit Verfügung vom 13. Februar 2009 hiess das IGE das Wiedererwägungsgesuch gut
und widerrief den Registereintrag vom 29. Januar 2009, den es gleichentags
löschte.
B.
Die Beschwerdegegnerin erhob dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht
und beantragte (im Wesentlichen), die Eintragungen seien zu bestätigen und die
Lizenz - falls gelöscht - wieder einzutragen.
Mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 ordnete das Bundesverwaltungsgericht
die vorläufige Wiedereintragung der beiden ausschliesslichen Lizenzen bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens an. Das IGE trug daraufhin die
Lizenzen am 1. April 2009 wieder ein.
Mit Urteil vom 7. Juli 2009 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde
gut und hob die Verfügung des IGE vom 13. Februar 2009 auf. Das
Eventualbegehren des Patentinhabers um Anordnung einer Sicherheitsleistung wies
es ab.
C.
Das IGE beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Juli 2009 sei aufzuheben. Das IGE sei
anzuweisen, die vom Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 24. März
2009 angeordnete und mit Urteil vom 7. Juli 2009 bestätigte Eintragung der
ausschliesslichen Lizenz für die europäischen Patente Nr. 1.________ und
2.________ zu löschen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Die Eintragung der
exklusiven Lizenz zugunsten von X.________ bei den EP Patenten Nr. 1.________
und 2.________ sei zu bestätigen. Das Bundesverwaltungsgericht beantragt die
Abweisung der Beschwerde unter Verzicht auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG
die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat
das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der angefochtene
Entscheid schliesst das Verfahren betreffend die Eintragung der exklusiven
Lizenz zugunsten der Beschwerdegegnerin für die EP Patente Nr. 1.________ und
2.________ ab und ist demnach als Endentscheid zu qualifizieren (Art. 90 BGG).
Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Streitwert ist -
schätzungsweise (Art. 51 Abs. 2 BGG) - erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG).
Nach Art. 76 Abs. 2 BGG steht das Beschwerderecht namentlich in
Patentregistersachen (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG) auch den Departementen
des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten
Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in
ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Art. 29 Abs. 3 der
Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz-
und Polizeidepartement (OV-EJPD; SR 172.213.1) sieht vor, dass das IGE in
seinem Zuständigkeitsbereich zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt
ist. Der Vollzug der Erlasse auf dem Gebiet der Erfindungspatente gehört zum
Zuständigkeitsbereich des IGE, weshalb das IGE zur Beschwerde legitimiert ist.
Das Beschwerderecht der Bundesbehörden soll die richtige und rechtsgleiche
Anwendung des Bundesverwaltungsrechts sicherstellen. Ein spezifisches
öffentliches Interesse ist nicht erforderlich (BGE 131 II 121 E. 1; 129 II 1 E.
1.1 S. 3 f.). Vorliegend wirft das IGE der Vorinstanz mehrere
Bundesrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Eintragung der Exklusivlizenz
der Beschwerdegegnerin vor. Vor diesem Hintergrund kann nicht gesagt werden,
das IGE benutze das Beschwerderecht, um private Interessen des Patentinhabers
(A.________) durchzusetzen, wie die Beschwerdegegnerin andeutet. Die
Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1 BGG) wurde eingehalten. Auf die
Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
Das IGE traf die Verfügung vom 29. Januar 2009 betreffend Eintragung der Lizenz
ohne Anhörung des Patentinhabers und ohne Eröffnung der Verfügung an ihn. Noch
während der laufenden Beschwerdefrist von dreissig Tagen nahm es die mithin
noch nicht rechtskräftige Verfügung vom 29. Januar 2009 zurück und erliess am
13. Februar 2009 eine neue Verfügung, mit der es die Eintragung der Lizenz
widerrief.
2.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine materiell unrichtige
Verfügung nach Ablauf der Rechtsmittelfrist unter bestimmten Voraussetzungen
zurückgenommen werden. Danach sind das Interesse an der richtigen Durchführung
des objektiven Rechts und dasjenige an der Wahrung der Rechtssicherheit
gegeneinander abzuwägen. In der Regel geht das Postulat der Rechtssicherheit
dem Interesse an der Durchsetzung des objektiven Rechts vor und ist ein
Widerruf nicht zulässig, wenn durch die Verwaltungsverfügung ein subjektives
Recht begründet worden oder die Verfügung in einem Verfahren ergangen ist, in
dem die sich gegenüberstehenden Interessen allseitig zu prüfen und
gegeneinander abzuwägen waren, oder wenn der Private von einer ihm durch die
Verfügung eingeräumten Befugnis bereits Gebrauch gemacht hat. Diese Regel gilt
allerdings nicht absolut; auch in diesen drei Fällen kann ein Widerruf in Frage
kommen, wenn er durch ein besonders gewichtiges öffentliches Interesse geboten
ist (BGE 121 II 273 E. 1a/aa S. 276). Einzubeziehen sind alle Aspekte des
Einzelfalls. Für den Ausgang der Güterabwägung kann insbesondere eine Rolle
spielen, wie lange ein gesetzwidriger Zustand schon dauert oder noch andauern
würde (Urteil des Bundesgerichts 1C_43/2007 vom 9. April 2008 E. 5.3 nicht
publ. in: BGE 134 II 142, aber in: URP 2008 S. 576 ff., 587).
Interventionen vor Ablauf der Rechtsmittelfrist sind hingegen nicht denselben
(strengen) Voraussetzungen unterworfen, wie sie für den Widerruf formell
rechtskräftiger Verfügungen gelten. Massgebend hierfür ist die Überlegung, dass
das Gebot der Rechtssicherheit und der Vertrauensgrundsatz bis zum Eintritt der
formellen Rechtskraft der Verfügung nicht die gleiche Bedeutung haben können
wie nach diesem Zeitpunkt. In der Regel darf die Behörde daher, ohne dass
besondere Voraussetzungen erfüllt sein müssen, auf eine unangefochtene
Verfügung zurückkommen, solange die Rechtsmittelfrist nicht abgelaufen ist (BGE
134 V 257 E. 2.2 S. 261; 121 II 273 E. 1a/aa S. 276 f. mit Hinweisen; vgl. auch
BGE 129 V 110 E. 1.2.1; ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im
schweizerischen Verwaltungsrecht, ZBl 6/2007 S. 293 ff., S. 309 f.; KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., 1998,
Rz. 423; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2006,
Rz. 995; IMBODEN/RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband 1990, Nr. 41, S. 121; vgl. auch Art. 58 Abs. 1 VwVG [SR
172.021], wonach die Behörde ihre angefochtene, formell noch nicht
rechtskräftige Verfügung während eines hängigen Beschwerdeverfahrens
zurücknehmen und durch eine neue ersetzen kann).
Von diesen Grundsätzen lässt sich die Rechtsprechung auch beim Widerruf von
Eintragungen in den Registern des gewerblichen Rechtsschutzes leiten (Urteil
4A.3/1994 vom 11. Juli 1994 E. 4).
2.2 Vorliegend war die zurückgenommene Verfügung vom 29. Januar 2009 betreffend
Eintragung der Lizenz noch nicht rechtskräftig. Der Widerruf war demnach an
keine besonderen Voraussetzungen gebunden. Daran ändert - entgegen der Meinung
der Vorinstanz - nichts, dass die Verfügung bereits vollzogen war, indem die
Eintragung vorgenommen worden war. Solange eine Verfügung nicht formell
rechtskräftig ist, kann der daraus Berechtigte keine Vertrauensstellung in dem
Sinn ableiten, dass die Verfügung nicht mehr widerrufen werden könnte. Die
Vertrauenslage ist nicht anders, als wenn im Zuge der Gutheissung eines
ausserordentlichen Rechtsmittels ohne aufschiebende Wirkung ein angefochtener,
aber mangels Suspensiveffekts des Rechtsmittels bereits vollzogener Entscheid
aufgehoben wird. Auch in diesem Fall kann sich der vom Entscheid Begünstigte
der Aufhebung nicht widersetzen mit der Begründung, der Entscheid sei schon
vollzogen worden. Freilich dürfte eine durch Beschwerde mit aufschiebender
Wirkung (Art. 55 VwVG) anfechtbare Verfügung nicht schon vollzogen werden (Art.
39 lit. b VwVG; REGINA KIENER, in: Auer/Müller/ Schindler, Kommentar zum VwVG,
2008, N. 2 zu Art. 55 VwVG). Der vorliegend dennoch bereits erfolgte Vollzug
bewirkte aber nicht den Eintritt der formellen Rechtskraft und beseitigte die
Anfechtbarkeit der Verfügung vom 29. Januar 2009 nicht. Die Beschwerdegegnerin
kann sich daher nicht auf den Schutz ihres Vertrauens in den Bestand der
Verfügung berufen. Das IGE war mithin berechtigt, die Verfügung vom 29. Januar
2009 vor Eintritt der formellen Rechtskraft zurückzunehmen und durch eine neue
zu ersetzen. Einer Abwägung des Interesses an der richtigen Durchführung des
objektiven Rechts und desjenigen an der Wahrung der Rechtssicherheit, wie sie
für den Widerruf formell rechtskräftiger Verfügungen vorzunehmen ist, bedurfte
es nicht. Dies hat die Vorinstanz verkannt, indem sie eine Interessenabwägung
verlangte, wobei sie erst noch auf eine Abwägung der Interessen der beiden
involvierten privaten Parteien abstellte und nicht das Interesse an der
richtigen Durchführung des objektiven Rechts demjenigen an der Wahrung der
Rechtssicherheit gegenüberstellte.
Selbst wenn der Beschwerdegegnerin - wegen des bereits erfolgten Vollzugs der
Verfügung - eine gewisse Rechtssicherheitsposition zuzugestehen und für einen
Widerruf eine Interessenabwägung vorauszusetzen wäre, müsste in casu die
Zulässigkeit des Widerrufs bejaht werden. Zum einen bestand die Eintragung erst
wenige Tage und hätte somit noch keine gefestigte Vertrauensgrundlage bilden
können. Vor allem aber erwirkte die Beschwerdegegnerin die Eintragung gestützt
auf unvollständige Angaben, indem sie den Lizenzvertrag aus dem Jahre 2001
einreichte und dabei verschwieg, dass dieser vom Lizenzgeber widerrufen bzw.
gekündigt worden war. Die Einwirkung auf die Verfügung durch unvollständige
oder unrichtige Angaben stellt eine Konstellation dar, in der typischerweise
die Gesetzmässigkeitsinteressen überwiegen (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., 2009, S. 297).
2.3 Zusammenfassend folgt, dass das IGE berechtigt war, die Verfügung vom 29.
Januar 2009 zurückzunehmen und durch die neue vom 13. Februar 2009 zu ersetzen.
3.
Damit stellt sich die weitere Frage, ob die neu getroffene Verfügung vom 13.
Februar 2009, mithin die Verweigerung der beantragten Eintragung der Lizenz,
rechtens war.
Das IGE begründet die Verweigerung damit, dass die vom Patentinhaber
vorgebrachten Tatsachen darauf schliessen liessen, dass der Lizenzvertrag zur
Zeit der Einreichung beim IGE am 28. Januar 2009 aufgrund des Rücktritts des
Patentinhabers vom Vertrag nicht mehr rechtswirksam gewesen sei. Daher könne
gestützt darauf die Lizenz nicht eingetragen werden. Die Eintragung einer
Lizenz setze das Einverständnis des Patentinhabers voraus. Der Lizenznehmer
habe kein Recht auf Eintragung, sondern lediglich einen selbständig
einklagbaren Anspruch gegen den Lizenzgeber.
Die Vorinstanz vertritt demgegenüber die Ansicht, dass die Vorlage des
Lizenzvertrags als Voraussetzung für die Eintragung ausreiche. Die
ausdrückliche Zustimmung des Lizenzgebers sei nicht verlangt. Der Lizenzvertrag
diene als Beleg für das Bestehen der Lizenz, die als solche den Anspruch des
Lizenznehmers auf Vormerkung begründe. Die Vormerkung einer Lizenz sei bereits
dann vorzunehmen, wenn die Lizenz unstrittig zustande gekommen sei und an ihrer
vom Lizenzgeber eingewendeten seitherigen Aufhebung erhebliche Zweifel
bestünden.
3.1 Die Eintragung von Lizenzen an Patenten im Patentregister ist in der
Gesetzgebung nur rudimentär geregelt. Art. 34 Abs. 3 PatG [SR 232.14] bestimmt:
"Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind
entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen
sind." Das Gesetz beschränkt sich mithin darauf, die grundsätzliche Möglichkeit
zur Eintragung von Lizenzen an Patenten vorzusehen und die Wirkung der
Eintragung zu regeln.
Zum Eintragungsverfahren bestimmt Art. 105 Abs. 2 PatV [SR 232.141], dass die
Lizenz durch eine schriftliche Erklärung des (bisherigen) Patentinhabers oder
Anmelders oder durch eine andere genügende Beweisurkunde nachgewiesen werden
muss. Art. 106 PatV verlangt zur Löschung einer eingetragenen Lizenz auf Antrag
des Patentinhabers eine ausdrückliche Verzichtserklärung des Lizenznehmers.
Nicht geregelt ist namentlich, wer die Vormerkung einer Lizenz beantragen kann,
ob die Vorlage des Lizenzvertrags ausreicht oder ob die ausdrückliche
Zustimmung des Patentinhabers erforderlich ist und insbesondere, wie der
Registerführer vorzugehen hat, wenn umstritten ist, ob ein eingereichter
Lizenzvertrag (noch) rechtsgültig ist.
3.2 Die Eintragung der Lizenz wirkt im Innenverhältnis zwischen Patentinhaber
und Lizenznehmer bloss deklaratorisch, das heisst das Entstehen der Lizenz ist
nicht von der Eintragung abhängig (BLUM/ PEDRAZZINI, Das schweizerische
Patentrecht, Band II, 2. Aufl., 1975, Anm. 109b zu Art. 34 PatG; ROLAND VON
BÜREN, Der Lizenzvertrag, in: SIWR, Band I/1, 2002, S. 334; RETO M. HILTY,
Lizenzvertragsrecht, 2001, S. 323; MATTHIAS REY, Der Gutglaubenserwerb im
Immaterialgüterrecht, 2009, S. 238). Im Aussenverhältnis jedoch verstärkt die
Eintragung die Rechtsstellung des Lizenznehmers, indem der Erwerber des Patents
dem eingetragenen Lizenznehmer die Nutzung des Patents nach Massgabe des
Lizenzvertrags gestatten muss (BLUM/ PEDRAZZINI, a.a.O., Anm. 109c zu Art. 34
PatG; VON BÜREN, a.a.O., S. 334 f.; HILTY, a.a.O., S. 325; K. SPOENDLIN,
Unklare Rechtswirkungen des Patentregisters, SMI 1978 I S. 166 ff., S. 173;
hier kann offen bleiben, ob die Eintragung den Lizenznehmer auch gegenüber
späteren Lizenznehmern schützt [vgl. dazu etwa BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Anm.
109d zu Art. 34 PatG]). Daraus erhellt, dass der Patentinhaber durch die
Eintragung der Lizenz im Aussenverhältnis insofern eine Belastung erfährt, als
die Veräusserbarkeit seines Patentes mit Blick auf die vorgemerkte Lizenz
erschwert wird (HILTY, a.a.O., S. 323 ff.). In casu ist denn auch aktenkundig,
dass ein Kaufinteressent die Verhandlungen abbrach, nachdem er von der
eingetragenen exklusiven Lizenz zugunsten der Beschwerdegegnerin Kenntnis
erhalten hatte. Aus der Belastung des Patentinhabers durch die Eintragung
folgt, dass seine Zustimmung zum Registereintrag vorliegen muss. Wenn die
Vorinstanz aus dem Sicherungszweck der Eintragung einer Lizenz nach Art. 34
Abs. 3 PatG einen Anspruch des Lizenznehmers auf Vormerkung ohne Einverständnis
des Patentinhabers ableiten will, so kann dem nicht gefolgt werden. Diese
Meinung lässt die Auswirkung der Lizenzeintragung im Aussenverhältnis,
namentlich die damit verbundene Belastung des Patentinhabers durch eine
erschwerte Verfügbarkeit seines Patents, ausser Acht und kann sich nicht auf
Art. 34 Abs. 3 PatG stützen.
Anders als die Regelung zur Eintragung einer Markenlizenz, die auf Antrag
"eines Beteiligten" (Art. 18 Abs. 2 MSchG [SR 232.11]; dazu LUCAS DAVID,
Kommentar zum MSchG, N. 11 zu Art. 18 MSchG) bzw. des Markeninhabers oder des
Lizenznehmers (Art. 29 Abs. 1 MSchV [SR 232.111]) erfolgen kann, schweigt sich
die Regelung betreffend Eintragung einer Lizenz an einem Patent über die
Antragsberechtigung aus. Art. 105 Abs. 2 PatV verleiht dem Lizenznehmer kein
selbständiges Antragsrecht. Andererseits wird nicht ausgeschlossen, dass das
IGE ein vom Lizenznehmer gestelltes Gesuch auf Eintragung der Lizenz
entgegennimmt. Tritt jedoch der Lizenznehmer als Antragsteller auf, muss er
sich nach dem vorstehend Ausgeführten auf das Einverständnis des Lizenzgebers
stützen können (in diesem Sinn BLUM/ PEDRAZZINI, a.a.O., Anm. 110 zu Art. 34
PatG und wohl auch VON BÜREN, a.a.O., S. 337). Er muss daher zweifelsfrei
nachweisen, dass der Patentinhaber mit dem Eintrag einverstanden ist. Hierzu
genügt entgegen der Vorinstanz die Vorlage des Lizenzvertrags allein nicht
(ohne Begründung a.A. REY, a.a.O., S. 238), da dessen gültiges Zustandekommen
oder dessen Fortbestand streitig sein kann und überdies mit dem Nachweis des
Fortbestands der Lizenz noch nicht dargetan ist, dass der Patentinhaber mit
deren Eintrag im Register einverstanden ist. Der Lizenzvertrag reicht daher
grundsätzlich nicht als "andere genügende Beweisurkunde" im Sinne von Art. 105
Abs. 2 PatV aus. Nichts anderes folgt aus der von der Vorinstanz angeführten
Literaturstelle (LUKAS BÜHLER/SONIA BLIND BURI, Entstehung des Patents, in:
SIWR, Band IV, 2006, S. 263). Die genannten Autoren führen in Übereinstimmung
mit Art. 105 Abs. 2 PatV aus, es könne anstelle der schriftlichen Erklärung des
Patentinhabers auch eine andere Beweisurkunde eingereicht werden, aus der die
Einräumung von Nutzungsrechten hervorgehe. Es ist klar, dass eine Lizenz nur
eingetragen werden kann, wenn sie effektiv besteht. Der Lizenzvertrag genügt
aber für sich allein nicht zum Beweis des Bestehens der Lizenz, da - wie
ausgeführt - dessen Zustandekommen oder Fortbestand streitig sein kann. Wird
vom antragstellenden Lizenznehmer bloss ein Exemplar eines Lizenzvertrags
vorgelegt, bedarf es darüber hinaus der Zustimmung des Patentinhabers zur
Eintragung. Diese darf namentlich als konkludent erteilt betrachtet werden,
wenn dem Patentinhaber vom IGE Gelegenheit eingeräumt worden ist, zum
Eintragungsgesuch Stellung zu nehmen und er sich diesem nicht widersetzt. Ob
und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die Zustimmung auch ohne
Anhörung des Patentinhabers als erteilt betrachtet werden darf, wenn die
Eintragung im vorgelegten Lizenzvertrag selbst vereinbart wurde (hierzu: Hilty,
a.a.O., S. 306) oder eine separate Urkunde vorgelegt wird, in der der
Patentinhaber sein Einverständnis zur Eintragung erklärt, ist hier nicht zu
entscheiden.
Bietet der Lizenzgeber nicht Hand zur Eintragung auf Antrag des Lizenznehmers,
bleibt diesem nur der Weg über eine Klage (HILTY, a.a.O., S. 307). Entgegen der
Ansicht der Vorinstanz besitzt der Lizenznehmer kein eigenständiges Recht auf
Eintragung, sondern lediglich einen selbständig einklagbaren Anspruch gegen den
Lizenzgeber (BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Anm. 109c zu Art. 34 PatG; VON BÜREN,
a.a.O., S. 335; WERNER STIEGER, Zur Beendigung des Lizenzvertrages nach
schweizerischem Recht, sic! 1/1999 S. 3 ff., S. 7 Fn. 34). Er kann sein
Sicherungsinteresse hinreichend wahrnehmen, indem er die Möglichkeit hat, beim
zur Durchsetzung dieses Anspruchs angerufenen Zivilgericht die Anordnung
vorsorglicher Massnahmen zu beantragen.
3.3 Aus dem oben Gesagten folgt, dass der Patentinhaber in das
Eintragungsverfahren auf Antrag des Lizenznehmers grundsätzlich einzubeziehen
ist, damit er seinen Standpunkt einbringen kann, und ihm jedenfalls die
Verfügung über den Eintrag der Lizenz zu eröffnen ist. Bei Streitigkeiten über
Bestand oder Fortbestand der Lizenz muss eine Eintragung unterbleiben, da es
nicht Aufgabe des Registerführers sein kann, den Bestand bzw. Fortbestand des
Lizenzvertrags zu prüfen. Solche Vertragsstreitigkeiten sind vom Zivilrichter
zu entscheiden.
3.4 Die Verfügung des IGE vom 29. Januar 2009 war mithin in doppelter Hinsicht
ursprünglich fehlerhaft. Einerseits wurde das rechtliche Gehör des
Patentinhabers (A.________) verletzt, indem dieser gar nicht in das Verfahren
einbezogen wurde und ihm die Verfügung nicht eröffnet wurde. Die
Beschwerdegegnerin unterliess es, das IGE darüber zu unterrichten, dass der
Fortbestand des eingereichten Lizenzvertrags aus dem Jahre 2001 streitig war.
Als Folge davon erging die Verfügung gestützt auf einen unvollständig
abgeklärten Sachverhalt, indem einzig auf den (angeblich bestehenden)
Lizenzvertrag abgestellt wurde und Zweifel an dessen Fortbestand
unberücksichtigt blieben. Andererseits lag die Zustimmung des Patentinhabers
zur Eintragung nicht vor.
Bei dieser Sachlage hätte die Lizenz nicht eingetragen werden dürfen und der
Widerruf der Lizenzeintragung durch die Verfügung vom 13. Februar 2009 erfolgte
auch materiell zu Recht, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der
Patentinhaber sich dem Eintrag widersetzt. Der gegenteilig lautende Entscheid
der Vorinstanz erweist sich als bundesrechtswidrig. Die von der Vorinstanz mit
Zwischenverfügung vom 24. März 2009 angeordnete und mit dem angefochtenen
Urteil bestätigte Eintragung der ausschliesslichen Lizenz für die europäischen
Patente Nr. 1.________ und 2.________ ist zu löschen.
4.
Die Beschwerde ist begründet und demnach gutzuheissen. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
BGG). Dem IGE ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 7. Juli 2009 wird aufgehoben.
Das IGE wird angewiesen, die Eintragung der ausschliesslichen Lizenz für die
europäischen Patente Nr. 1.________ und 2.________ zu löschen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'500.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, A.________ und dem Bundesverwaltungsgericht,
Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. November 2009
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Widmer