I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.324/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_324/2009
Urteil vom 8. Oktober 2009
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Widmer.
Parteien
X.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. August Rosenkranz,
gegen
Y.________ AG Gotthard,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Lukas Fässler.
Gegenstand
Markenschutz,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts
des Kantons Uri, Zivilrechtliche Abteilung,
vom 23. Januar 2009.
Sachverhalt:
A.
Die X.________ AG (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 537423
"Gotthard" und der Wort/Bildmarke Nr. 539910 gemäss nachfolgender Abbildung,
die im schweizerischen Markenregister u.a. für Waren der Klasse 4, insbesondere
"Brennstoffe (einschliesslich Motorentreibstoffe)" eingetragen sind:
Am 25. Februar 2008 erhob die Beschwerdeführerin beim Obergericht des Kantons
Uri Klage gegen die Y.________ AG Gotthard, Attinghausen (Beschwerdegegnerin).
Sie beantragte im Wesentlichen, es sei der Beschwerdegegnerin zu verbieten, das
Wort "Gotthard" als Firmenbestandteil zu benutzen, und es sei die
Beschwerdegegnerin zu verpflichten, den Bestandteil "Gotthard" in ihrer Firma
innert 30 Tagen im Handelsregister zu löschen. Zur Begründung führte sie im
Wesentlichen an, es bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen ihrer im
Markenregister eingetragenen Wortmarke "Gotthard" und der Firma der
Beschwerdegegnerin.
Am 8. April 2008 erstattete die Beschwerdegegnerin ihre Klageantwort und erhob
Widerklage, wobei sie folgende Anträge stellte:
"1. Die Klage sei abzuweisen und die Widerklage sei gutzuheissen.
2. Die Schweizer Wort/Bildmarken Registrierung 539 910 "GOTTHARD" und die
Schweizer Wortmarke 537 423 "GOTTHARD" seien für "Brennstoffe (einschliesslich
Motorentreibstoffe)" als nichtig zu erklären.
3. Das Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
sei gemäss Artikel 54 des Markenschutzgesetzes anzuweisen, die Schweizer Wort-/
Bildmarke 539 910 "GOTTHARD" und die Schweizer Wortmarke 537 423 "GOTTHARD" für
"Brennstoffe (einschliesslich Motorentreibstoffe)" zu löschen.
4. (...)".
Mit Urteil vom 23. Januar 2009 wies das Obergericht die Klage ab. Die
Widerklage hiess es gut, soweit es darauf eintrat, und erklärte die Schweizer
Wortmarke-Registrierung Nr. 537 423 "GOTTHARD" und die Schweizer Wort-/
Bildmarke-Registrierung Nr. 539 910 "GOTTHARD" je für "Brennstoffe
(einschliesslich Motorentreibstoffe)" gemäss Nizza Klassifikation Nr. 4 als
nichtig. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, das Wort "Gotthard", das
auch die streitbetroffene Wort-/Bildmarke dominiere, stelle für die in Frage
stehenden Waren eine zum Gemeingut gehörende Herkunftsbezeichnung dar, die nach
Art. 2 lit. a MSchG vom Schutz ausgeschlossen sei.
B.
Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil vom
23. Januar 2009 aufzuheben und die Klage vom 25. Februar 2008 gutzuheissen. Auf
die Widerklage sei nicht einzutreten, eventuell sei sie abzuweisen. Eventuell
sei die Sache zur Neubeurteilung von Klage und Widerklage an die Vorinstanz
zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin schliesst auf Abweisung der Beschwerde und Bestätigung
des angefochtenen Urteils. Das Obergericht verzichtete auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen Endentscheid (Art. 90
BGG), der in Anwendung des MSchG (SR 232.11) erging. Art. 58 Abs. 3 MSchG
schreibt für Zivilklagen im Markenrecht eine einzige kantonale Instanz vor. Die
Beschwerde in Zivilsachen ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art.
74 Abs. 2 lit. b BGG).
Auch im Übrigen sind die Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt. Auf die Beschwerde
ist einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin bestreitet die Zulässigkeit der Widerklage betreffend
die Wort-/Bildmarke "Gotthard" mangels Feststellungs- und Rechtsschutzinteresse
und macht sinngemäss geltend, die Vorinstanz hätte deshalb nicht auf die
Widerklage eintreten dürfen. Die Wort-/ Bildmarke Nr. 539910 sei der
Beschwerdegegnerin in der Klage bewusst nicht als Rechtsgrundlage
entgegengehalten worden. Denn zwischen der Wort-/Bildmarke und der Firma der
Beschwerdegegnerin bestehe wegen des Bildelements keine Verwechslungsgefahr,
was umso mehr gelten müsste, wenn schon zwischen der Wortmarke "Gotthard" und
der Firma der Beschwerdegegnerin eine Verwechslungsgefahr zu verneinen wäre. Im
Fall, dass die Klage durchdringen würde, bräuchte es von vornherein keine
Unterlassungsklage mehr gestützt auf die Wort-/Bildmarke. Ein
Widerklageprozessinteresse bestehe daher nicht.
Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 MSchG vom Richter
feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz
besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der
Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke
aus dem Markenregister. Sie setzt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse
voraus (BGE 120 II 144 E. 2a; Urteil 4C.369/2004 vom 25. Januar 2005 E. 2.3,
in: sic! 9/2005 S. 682; LUCAS DAVID, Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 52 MSchG;
CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum MSchG, 2002, N. 2 und 6 zu Art. 52 MSchG). Wann
ein solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht (BGE 135 III 378 E.
2.2 S. 379 f. mit Hinweisen). Ein Feststellungsinteresse liegt vor, wenn die
Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die
Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden
kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie
sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 135 III 378 E. 2.2 S. 380; 123
III 414 E. 7b S. 429 mit Hinweisen).
Die Vorinstanz hat im vorliegenden Fall zu Recht ein Feststellungsinteresse der
Beschwerdegegnerin bejaht. Diese führt das Wort "Gotthard" in ihrer Firma, das
auch Bestandteil der Wort-/Bildmarke der Beschwerdeführerin bildet. Die
Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin den Gebrauch des entsprechenden
Firmenbestandteils gestützt auf ihre Wortmarke streitig gemacht. Die
Beschwerdegegnerin hat unter diesen Umständen ein schützenswertes Interesse,
dass die Rechtsunsicherheit über den Gebrauch des entsprechenden Bestandteils
ihrer Firma ein für allemal, und damit unter Berücksichtigung sämtlicher diesen
Bestandteil enthaltenden Zeichen der Beschwerdeführerin, für die jene Schutz
beansprucht, beseitigt wird, indem die Frage von deren Rechtsbeständigkeit
geklärt wird. Der Umstand, dass es die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer
momentanen Beurteilung der rechtlichen Situation nicht als notwendig und
erfolgsversprechend betrachtet haben will, ihre Klage auf die Wort-/Bildmarke
"Gotthard" zu stützen, ist unerheblich. Die Rechtskraft eines Urteils über eine
bloss mit einer Verwechslungsgefahr mit der Wortmarke begründete Klage und eine
bloss die Wortmarke betreffende Widerklage wäre auf die Frage der
Verwechslungsgefahr mit dieser Marke und auf die Rechtsbeständigkeit derselben
beschränkt. Deshalb müsste die Beschwerdegegnerin bei Nichtzulassung einer
Widerklage betreffend der Rechtsbeständigkeit der Wort-/Bildmarke jederzeit
damit rechnen, die Beschwerdeführerin könnte künftig aufgrund einer
Neueinschätzung der Rechtslage versuchen, ihr die Verwendung des
Firmenbestandteils "Gotthard" gestützt auf diese Marke mit einer neuen
Unterlassungsklage zu verbieten.
3.
Als freihaltebedürftiges Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom
Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die sich beispielsweise in einfachen
Zahlen- oder Buchstabenkombinationen oder gebräuchlichen geometrischen Figuren
oder in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Ware erschöpfen
und daher die zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen erforderliche
Kennzeichnungs- oder Unterscheidungskraft nicht aufweisen und vom Publikum
nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden. Der
beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein (BGE
131 III 495 E. 5 S. 503; 128 III 454 E. 2.1 S. 457 f. mit Hinweisen).
Als Gemeingut nach Art. 2 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind auch
geografische Herkunftsangaben. Darunter fallen nach Art. 47 Abs. 1 MSchG
direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen, einschliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder auf
Eigenschaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Jedem Produzenten muss es
möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen.
Herkunftsangaben gelten daher solange als freihaltebedürftig, als nicht
ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzenten oder sonstige
Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen. Unmittelbare Herkunftsangaben,
also die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen, Ländern und
Erdteilen bilden daher Gemeingut und sind nicht eintragungsfähig. Dies gilt
nicht bloss soweit solche geografische Bezeichnungen von den massgebenden
Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht
werden können, sondern auch soweit sie künftig von den betroffenen Unternehmen
als Herkunftsangabe für diese verwendet werden könnten (BGE 128 III 454 E. 2.1
S. 458 mit Hinweisen).
Nicht als Herkunftsangabe gelten nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen
und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nach den gesamten
konkreten Umständen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen verstanden werden (vgl. dazu BGE 135 III 416 E. 2.6; 128
III 454 E. 2.1 S. 458 ff.). Eine Marke, die einen geografischen Namen als
Bestandteil enthält oder ausschliesslich aus einem geografischen Namen besteht,
verleitet den Adressaten allerdings regelmässig zur Annahme, die Ware stamme
aus dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist (BGE 135 III 416 E. 2.2;
132 III 770 E. 2.1 S. 771).
Das Bundesgericht prüft als Rechtsfrage grundsätzlich frei, wie der massgebende
Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen
ist und wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen
wahrnehmen (BGE 134 III 547 E. 2.3 S. 551; 133 III 342 E. 4 S. 347; je mit
Hinweisen; vgl. auch BGE 126 III 315 E. 4b S. 317). Es beurteilt demnach als
Rechtsfrage, welchen Sinngehalt der durchschnittlich aufmerksame schweizerische
Konsument dem Zeichen "Gotthard" im Zusammenhang mit den Waren, für die es
beansprucht wird, beimisst. Tatfrage ist dagegen, welchen Sinngehalt die
Bezeichnung "Gotthard" allgemein aufweist.
4.
Dabei ist zunächst ohne weiteres davon auszugehen, dass das Wort "Gotthard" in
der Schweiz im Sinne einer geografischen Angabe bekannt ist. Dies ist denn auch
unbestritten. Die Beschwerdeführerin macht indessen geltend, die Vorinstanz
setze die geografische Angabe "Gotthard" zu Unrecht mit "Gotthard-Region"
gleich. Sie komme in der Folge zu Unrecht zum Schluss, für "Brennstoffe
(einschliesslich Motorentreibstoffe)" sei "Gotthard" eine freihaltebedürftige
Herkunftsangabe.
Es trifft zunächst nicht zu, dass die Vorinstanz festgestellt hätte, dem
Begriff "Gotthard" komme nach allgemeinem Verständnis nur die eine Bedeutung
als "Gotthard-Region" zu. Vielmehr führte sie aus, der Name "Gotthard" sei
praktisch jedem Schweizer seit seiner Schulzeit als Name eines der berühmtesten
Berge bzw. Bergmassive in der Schweiz und eines der wichtigsten Alpenübergänge
bekannt. Auch nach Auffassung der Beschwerdeführerin, die sie auf ihrer
Internetseite "www.gotthard.ch" bekunde, bezeichne der Name "Gotthard" nicht
nur den eigentlichen Passübergang, sondern eine Alpenregion im Herzen Europas,
die die Zentralschweiz, das Tessin sowie angrenzende Gebiete des Wallis, des
Berner Oberlandes, des Oberrheintales und Teile von Glarus mitumfasse.
Es ist notorisch, dass das Wort "Gotthard" in der Schweiz nicht bloss als Name
des gleichnamigen Passübergangs (oder eines Berges), sondern auch als jener des
umliegenden, das Gotthardmassiv umfassenden Gebietes mit einer mehr oder
weniger weiten Ausdehnung aufgefasst wird. Dies wird durch einen Blick in das
Schweizer Lexikon bestätigt, in dem zum Stichwort "Gotthard" neben dem Hinweis
auf die weitere Bedeutung des Wortes "Gotthard" als männlicher Vorname
folgendes ausgeführt wird: "Kurz-Bez. für Sankt Gotthard [nach dem Hospiz-Hl.]
(ital. San Gottardo), Gebirgsmassiv in der Zentralschweiz (s. Gotthardmassiv)
und Passübergang (s. Gotthardpass)" (Schweizer Lexikon in sechs Bänden, Verlag
Schweizer Lexikon, Luzern 1992). Die Vorinstanz hielt überdies zutreffend fest,
dass sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Behauptung, das Wort "Gotthard" habe
nur die Bedeutung eines Passes oder eines Berges, selber widerspricht, indem
sie auf ihrer Internetseite das Wort "Gotthard" mit Gotthardregion gleichsetzt.
So führt sie darin aus: "Der Gotthard ist eine Alpenregion im Herzen Europas",
"Die Bewohner der Gotthardregion haben bislang die Stärke und die Ausstrahlung
des Begriffes Gotthard wenig genutzt und das Potential der Marke Gotthard®
nicht erkannt" oder "Die mit der Marke Gotthard® gekennzeichneten Produkte und
Dienstleistungen stammen aus der geographischen Gotthardregion".
Es ist mithin davon auszugehen, dass das Wort "Gotthard" geografisch (zumindest
auch) die Gotthardregion bezeichnet.
5.
Die Vorinstanz entschied, der Name "Gotthard" könne beispielsweise im
Zusammenhang mit dem Brennstoff Holz ohne Weiteres als Produktions-,
Fabrikations- und Handelsort verstanden werden. Sodann könne zum heutigen
Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass in der Gotthardregion z.B. auch der
Brennstoff Erdgas gefunden werde. Hier würde der Name "Gotthard" (wie bei Holz)
auf die geografische Herkunft der Brennstoffe hinweisen, weshalb er zum
freihaltebedürftigen Gemeingut gehöre.
5.1 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass das Wort "Gotthard" von den
massgebenden Verkehrskreisen, obwohl diesen als geografische Bezeichnung
bekannt, als Hinweis auf die Herkunft der in Frage stehenden Waren verstanden
wird, wenn jene damit bezeichnet werden (vgl. die Fallgruppe in BGE 128 III 454
E. 2.1.2 und BGE 135 III 416 E. 2.6.2). Kein Mensch erwarte "Brennstoffe
(einschliesslich Motorentreibstoffe)" vom "Gotthard", genauso wenig wie etwa
Fernsehgeräte von Galapagos oder Kühlschränke vom Südpol. Das Wort "Gotthard"
werde daher von den massgebenden Verkehrskreisen in diesem Zusammenhang als
reines Fantasiezeichen und nicht als Herkunftshinweis verstanden. Dabei scheint
die Beschwerdeführerin allerdings von der unzutreffenden Prämisse auszugehen,
das Wort "Gotthard" werde lediglich als Bezeichnung für den Gotthardpass oder
einen (nicht existierenden) Berg "Gotthard" verstanden (vgl. Erwägung 4 vorne).
Weshalb "Gotthard" bei zutreffendem Verständnis als geografischer Begriff für
die Gotthardregion von den massgebenden Verkehrskreisen als symbolhaftes
Fantasiezeichen für Brennstoffe interpretiert werden soll, begründet sie nicht
näher und ist auch nicht ersichtlich. Denn das Wort "Gotthard" symbolisiert zum
einen keine speziellen Eigenschaften von Brennstoffen wie etwa "Südpol" für
kältespendende Geräte oder "Äthna" für Erhitzungsgeräte (Bunsenbrenner; vgl.
BGE 128 III 454 E. 2.1.2). Zum anderen liegt es offensichtlich im Bereich des
Vorstellbaren, dass Brennstoffe in für das Freihaltebedürfnis relevanten Mengen
aus dem Naturraum der Gotthardregion stammen könnten, da dieser eine erhebliche
Fläche aufweist. Damit ist davon auszugehen, dass die Adressaten der Marke
"Gotthard" eine Gedankenverbindung zur gleichnamigen Gegend herstellen und von
einer Herkunftsbezeichnung ausgehen, wenn mit dieser Brennstoffe bezeichnet
werden, nicht bloss von einer symbolhaften Fantasiebezeichnung. Der
vorinstanzlichen Beurteilung ist insoweit beizupflichten.
5.2 Weiter rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ein
Freihaltebedürfnis der Bezeichnung "Gotthard" zu Unrecht unter der falschen
Behauptung bejaht, es könnte in Zukunft Brennholz und/oder Gas "vom Gotthard"
geben. Eine Nutzung von Gas oder von Brennholz vom Gotthard erscheine indessen
nicht ernsthaft und in absehbarer Zeit (beispielsweise in einem Zeitraum von
fünf Jahren) als wahrscheinlich, so dass in absehbarer Zeit kein Bedarf
bestehe, die Bezeichnung "Gotthard" für Drittunternehmen freizuhalten.
Entgegen der Beschwerdeführerin setzt die Freihaltebedürftigkeit des
geografischen Namens eines Gebiets zur Bezeichnung bestimmter Waren nicht die
Wahrscheinlichkeit voraus, dass das Gebiet in absehbarer Zeit als Standort für
weitere Produzenten oder Anbieter dieser Waren in Betracht fällt. Etwas
Entsprechendes lässt sich der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, welche die
Beschwerdeführerin - ohne Nennung eines konkreten Entscheids - anruft, nicht
entnehmen. Nach dieser genügt es für ein Freihaltebedürfnis vielmehr, dass in
Zukunft - auch in fernerer Zukunft - nicht ausgeschlossen werden kann, dass
sich Anbieter oder Produzenten in der entsprechenden Region niederlassen (vgl.
BGE 128 III 454 E. 2.1 S. 458; 97 I 79 E. 2 S. 81; Urteil 4A.5/1994 vom 2.
August 1994 E. 4, in: PMMBl 1994 I S. 76). Angesichts des zeitlich unbegrenzten
Schutzes von Markenrechten ist dies denn auch sachgerecht. Dass die
Gotthardregion auch in fernerer Zukunft als Standort von Produzenten oder
Anbietern von Brennstoffen ausser Betracht fällt, macht die Beschwerdeführerin
nicht - jedenfalls nicht substanziiert - geltend, und kann auch nicht
angenommen werden.
Die Vorinstanz hat mithin die Freihaltebedürftigkeit des Wortes "Gotthard" zur
Bezeichnung von Brennstoffen bundesrechtskonform bejaht und die entsprechende
Wortmarke der Beschwerdeführerin zu Recht als nichtig erklärt.
6.
Hinsichtlich der Wort-/Bildmarke hält die Beschwerdeführerin dafür, der
Bildbestandteil mache diese schutzfähig, auch wenn der (isolierte) Bestandteil
"Gotthard" als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen wäre. Das Bildelement,
das einen stilisierten Berg mit einem Wolkenring darstelle, verstärke und
präzisiere die Bedeutung des Wortes "Gotthard" im Sinne eines Berges oder
Bergnamens, so dass der Betrachter nur noch an einen Berg denke, nicht mehr an
eine Region; Bergnamen seien nach ständiger Rechtsprechung mittelbare
Herkunftsangaben und gehörten nicht zum Gemeingut. Unabhängig davon werde eine
kombinierte Marke nicht automatisch schutzunfähig, wenn sie ein zum Gemeingut
gehörendes Wort enthalte. Sei nämlich der übrige Bestandteil
unterscheidungskräftig und - wie der vorliegende Bestandteil aufgrund seiner
Grösse - kein unwesentlicher Teil der kombinierten Marke, sei diese als Ganzes
schutzfähig.
Nach dem vorstehend (Erwägung 4) Ausgeführten ist davon auszugehen, dass der
Begriff "Gotthard" von den massgebenden Schweizer Verkehrskreisen zumindest
auch als Bezeichnung für die Gotthardregion verstanden wird. Entgegen der
Ansicht der Beschwerdeführerin ist nicht anzunehmen, das Bildelement der
streitbetroffenen Wort-/ Bildmarke vermöge insoweit etwas an diesem Verständnis
zu ändern, dass der Begriff "Gotthard" nur noch als Name eines Berges
aufgefasst würde. So kann der abgebildete, stilisierte Berg ohne weiteres auch
als symbolhaftes Zeichen für eine ganze Gegend, die Gotthardregion, aufgefasst
werden, da diese als Bergregion bekannt ist. Entsprechend hat das Bundesgericht
auch in einem neueren Urteil entschieden, indem es erwog, eine Wort-/Bildmarke
mit dem Wortbestandteil COLORADO und der stilisierten Abbildung einer
Bergkette, die von einem Kreissegment überdeckt wird, werde als Hinweis auf den
ganzen Bundesstaat Colorado im mittleren Westen der USA verstanden (BGE 132 III
770 E. 2.2). Dass das als Gotthardregion verstandene Wort "Gotthard" für
Brennstoffe eine freihaltebedürftige Herkunftsbezeichnung darstellt, wurde
vorstehend (Erwägung 5) bereits ausgeführt.
Sodann trifft es nicht zu, dass eine Wort-/Bildmarke schutzfähig ist, wenn sie
neben einer freihaltebedürftigen Herkunftsbezeichnung einen
unterscheidungskräftigen Bildbestandteil enthält, der nicht bloss ein
unwesentlicher Bestandteil der kombinierten Marke ist. Entscheidend ist
vielmehr, ob der Gesamteindruck der Marke durch den gemeinfreien Bestandteil
geprägt wird, d.h. ob jener in diesem Sinn der wesentliche Bestandteil der
Marke ist, der in der Erinnerung der Adressaten haften bleibt, oder ob im
Gegenteil unterscheidungskräftige Elemente den Gesamteindruck prägen (vgl. BGE
120 II 144 E. 3b/aa; 104 Ib 65 E. 1 S. 66; vgl. auch Urteil 4A.1/2005 vom 8.
April 2005 E. 2, in: sic! 9/2005 S. 649; WILLI, a.a.O., N. 19 f. zu Art. 2
MSchG; DAVID, a.a.O., N. 8 zu Art. 2 MSchG; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY,
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., 2008, Rz. 655). Eine Marke,
die eine Herkunftsbezeichnung enthält, ist - für Waren entsprechender Herkunft
- nur dann schutzfähig, wenn dieser gemeinfreie Bestandteil ein blosses
Nebenelement der ansonsten unterscheidungskräftigen Marke darstellt (EUGEN
MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl., 2009, Rz. 406). Davon kann im
vorliegenden Fall keine Rede sein. Das Wort "Gotthard" erscheint vorliegend
nicht bloss als Nebenelement einer ansonsten unterscheidungskräftigen Marke,
sondern als prägender Bestandteil der streitbetroffenen Wort-/Bildmarke. Wie
die Vorinstanz zutreffend erwog, würde das Bildelement für sich allein kaum
Sinn machen und in der Erinnerung haften bleiben. Es ist auch nicht geeignet,
den Gesamteindruck der Marke als blossen Herkunftshinweis zu verdrängen. Im
Gegenteil verstärkt die Abbildung des stilisierten Berges mit einem Wolkenring
in Verbindung mit dem eine Bergregion bezeichnenden Wortelement "Gotthard" den
Eindruck einer geografischen Herkunftsbezeichnung (ähnlich: BGE 132 III 770 E.
2.2). Überdies erscheint das Bildelement mit einem stilisierten Berg zur
Bezeichnung von Brennstoffen, die als Rohstoffe oder in verwendbarer Form aus
der Natur gewonnen werden, als beschreibender Natur, so dass es auch insoweit
keinen besonderen Fantasiegehalt aufweist und damit nicht in der Erinnerung der
Adressaten haften bleibt (vgl. dazu BGE 128 III 441 E. 3.2; 122 III 382 E. 5a
S. 388 unten).
Die Vorinstanz hat somit zutreffend entschieden, die Wort-/Bildmarke der
Beschwerdeführerin werde vom freihaltebedürftigen Begriff "Gotthard" geprägt
und sei damit als Ganzes schutzunfähig.
7.
Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz die Widerklage zu Recht als begründet
erachtet, soweit sie darauf eintrat, und die streitgegenständlichen Marken der
Beschwerdeführerin bundesrechtskonform für nichtig erklärt. Der Klage der
Beschwerdeführerin, die mit der Verwechslungsgefahr zwischen der Firma der
Beschwerdegegnerin und den streitgegenständlichen Marken begründet wurde, ist
damit die Grundlage entzogen, weshalb die Vorinstanz sie zu Recht abgewiesen
hat, ohne dass auf die ergänzenden Ausführungen im angefochtenen Urteil zur
Verwechslungsgefahr und die dagegen erhobenen Rügen eingegangen werden müsste.
Die Beschwerde ist somit abzuweisen.
8.
Dem Verfahrensausgang entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und
entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche
Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Uri,
Zivilrechtliche Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Oktober 2009
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Widmer