I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.242/2009
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
4A_242/2009
REMISE AUX TIERS sous forme anonymisée
Arrêt du 10 décembre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Piaget.
Parties
Zino Davidoff SA, r représentée par Me J. David Meisser,
recourante,
contre
K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, représentée par Me Leonz Meyer,
intimée.
Objet
droit des marques; concurrence déloyale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour
d'appel civil, du 20 avril 2009.
Faits:
A.
A.a K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (ci-après: K & L Ruppert), avec
siège à Weilheim (Allemagne), fait partie du groupe K & L Ruppert, actif dans
la vente de vêtements et disposant de cinquante filiales dans le sud de
l'Allemagne.
Le 23 mars 1990, K & L Ruppert a déposé la marque verbale "Coolwater" en
Allemagne. La société a obtenu son enregistrement (marque allemande no 1159331)
le 23 mai 1990 pour la classe 25 (vêtements et chaussures). K & L Ruppert ayant
déposé une demande internationale, la marque a été inscrite, le 19 septembre
1990, au registre international des marques de l'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI). L'enregistrement international (no 556'679)
désigne la Suisse.
A.b Zino Davidoff SA (ci-après: Davidoff) est une société de droit suisse, avec
siège à Fribourg, inscrite au registre du commerce le 20 juin 1990, dont le but
est le commerce de toutes sortes, notamment l'exportation des marques
"Davidoff" et "Zino Davidoff" dans tous les domaines, à l'exception du domaine
du tabac, et d'articles pour fumeurs.
Le 31 août 1987, Davidoff a déposé la marque combinée "Davidoff Cool Water"
(fig.) en Suisse. Elle a obtenu son enregistrement (marque suisse no 357'066)
le 18 novembre 1987 pour la classe 3 (produits cosmétiques). Davidoff ayant
déposé une demande internationale, la marque a été inscrite, le 12 février
1988, au registre international des marques de l'OMPI (no 518'673).
Le 14 décembre 2000, Davidoff a également déposé la marque verbale "cool water"
en Suisse. Elle a obtenu son enregistrement (marque suisse no 483'579) le 6
avril 2001 pour toutes sortes de préparations cosmétiques de la classe 3, du
matériel de nettoyage de la classe 21, des couvertures en laine, de lits et de
tables, et autre linge de maison de la classe 24 et des vêtements, cravates,
chemises, costumes, chaussures, chapellerie de la classe 25.
B.
B.a Le 5 avril 2006, K & L Ruppert a ouvert action contre Davidoff devant la
IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg. Elle a conclu à la
constatation de la nullité de l'enregistrement de la marque suisse "cool water"
(no 483'579) du 6 avril 2001, subsidiairement à la nullité de l'enregistrement
de cette marque concernant les "préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, savon (classe 3)", le "matériel de
nettoyage (classe 21)", et les "couvertures en laine, couvertures de lits et
tables, linges de lits, housses pour coussins, taie d'oreillers, services de
toilette, serviettes-éponges, draps de bain, rideaux, tissus à décorer, draps
de bains, rideaux (classe 24)", plus subsidiairement à la nullité de
l'enregistrement de la marque précitée concernant les "vêtements, cravates,
chemises, costumes, chaussures, chapellerie (classe 25)".
Invoquant la priorité (art. 6 LPM) de son enregistrement international (no
556'679) qui désigne la Suisse, la demanderesse explique que le champ de
protection de sa marque, inscrite pour la classe 25, s'étend également aux
autres classes de produits lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Elle
soutient que, dans le domaine de la mode, les créateurs utilisent leur marque
non seulement pour des vêtements mais aussi pour des produits cosmétiques et
que, dès lors, il existe un risque de confusion entre sa marque et celle de la
défenderesse enregistrée en 2001 notamment pour la classe 3.
B.b Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 12 septembre 2006, Davidoff
conclut au rejet de la demande et à la constatation de la nullité de la partie
suisse de l'enregistrement international (no 556'679) de la demanderesse, ainsi
qu'à l'interdiction, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP,
d'utiliser la marque "Coolwater" pour vendre des vêtements et des chaussures,
les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, d'en faire la publicité
et d'accorder des licences correspondantes à des tiers.
En substance, la défenderesse (et demanderesse reconventionnelle) reproche à K
& L Ruppert une concurrence parasitaire. Elle allègue que, grâce aux articles
de parfum et cosmétiques Davidoff de la ligne "Cool Water" introduits sur le
marché allemand en 1988, le chiffre d'affaires de la marque de parfumerie
Davidoff a connu un accroissement important. La défenderesse soutient que
l'enregistrement de la marque "Coolwater" a été fait de mauvaise foi par la
demanderesse, aussi bien en Allemagne qu'en Suisse. Selon elle, la marque de la
demanderesse (inscrite pour la classe 25) violerait aussi sa marque suisse no
357'066 (enregistrée pour la classe 3), du fait qu'il y a - du propre aveu de
la demanderesse - une similitude de produits engendrant un risque de confusion.
B.c Dans sa réponse à la demande reconventionnelle déposée le 11 décembre 2006,
la demanderesse (et défenderesse reconventionnelle) conteste l'image
parasitaire donnée d'elle par sa partie adverse. Elle précise en outre qu'on ne
saurait lui opposer le non-usage de sa marque en Suisse puisqu'en application
de l'art. 5 de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne
concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques
(RS 0.232.149.136; ci-après: la Convention de 1892), le titulaire conserve ses
droits dans les deux pays s'il fait usage de la marque dans l'un des deux. Elle
se prévaut en revanche du non-usage de la marque "cool water" (no 483'579) de
la défenderesse (enregistrée le 6 avril 2001) en ce qui concerne les vêtements
pour conclure à la perte du droit de la défenderesse sur ces produits depuis le
7 août 2006.
B.d Le 8 octobre 2007, la défenderesse a pris l'initiative de déposer une
duplique et a produit plusieurs pièces tendant à démontrer qu'elle a
commercialisé ses produits de parfumerie "Cool Water" dès le début de l'année
1988. S'agissant des motifs du non-usage de sa marque "cool water" (no
483'579), la défenderesse en a expliqué les raisons; notamment, elle a allégué
que le non-usage en Allemagne et en Suisse se justifiait un raison du litige
avec la demanderesse.
B.e Dans un arrêt du 20 avril 2009, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal de Fribourg, admettant partiellement l'action de K & L Ruppert, a
constaté la nullité de l'enregistrement de la marque suisse "cool water" (no
483'579) de la société Davidoff en ce qui concerne la classe 25 (vêtements,
cravates, chemises, costumes, chaussures, chapellerie). Elle a rejeté les
conclusions de K & L Ruppert pour le surplus et rejeté intégralement les
conclusions reconventionnelles de Davidoff.
Concernant le non-usage de la marque "cool water" (no 483'579) de la
défenderesse, la cour cantonale a retenu qu'indépendamment de la question de
savoir si la demanderesse était légitimée à invoquer ce non-usage dans une
action ouverte avant l'échéance du délai de carence de l'art. 12 al. 1 LPM, il
était patent que le litige opposant les deux parties constituait un juste motif
de non-usage de la marque contestée. Cette question n'est plus discutée devant
le Tribunal fédéral, et il n'y a pas lieu d'y revenir.
C.
C.a Davidoff exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 20 avril 2009. La recourante conclut, principalement, à l'annulation
de l'arrêt cantonal entrepris, au rejet de la demande de K & L Ruppert, à ce
que la nullité de la partie suisse de l'enregistrement international (no
556'679) de la marque "Coolwater" de l'intimée soit constatée (le jugement
devant être transmis à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),
étant indiqué que celui-ci devra communiquer la constatation de nullité à
l'OMPI), à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimée d'utiliser la marque
"Coolwater" pour vendre des vêtements et des chaussures, les mettre dans le
commerce ou les détenir à cette fin ou en faire de la publicité, ou d'accorder
des licences correspondantes à des tiers, sous la menace des peines prévues à
l'art. 292 CP. Subsidiairement, la recourante conclut au rejet de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'instance inférieure.
Faisant grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'intimée a
effectué un dépôt de mauvaise foi et, à titre subsidiaire, de ne pas avoir jugé
qu'il existe un risque de confusion entre sa propre marque ("Davidoff Cool
Water" (fig.) pour la classe 3) et la marque de l'intimée ("Coolwater" pour la
classe 25), la recourante lui reproche d'avoir mal appliqué le droit fédéral,
plus particulièrement les art. 2, 3 let. d et 9 LCD, les art. 3, 13 et 55 LPM,
ainsi que l'art. 2 CC. Considérant que l'autorité précédente n'est pas
véritablement entrée en matière sur la question du dépôt de mauvaise foi, elle
lui reproche également d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
Cst.).
Dans son mémoire, la recourante introduit un fait non constaté par la cour
cantonale, à savoir qu'elle est titulaire d'une seconde marque jouissant d'une
antériorité par rapport à celle invoquée par l'intimée. Il s'agit de la marque
"Cool Water" déposée en 1994, également pour la classe 3, avec mention d'une
priorité d'usage remontant au 26 juillet 1988.
C.b L'intimée est d'avis que, faute pour la recourante d'avoir donné une
motivation suffisante, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur le
grief de la violation du droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle
considère que, sous le couvert d'une violation des art. 3 let. d, 9 LCD, des
art. 3, 13 et 15 (sic!) LPM, ainsi que de l'art. 2 CC, la recourante fait en
réalité valoir un établissement inexact des faits (art. 97 LTF), la cour
cantonale ayant établi qu'aucun comportement déloyal, qui plus est en Suisse,
ne peut être opposé à l'intimée sous l'angle de l'usage de sa marque
"Coolwater" pour des vêtements ou chaussures de la classe 25. Selon elle,
savoir si l'intimée était animée d'une intention déloyale est une question de
fait et l'on ne saurait reprocher à l'instance précédente une constatation
arbitraire des faits. Sur le fond, l'intimée est d'avis que le grief de
violation du droit d'être entendu est infondé, que l'action de la recourante
est de toute façon périmée, que les conditions du dépôt frauduleux ne sont pas
réalisées en l'espèce et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les
deux marques qui s'affrontent. Elle conclut, principalement, à ce que le
recours soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, à son rejet.
C.c A la demande des parties qui ont tenté de résoudre le litige à l'aide d'un
médiateur, le Juge instructeur de la Ire Cour de droit civil, par ordonnance du
24 août 2009, a suspendu la procédure de recours en matière civile.
Le 10 novembre 2009, l'intimée a informé le Tribunal fédéral que le processus
de médiation avait échoué. Ayant reçu une copie de ce courrier, la recourante
n'a émis aucune observation.
Il convient par conséquent de statuer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 Dans les affaires pécuniaires ne concernant ni le droit du travail ni le
droit du bail à loyer, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); à
ce défaut, il est recevable, entre autres hypothèses, si une loi fédérale
prescrit une instance cantonale unique (art. 74 al. 2 let. b LTF). Bien que la
valeur litigieuse soit difficile à évaluer, la cour cantonale a estimé qu'elle
était largement supérieure à 30'000 fr. et il n'y a pas lieu de s'écarter de
cette appréciation.
Au demeurant, même si la valeur litigieuse n'avait pas été atteinte en
l'espèce, le recours serait néanmoins recevable puisque la recourante invoque,
à l'appui de ses prétentions, la loi fédérale sur la protection des marques et
des indications de provenance (LPM; RS 232.11), dont l'art. 58 al. 3 impose aux
cantons la désignation d'un tribunal unique chargé de connaître des actions
civiles.
1.2 Interjeté par la partie qui a succombé partiellement dans ses conclusions
visant à ce que la validité de l'enregistrement de sa marque suisse soit
constatée (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF)
rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 LTF), le recours est en principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42
LTF) prévus par la loi.
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p.
104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).
1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait qu'en
expliquant de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (cf. ATF 130 III 136 consid.
1.4 p. 140) et pour autant que la correction du vice allégué soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En l'espèce, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur les exemples de signes et de publicités fournis par la
recourante destinés à démontrer que l'intimée se rapprocherait systématiquement
des marques de tiers et qu'en Allemagne cette dernière imiterait également la
présentation des produits et de la publicité de la recourante. Ces faits ne
résultent en effet pas de l'arrêt cantonal.
2.
L'intimée ayant son siège en Allemagne, la cause revêt un caractère
international. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, doit
alors examiner d'office la question du droit applicable (ATF 132 III 609
consid. 4 p. 614, 626 consid. 2 p. 629; 131 III 511 consid. 2 p. 515). Celle-ci
doit être tranchée à la lumière du droit international privé du for (ATF 132
III 661 consid. 2 p. 663). Selon l'art. 110 al. 1 LDIP, les droits de la
propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la
protection de la propriété intellectuelle est revendiquée. En l'espèce,
l'intimée bénéficie, pour la marque "Coolwater", d'un enregistrement
international (no 556'679) qui désigne la Suisse; la protection conférée par
cette marque s'étend en l'espèce au territoire suisse. La recourante conclut,
principalement, à ce que la nullité de la partie suisse de cet enregistrement
soit constatée. Le droit suisse est donc applicable.
3.
3.1 Soulevant l'objection de péremption, l'intimée souligne qu'elle a obtenu
l'enregistrement de sa marque internationale no 556'679, avec désignation de la
Suisse, en 1990 et que la recourante a attendu, à quelques jours près, seize
ans avant de requérir la constatation de nullité dans son mémoire de réponse
déposé le 12 septembre 2006 devant le Tribunal cantonal de Fribourg. Au regard
de cette période d'inaction particulièrement longue, l'intimée est d'avis qu'il
convient de déclarer que les prétentions de la recourante sont périmées.
3.2 La péremption est une objection qui doit être constatée d'office (ATF 94 II
37 consid. 6a p. 41). La péremption d'une action - qui doit être admise avec
retenue (ATF 130 III 113 consid. 4.3 p. 124; 127 III 357 consid. 4c/bb p. 364
et les références) - suppose l'utilisation effective du signe litigieux (cf.
RALPH SCHLOSSER, La péremption en matière de signes distinctifs, sic! 2006, p.
554). A défaut d'avoir connaissance d'une utilisation de ce signe, on ne peut
reprocher au lésé d'avoir toléré la violation de ses droits (cf. PIERRE-ALAIN
KILLIAS, La mise en oeuvre de la protection des signes distinctifs, Lausanne
2002, n. 379 ss p. 113). Or, selon les constatations cantonales (art. 105 al. 1
LTF), si l'intimée utilise le signe "Coolwater" en Allemagne, elle n'en a
jamais fait usage en Suisse. Le seul enregistrement de la marque en Suisse ne
suffisant pas à faire courir le délai de péremption (EUGEN MARBACH,
Markenrecht, in: von Büren/David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht [SIWR], vol. III, Kennzeichenrecht, 2009, n. 1575 p. 461 note
1961), l'objection soulevée par l'intimée peut d'emblée être écartée.
4.
4.1 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., plus précisément de son droit d'obtenir une
décision motivée. Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437),
il convient d'examiner en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec une
libre cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57) le moyen relatif à ce droit.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2
Cst. l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.
88). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question
distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision
motivée est respecté (arrêt 4A_474/2008 du 13 février 2009 consid. 2.1; cf. ATF
126 I 97 consid. 2c p. 103).
4.2 En l'espèce, la cour cantonale a pris position sur l'argumentation de la
recourante tirée du dépôt de mauvaise foi. Elle a clairement tranché la
question en expliquant qu'aucun comportement déloyal, qui plus est en Suisse,
ne pouvait être opposé à l'intimée. Elle a alors conclu que chaque partie
bénéficiait dès lors de la priorité de sa marque pour les produits
correspondant à la classe concernée, sauf à admettre un risque de confusion qui
pourrait résulter de la similarité des classes 3 et 25. Tout danger de
confusion a ensuite été écarté par la cour cantonale, les produits comparés
n'étant pas similaires. Certes très succincte, la motivation de la décision
attaquée permet néanmoins de comprendre pour quelle raison la cour cantonale a
nié le dépôt de mauvaise foi et il ne saurait être question de violation du
droit d'être entendu, autre étant la question de savoir si la motivation
présentée est erronée (arrêt 4A_474/2008 déjà cité consid. 2.1).
5.
5.1 A l'appui de ses conclusions visant à faire radier la partie suisse de
l'enregistrement international (no 556'679) de la marque "Coolwater" de
l'intimée, la recourante fait valoir deux moyens distincts: elle considère,
principalement, que cet enregistrement résulte d'un dépôt de mauvaise foi (art.
2 CC et art. 2 LCD); à titre subsidiaire, elle soutient qu'il existe un risque
de confusion entre ses propres marques enregistrées en Suisse et celle de
l'intimée (art. 3 al. 1 let. c LPM).
La recourante étant, selon les constatations cantonales, titulaire d'une marque
antérieure, il convient tout d'abord d'examiner, sous l'angle du risque de
confusion, si le champ de protection de cette marque lui permet de faire radier
la partie suisse de la marque internationale de l'intimée (cf. infra consid.
5.2 - consid. 5.6). Dans la négative, il s'agira d'examiner si, indépendamment
d'un droit antérieur, la nullité de la marque de l'intimée doit être constatée,
celle-ci reposant, selon les allégations de la recourante, sur un dépôt
frauduleux (infra consid. 6).
5.2 Examinant le risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM), la cour
cantonale a retenu que l'activité des parties s'inscrit dans des créneaux
économiques différents, de produits de luxe pour la recourante, de commerce bon
marché pour l'intimée. Les deux marques proposent leurs produits, cosmétiques
pour la première (classe 3), prêt-à-porter pour la seconde (classe 25), depuis
dix-huit ans en Allemagne. L'autorité cantonale a observé que la recourante a
renoncé, dans ce pays, à demander en 2002 la protection de sa marque "Cool
Water" pour la classe 25. Enfin, elle a retenu que le fait qu'une recherche
informatique par les mots-clés "Cool water" + Schweiz - "Davidoff Cool Water"
placent côte à côte sur le marché internet ebay la parfumerie "Cool Water" de
la recourante et les vêtements "Coolwater" de l'intimée, tient à la similitude
des mots-clés de recherche, mais ne permet pas de conclure à la similarité de
produits jugés différents tant entre eux que par leurs canaux d'écoulement
depuis presque deux décennies. L'autorité précédente a conclu qu'en l'espèce
les produits de la classe 25 sont différents de ceux de la classe 3 et que le
risque de confusion doit ainsi être exclu.
5.3 Sur la base de deux arguments, la recourante fait grief à l'autorité
cantonale d'avoir violé les art. 3 al. 1 let. c et 13 LPM. Tout d'abord, elle
lui reproche d'avoir écarté le risque de confusion au motif que "l'activité des
parties s'inscrit dans des créneaux économiques différents". Elle est d'avis
que l'examen du risque de confusion suppose que l'on confronte les marques de
même que les produits ou services tels qu'ils sont enregistrés, sans tenir
compte de la manière dont ils sont utilisés sur le marché. Elle conclut qu'on
ne peut affirmer que les marques de l'intimée sont limitées à des articles bon
marché, puisque tant que sa marque "Coolwater" est maintenue en Suisse,
l'intimée est libre d'opter pour les canaux de distribution de son choix et de
concéder des licences à des tiers. Quant au deuxième argument, il a trait à la
relation existant, selon la recourante, entre les produits revendiqués par les
parties. Remarquant que les signes en présence ("Coolwater" pour l'intimée et
"Davidoff Cool Water" (fig.) pour la recourante) sont similaires, elle explique
que de nombreuses entreprises utilisent aujourd'hui leurs marques non seulement
pour des vêtements, mais également pour des produits cosmétiques. Relevant une
tendance dans la doctrine, dans des arrêts cantonaux et dans des décisions de
l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle
(CREPI), la recourante soutient que plus la marque prioritaire est connue, plus
l'usage d'une marque verbale semblable sur des produits qui pourraient être vus
comme une diversification usuelle dans la branche considérée sera susceptible
de créer un risque de confusion. Elle considère qu'en l'espèce son signe "Cool
Water" jouit d'une grande notoriété et qu'ainsi une partie du public partira du
principe que la diversification de la palette de produits initiale est le fait
de l'entreprise titulaire de la marque d'origine.
5.4 L'art. 3 al. 1 let. c LPM exclut de la protection un signe similaire à une
marque antérieure et destiné à des produits ou services identiques ou
similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. L'existence de ce
risque est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement dans
le cadre d'un recours en matière civile (ATF 128 III 96 consid. consid. 2 p.
97; 126 III 315 consid. 4b p. 317 ; 119 II 473 consid. 2c p. 475).
Un risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM existe lorsque le
signe le plus récent affecte le signe le plus ancien dans son pouvoir de
distinction. On admettra cette atteinte lorsqu'il est à craindre que les
milieux intéressés se laissent induire en erreur par la similitude des signes
et imputent les marchandises qui le portent au faux titulaire; on l'admettra
aussi lorsque le public arrive à distinguer les signes mais présume de
relations en réalité inexistantes, par exemple en y voyant des familles de
marques qui caractérisent différentes lignes de produits de la même entreprise
ou des produits d'entreprises liées entre elles (ATF 128 III 96 consid. 2a p.
97 s.; 127 III 160 consid. 2 p. 165 s.; 122 III 382 consid. 1 p. 384).
5.5 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se demander si le risque d'une
imputation erronée du produit à un certain titulaire est exclu du fait que les
marques sont revendiquées pour des marchandises de genre différent. Dans un
arrêt du 19 décembre 2001, il a jugé que le simple fait que divers produits
sont des articles de mode ne crée pas déjà une similitude entre eux et que le
recourant n'avait pas fait état de circonstances concrètes qui conduiraient à
une confusion entre les montres portant sa marque et certains produits
(marchandises en cuir, lunettes ou leurs étuis) de la partie adverse (ATF 128
III 96 consid. 2d p. 99 s.). Dans un arrêt du 17 juillet 2007, le Tribunal
fédéral a rappelé que, selon le principe de la spécialité, la protection des
marques se limite aux produits pour lesquelles la marque a été déposée en
réalité et que l'on ne pouvait suivre la recourante lorsqu'elle expose que les
lunettes de soleil (classe 9) et les vêtements (classe 25) entrent dans la même
offre de marchandises (arrêt 4C.88/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.2.2,
publié dans la sic! 1/2008 p. 44 ss et au JdT 2008 I p. 390 ss; saluant cette
jurisprudence imposant des exigences strictes quant à la notion de "produits
similaires": EUGEN MARBACH, op. cit, n. 807 s.).
5.6 Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a donc jugé que les articles de mode
ou les produits qui pourraient entrer dans la même offre de marchandises ne
peuvent être, en soi, considérés comme similaires. Il reste donc à déterminer
si l'argument de la diversification usuelle dans la branche considérée, lié à
celui de la notoriété d'une marque utilisée prioritairement, conduit à une
conclusion différente.
5.6.1 Selon la jurisprudence, il existe une interaction entre la similitude des
signes et celle des produits et services; plus les produits et services pour
lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a un risque de
confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur
pour exclure ce risque, et inversement (ATF 128 III 96 consid. 2a p. 98; 122
III 382 consid. 1 p. 385 et consid. 3a p. 387; arrêt 4C.392/2000 du 4 avril
2001 consid. 2a publié in sic! 5/2001 p. 408 ss; jurisprudence saluée par la
doctrine: cf. entre autres auteurs : LUCAS DAVID, Basler Kommentar,
Markenschutzgesetz, Muster - und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, no 8 ad. art.
3 LPM). Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive.
Pour les marques faibles, il est plus restreint que pour les marques fortes.
Sont fortes les marques qui sont imaginatives ou qui ont acquis une notoriété
dans le commerce (ATF 122 III 382 consid. 2a p. 385; IVAN CHERPILLOD, Droit
suisse des marques, op. cit., p. 116). Ainsi, une marque ayant acquis une telle
notoriété bénéficiera d'une sphère de protection accrue, en ce sens que la
similarité des signes sera plus facilement admise et on requerra alors d'autant
plus de différence entre les marchandises (arrêt 4C.88/2007 déjà cité consid.
2.2.2; ATF 128 III 96 consid. 2c p. 99 et les références).
L'interaction entre la similitude des signes et celle des produits et services
est cependant soumise à une limite absolue (EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit -
ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, RDS 2001 I 259 s.; cf.
CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, no 17 ad art. 3 LPM; GALLUS
JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, thèse, Berne 2000, p. 187; en
droit allemand: décision du BGH du 8 octobre 1998 in GRUR 1999 p. 245 ss
consid. IV/2a). La notoriété acquise en relation avec les produits d'une classe
déterminée ne saurait être reportée à des produits différents d'une autre
classe. Cette limite découle du texte de l'art. 3 LPM qui utilise la notion de
"produits similaires" (gleichartige Waren; prodotti simili). Admettre un risque
de confusion entre des produits dissemblables, en se fondant par exemple sur la
notoriété d'un signe, reviendrait à donner un sens à la norme (art. 3 al. 1
let. c LPM) ne trouvant aucun écho - même implicite - dans l'expression que lui
a donnée le législateur (l'ATF 123 III 189 consid. 3a p. 191 reconnaît
d'ailleurs la limite du texte légal en indiquant que les vocables
"dissemblance" et "similarité" sont antinomiques; sur la limite du texte légal
en général: PAUL-HENRI STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code civil, in
Traité de droit privé suisse, Tome II/1, Bâle 2009, n. 336 p. 115; LAURENT
BIERI, L'application du droit privé suisse reprenant de manière autonome des
directives communautaires, PJA 6/2007 p. 710 et les nombreux auteurs cités).
Une extension du sens de la notion légale de "produits similaires" - telle que
voulue par la recourante - réduirait la portée de cette exigence légale, ce qui
n'est pas admissible, l'art. 3 al. 1 let. c LPM définissant clairement le
risque de confusion à l'aide de deux critères distincts (marques similaires et
destinées à des produits similaires) placés sur un pied d'égalité (cf. EUGEN
MARBACH, Gleichartigkeit, op. cit., p. 259; CHRISTOPH WILLI, op. cit, no 17 ad
art. 3 LPM).
5.6.2 Des produits sont similaires s'il existe entre eux une certaine proximité
et non pour la seule raison que, pour répondre à des stratégies de
diversification, ils rentrent dans la même offre de marchandises (EUGEN
MARBACH, op. cit, n. 808 et n. 810 p. 249 s. et n. 830 p. 255 note 1057; cf.
également: FRANZ HACKER, in Ströbele/Hacker (éd.), Kommentar von Markengesetz,
9e éd., Cologne 2009, no 75 ad § 9 MarkenG; cf. ATF 128 III 96 consid. 2d p.
99; arrêt 4C.88/2007 déjà cité consid. 2.2.2 ). Cette proximité ne pourra en
principe pas être admise si les marchandises considérées poursuivent des buts
différents et se distinguent de par leur usage (ATF 128 III 96 consid. 2d p.
99; cf. EUGEN MARBACH, op. cit, n. 824 ss p. 254 s.; CHRISTOPH WILLI, op. cit.,
no 44 s. ad art. 3 LPM). Ainsi, des denrées de luxe se distinguent de produits
comme des sardines (ATF 99 II 104 consid. 8 p. 120). Il a par contre été
reconnu qu'il existe, en soi, une certaine proximité entre le papier et les
emballages de toute sorte (ATF 91 II 4 consid. 3 p. 14 s.).
5.6.3 Aucune raison ne pousse à s'écarter du texte légal. Certes, l'extension
de la notion de "produits similaires", telle que défendue par la recourante,
irait dans le sens d'une plus grande protection des droits des titulaires de
marques connues qui pourraient bénéficier d'un champ de protection accru; elle
ne tiendrait cependant pas compte de tous les intérêts en présence et notamment
de ceux des entreprises concurrentes qui - confrontées à un nombre toujours
plus important de marques sur le marché - recherchent, pour leurs produits
spécifiques, des signes nouveaux (cf. Gallus Joller, op. cit., p. 217; Claudia
Maradan, Les accords de coexistence en matière de marques, thèse Lausanne 1994,
p. 20 et les références). Une telle extension ne respecterait en outre pas le
principe de la spécialité sur lequel repose le droit des marques. Selon ce
principe, la protection des marques se limite aux marchandises pour lesquelles
la marque a été déposée en réalité (arrêt 4C.88/2007 déjà cité consid. 2.2.2;
cf. ATF 128 III 96 consid. 2d p. 99; Christoph Willi, op. cit., no 27 ad art. 3
LPM; Marco Bundi/Benedikt Schmidt, Relative ausschlussgründe im Schweizer
Markenrecht 2008, GRUR Int. 2009, p. 474). A défaut de similarité des produits,
le titulaire d'une marque ne saurait se prévaloir d'une protection fondée sur
le droit des marques, à moins de jouir - et il s'agit de la seule exception
prévue par la LPM - d'une marque de haute renommée au sens de l'art. 15 LPM
(Martin Schneider, Schutzumfang der Marke, Zum Einfluss von Kennzeichnungskraft
und Bekanntsgrad auf berühmte, bekannte, starke und schwache Marken, RSPI 1996
p. 424 ss; Dominique Brandt, La protection élargie de la marque de haute
renommée au-delà des produits identiques et similaires, thèse, Lausanne 1985,
p. 157 ss, 195 ss, qui explique que la marque de haute renommée a précisément
été pensée pour tenir compte de la tendance à la diversification des produits
qui conduit le producteur du signe hautement renommé à fabriquer un objet
différent de celui pour lequel il a obtenu une protection par le droit des
marques).
5.6.4 En l'espèce, la recourante ne tente pas de démontrer qu'il existerait, en
soi, une certaine proximité entre des produits cosmétiques (classe 3) et des
vêtements (classe 25). La démonstration serait d'ailleurs vaine, les deux
produits ayant des buts et des usages à l'évidence différents. On ne saurait
dès lors conclure que les produits comparés sont similaires, l'un des arguments
invoqués par la recourante - selon lequel la similitude entre des produits d'un
genre différent doit être admise en raison de la diversification usuelle dans
la branche économique considérée - ne pouvant être suivi. L'existence d'une
certaine notoriété liée au signe "Cool Water" de la recourante ne permet pas
d'aboutir à une conclusion différente, celle-ci n'ayant pas démontré, ni même
d'ailleurs allégué, que ce signe représenterait une marque de haute renommée
(art. 15 LPM). Ainsi, même sur la base de critères objectifs et généraux
(position défendue par la recourante), la proximité (et donc le risque de
confusion) entre les produits doit être nié(e).
Il appartenait dès lors à la recourante, qui invoque la diversification usuelle
dans la branche considérée, de déposer sa marque également pour la classe 25
(vêtements). Même si elle entendait en différer l'usage pour cette classe de
produits (marque de réserve), elle aurait pu invoquer la Convention de 1892
pour se prévaloir des conséquences du non-usage de sa marque en Suisse.
5.6.5 Les produits n'étant pas similaires, l'une des conditions d'application
de l'art. 3 al. 1 let. c LPM n'est pas réalisée et le risque de confusion est
exclu. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question de la similarité des
marques (Eugen Marbach, Markenrecht, op. cit., n. 797 p. 246; Marco Bundi/
Benedikt Schmidt, op. cit., p. 473).
Il importe dès lors peu de savoir si, à côté de sa marque "Davidoff Cool Water"
(fig.) (marque suisse no 357'066), la recourante peut se prévaloir de la marque
"Cool Water" (fig.) (déposée en 1994 avec mention d'une priorité d'usage
remontant au 26 juillet 1988) dont il n'est fait nulle mention dans l'arrêt
cantonal, les marques étant toutes deux enregistrées pour la classe 3 (produits
cosmétiques).
5.7 A considérer que la recourante, en prétendant que son signe "Cool Water"
jouit d'une grande notoriété, entend se prévaloir d'une marque notoire au sens
de l'art. 3 al. 2 let. b LPM, ce moyen serait mal fondé.
Selon cette disposition, sont considérées comme marques antérieures, les
marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sur le coup de l'art. 3 al. 1
LPM, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention
de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle
(Convention de Paris). Tandis que la marque de haute renommée (cf. supra
consid. 5.6.3) est une exception au principe de la spécialité, la marque
notoire permet de déroger au principe de la priorité fondée sur le premier
dépôt (Ivan Cherpillod, op. cit., p. 128). En l'absence d'usage, la marque ne
saurait, en toute logique, être notoirement connue. L'usage doit nécessairement
être entrepris en rapport avec les produits revendiqués (cf. Christoph Willi,
op. cit., no 161 ad art. 2 LPM).
Selon les constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF), la recourante n'a
établi aucun usage du signe "Cool Water" en relation avec les produits de la
classe 25 (vêtements) et donc, évidemment, pas non plus avant le dépôt de la
marque "Coolwater" fait par l'intimée le 23 mars 1990.
La recourante ne peut donc se prévaloir d'une marque antérieure au sens de
l'art. 3 al. 2 let. b LPM et l'on ne saurait donc reprocher à la cour cantonale
d'avoir mal appliqué les art. 3 et 13 LPM en niant tout risque de confusion
entre la marque de la recourante et celle de l'intimée.
5.8 Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 3
let. d LCD, applicable cumulativement en matière de risque de confusion.
La recourante se borne à invoquer la violation de l'art. 3 let. d LCD sans
fournir aucune motivation à cet égard. Elle n'indique en particulier pas en
quoi cette disposition légale lui offrirait une protection plus large que celle
octroyée par l'art. 3 LPM. Le mémoire de recours ne remplit dès lors pas les
exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244
consid. 2.1 p. 245 s.).
6.
6.1 La recourante ne pouvant demander la radiation de la partie suisse de la
marque (no 556'679) de l'intimée sur la base d'un droit antérieur, il s'agit
d'examiner si cette marque est nulle, ainsi que le prétend la recourante, son
dépôt ayant été effectué de mauvaise foi.
6.2 Abordant la question du dépôt frauduleux, la cour cantonale a rappelé que
le principe applicable en droit des marques est celui de la priorité fondée sur
le premier dépôt. Elle a constaté, d'une part, que l'intimée a été la première
à déposer la marque "Coolwater" en Suisse pour des produits de la classe 25 et,
d'autre part, que la recourante ne peut se prévaloir d'un usage antérieur de ce
signe pour la même classe de produits. Elle ajoute: "Aucun comportement
déloyal, qui plus est en Suisse, ne peut être opposé à la demanderesse
[intimée] sous l'angle de l'usage de sa marque COOLWATER pour des vêtements ou
des chaussures de la classe 25. Chaque partie bénéficie donc en principe de la
priorité de sa marque pour les produits correspondant à la classe concernée,
sauf à admettre un risque de confusion qui pourrait résulter de la similarité
des produits des classes 3 et 25" (sur l'analyse du risque de confusion, cf.
supra consid. 5).
6.3 La recourante ne conteste pas que le principe est celui de la priorité
fondée sur le premier dépôt. Elle soutient cependant que la cour cantonale a
violé les art. 2 CC et 2 LCD en ne retenant pas que l'on a affaire à une des
"hypothèses particulières" réservées par la doctrine (IVAN CHERPILLOD, Droit
suisse des marques, op. cit., p. 132), soit le dépôt de mauvaise foi (ou dépôt
frauduleux) d'une marque.
Faisant référence à de nombreuses reprises à la jurisprudence fédérale et à la
doctrine suisse, la recourante, après un rappel théorique des cas de figure
dans lesquels le dépôt d'une marque doit être considéré comme déloyal ou abusif
au sens des art. 2 LCD et 2 CC (cf. infra consid. 6.4 ss), soutient que l'un de
ces cas de figure peut être observé en l'espèce; elle explique en effet que le
dépôt de l'intimée poursuivait à la fois un but d'obstruction et un but
parasitaire; le dépôt de l'intimée aurait pour seul objectif de permettre à
celle-ci de profiter de la réputation liée au signe de la recourante.
Cette dernière considère que la cour cantonale n'est pas véritablement entrée
en matière sur ce moyen et qu'elle a en outre méconnu plusieurs circonstances
fondant le dépôt frauduleux. Elle souligne en particulier que, contrairement à
ce que les juges cantonaux ont envisagé, le potentiel d'entrave ne peut être
exclu de par le seul fait qu'elle n'utilise pas encore son signe en Suisse pour
des produits similaires: selon elle, il suffit qu'elle ait utilisé le signe
prioritairement à l'étranger pour des produits similaires ou qu'elle l'ait
utilisé prioritairement en Suisse pour divers produits, même s'ils sont
considérés comme différents. La recourante ajoute que le dépôt ne peut être
qualifié de frauduleux que si l'intéressé avait connaissance du signe
antérieur. Selon elle, il s'agit d'une condition nécessaire, mais également
suffisante: la connaissance - ou même la méconnaissance fautive - du signe
utilisé antérieurement doit entraîner la nullité du dépôt. Elle soutient que,
selon les constatations cantonales, il ne fait aucun doute que l'intimée
connaissait l'existence du signe "Cool Water" au moment où elle a déposé sa
marque. La recourante soutient que, de son côté, l'intimée ne dispose d'aucune
légitimité propre sur le signe considéré et qu'une telle légitimité est
rarement reconnue, le Tribunal fédéral ayant par exemple écarté l'argument d'un
défendeur selon lequel le choix du nom commercial litigieux procédait d'une
"création parallèle issue du hasard" (ATF 109 II 483 consid. 5 p. 488). Mettant
en évidence que le seul usage en Suisse que l'intimée ait fait de sa marque
depuis son dépôt en 1990 tient dans le procès initié contre elle, la recourante
souligne que l'intention d'obstruction de l'intimée ne fait aucun doute,
celle-ci ayant également soulevé une opposition contre la partie allemande de
la marque de la recourante.
6.4 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur plusieurs cas de
figure du dépôt de mauvaise foi. Il a été décidé qu'aucune protection ne peut
être accordée à une marque qui n'aurait pas été enregistrée dans le but d'en
faire usage, mais pour en empêcher l'enregistrement par un tiers ou, autre cas
de figure, pour élargir le domaine de protection d'une marque effectivement
utilisée (arrêt 4C.82/2007 du 30 mai 2008 consid. 2.1.4 traduit au JdT 2008 I
396 ss; ATF 127 III 160 consid. 1a p. 164 ; arrêt 4C.31/2003 du 1er mai 2003
consid. 2.1 publié in sic! 2004 p. 325 ss). De même aucune protection ne peut
être accordée à une marque enregistrée non pour l'utiliser, mais pour obtenir
une compensation financière ou quelque autre avantage de l'utilisateur
préexistant de ce signe (arrêt 4C.82/2007 déjà cité consid. 2.1.4). Ces
utilisations sont considérées comme illicites au sens de l'art. 2 LCD (arrêt
4C.82/2007 déjà cité consid. 2.1.4; Philippe Gilliéron, Les régimes de
protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques,
thèse Lausanne 2000, p. 335) ou abusives (art. 2 CC; cf. Ivan Cherpillod,
Marques défensives, de réserve, et dépôts frauduleux, sic! 2000, p. 364 s.).
Pour déterminer le caractère abusif ou non d'un enregistrement, le tribunal
doit apprécier l'ensemble des faits (arrêt 4C.82/2007 déjà cité consid. 2.1.4;
cf. aussi: ATF 134 III 52, consid. 2.1 p. 58; 129 III 493 consid. 5.1 p. 497).
Il s'agit de définir l'intention, au moment du dépôt, de celui qui est devenu
titulaire de l'enregistrement (Ivan Cherpillod, Droit suisse des marques, op.
cit., p. 139; arrêt C-529/07 du 11 juin 2009 de la CJCE, n. 35). Il faut tenir
compte des buts et motifs du déposant à ce moment-là (Paul Ströbele, in
Ströbele/Hacker (éd.), Markengesetz, 9e éd., Cologne 2009, no 534 ad § 8
MarkenG). Des circonstances postérieures au dépôt peuvent être prises en compte
si elles permettent de fournir des indices quant à l'intention du titulaire au
moment du dépôt de la marque (cf. décision du BGH du 2 avril 2009, I ZB 5/08,
n. 14).
6.5 Visant spécifiquement l'un des cas de figure du dépôt de mauvaise foi, la
recourante soutient que l'intimée a déposé son signe à la fois dans un but
d'obstruction (pour empêcher la recourante d'obtenir un enregistrement en
Suisse) et dans un but parasitaire.
6.5.1 On ne peut exclure un tel dépôt frauduleux pour la seule raison que la
recourante n'a pas utilisé le signe en Suisse. On peut donner raison à cette
dernière lorsqu'elle indique que l'utilisation à l'étranger suffit (ATF 109 II
483 consid. 5 p. 489; Ivan Cherpillod, Droit suisse des marques, op. cit., p.
139 ; Paul Ströbele, op. cit., no 553 ad § 8 MarkenG). Par contre, on ne
saurait la suivre lorsqu'elle affirme que le dépôt peut être frauduleux même si
l'on considère que les produits concernés (classe 25) ne sont pas similaires à
ceux pour lesquels la recourante a utilisé, en Allemagne et en Suisse, le signe
"Cool Water" (classe 3).
Pour appuyer son argumentation, la recourante se réfère à un arrêt du 2 mars
2005 (arrêt 4C.431/2004) dans lequel le Tribunal fédéral a radié une marque
pour plusieurs types de produits. Les faits ayant abouti à l'arrêt invoqué par
la recourante peuvent être résumés ainsi : la défenderesse a déposé notamment
la marque "c'est bon la vie" pour divers produits des classes 5, 29, 30 et 32,
en particulier pour des denrées alimentaires, pas moins de deux jours après
avoir reçu une mise en demeure du demandeur qui l'informait qu'il utilisait
déjà le slogan "Biscuits c'est bon la vie!" depuis une vingtaine d'années pour
des biscuits et des produits à tartiner, notamment sur son papier à lettres et
dans sa publicité et que cette expression figurait aussi sur la façade de
l'immeuble qu'il occupe. L'objectif de la défenderesse était à l'évidence de
mettre tout en oeuvre pour se défendre contre la mise en demeure et
l'enregistrement de la marque a été effectué à cette unique fin, afin de
s'arroger un droit sur le slogan utilisé pendant vingt ans par le demandeur et
profiter de l'étendre à d'autres produits (au demeurant aussi, en particulier,
pour des denrées alimentaires). Au regard de ces circonstances, il est patent
que l'ensemble du dépôt a été effectué de mauvaise foi et que l'enregistrement
devait être annulé pour tous les produits revendiqués par la défenderesse.
6.5.2 Est frauduleux le dépôt effectué non pas dans le but de faire usage de la
marque, mais dans celui d'empêcher, dans un but parasitaire, un tiers déterminé
d'obtenir un enregistrement en Suisse. Dans ce contexte, on ne saurait faire
abstraction du principe de la spécialité (supra consid. 5.6.3) lorsqu'il s'agit
d'examiner l'intention d'entraver un concurrent (cf. Ivan Cherpillod, Marques
défensives, op. cit., p. 365, note 27). Le comportement du déposant ne peut
être considéré comme abusif que s'il savait, au moment du dépôt qu'une marque
identique ou similaire était utilisée par un tiers, ou allait être utilisée,
pour des produits identiques ou similaires (Ivan Cherpillod, Droit suisse des
marques, op. cit., p. 139; décision du 2 avril 2009 du BGH I ZB 5/08, n. 6 ;
arrêt C-529/07 déjà cité, n. 40; Karl-Heinz Fezer, op. cit., no 672 ad § 8
MarkenG; Paul Ströbele, op. cit., no 547 ad § 8 MarkenG). Autrement dit, dans
ce cas de figure du dépôt frauduleux, le déposant ne saurait être de mauvaise
foi s'il dépose un signe qui ne génère aucun risque de confusion avec le signe
utilisé antérieurement (art. 3 LPM; cf. arrêt C-529/07 déjà cité, n. 40); à
défaut de danger de confusion, il ne peut l'avoir déposé pour faire obstacle à
un concurrent déterminé puisque l'opposition qu'il pourrait soulever à
l'encontre de celui-ci ne pourra être déclarée bien fondée.
6.5.3 Ainsi, pour admettre qu'un dépôt est frauduleux parce qu'il a été
effectué, non pour faire usage de la marque, mais pour empêcher, dans un but
parasitaire, un tiers déterminé d'obtenir un enregistrement en suisse, la
connaissance de l'utilisation du signe de ce tiers pouvant prêter à confusion
avec le signe déposé est une exigence nécessaire (la marque défensive [infra
consid. 6.6] et la marque déposée pour obtenir notamment des avantages
financiers [infra consid. 6.7], représentant d'autres cas de figure du dépôt de
mauvaise foi, ne sont pas soumis à cette condition). Les produits du signe
utilisé par la recourante (classe 3, produits cosmétiques) et ceux revendiqués
par l'intimée (classe 25, vêtements) n'étant pas similaires, il n'existe pas de
risque de confusion entre les deux signes. On ne saurait dès lors retenir que
la marque "Coolwater" de l'intimée a été déposée de façon frauduleuse (de façon
à entraver la recourante) le 23 mars 1990.
L'exigence du risque de confusion n'étant de toute façon pas réalisée, il n'est
pas nécessaire d'examiner les allégations de la recourante relatives aux
litiges opposant les parties en Allemagne et devant l'Office de l'Harmonisation
du Marché intérieur (OHMI).
Quant à l'examen de la légitimité propre du titulaire de la marque, il ne
devrait être entrepris, dans une deuxième phase, que dans l'hypothèse où
l'intimée avait déposé une marque pouvant être confondue avec celui de la
recourante. Aucun risque de confusion n'existant entre les produits des
parties, il n'est pas non plus utile d'examiner les arguments de la recourante
selon lesquels l'intimée n'a pas justifié le choix de sa marque "Coolwater".
6.6 Avant de développer son argumentation selon laquelle l'intimée aurait
déposé une marque à la fois dans un but d'obstruction et dans un but
parasitaire (grief déclaré mal fondé, cf. supra consid. 6.5), la recourante
rappelle les cas de figure du dépôt de mauvaise foi. Elle se borne à évoquer
celui de la marque défensive (recours n. 16 s.), sans toutefois soutenir que ce
cas de figure devrait être envisager en l'espèce.
Une marque doit être considérée comme défensive si elle a été enregistrée en
Suisse non pas pour en faire usage dans le pays, mais seulement pour exclure
son utilisation par tout tiers et élargir ainsi le champ de protection d'une
marque effectivement utilisée (cf. arrêt 4C. 82/2007 déjà cité, consid. 2.1.4 ;
Lukas David, op. cit., no 4 ad art. 12 LPM).
Savoir qu'elle était l'intention de l'intimée au moment du dépôt de la marque
en Suisse est une question de fait, et non de droit. La cour cantonale n'a pas
établi que l'intimée aurait eu, au moment du dépôt, l'intention caractérisant
la marque défensive. La recourante, qui assumait le fardeau de la preuve
puisque le dépôt de bonne foi se présume (art. 3 al. 1 CC), ne prétend pas
avoir - en temps utile et selon les règles du droit cantonal de procédure -
allégué et offert en preuve que l'intimée aurait eu une telle intention. Il
n'est donc pas possible d'entrer en matière sur un argument, énoncé de façon
théorique par la recourante, qui repose sur un point de fait dont on ne trouve
aucune trace dans les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral
(art. 105 al. 1 LTF).
6.7 On rappellera que le dépôt de marque est également déloyal lorsqu'il n'est
pas fait en vue d'un usage du signe, mais dans le but d'obtenir de la part de
celui qui l'utilisait jusqu'ici des avantages financiers ou autres (cf. supra
consid. 6.4). Ce cas de figure peut en l'espèce être écarté. Bien qu'y faisant
référence, la recourante ne prétend pas que l'intimée aurait tenté d'obtenir
des avantages de sa part; elle ne fait d'ailleurs aucun grief à cet égard à la
cour cantonale.
6.8 Enfin, la recourante expose que la création d'un risque de confusion avec
le signe préexistant suffit à elle seule pour fonder la mauvaise foi de
l'enregistrement. En l'espèce, la recourante étant titulaire de droits
antérieurs, la question a déjà été posée. Le risque de confusion a été exclu,
les produits des marques comparées n'étant pas similaires (cf. supra consid.
5.6.5).
7.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs de la
recourante relatifs à la violation des art. 9 LCD et 55 LPM.
En conclusion, il y a lieu de rejeter le recours. Compte tenu de l'issue du
litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.
Lausanne, le 10 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Piaget