I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.48/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_48/2008 /len
Urteil vom 10. Juni 2008
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Kolly,
Gerichtsschreiberin Feldmann.
Parteien
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Thierry Calame
und Lara Dorigo,
gegen
X.________ AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Martin Hitz und Peter Volkart.
Gegenstand
Patentverletzung,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts
des Kantons Thurgau vom 22. Mai 2007.
Sachverhalt:
A.
A.________ (Kläger, Beschwerdeführer) war Inhaber des am 21. Oktober 1985
angemeldeten europäischen Patents EP 001, dessen Schutzdauer am 20. Oktober
2005 ablief. Er behauptet, die X.________ AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin)
habe dieses Patent während der Schutzdauer verletzt.
A.a Der Kläger gelangte am 12. Mai 2006 an das Obergericht des Kantons Thurgau
mit den Begehren, die Beklagte habe über ihre angeblichen Verletzungshandlungen
während der Zeit vom 30. April 1986 bis zum 20. Oktober 2005 Rechnung zu legen
(Ziffer 1) und die Beklagte sei zu verpflichten, nach Wahl des Klägers den
durch die Verletzungshandlungen erzielten Schaden zu ersetzen oder den Gewinn
herauszugeben (Ziffer 2).
A.b Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage mit der Begründung, der
angeblich verletzte Patentanspruch 11 des EP 001 sei in der Schweiz nichtig,
sie habe keine Verletzung begangen und allfällige Ansprüche des Klägers seien
jedenfalls verwirkt und verjährt.
B.
Das Obergericht des Kantons Thurgau wies die Klage mit Urteil vom 22. Mai 2007
ab. Das Gericht kam zum Schluss, der Kläger habe nicht erst, wie er behaupte,
im Jahre 2004 von den angeblichen Verletzungshandlungen erfahren, sondern darum
bereits Mitte 1994 gewusst. Da er es nicht nur während der Abklärungen zur
Verbesserung der Lamellentechnik im Blick auf eine Zusammenarbeit mit der
Beklagten vermieden habe, diese auf die behauptete Patentverletzung
anzusprechen, sondern auch später keine Patentverletzung geltend gemacht habe,
habe die Beklagte in guten Treuen davon ausgehen dürfen, der Kläger halte an
seinen ursprünglichen Vorwürfen nicht fest. Das Obergericht erkannte, der
Anspruch des Klägers sei aufgrund seines langjährigen rechtsmissbräuchlichen
Zuwartens verwirkt.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt der Beschwerdeführer die Rechtsbegehren,
das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 22. Mai 2007 sei aufzuheben
und die Sache sei zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen,
eventuell sei die Klage im Sinne seiner Rechtsbegehren vom 7. Dezember 2006
gutzuheissen. Er rügt, die Vorinstanz habe Art. 2 Abs. 2 und Art. 8 ZGB
verletzt mit der Annahme, sein Anspruch sei verwirkt; sie habe den Sachverhalt
willkürlich festgestellt insbesondere mit der Annahme, er habe die
patentverletzenden Gegenstände seit dem Jahre 1994 gekannt und nach dem
Scheitern der Zusammenarbeit Anlass gehabt, den Vorwurf der Patentverletzung zu
wiederholen. Sie habe sodann unzureichend geprüft, ob die Beschwerdegegnerin
einen wertvollen Besitzstand erlangt habe und deren Gutgläubigkeit zu Unrecht
bejaht. Zudem habe sie Art. 29 BV verletzt.
D.
Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Antwort, die Beschwerde sei abzuweisen.
Das Obergericht des Kantons Thurgau schliesst in der Vernehmlassung unter
Hinweis auf den angefochtenen Entscheid auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen:
1.
Der angefochtene Entscheid betrifft eine Zivilsache (Art. 72 Abs. 1 BGG). Die
Vorinstanz hat die Klage abgewiesen (Art. 90 BGG) und sie hat als von Art. 76
PatG vorgesehene einzige kantonale Instanz (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG)
entschieden, weshalb die Beschwerde in Zivilsachen unbesehen des Streitwertes
zulässig ist (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG). Der Beschwerdeführer, der mit seinen
Anträgen vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 76 BGG), hat die Beschwerde
gegen den am 14. Dezember 2007 versandten, ihm am 17. Dezember 2007
zugegangenen, begründeten Entscheid der Vorinstanz rechtzeitig eingereicht
(Art. 100 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG). Der (Haupt-)
Antrag auf Rückweisung der Sache zur weiteren Abklärung ist zulässig und auch
allein angebracht, da im angefochtenen Urteil keine Sachverhaltsfeststellungen
getroffen werden, welche die Beurteilung der Gültigkeit des Patents des
Beschwerdeführers oder dessen behauptete Verletzung durch die
Beschwerdegegnerin erlauben würden.
2.
Nach Art. 105 BGG legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt
zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Abs. 1). Es kann diese
Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art.
95 BGG beruht (Abs. 2). Die Voraussetzungen für eine Sachverhaltsrüge nach Art.
97 Abs. 1 BGG und für eine Berichtigung des Sachverhalts von Amtes wegen nach
Art. 105 Abs. 2 BGG stimmen im Wesentlichen überein. Soweit es um die Frage
geht, ob der Sachverhalt willkürlich oder unter verfassungswidriger Verletzung
einer kantonalen Verfahrensregel ermittelt worden ist, sind strenge
Anforderungen an die Begründungspflicht der Beschwerde gerechtfertigt.
Entsprechende Beanstandungen sind vergleichbar mit den in Art. 106 Abs. 2 BGG
genannten Rügen. Demzufolge genügt es nicht, einen von den tatsächlichen
Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten. Vielmehr
ist in der Beschwerdeschrift nach den erwähnten gesetzlichen Erfordernissen
darzulegen, inwiefern diese Feststellungen willkürlich bzw. unter Verletzung
einer verfahrensrechtlichen Verfassungsvorschrift zustande gekommen sind.
Ausserdem kann die Feststellung des Sachverhalts nur gerügt werden, wenn die
Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann
(Art. 97 Abs. 1 BGG). Andernfalls können Vorbringen mit Bezug auf einen
Sachverhalt, der von den Feststellungen im angefochtenen Entscheid abweicht,
nicht berücksichtigt werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 f.).
Soweit der Beschwerdeführer die Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV rügt, genügt
die Begründung den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG nicht. Es wird in der
Beschwerde insbesondere nicht dargetan, welche Beweisanerbieten zu welchen
rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen die Vorinstanz nicht abgenommen haben
soll (vgl. BGE 132 II 485 E. 3.2 S. 494; 131 I 153 E. 3 S. 157 je mit
Hinweisen). Soweit sich die Vorbringen des Beschwerdeführers im Rahmen der
Willkürrüge im Übrigen in einer appellatorischen Kritik am angefochtenen
Entscheid erschöpfen, sind sie ebenfalls nicht zu hören.
3.
Nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr muss der Inhaber eines
Immaterialgüterrechtes seine Rechte durchsetzen, wenn er von deren Verletzung
erfährt und darf diese nicht dulden, um seine Ansprüche in einem Zeitpunkt
gegen den Usurpator geltend zu machen, in dem die Folgen für den Verletzer
völlig unzumutbar geworden sind. Ein solches Vorgehen widerspricht nach
konstanter Rechtsprechung dem Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 Abs. 2 ZGB.
Zwar ist eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtausübung nicht leichthin
anzunehmen, da nur der offenbare Missbrauch eines Rechtes nicht geschützt
werden darf (BGE 117 II 575 E. 4a S. 577). Verzögerte Rechtsausübung kann indes
selbst dann missbräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässiger Unkenntnis der
Rechtsverletzung beruht, wenn dem Verletzer zuzubilligen ist, er habe die
pflichtwidrig unterbliebene Reaktion in guten Treuen als Duldung auffassen
dürfen (BGE 117 II 575 E. 4b S. 578).
3.1 Bei der Verletzung von Kennzeichen ist nach der Praxis erforderlich, dass
sich der Verletzer einen wertvollen Besitzstand aufgebaut hat (vgl. die
Zusammenfassung der Praxis im Urteil 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1, publ.
in: sic! 2006, S. 500). Die Voraussetzung des wertvollen Besitzstandes lässt
sich nicht ohne weiteres auf die Verletzung anderer Immaterialgüterrechte
übertragen (David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR Bd. I/2, 2.
Aufl. 1998, S. 75). Damit die Folgen für den Verletzer völlig unzumutbar sind,
ist zwar erforderlich, dass dieser in guten Treuen Dispositionen getroffen hat,
die nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden können. Derartige
Dispositionen sind aber für die Produktion und den Absatz von Gütern
regelmässig nötig. Dass Dispositionen getroffen worden sind, die sich nicht
ohne weiteres rückgängig machen lassen, darf daher bei der Verletzung von
Patenten ohne gegenteilige Anhaltspunkte regelmässig angenommen werden, wenn
die Verletzung über lange Zeit geduldet worden ist. Die Rüge des
Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe unzureichend geprüft, ob die
Beschwerdegegnerin einen wertvollen Besitzstand erlangt habe, ist unbegründet.
3.2 Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen der Verwirkung im angefochtenen
Urteil zutreffend dargestellt. Sie hat in Würdigung der Beweise geschlossen,
der Beschwerdeführer habe von der angeblichen Patentverletzung bereits seit
Mitte 1994 Kenntnis gehabt, und er habe keinen Anlass gehabt, mit der
Durchsetzung seiner Ansprüche rund 10 Jahre zuzuwarten; die Beschwerdegegnerin
habe dagegen davon ausgehen dürfen, dass er seine Vorwürfe nicht
aufrechterhalte, nachdem er mit ihr zur Verbesserung ihrer Produkte
zusammengearbeitet habe. Der Beschwerdeführer rügt unter anderem, damit sei
Art. 8 ZGB verletzt. Die allgemeine bundesrechtliche Beweisvorschrift von Art.
8 ZGB regelt die Folgen der Beweislosigkeit. Ist eine rechtserhebliche Tatsache
weder bewiesen noch widerlegt, so ist Art. 8 ZGB verletzt, wenn die Beweislast
falsch verteilt wird (vgl. BGE 134 III 224 E. 7.2 S. 234; 133 III 507 E. 5.2 S.
510; 128 III 271 E. 2a/aa S. 273). Die Norm ist aber auch verletzt, wenn die
Voraussetzung der Beweislosigkeit zu Unrecht bejaht oder verneint wird, weil
der Beurteilung ein falsches Beweismass zugrundegelegt (vgl. zum Beweismass BGE
132 III 715 E. 3.1 S. 719 f.; 130 III 321) oder weil Beweislosigkeit angenommen
wird, obwohl die beweisbelastete Partei taugliche Beweismittel prozessual
gehörig angeboten hatte, diese aber nicht abgenommen worden sind (BGE 122 III
219 E. 3c S. 223 f.; vgl. für den Gegenbeweis auch BGE 129 III 18 E. 2.6 S. 24
f.; 115 II 305). Wird dagegen in Beachtung des bundesrechtlich vorgegebenen
Beweismasses in Würdigung der vorhandenen Beweise eine rechtserhebliche
Tatsache als bewiesen oder als widerlegt erachtet, so ist die bundesrechtliche
Beweisvorschrift von Art. 8 ZGB nicht verletzt, denn sie regelt die
Beweiswürdigung nicht und schliesst auch die antizipierte Würdigung von
Beweisen nicht aus (BGE 131 I 153 E. 3 S. 157; 122 III 219 E. 3 c S. 223 f.).
Die Vorinstanz hat ihrer Beweiswürdigung das Regelbeweismass der vollen
Überzeugung zugrunde gelegt und ist zutreffend davon ausgegangen, dass
Beweislosigkeit nicht vorliegt. Die Rüge der Verletzung von Art. 8 ZGB ist
unbegründet.
4.
Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 9 BV und rügt, die Vorinstanz habe
willkürlich angenommen, dass er seit Mitte 1994 von den Handlungen der
Beschwerdegegnerin Kenntnis gehabt habe, die er als patentverletzend erachtet.
Denn es seien ihm keine patentverletzenden Radiatoren geliefert worden und er
sei ohne diese Lieferung nicht in der Lage gewesen, die Verletzung zu erkennen.
Ausserdem habe er auf die Beteuerungen der Beschwerdegegnerin vertrauen dürfen
und sei auf eine Untersuchung der patentverletzenden Produkte nicht angewiesen
gewesen, um diese zu verbessern. Schliesslich habe er auch nach dem Scheitern
der Zusammenarbeit mit der Beschwerdegegnerin keinen Anlass gehabt,
Patentverletzungsvorwürfe zu wiederholen. Seine Absichten seien im
angefochtenen Entscheid willkürlich festgestellt worden; auch habe die
Vorinstanz die Gutgläubigkeit der Beschwerdegegnerin willkürlich bejaht.
4.1 Willkürlich ist ein Entscheid nach konstanter Praxis, wenn der angefochtene
Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in
klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz
krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken
zuwiderläuft. Das Bundesgericht hebt einen Entscheid dabei nur auf, wenn nicht
bloss die Begründung, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist; dass eine andere
Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht
(BGE 132 I 175 E. 1.2 S. 177; 129 I 8 E. 2.1 S. 9).
4.2 Die Vorinstanz ist von der Sachdarstellung des Beschwerdeführers
ausgegangen, wonach er bereits vor einer Besprechung mit der Beschwerdegegnerin
im Januar 1994 Kenntnis davon gehabt hatte, dass diese Heizkörper herstellte,
welche gewisse Ähnlichkeiten mit seinem Patent aufwiesen und dass ihm bekannt
war, dass die Beschwerdegegnerin ihrerseits in der Schweiz ein Patent (CH Nr.
002) angemeldet hatte, das mit seinem Patent gewisse Ähnlichkeiten zu haben
schien. Sie hat die Vorbringen des Beschwerdeführers als nicht überzeugend
verworfen, dass er wegen sprachlicher Schwierigkeiten die Patentschrift der
Beschwerdegegnerin nicht habe verstehen können. Sie hat auch seine Behauptung
als unglaubwürdig verworfen, dass er aufgrund der Reaktion der
Beschwerdegegnerin keinen Anlass zu weiteren Nachforschungen gehabt habe.
Ausserdem hat sie angenommen, der Beschwerdeführer habe im Blick auf eine
beabsichtigte Zusammenarbeit aufgrund seines Begehrens im Schreiben vom 12. Mai
1994 zwei Radiatoren geliefert bekommen und damit die behauptete
Patentverletzung abklären können. Schliesslich hielt die Vorinstanz die
Darstellung der Umstände nicht für überzeugend, unter denen der
Beschwerdeführer zwar im Jahre 2004, nicht jedoch im Jahre 1994 Kenntnis von
den Ähnlichkeiten der Heizkörper der Beschwerdegegnerin mit seinem Patent
erhalten habe, die er als Verletzung qualifiziert.
4.3 Die Vorinstanz hat entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers in erster
Linie erwogen, er hätte die von ihm als Verletzung seiner patentierten
Erfindung qualifizierten Ähnlichkeiten der von der Beschwerdegegnerin
hergestellten Heizkörper schon aus der Patentschrift CH Nr. 002 der
Beschwerdegegnerin ersehen können. Sie hat insofern willkürfrei geschlossen,
dass der Beschwerdeführer naheliegenderweise eine Übersetzung dieser
Patentschrift in die englische Sprache bei seinen Patentanwälten in Auftrag
gab, wenn er der deutschen Sprache nicht mächtig war und aus den Zeichnungen zu
wenig deutlich ersehen konnte, ob die von ihm als möglich erachtete Verletzung
vorliege. Die Behauptung des Beschwerdeführers, dass aus den Zeichnungen bzw.
der Abbildung 5 nicht erkennbar sei, dass die von ihm als Verletzung
qualifizierte Ähnlichkeit bestehe, vermag jedenfalls die Beweiswürdigung nicht
als willkürlich auszuweisen. Die Vorinstanz hat die Behauptung des
Beschwerdeführers in vertretbarer Weise als unglaubwürdig verworfen, dass er
sich durch die Beteuerungen der Organe der Beschwerdegegnerin von einer
genaueren Prüfung seines Verdachts habe abhalten lassen. Es ist notorisch, dass
die Meinungen über die Frage in guten Treuen geteilt sein können, ob bestimmte
Ausführungen in den Schutzbereich eines Patents fallen oder ob sie dieses nicht
verletzen. Es ist schlechterdings nicht nachvollziehbar, dass ein Fachmann
aufgrund blosser Beteuerungen auf eigene Abklärungen verzichten könnte und
damit letztlich seiner eigenen Beurteilung weniger vertrauen würde als der
nicht autorisierten Meinung eines - interessierten - Dritten. Die Vorinstanz
ist jedenfalls nicht in Willkür verfallen mit dem Schluss, der Beschwerdeführer
habe sich von eigenen Nachforschungen und insbesondere von einer eingehenden
Prüfung der Patentschrift der Beschwerdegegnerin weder durch sprachliche
Barrieren noch durch die gegenteiligen Beteuerungen der Organe der
Beschwerdegegnerin abhalten lassen. Die Feststellung der Vorinstanz, dass die
Ähnlichkeiten, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, aus der Patentschrift
CH Nr. 002 der Beschwerdegegnerin ersichtlich sind, bestreitet er im Übrigen
nicht.
4.4 Die Vorinstanz ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht in
Willkür verfallen mit der Annahme, er habe im Jahre 2004 jedenfalls nicht mehr
über die beanstandeten Produkte der Beschwerdegegnerin gewusst als im Jahre
1994. Sie hat dabei zusätzlich auch willkürfrei aus dem Schreiben des
Beschwerdeführers vom 12. Mai 1994 abgeleitet, dass ihm die Beschwerdegegnerin
auf seinen Wunsch (zwei) Muster ihrer Radiatoren zustellte. Sie hat dabei
angenommen, dass der Beschwerdeführer in irgendeiner Weise reagiert hätte, wenn
die Beschwerdegegnerin sich geweigert hätte, dem im Schreiben vom 12. Mai 1994
geäusserten Wunsch nach einer Überlassung des "X.________ Model" nachzukommen.
Die Vorinstanz hat auch das Schreiben entgegen den Vorbringen des
Beschwerdeführers nicht missverstanden, wenn sie daraus den Wunsch ableitete,
die Beschwerdegegnerin möge zwei (recte drei) ihrer Radiatoren (Sample No. 1,
No. 2 und No. 3) "X.________ Model" zur Verfügung stellen. Dass die Lieferung
nicht an die Adresse des Beschwerdeführers, sondern an eine von ihm genannte
Drittperson erfolgen sollte, ändert nichts daran, dass die Radiatoren in die
Verfügungsgewalt des Beschwerdeführers gelangten. Wenn die Vorinstanz auch
daraus schloss, dem Beschwerdeführer wäre es möglich gewesen, die von ihm
behauptete Patentverletzung an den Ausführungen der Beschwerdegegnerin
abzuklären, ist dies jedenfalls im Ergebnis vertretbar.
4.5 Die Vorinstanz hat auch ohne Willkür die Gutgläubigkeit der
Beschwerdegegnerin bejaht. Die Rüge des Beschwerdeführers beruht auf der
Annahme, dass die Beschwerdegegnerin um seine angeblich beschränkte Kenntnis
gewusst habe, während die Vorinstanz ohne Willkür die volle Kenntnis des
Beschwerdeführers um die Ausführung der Beschwerdegegnerin feststellte, die er
als Verletzung erachtet. Ausserdem verkennt der Beschwerdeführer mit seiner
Rüge, dass die Beschwerdegegnerin bzw. deren Organe durchaus in guten Treuen
der Ansicht sein können, dass ihre Ausführungen nicht in den Schutzbereich
seines Patents fallen, während er selbst den Schutzbereich seiner Erfindung
anders definiert.
4.6 Die Vorinstanz hat die Beweise nicht willkürlich gewürdigt und den
Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig festgestellt, wenn sie annahm, der
Beschwerdeführer habe bereits im Jahre 1994 die Gegenstände der
Beschwerdegegnerin gekannt, die er im Jahre 2004 als patentverletzend
beanstandete. Sie hat aufgrund dieser Feststellung zutreffend geschlossen, dass
der Beschwerdeführer nach rund 10-jährigem Zuwarten mit der Geltendmachung
seiner Ansprüche rechtsmissbräuchlich handelt, so dass er seine angeblichen
Ansprüche verwirkt hat. Die Rügen des Beschwerdeführers sind - soweit sie sich
nicht ohnehin in einer appellatorischen Kritik erschöpfen - abzuweisen.
5.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die
Gerichtskosten sind dem Ausgang des Verfahrens entsprechend dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Er hat der
Beschwerdegegnerin deren Parteikosten für das vorliegende Verfahren zu ersetzen
(Art. 68 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche
Verfahren mit Fr. 9'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. Juni 2008
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Corboz Feldmann