I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.455/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
4A_455/2008 /len
Urteil vom 1. Dezember 2008
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Kiss,
Gerichtsschreiber Widmer.
Parteien
ZANOX.de AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus R. Frick,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Internationale Markeneintragung,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 3.
September 2008.
Sachverhalt:
A.
Die Zanox.de AG (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der am 8. Juli 2004 aufgrund
einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten internationalen
Marke Nr. 844 225 "AdRank". Sie beantragte für dieses Zeichen eine
Schutzausdehnung auf die Schweiz für folgende Dienstleistungen:
Klasse 35:
Publicité; conseils en gestion; analyse de marché; expertises en productivité;
analyse du potentiel de marché; traitement de données numériques; traitement de
données électroniques pour le compte de tiers; mise à disposition
d'informations sur l'internet en matière de recherches de marché, d'expertises
en productivité et d'analyses du potentiel de marché.
Klasse 38:
Télécommunications; courrier électronique; services de courrier électronique;
transmission de messages et images assistée par ordinateur; services d'une base
de données, notamment transmission d'informations.
Klasse 42:
Services scientifiques et technologiques et services de recherche et
développement y relatifs; conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques; ingénierie en matière de logiciels; conception d'arts
graphiques; recherche et développement pour le compte de tiers; conception
d'animations informatiques; études scientifiques; mise à disposition de
plates-formes sur l'internet.
Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) erliess am 24. März 2006 eine
partielle provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, dass das Zeichen
bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen beschreibend und daher nicht
unterscheidungskräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe, davon
ausgenommen die Dienstleistungen "Télécommunications; courrier électronique;
services de courrier électronique; transmission de message et images assistée
par ordinateur; services d'une base de données, notamment transmission
d'informations" in Klasse 38 und "conception et mise au point de matériel et
logiciels informatiques; ingénierie en matière de logiciels; conception d'arts
graphiques; mise à disposition de plates-formes sur l'internet" in Klasse 42.
Mit Stellungnahme vom 16. Juli 2006 bestritt die Beschwerdeführerin den
Gemeingutcharakter des Zeichens AdRank. Die sich aus den beiden jeweils
mehrdeutigen Bestandteilen "ad" und "rank" zusammengesetzte Wortkombination
finde sich in keinem Wörterbuch. Auch sei die Marke im Ausland für die
beanstandeten Dienstleistungen registriert worden.
Mit Schreiben vom 18. Dezember 2006 hielt das IGE an der teilweisen
Zurückweisung des Zeichens fest. Es handle sich dabei um einen Fachbegriff aus
dem Bereich der Internetwerbung. Dieser werde in Zusammenhang mit den
strittigen Dienstleistungen im Sinne von "Anzeigenrang" verstanden. Das Zeichen
erschöpfe sich demnach in einer beschreibenden Angabe, weshalb ihm die
erforderliche konkrete Unterscheidungskraft fehle und es freihaltebedürftig
sei.
Mit Eingabe vom 19. Februar 2007 machte die Beschwerdeführerin geltend, dass es
sich bei der Marke AdRank um ein Fantasiewort handle, dem es, selbst wenn darin
ein Zusammenzug der beiden Begriffe "advertisement" und "ranking" erblickt
würde, nicht an der erforderlichen minimalen Unterscheidungskraft mangelte.
B. Mit Verfügung vom 23. August 2007 gewährte das IGE der internationalen
Registrierung Nr. 844 225 "AdRank" für folgende Dienstleistungen den Schutz in
der Schweiz:
Klasse 38: Télécommunications; courrier électronique; services de courrier
électronique; transmission de messages et images assistée par ordinateur;
services d'une base de données, notamment transmission d'informations.
Klasse 42: Conception et mise au point de matériel et logiciels informatiques;
ingénierie en matière de logiciels; conception d'arts graphiques; mise à
disposition de plates-formes sur l'internet.
Dagegen verweigerte sie dem Zeichen für die weiteren beanspruchten
Dienstleistungen mangels Kennzeichnungskraft den Schutz in der Schweiz.
C.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 21. September 2007
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die definitive
teilweise Schutzverweigerung zurückzunehmen und die Marke uneingeschränkt zu
registrieren.
Mit Urteil vom 3. September 2008 wies das Bundesverwaltungsgericht die
Beschwerde ab.
D.
Die Beschwerdeführerin beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 3. September 2008 aufzuheben und die IR-Marke Nr.
844 225 "AdRank" in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen. Das IGE
sei anzuweisen, die IR-Marke Nr. 844 225 "AdRank" in der Schweiz für alle
beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen.
Das Bundesverwaltungsgericht und das IGE verzichten unter Hinweis auf die
Begründung des angefochtenen Urteils bzw. der Verfügung vom 23. August 2007 auf
eine Stellungnahme und beantragen die Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen:
1.
In der vorliegenden Registersache ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG
die Beschwerde in Zivilsachen das zulässige Rechtsmittel. Als Vorinstanz hat
das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG). Der Entscheid
erging nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (Art. 73 BGG). Die
Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren vor der Vorinstanz unterlegen und
damit formell zur Beschwerde legitimiert (Art. 76 Abs. 1 lit. a BGG). Da sie
den gewünschten Markenschutz für ihr Zeichen nicht für alle beanspruchten
Dienstleistungen erhalten hat, ist sie auch materiell beschwert (Art. 76 Abs. 1
lit. b BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren betreffend die
Internationale Registrierung Nr. 844 225 ab und stellt demnach einen
Endentscheid dar (Art. 90 BGG). Die Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs.
1 BGG) wurde eingehalten. Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche
Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG; BGE 133 III 490 E. 3). Auf
die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
Strittig ist, ob das IGE der internationalen Marke "AdRank" den Schutz in der
Schweiz auch für die von ihm abgelehnten der von der Beschwerdeführerin
beanspruchten Dienstleistungen gewähren muss. Die Vorinstanz verneinte dies mit
der Begründung, dass das Zeichen "AdRank" dem Gemeingut zuzurechnen sei.
Die Beschwerdeführerin rügt die Verletzung von Art. 1 und 2 MSchG (SR 232.11),
des Gleichbehandlungsgebots (Art. 8 BV) und eine offensichtlich unrichtige
Sachverhaltsfeststellung.
3.
Nach Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG weist das IGE ein Eintragungsgesuch zurück,
wenn absolute Ausschlussgründe vorliegen.
3.1 Für die Beurteilung der beantragten Schutzausdehnung für die international
registrierte Marke mit Ursprungsland Deutschland gelten das Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken (MMA; SR 0.232.112.3) und die
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, (PVÜ; SR
0.232.04), beide revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967. Nach Art. 5 Abs. 1
MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz
nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung
in das nationale Register verweigert werden kann. Dies ist laut Art. 6quinquies
lit. B Ziffer 2 PVÜ namentlich der Fall, wenn die Marken jeder
Unterscheidungskraft entbehren oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben
zusammengesetzt sind, die zum Gemeingut zählen, da sie im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,
des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können,
oder da sie im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen
Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund
entspricht demjenigen nach Art. 2 lit. a MSchG, wonach Zeichen vom Markenschutz
ausgeschlossen sind, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke
für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht
werden (vgl. BGE 128 III 454 E. 2).
3.2 Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz
ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung namentlich
Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu deren Identifikation
erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Der
beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom angesprochenen Publikum ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei
genügt, dass dies in einem Sprachgebiet der Schweiz zutrifft (BGE 131 III 495
E. 5 S. 503; 129 III 225 E. 5.1; 128 III 447 E. 1.5, je mit Hinweisen). Das
Bundesgericht prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende
Adressatenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen
ist und wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zeichen
wahrnehmen (BGE 134 III 547 E. 2.3 S. 551; 133 III 342 E. 4 S. 347 mit
Hinweisen).
4.
4.1 Die Vorinstanz befasste sich zunächst mit dem Sinngehalt des Zeichens
"AdRank". Sie erwog, dieses setze sich aus den beiden englischen Wörtern "ad"
und "rank" zusammen. Beim ersten handle es sich um die Kurzform von
"advertisement", was mit Anzeige, Inserat bzw. Annonce übersetzt werden könne.
Das zweite lasse sich mit Reihe, Linie bzw. Rang übersetzen. Die Marke könne
daher im Sinne von "Anzeigenrang" verstanden werden. Die Meinung der
Beschwerdeführerin, dass der Marke ebensogut die Bedeutung "an der Wegbiegung"
zugeschrieben werden könne, verwarf die Vorinstanz, da ein solches Verständnis
unter Berücksichtigung der in Frage stehenden Waren (bzw. Dienstleistungen) als
fernliegend erscheine. Die Dienstleistungen richteten sich sowohl an
Durchschnittsabnehmer als auch an Fachleute. Zumindest letztere verfügten über
die erforderlichen Englischkenntnisse, um der Marke den Sinn "Anzeigenrang"
beizumessen.
Unter Hinweis auf einschlägige Internetseiten führte die Vorinstanz sodann aus,
unter "adrank" werde eine Bezeichnung für die Positionierung von
Internetwerbung und somit ein Gattungsbegriff verstanden. So bezeichne Google
das Positionieren der Anzeigen in ihrer Werbeplattform Google AdWords als "ad
ranking" und die vorgenommene Positionierung als "ad rank".
4.2 Die Beschwerdeführerin stellt nicht in Abrede, dass das aus den beiden
englischen Ausdrücken "ad" und "rank" zusammengesetzte Zeichen die Bedeutung
als "Anzeigenrang" haben kann. Dies ist denn auch durch Wörterbücher belegt
(vgl. z.B. PONS Grosswörterbuch, 2002, S. 10 und 729). Sie vertritt jedoch die
Meinung, der Deutschschweizer folge seinem Spontaninstinkt und spreche das Wort
auf Deutsch "ADRANK" aus. In deutschen Wörterbüchern werde "ad", das lateinisch
"zu" bedeute, als Vorsilbe zu Fremdwörtern erklärt. "Rank" werde als Substantiv
für Wegbiegung, Kurve, Kniff, Trick oder Lösung verstanden. Geläufig seien
Wendungen wie "rank und schlank", "fit und rank". Der Wortneuschöpfung "ADRANK"
werde in der Schweiz kein spezifischer Sinn zugeordnet, weil Bedeutungen wie
"zum Rank", "zur Kurve", "zur Lösung", "zu schlank" nicht allzu einprägend oder
sinnmachend seien. Der Schweizer Durchschnittsabnehmer werde dem
Fanatsiebegriff "ADRANK" keine bestimmte Bedeutung zumessen.
4.3 Der Sichtweise der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Ob einem
Zeichen markenrechtlicher Schutz zu gewähren ist, ist im Hinblick auf die
konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und der davon angesprochenen
Abnehmerkreise zu beurteilen. Vorliegend betrifft die Zurückweisung
Dienstleistungen aus den Bereichen Betriebswirtschaft, Marketing,
wissenschaftliche Forschung und Informatik (Klasse 35: Publicité; conseils en
gestion; analyse de marché; expertises en productivité; analyse du potentiel de
marché; traitement de données numériques; traitement de données électroniques
pour le compte de tiers; mise à disposition d'informations sur l'internet en
matière de recherches de marché, d'expertises en productivité et d'analyses du
potentiel de marché. Klasse 42: Services scientifiques et technologiques et
services de recherche et développement y relatifs; recherche et développement
pour le compte de tiers; conception d'animations informatiques; études
scientifiques). In Berücksichtigung dieser Dienstleistungen ist der Vorinstanz
beizupflichten, dass die angesprochenen Abnehmerkreise das Zeichen "AdRank" in
seiner Bedeutung als "Anzeigenrang", "Anzeigen rangieren" wahrnehmen und nicht
als Fantasiebegriff ohne Bedeutung. Dabei erleichtert, ja indiziert die
Schreibweise mit dem "R" als Grossbuchstaben die Wahrnehmung des Zeichens als
eine Kombination aus zwei Wortelementen. Dass die beiden Wörter "ad" und "rank"
dem englischen Grundwortschatz angehören, dürfte zu bejahen sein, kann
letztlich aber offen bleiben. Denn die Beschwerdeführerin bestreitet nicht,
dass sich die beanspruchten Dienstleistungen auch an die entsprechenden
Fachkreise richten. Bei diesen ist von erhöhten Englischkenntnissen auszugehen.
Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz annimmt, sie verfügten
über die erforderlichen Englischkenntnisse, um der Marke den Sinn
"Anzeigenrang" beizumessen.
4.4 Die Beschwerdeführerin rügt, die Ausführung der Vorinstanz, im Internet
seien ebenfalls die zusammengeschriebenen Bezeichnungen "adranking" und
"adrank" zu finden, sei neu, und der Sachverhalt sei - da bloss auf
ausländische Webseiten Bezug genommen werde - falsch festgestellt. Zur
Korrektur dieser "offensichtlich falschen Sachverhaltsfeststellung" reicht die
Beschwerdeführerin diverse Internet-Recherche-Resultate betreffend Schweizer
Websites ein.
Auf die Rüge offensichtlich falscher Sachverhaltsfeststellung kann nicht
eingetreten werden, da die Beschwerdeführerin nicht ausführt, dass die Behebung
des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs.
1 BGG). Dies ist auch nicht ersichtlich. Die kritisierte Feststellung bildet
keine entscheidende Begründungsstütze für das oben dargelegte Verständnis des
Zeichens "AdRank" und seine Zurechnung zum Gemeingut. Der Beschwerdeführerin
kann daher auch nicht gefolgt werden, wenn sie ausführt, auf die Bedeutung
"Anzeigenrang" kämen die massgebenden Verkehrskreise in der Schweiz erst nach
einem bedeutenden Gedanken- und Fantasieaufwand und zwar nach einer Recherche
von ausländischen Websites. Dies trifft nicht zu. Vielmehr folgt dieses
Verständnis - wie dargelegt (Erwägung 4.3) - unmittelbar aus der Übersetzung
der beiden kombinierten englischen Wörtern "ad" und "rank".
5.
Die Beschwerdeführerin macht einen Verstoss gegen Art. 8 BV wegen
Ungleichbehandlung sowie eine willkürliche Rechtsanwendung (Art. 9 BV) geltend.
Die Unterscheidung der Dienstleistungen, für die dem Zeichen Markenschutz
gewährt werde, und derjenigen, für die der Markenschutz verweigert werde, sei
nicht nachvollziehbar und erscheine willkürlich. Es könne nicht sein, dass die
Fachleute hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 38 keinen
Bezug zu "AdRank" im angeblichen Wortsinn "Anzeigenrang" herstellen sollten,
die Fachleute im Werbebereich hinsichtlich Klasse 35 und im Forschungs- und
Informatikbereich hinsichtlich eines Teils der beanspruchten Dienstleistungen
der Klasse 42 aber schon. Mit dieser pauschalen Behauptung wird sie jedoch den
Begründungsanforderungen an eine Willkürrüge nicht gerecht und es kann nicht
darauf eingetreten werden. Ebenso wenig hilft ihr die Berufung auf den
Grundsatz weiter, dass "Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich zu
behandeln" sei. Bei den zugelassenen und den zurückgewiesenen Dienstleistungen
handelt es sich nicht um die gleichen Dienstleistungen und es wird auch nicht
aufgezeigt, aus welchen Gründen sie trotzdem gleich zu behandeln wären.
6.
"Lediglich nebenbei" erwähnt die Beschwerdeführerin, dass Google sein Werbetool
"ADWORDS" in der Schweiz als Wortmarke für verschiedene Dienstleistungen in den
Klassen 16, 35, 38 und 42 registriert habe. Zu erwähnen seien auch die
Schweizer Marken ADLEGAL, AdLink, ADBASE, AdsClick, adscreen, adlook und
adverter. Sie erwähnt diese Marken unter dem Titel "Ungleichbehandlung mit
anderen Markeneintragungen". Würde "AdRank" in der Schweiz tatsächlich als
beschreibende Bezeichnung für "Anzeigenrang" verstanden, so hätten auch die
erwähnten Marken als beschreibend zurückgewiesen werden müssen.
Auf diese Rüge kann nicht eingetreten werden. Die Vorinstanz hat zu den
erwähnten Markeneintragungen keine tatsächlichen Feststellungen getroffen und
die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, die Vorinstanz habe den Sachverhalt
insoweit im Sinne von Art. 105 Abs. 2 BGG in einer Bundesrecht verletzenden
Weise unvollständig festgestellt. Das Bundesgericht kann daher nicht prüfen, ob
es sich dabei effektiv um vergleichbare Fälle handelt. Nachdem sich ergeben
hat, dass die Vorinstanz das Zeichen "AdRank" für die umstrittenen
Dienstleistungen bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat, könnte mit
der Rüge, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, ohnehin nur noch die
Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise
anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden
Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft
nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 127 I 1 E. 3a S. 2 f.; Urteil
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3, in: sic! 2005 S. 278 ff.). Solches wird
vorliegend nicht geltend gemacht.
7.
Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, dass das Zeichen "AdRank" in
verschiedenen Ländern, namentlich in Deutschland, den USA, Australien, Japan
und als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei.
Dies durfte die Vorinstanz jedoch zu Recht als unerheblich betrachten. Denn
auch nach der Beurteilung des Bundesgerichts liegt kein Grenzfall vor, weshalb
weder Raum für eine Eintragung im Zweifelsfall noch für eine - unter Umständen
als Indiz zu beachtende - Berücksichtigung ausländischer Registrierungen
besteht (vgl. dazu BGE 130 III 113 E. 3.2 S. 118 f.; 129 III 225 E. 5.5; 114 II
171 E. 2c; Urteil 4A.8/2006 vom 23. Mai 2006 E. 3).
8.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die
Gerichtskosten sind bei diesem Verfahrensausgang der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine zu sprechen
(Art. 68 Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II,
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 1. Dezember 2008
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Corboz Widmer