I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.330/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
4A_330/2008
Urteil vom 27. Januar 2010
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Widmer.
Parteien
Sunrise Communications AG,
Hagenholzstrasse 20/22, 8050 Zürich,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi,
Stockerstrasse 38, 8002 Zürich,
gegen
Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH, Durlacher Allee 93, DE-76131
Karlsruhe, Deutschland,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Fürsprecher Martin Thomann, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern.
Gegenstand
Markenrecht,
Beschwerde gegen den Beschluss und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 28. Mai 2008.
Sachverhalt:
A.
Die Sunrise Communications AG (Beschwerdeführerin) ist eine Anbieterin von
Telekommunikationsdienstleistungen in der Schweiz.
Die Yello Strom Verwaltungsgesellschaft mbH (Beschwerdegegnerin) ist eine
Tochtergesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG bzw. eine
Schwestergesellschaft der Yello Strom GmbH. Als Verwaltungsgesellschaft ist sie
selbst am Markt nicht aktiv, sondern tritt als Lizenzgeberin gegenüber der
Yello Strom GmbH auf. Diese ist in der Energieversorgung von Privat- und
Geschäftskunden in Deutschland tätig.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin von drei CH- und vier IR-Marken mit dem
Bestandteil "Yello", die für das Gebiet der Schweiz Schutz beanspruchen und die
sie in den Jahren 1994, 1999 und 2002 hinterlegt bzw. registriert hat.
Am 10. Mai 2005 stellte die Beschwerdeführerin in der Öffentlichkeit die von
ihr unter dem Zeichen "Yallo" angebotenen Mobilfunkdienstleistungen vor. Sie
liess das Zeichen "Yallo" als Wort- und als kombinierte Wort-Bildmarke im Juni
und September 2005 im schweizerischen Markenregister eintragen. Der Domain-Name
"yallo.ch" wurde am 3. Februar 2005 von einem Angestellten im Auftrag der
Beschwerdeführerin treuhänderisch bei der SWITCH angemeldet und
zwischenzeitlich auf die Beschwerdeführerin übertragen.
In der Folge war unter den Parteien streitig, ob die Marken "Yallo" der
Beschwerdeführerin und der Domain-Name "yallo.ch" die Marke "Yello" der
Beschwerdegegnerin verletzten. So machte die Beschwerdegegnerin mit Schreiben
vom 29. September 2005 geltend, dass die Marke "Yallo" der Beschwerdeführerin
ihre Marke CH-Nr. 483 748 "Yello" verletze, und forderte die Beschwerdeführerin
u.a. auf, die Marke CH-Nr. 535 045 "Yallo" zu löschen und den Gebrauch dieser
Marke einzustellen. Die Beschwerdeführerin bestritt das Vorliegen einer
Markenverletzung und behauptete den Nichtgebrauch der Marke der
Beschwerdegegnerin. Diese erhob am 11. Oktober 2005 Widerspruch gegen die
Wortmarke CH-Nr. 535 045 der Beschwerdeführerin. Am 31. Oktober 2005 machte die
Beschwerdegegnerin geltend, der von der Beschwerdeführerin benutzte und durch
Herrn Lüscher treuhänderisch reservierte Domain-Name "yallo.ch" verletze ihre
Marke "Yello" und forderte diesen auf, den Domain-Namen "yallo.ch" zu löschen
oder auf sie zu übertragen. Die Beschwerdeführerin bestritt die Ansprüche der
Beschwerdegegnerin in Bezug auf den Domain-Namen "yallo.ch". Weiter machte die
Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 18. November 2005 geltend, dass auch die
kombinierte Wort-Bildmarke CH-Nr. 537 384 ihre Marke CH-Nr. 483 748 verletze
und forderte die Beschwerdeführerin u.a. auf, ihre Marke zu löschen und deren
Gebrauch einzustellen. Auch diesbezüglich bestritt die Beschwerdeführerin eine
Markenverletzung. Am 12. Dezember 2005 erhob die Beschwerdegegnerin Widerspruch
gegen die Wort-Bildmarke CH-Nr. 537 384 der Beschwerdeführerin.
B.
Mit Eingabe vom 27. Februar 2006 erhob die Beschwerdeführerin beim
Handelsgericht des Kantons Zürich Klage mit dem Antrag (zusammenfassend), es
seien die Marken der Beschwerdegegnerin für das Gebiet der Schweiz für nichtig
zu erklären, eventualiter sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin mit
ihren Marken "Yallo", dem Gebrauch des Zeichens "Yallo" im Geschäftsverkehr und
dem Domain-Namen "yallo.ch" die Marken "Yello" der Beschwerdegegnerin nicht
verletze.
Mit Beschluss vom 28. Mai 2008 trat das Handelsgericht bezüglich folgender
Marken und Klassen auf die Klage nicht ein:
Marke CH-Nr. P-415 399, Klassen 25 und 41;
Marke CH-Nr. 483 748, Klassen 4, 7, 11, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 32, 37, 39, 40
und 41;
Marke CH-Nr. 491 546;
Marke IR-Nr. 721 902, Klassen 4, 11, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 32, 37, 39, 40 und
41;
Marke IR-Nr. 722 022, Klassen 7, 11 und 39;
Marke IR-Nr. 800 447, Klassen 37, 39, 40, 41 und 45;
Marke IR-Nr. 802 337, Klassen 1-8, 10-13, 15, 17-19, 22-24, 26-31, 37, 39 und
43-45.
Sodann wies das Handelsgericht mit Urteil vom 28. Mai 2008 die Klage ab, soweit
es auf diese eintrat.
Gegen den Beschluss und das Urteil des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 erhob
die Beschwerdeführerin Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht sowie
kantonale Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht des Kantons Zürich.
Das bundesgerichtliche Verfahren wurde bis zum Entscheid des Kassationsgerichts
sistiert.
Mit Zirkulationsbeschluss vom 25. Juni 2009 trat das Kassationsgericht auf die
Beschwerde gegen den Beschluss des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 nicht ein.
Das Urteil des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 hob es in teilweiser
Gutheissung der Beschwerde auf und wies die Sache im Sinne der Erwägungen zur
Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück.
C.
In ihrer Beschwerde in Zivilsachen vom 3. Juli 2008 beantragt die
Beschwerdeführerin, das Urteil des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 aufzuheben.
Eventuell sei die Angelegenheit zur Vervollständigung der Akten an die
Vorinstanz zurückzuweisen. Ausserdem beantragte sie (zusammenfassend), die
Marken der Beschwerdegegnerin seien für das Gebiet der Schweiz für nichtig zu
erklären, eventuell sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin mit ihren
Marken "Yallo", dem Gebrauch des Zeichens "Yallo" im Geschäftsverkehr und dem
Domain-Namen "yallo.ch" die Marken "Yello" der Beschwerdegegnerin nicht
verletze.
Mit ergänzender Eingabe vom 30. Juli 2009 beantragt die Beschwerdeführerin, die
Beschwerde vom 2. (recte 3.) Juli 2008 sei gutzuheissen und der Beschluss des
Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 aufzuheben. Eventuell sei die Angelegenheit
zur Vervollständigung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Ausserdem stellt sie u.a. den "prozessualen Antrag", in Bezug auf das Urteil
des Handelsgerichts sei die Beschwerde infolge Gutheissung der
Nichtigkeitsbeschwerde durch das Kassationsgericht als erledigt abzuschreiben.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf
eingetreten werde. Das Handelsgericht verzichtete auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
Das Kassationsgericht hob in teilweiser Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde
der Beschwerdeführerin das Urteil des Handelsgerichts vom 28. Mai 2008 auf.
Damit fiel diesbezüglich im Verlauf des bundesgerichtlichen Verfahrens das
Anfechtungsobjekt dahin. Das Verfahren ist daher als gegenstandslos geworden
abzuschreiben, soweit sich die Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts
vom 28. Mai 2008 richtet.
2.
Mit dem Beschluss vom 28. Mai 2008 ist das Handelsgericht bezüglich
verschiedener Marken und Klassen der Beschwerdegegnerin nicht auf die Klage der
Beschwerdeführerin eingetreten. In ihrer Beschwerde vom 3. Juli 2008, die sie
gemäss Betreff und Begründung zwar nicht nur gegen das Urteil sondern auch
gegen den Beschluss des Handelsgerichts richtete, stellte die
Beschwerdeführerin in Bezug auf den Beschluss des Handelsgerichts keine
Anträge. Erst in ihrer ergänzenden Eingabe vom 30. Juli 2009, die als
rechtzeitig erhobene Beschwerde entgegenzunehmen ist (Art. 100 Abs. 6 BGG),
beantragt die Beschwerdeführerin, der Beschluss des Handelsgerichts vom 28. Mai
2008 sei aufzuheben. Eventuell sei die Angelegenheit zur Vervollständigung des
Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2.1 Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren zu enthalten (Art. 42 Abs. 1 BGG). Da
die Beschwerde an das Bundesgericht ein reformatorisches Rechtsmittel ist (Art.
107 Abs. 2 BGG), darf sich die Beschwerdeführerin grundsätzlich nicht darauf
beschränken, die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zu beantragen, sondern
muss einen Antrag in der Sache stellen. Die Beschwerdeführerin müsste demnach
angeben, welche Punkte des angefochtenen Beschlusses bestritten und welche
Abänderung des Dispositivs beantragt werden. Grundsätzlich ist ein materieller
Antrag erforderlich; Anträge auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur
neuen Entscheidung oder blosse Aufhebungsanträge genügen nicht und machen die
Beschwerde unzulässig. Ein blosser Rückweisungsantrag reicht ausnahmsweise aus,
wenn das Bundesgericht im Falle der Gutheissung in der Sache nicht selbst
entscheiden könnte, weil die erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen der
Vorinstanz fehlen (BGE 134 III 379 E. 1.3 S. 383; 133 III 489 E. 3.1 S. 489
f.).
Die Beschwerdeführerin beantragt im Hauptbegehren einzig die Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses des Handelsgerichts. Einen materiellen Antrag stellt
sie nicht und gibt nicht an, inwiefern das Dispositiv des angefochtenen
Beschlusses zu ändern wäre. Die blosse Aufhebung des Nichteintretensbeschlusses
würde der Beschwerdeführerin nicht weiterhelfen.
Hat die Vorinstanz - wie vorliegend - einen Nichteintretensentscheid gefällt
und demnach die Sache materiell nicht beurteilt, so kann das Bundesgericht im
Falle der Gutheissung der Beschwerde nicht reformatorisch entscheiden, sondern
müsste die Angelegenheit zum Entscheid in der Sache an die Vorinstanz
zurückweisen. Entsprechend kann sich die Beschwerde nicht auf die materielle
Beurteilung beziehen, sondern nur gegen das Nichteintreten richten. Ein
materieller Antrag ist daher in solchen Fällen nicht am Platz (vgl. AUBRY
GIRARDIN, in: Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, N. 17 zu Art. 42
BGG). Die Beschwerdeführerin verlangt denn auch - im Eventualbegehren - die
Rückweisung der Angelegenheit an die Vorinstanz zur "Vervollständigung des
Verfahrens". Dieser Antrag ist unklar und unpräzis, wird doch nicht angegeben,
inwiefern das Verfahren zu vervollständigen sei. Die Beschwerdegegnerin
beanstandet dies zu Recht und es erscheint fraglich, ob der eventuelle
Rückweisungsantrag, so wie die Beschwerdeführerin ihn formuliert hat,
ausreicht, um die Anforderungen an ein hinlängliches Begehren zu erfüllen.
Immerhin kann der Beschwerdeführerin zugute gehalten werden, dass wenigstens
aus der Beschwerdebegründung, in deren Lichte das Begehren auszulegen ist (BGE
123 IV 125 E. 1), klar wird, dass sie die Vorinstanz angewiesen haben möchte,
vollumfänglich, mithin auch bezüglich aller der von ihr ausgenommenen Marken
und Klassen, auf die Klage einzutreten. Insofern kann das Begehren der
Beschwerdeführerin als genügend betrachtet werden.
2.2 Indem die Vorinstanz mit dem angefochtenen Nichteintretensbeschluss auf die
Begehren der Beschwerdeführerin in einem bestimmten Umfang nicht eingetreten
ist, hat sie einen selbständig anfechtbaren Teilentscheid gefällt (Art. 91
BGG), der in Anwendung des MSchG (SR 232.11) erging. Art. 58 Abs. 3 MSchG
schreibt für Zivilklagen im Markenrecht eine einzige kantonale Instanz vor. Die
Beschwerde in Zivilsachen ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art.
74 Abs. 2 lit. b BGG). Auch im Übrigen sind die Sachurteilsvoraussetzungen
erfüllt. Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
3.
Die Beschwerdeführerin rügt eine bundesrechtswidrige Einschränkung ihres
Feststellungsinteresses durch die Vorinstanz.
3.1 Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 MSchG vom
Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach
diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche
Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage
die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister. Das
Rechtsschutzinteresse muss erheblich sein (BGE 120 II 144 E. 2a; Urteile 4A_324
/2009 vom 8. Oktober 2009 E. 2; 4C.369/2004 vom 25. Januar 2005 E. 2.3, in:
sic! 2005 S. 682; LUCAS DAVID, Basler Kommentar, N. 9 zu Art. 52 MSchG;
CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum MSchG, 2002, N. 6 zu Art. 52 MSchG). Wann ein
solches Interesse gegeben ist, bestimmt das Bundesrecht (BGE 135 III 378 E. 2.2
S. 379 f. mit Hinweisen). Ein Feststellungsinteresse liegt vor, wenn die
Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Ungewissheit durch die
Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses beseitigt werden
kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden kann, weil sie
sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (BGE 135 III 378 E. 2.2 S. 380; 123
III 414 E. 7b S. 429; 120 II 144 E. 2, je mit Hinweisen).
3.2 Die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerin habe Widersprüche gegen die
beiden Marken der Beschwerdeführerin eingereicht. Zudem verwende die
Beschwerdeführerin ihre allenfalls mit der Marke "Yello" verwechselbare Marke
"Yallo" im Geschäftsverkehr. Diese habe somit grundsätzlich ein rechtlich
geschütztes Interesse an der Nichtigerklärung der Marken der Beschwerdegegnerin
bzw. an den Eventualbegehren. Die Marken CH-Nrn. 535 045 und 537 384 der
Beschwerdeführerin seien für die Klassen 9, 16, 35, 36, 38 und 42 registriert.
Die Beschwerdeführerin habe somit lediglich insoweit ein Rechtsschutzinteresse
an der Nichtigerklärung der Marken der Beschwerdegegnerin, als diese für die
gleichen Klassen registriert seien. Anderes bringe die Beschwerdeführerin denn
auch nicht vor. Sie trat daher auf die Klage insoweit nicht ein, als die Marken
der Beschwerdegegnerin für andere Klassen registriert sind als diejenigen, für
welche die Marken der Beschwerdeführerin eingetragen sind.
3.3 Umstritten ist demnach nicht das Bestehen eines Feststellungsinteresses an
sich, sondern dessen Reichweite bzw. Umfang. Die Beschwerdeführerin ist der
Auffassung, ihr Rechtsschutzinteresse richte sich auf die Nichtigerklärung der
gesamten Marken der Beschwerdegegnerin, soweit diese mit einem
Nichtigkeitsgrund behaftet seien. Sie habe die Nichtigerklärung der Marken der
Beschwerdegegnerin mit dem Nichtgebrauch derselben begründet. Die Berufung auf
Nichtgebrauch setze aber kein besonderes Interesse voraus. Eine Beschränkung
des schutzwürdigen Interesses könnte sich jedenfalls nicht nach Waren- oder
Dienstleistungsklassen richten. Zudem habe sie die Nichtigkeit der
angefochtenen Marken auch mit der fehlenden Gebrauchsabsicht und der
Rechtsmissbräuchlichkeit der Markenhinterlegung begründet. Auch in diesem Fall
sei es nicht zweckmässig, das Feststellungsinteresse auf bestimmte Waren und
Dienstleistungen zu beschränken, da die angefochtenen Marken im ganzen Umfang,
in dem sich der Nichtigkeitsgrund als gegeben erweist, nichtig zu erklären
seien, wie die bundesgerichtliche Rechtsprechung zeige.
Diese Argumentation ist zutreffend:
3.4 Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12
MSchG ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist
nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung
nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der
Regel genügt. Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der
Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen
oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht
benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung von
vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken
kann. In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden,
wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges
Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs
untergegangenen Markenrechts zu verhindern (BGE 125 III 193 E. 2a S. 206; so
auch WILLI, a.a.O., N. 6 zu Art. 52 MSchG; MARBACH, Markenrecht, in:
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl., 2009, S. 418 f. Rz. 1418; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende
Markengebrauch in der Schweiz, 2008, S. 202; enger DAVID, der ein
schutzwürdiges Interesse demjenigen abspricht, der die angefochtene Marke
tatsächlich nicht gebrauchen kann, weil er sich gar nicht mit Waren und
Dienstleistungen befasst, für welche die angeblich ungebrauchte Marke
beansprucht wird: DAVID, Basler Kommentar, N. 14 zu Art. 12 MSchG und N. 9 zu
Art. 52 MSchG; DERSELBE, Bemerkungen zu BGE 125 III 193, AJP 1999, S. 1483 ff.,
S. 1487).
Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, kann es bezüglich der
Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse keinen Unterschied machen, ob der
Nichtgebrauch einer Marke ausserprozessual geltend gemacht oder im Rahmen einer
Nichtigkeitsklage nach Art. 52 MSchG angerufen wird. Es macht keinen Sinn, das
Interesse an der gerichtlichen Geltendmachung des Nichtgebrauchs enger zu
fassen als dasjenige an der ausserprozessualen Geltendmachung. Eine solche
Differenzierung geht denn auch aus BGE 125 III 193 E. 2a S. 206 nicht hervor.
Es gelten stets die gleichen, relativ geringen Voraussetzungen.
Nach dem Gesagten musste die Beschwerdeführerin kein spezielles Interesse
nachweisen. Sie kann sich grundsätzlich auf ihr allgemeines Interesse stützen,
bei der freien Zeichenbildung nicht durch die von der Beschwerdegegnerin
eingetragenen, angeblich nicht gebrauchten Marken behindert zu werden. Gründe,
aus denen die Beschwerdeführerin das fragliche Zeichen für die strittigen Waren
oder Dienstleistungen nicht benutzen darf oder kann, sind keine festgestellt.
Die Vorinstanz hätte daher das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin
nicht von vornherein auf den Schutzbereich ihrer eigenen Marken beschränken
dürfen.
Dies gilt umso mehr, als die Beschwerdeführerin ihre Klage auf Nichtigerklärung
der Marken der Beschwerdegegnerin auch mit der fehlenden Gebrauchsabsicht bzw.
Rechtsmissbräuchlichkeit der Hinterlegung (Defensivmarken) begründet hat. Der
Richter erklärt die angefochtene Marke in dem Umfang für nichtig, in dem sich
der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund als begründet erweist. Eine Beschränkung
der Nichtigerklärung der angefochtenen Marke auf die "gleichen Klassen", für
welche die Marke des Opponenten eingetragen ist, worauf die Erwägungen der
Vorinstanz hinauslaufen, findet nicht statt. Vielmehr beschlägt die
Nichtigerklärung bei Bejahung des angerufenen Nichtigkeitsgrundes die
angefochtene Marke im gesamten betroffenen Umfang (vgl. z.B. Urteile 4C.431/
2004 vom 2. März 2005, in: sic! 2005 S. 463 ff.; 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008,
teilw. publ. in: sic! 2008 S. 732 ff.; vgl. auch BGE 127 III 160 E. 1a S. 163
f.). Um ein solches Urteil zu ermöglichen, muss im selben Umfang auch das
Rechtsschutzinteresse, sofern es grundsätzlich gegeben ist, an einer
entsprechenden Nichtigkeitsklage bejaht werden. Dies hat die Vorinstanz
verkannt.
Hinzu kommt, dass es ohnehin nicht sachgerecht wäre, eine Einschränkung der
Klagelegitimation nach Klassen gemäss dem Nizza-Abkommen (SR 0.232.112.9)
vorzunehmen, wie dies die Vorinstanz getan hat. Entscheidend könnte bei einer
Einschränkung von vornherein nur der Gebrauch der Marke für gleichartige Waren
oder Dienstleistungen sein. Für die Beurteilung der Gleichartigkeit der Waren
oder Dienstleistungen ist indessen die Klasseneinteilung nach dem
Nizza-Abkommen nicht vorbehaltlos ausschlaggebend (WILLI, a.a.O., N. 54 zu Art.
3 MSchG; BGE 96 II 257 E. 2 S. 260; Urteil 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 E. 8.2
in: sic! 2008 S. 907 ff.). Auch dies rügt die Beschwerdeführerin zu Recht.
3.5 Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ändert nichts, dass nach den
Erwägungen des Handelsgerichts (in seinem durch das Kassationsgericht
aufgehobenen Urteil) die Beschwerdeführerin den Nichtgebrauch der Marken
"Yello" der Beschwerdegegnerin nicht glaubhaft machen konnte, sondern vielmehr
die Beschwerdegegnerin deren Gebrauch glaubhaft darlegte, weshalb das
Handelsgericht auf die Vorbringen betreffend fehlende Gebrauchsabsicht und
Defensivmarke nicht einging. Die Frage, ob ein geltend gemachter
Nichtigkeitsgrund zutrifft oder nicht, beschlägt die materielle Beurteilung und
ist für die Frage der Legitimation nicht ausschlaggebend.
3.6 Nichts Anderes ergibt sich sodann aus der von der Vorinstanz erwähnten
Möglichkeit von Teilnichtigkeitsklagen. Wenn ein Nichtigkeitsgrund das
Schutzrecht des Klägers bloss teilweise beschlägt, etwa weil die vom Inhaber
der älteren Marke angefochtene jüngere Marke nur für einen Teil der Warenliste
der älteren Marke täuschender Natur ist, so kann die Feststellung teilweiser
Nichtigkeit verlangt werden bzw. der Richter kann von Amtes wegen auf blosse
Teilnichtigkeit erkennen (DAVID, a.a.O., N. 4 zu Art. 52 MSchG; VON BÜREN/
MARBACH/DUCREY, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., 2008, S. 197
Rz. 932).
Eine solche Konstellation liegt in casu bezüglich der geltend gemachten
Nichtigkeitsgründe des Nichtgebrauchs bzw. der fehlenden Gebrauchsabsicht nicht
vor. Und betreffend die von der Beschwerdeführerin vor Handelsgericht eventuell
beantragte negative Feststellung, dass ihre Marken bzw. der Domain-Namen
"yallo.ch" die Marken der Beschwerdegegnerin nicht verletzen, spielt die Frage
einer Teilnichtigkeit selbstredend keine Rolle.
4.
Die Kosten für die Abschreibung des Verfahrens betreffend die Beschwerde gegen
das Urteil des Handelsgerichts sind von der Beschwerdeführerin zu tragen, die
dieses Verfahren unnütz verursacht hat (Art. 66 Abs. 1 und 3 BGG). Nachdem sich
die Beschwerdegegnerin insoweit nicht zu vernehmen brauchte, entfällt eine
Parteientschädigung.
Die Beschwerde gegen den Beschluss des Handelsgerichts wird gutgeheissen.
Entsprechend diesem Verfahrensausgang wird insoweit die Beschwerdegegnerin
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Das Verfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben, soweit sich die
Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 28. Mai
2008 richtet.
2.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit sie sich gegen den Beschluss des
Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 28. Mai 2008 richtet.
Der Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 28. Mai 2008 wird
aufgehoben und das Handelsgericht angewiesen, auf die Klage der
Beschwerdeführerin vollumfänglich einzutreten.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden im Umfang von Fr. 2'000.- der
Beschwerdeführerin und im Umfang von Fr. 3'000.- der Beschwerdegegnerin
auferlegt.
4.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche
Verfahren mit Fr. 3'500.-- zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Januar 2010
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Widmer