I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.347/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
4A_347/2007 /len
Sitzung vom 11. März 2008
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.
Parteien
Migros-Genossenschafts-Bund,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und Dr. Simon Holzer,
gegen
Kraft Foods Schweiz Holding AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Patrick Troller und Dr. Gallus Joller.
Gegenstand
Markenschutz,
Beschwerde gegen Beschluss und Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich
vom 29. Juni 2007.
Sachverhalt:
A.
A.a Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zürich, (Beschwerdegegnerin) vertreibt in
der Schweiz über mit ihr verbundene Unternehmen Nahrungsmittel, insbesondere
die MILKA-Schokoladenprodukte.
Der Migros-Genossenschafts-Bund, eine Genossenschaft mit Sitz in Zürich,
(Beschwerdeführerin) bietet eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen an,
die sich an den Schweizer Endabnehmer richten. Die Beschwerdeführerin ist unter
anderem Inhaberin der Marken
(nachfolgend "CH 369 547 M"),
(nachfolgend "CH 406 736 M")
und der Marke CH 439 963 M BUDGET.
A.b Am 12. November 2002 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Marke CH 506
766 M-JOY für die internationalen Klassen 29 und 30. Unter dieser Marke
vertreibt sie in Deutschland und Österreich MILKA-Schokoladenprodukte. Das
Zeichen wird dabei in folgender graphischer Gestaltung verwendet (nachfolgend
"M-joy [fig.]"):
Gegen die Markenhinterlegung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Mai 2003
gestützt auf ihre Marken CH 369 547 M und CH 439 963 M BUDGET Widerspruch. Mit
Entscheid vom 8. September 2004 hiess das Eidgenössische Institut für Geistiges
Eigentum die Widersprüche gut, woraufhin die Beschwerdegegnerin am 4. Oktober
2004 Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
einreichte. Das entsprechende Verfahren ist (nunmehr vor dem
Bundesverwaltungsgericht) pendent.
A.c Im Januar 2005 fand in Wengen das 75. Lauberhornrennen statt. An diesem
Anlass wurde die Marke CH 506 766 M-JOY in der vorstehend gezeigten Gestaltung
von der Beschwerdegegnerin auf grossformatigen Transparenten am Pistenrand
beworben. Mit Schreiben vom 21. Januar 2005 teilte die Beschwerdeführerin der
Beschwerdegegnerin daraufhin mit, dass sie die Verwendung der Marke M-JOY in
der Schweiz ebenso wenig tolerieren werde wie deren Registrierung und forderte
die Beschwerdegegnerin auf, ab sofort von jeglicher Verwendung der Marke
abzusehen bzw. auf deren Bewerbung in der Schweiz zu verzichten.
Die Beschwerdegegnerin entgegnete mit Schreiben vom 31. Januar 2005, dass die
Marke M-JOY ihrer Auffassung nach nicht vom Schutzbereich der Marken der
Beschwerdeführerin erfasst sei, weshalb sie ihrer Forderung nicht nachkommen
könne.
B.
Am 15. April 2005 reichte die Beschwerdeführerin beim Handelsgericht Zürich ein
Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein, das sie anlässlich der
mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2005 zurückzog.
Mit Eingabe vom 4. August 2005 klagte die Beschwerdegegnerin beim
Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Beschwerdeführerin, unter anderem
mit dem Begehren, es sei gerichtlich festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin
und/oder mit ihr verbundene Unternehmen durch den Gebrauch des Kennzeichens
M-JOY für Schokoladenprodukte die Rechte der Beschwerdeführerin an den Marken
CH 369 547 M und/oder CH 439 963 M BUDGET nicht verletzen (Ziffer 2 des
Klagebegehrens). Die Beschwerdeführerin erhob Widerklage und beantragte, der
Beschwerdegegnerin sei zu verbieten, in der Schweiz das folgende Kennzeichen
für Schokoladenprodukte zu gebrauchen (Ziffer 1 des Widerklagebegehrens):
Zudem beantragte die Beschwerdeführerin, die Eintragung der Schweizer Marke CH
506 766 M-JOY sei vollumfänglich für nichtig zu erklären, und das Urteil dem
Institut für Geistiges Eigentum zwecks Löschung der Marke und der
Rekurskommission für geistiges Eigentum (nunmehr Bundesverwaltungsgericht)
zwecks Einstellung des Verfahrens MA-WI 64/04 mitzuteilen (Ziffer 2 des
Widerklagebegehrens).
Soweit das Handelsgericht auf die Klage der Beschwerdegegnerin eintrat bzw. die
Klage nicht infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abschrieb, stellte es mit
Urteil vom 29. Juni 2007 - in Gutheissung von Ziffer 2 des Klagebegehrens -
fest, dass die Beschwerdegegnerin und/oder mit ihr verbundene Unternehmen durch
den Gebrauch der Marke CH 506 766 M-JOY für Schokoladenprodukte die Rechte der
Beschwerdeführerin an den Marken CH 369 547 M und CH 439 963 M-BUDGET (recte: M
BUDGET) nicht verletzen (Ziffer 1). Die Widerklage der Beschwerdeführerin wies
das Handelsgericht ab (Ziffer 2). Im Weiteren regelte es die Kosten und
Entschädigungen (Ziffern 3 - 5).
C.
Gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 29. Juni 2007 hat
die Beschwerdeführerin beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen erhoben.
Sie verlangt die Aufhebung der Ziffern 1, 2, 4 und 5 des Urteils des
Handelsgerichts sowie die Abweisung der Klage, soweit das Handelsgericht auf
die Klage eingetreten ist bzw. diese nicht als gegenstandslos abgeschrieben
hat. Im Weiteren beantragt die Beschwerdeführerin die Gutheissung ihrer
Widerklagebegehren, eventualiter die Rückweisung der Sache zur Ergänzung des
Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz.
Die Beschwerdegegnerin schliesst in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der
Beschwerde, soweit darauf einzutreten ist.
Erwägungen:
1.
Der angefochtene Entscheid ist in einer zivilrechtlichen Streitigkeit (Art. 72
BGG) über eine Markenrechtssache ergangen, für die ein Bundesgesetz (Art. 58
Abs. 3 MSchG [SR 232.11]) eine einzige kantonale Instanz vorschreibt (Art. 74
Abs. 2 lit. b und Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG). Die Beschwerdeführerin ist mit
ihren Anträgen vor der Vorinstanz unterlegen (Art. 76 Abs. 1 BGG) und der
angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren ab (Art. 90 BGG). Auf die
Beschwerde, die unter Einhaltung der gesetzlichen Frist (Art. 100 Abs. 1 BGG)
und Form (Art. 42 BGG) erhoben wurde, kann daher grundsätzlich eingetreten
werden.
2.
Die Vorinstanz ist bei der Prüfung der Frage, ob die Marke CH 506 766 M-JOY und
das Zeichen M-joy (fig.) mit den beiden Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M
verwechselbar sind, davon ausgegangen, dass eine rechtlich relevante
Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei, wenn das als verletzt gerügte Zeichen
gar nicht schutzfähig sei. Da am Grossbuchstaben "M" ein absolutes
Freihaltebedürfnis bestehe, sei dieser als solcher nicht schutzfähig, weshalb
den Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M nur in Verbindung mit ihrer
graphischen Gestaltung kennzeichnende Kraft zukommen könne. Da die graphische
Gestaltung der Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M keine originellen Elemente
aufweise, komme eine Schutzfähigkeit nur bei einer Durchsetzung der Zeichen im
Verkehr in Betracht. Ein Beweisverfahren zur Frage der Verkehrsdurchsetzung
könne jedoch unterbleiben, da eine Verwechselbarkeit der beiden Marken mit der
Marke CH 506 766 M-JOY und dem Zeichen M-joy (fig.) selbst bei Bejahung einer
Verkehrsdurchsetzung bzw. unter Annahme der von der Beschwerdeführerin
behaupteten hohen Bekanntheitswerte der beiden Marken zu verneinen wäre. Auch
wenn nämlich von einer Verkehrsdurchsetzung der beiden Marken CH 369 547 M und
CH 406 736 M auszugehen wäre, sei eine Verwechslungsgefahr, die auf der
Übereinstimmung der verwendeten Grossbuchstaben beruhe, aufgrund des absoluten
Freihaltebedürfnisses des Einzelbuchstabens "M" rechtlich von vornherein
irrelevant. Gestützt auf diese Erwägung blendete die Vorinstanz dieses Element
bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit aus und verglich ausschliesslich die
graphische Darstellung der verschiedenen Zeichen.
2.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass am Grossbuchstaben "M" weder gemäss
Gesetz noch gemäss Rechtsprechung ein absolutes Freihaltebedürfnis bestehe, wie
dies die Vorinstanz erwogen habe. Die Begründung der Vorinstanz, wonach es
keine Produkte oder Dienstleistungen gebe, in Bezug auf welche einzelne
Buchstaben des Alphabets zur Kennzeichnung allgemein nicht erforderlich seien,
sei unhaltbar. Selbstverständlich könnte der Inhaber einer Wort- bzw.
Buchstabenmarke "M" nicht verhindern, dass andere Marken diesen Buchstaben
enthalten. Die Wirtschaftsteilnehmer könnten aber nach Ansicht der
Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit ihren Produkten oder Dienstleistungen
ohne weiteres auf den Buchstaben "M" in Alleinstellung oder als vorangestelltes
Präfix verzichten. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, den
Schutzbereich ihrer Marken CH 369 547 M und CH 406 736 M zu Unrecht auf die
konkrete graphische Gestaltung eingeschränkt und damit Art. 1 Abs. 2 sowie Art.
2 lit. a MSchG verletzt zu haben.
2.2 Die Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, die
Beschwerdeführerin verfüge gerade über keine reine Wortmarke, die allein aus
dem Buchstaben "M" bestehe. Der Gesetzestext (Art. 1 Abs. 2 MSchG) spreche von
"Buchstaben", nicht von "einzelnen Buchstaben". Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung (BGE 131 III 121 E. 4.2) bestehe ein absolutes
Freihaltebedürfnis an Worten, wie etwa Brot, Schuhe, Kleider, touring oder
beau, bel, super, bon oder fin. Unter Berufung auf BGE 113 II 204 E. 3 S. 206
macht die Beschwerdegegnerin geltend, einzelne Buchstaben gälten als
nichtregistrierungsfähige Typen- oder Sachbezeichnungen. Der Buchstabe "M" sei
als Abkürzung aus dem täglichen Sprachgebrauch (z.B. als Grössenangabe
"Medium") nicht wegzudenken, weshalb dem Versuch der Beschwerdeführerin, diesen
Buchstaben für praktisch sämtliche Waren zu monopolisieren, entgegenzutreten
sei. Das Bestehen einer Vielzahl von Marken Dritter mit dem Bestandteil "M" in
Alleinstellung oder am Wortanfang dokumentiere das grosse Freihalteinteresse am
einzelnen Buchstaben "M".
2.3 Im Zentrum des vorliegenden Verfahrens steht die Frage, ob ein
alleinstehender Einzelbuchstabe eine Marke sein kann bzw. ob für solche Zeichen
ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht und daher ein markenrechtlicher Schutz
auch im Falle der Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist.
2.3.1 Gemäss Art. 1 Abs. 2 MSchG kommen als Marken insbesondere Wörter,
Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben in Frage.
Anders als das alte Markenschutzgesetz von 1890 (Bundesgesetz vom 26. September
1890 betreffend Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der
Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen, AS 12 1;
aMSchG) sieht das geltende MSchG die markenrechtliche Schutzfähigkeit von
Buchstaben ausdrücklich vor.
2.3.2 Da es sich bei einem einzelnen Buchstaben wie dem Grossbuchstaben "M",
wie die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, um ein elementares Zeichen
handelt, das dem Gemeingut angehört, ist zu prüfen, ob ein markenrechtlicher
Schutz eines derartigen Zeichens in jedem Fall ausser Betracht fallen muss.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die
Gemeingut sind, sofern sie sich nicht als Marke für die Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Zum
Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gehören nach der üblichen
Einteilung, neben hier nicht zur Diskussion stehenden Freizeichen (BGE 130 III
113 E. 3.1 S. 116 ff.) und Herkunftsangaben (BGE 128 III 454 E. 2.1 S. 458),
die elementaren Zeichen (BGE 131 III 121 E. 4.3 S. 128) sowie beschreibende
Angaben (Eugen Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, Basel 1996,
S. 33 ff; Lucas David, Basler Kommentar, N. 5 zu Art. 2 MSchG; Christoph Willi,
MSchG, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, N. 34 zu Art. 2
MSchG).
Im Gegensatz zur Regelung von Art. 2 lit. b MSchG, die ein absolutes
Freihaltebedürfnis vorsieht für Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und
Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind, behält Art. 2
lit. a MSchG für im Gemeingut stehende Zeichen einen markenrechtlichen Schutz
im Falle der Verkehrsdurchsetzung ausdrücklich vor. Während sich demnach
Zeichen, die als Gemeingut gelten, im Verkehr als Marke für die beanspruchten
Waren oder Dienstleistungen durchsetzen können, lässt sich das Schutzhindernis
bei den von Art. 2 lit. b MSchG erfassten Formen auch nicht durch
Verkehrsdurchsetzung überwinden (BGE 131 III 121 E. 2; 129 III 514 E. 2.3 S.
518). Zeichen, die Gemeingut sind, können daher grundsätzlich nach Art. 2 lit.
a MSchG mittels Durchsetzung im Verkehr Kennzeichnungskraft und
markenrechtlichen Schutz erlangen, soweit im Einzelfall nicht ein absolutes
Freihaltebedürfnis besteht.
2.3.3 Elementare Zeichen werden als im wirtschaftlichen Verkehr unabdingbar und
demzufolge freihaltebedürftig erachtet; dennoch wird die Berücksichtigung einer
allfälligen Verkehrsdurchsetzung durch markenmässigen Gebrauch in der Lehre
nicht durchwegs ausgeschlossen (vgl. Lucas David, Basler Kommentar, N. 31 ff.
zu Art. 2 MSchG; Kamen Troller, Grundzüge des schweizerischen
Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2005, S. 102; Christoph
Willi, a.a.O., N. 148 bis 151 sowie N. 157 zu Art. 2 MSchG; Eugen Marbach,
a.a.O., S. 49 f.; vgl. auch Irène Jene-Bollag, Die Schutzfähigkeit von Marke
und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, Basel 1981,
S. 74 f.; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, Basel/
Frankfurt a.M. 1983, S. 309 f.).
Das Bundesgericht geht bei elementaren Zeichen unter Berücksichtigung der
gesamten Umstände gegebenenfalls von einem absoluten Freihaltebedürfnis aus,
das durch Verkehrsdurchsetzung nicht überwunden werden kann. Die
offensichtliche Banalität des betreffenden Zeichens allein ist jedoch nicht
entscheidend (BGE 131 III 121 E. 4.3 S. 129 mit Hinweisen). Von einem absoluten
Freihaltebedürfnis, das eine Durchsetzung als Marke in jedem Fall ausschliesst,
darf nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zeichens
angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf
die Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist, für die das Zeichen bestimmt
ist. Ein Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung kann nicht von vornherein
ausgeschlossen werden für ein banal erscheinendes Zeichen, falls dieses in
einem konkreten Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht erforderlich ist,
da es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch zahlreiche gleichwertige
Zeichen ersetzt werden kann (BGE 131 III 121 E. 4.4 S. 130).
2.3.4 Bereits unter Geltung des aMSchG hatte das Bundesgericht alleinstehende
Buchstaben als dem Gemeingut zuzurechnende Zeichen betrachtet (BGE 113 II 204
E. 3 S. 206; 109 II 256 E. 2; siehe nunmehr BGE 131 III 121 E. 4.1 S. 127;
Urteil 4A.13/1995 vom 20. August 1996, E. 4a, Pra 1997 Nr. 73 S. 378 sowie sic!
2/1997 S. 159). Ausgehend von der mangelnden Unterscheidungskraft solcher
Zeichen wurde unter dem alten Recht etwa gewissen Buchstabenkombinationen die
Eintragung in das Markenregister versagt (vgl. etwa den von der
Beschwerdegegnerin zitierten BGE 113 II 204 E. 3 ["RFS" für Hard- und
Software]). Anders als im vorliegenden Beschwerdeverfahren ging es dabei
jeweils um das Eintragungsverfahren, wobei die ursprüngliche
Unterscheidungskraft der beantragten Zeichen geprüft wurde, und eine
Verkehrsdurchsetzung nicht in Frage stand. Die Möglichkeit eines
markenrechtlichen Schutzes infolge Durchsetzung im Verkehr hatte das
Bundesgericht auch bei den im konkreten Fall zurückgewiesenen Zeichen
vorbehalten (siehe BGE 113 II 204 E. 3 S. 206; betreffend Zahlen: vgl. BGE 118
II 181 E. 3c; Urteil des Bundesgerichts vom 12. November 1974, PMMBl. 1975 I S.
9; siehe auch Irène Jene-Bollag, a.a.O., S. 74; Alois Troller, a.a.O., S. 309
f.).
2.3.5 Es ergibt sich, dass ein alleinstehender Buchstabe nach Art. 1 Abs. 2
MSchG grundsätzlich als Marke schutzfähig ist. Allerdings gehört ein
Einzelbuchstabe an sich - das heisst ohne jegliche originelle oder
phantasiereiche Merkmale - als Teil des Buchstabenbestands dem Gemeingut an.
Ein markenrechtlicher Schutz setzt demnach voraus, dass sich das Zeichen im
Verkehr als Marke durchgesetzt hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass umso
höhere Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens zu
stellen sind, je banaler dieses erscheint (BGE 131 III 121 E. 7.4; 130 III 328
E. 3.4 S. 333). Die Verkehrsdurchsetzung begründet aber dann keinen
markenrechtlichen Schutz, wenn am Zeichen ein absolutes Freihaltebedürfnis
besteht. Dieses ist konkret im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen zu prüfen.
2.4 Im vorliegenden Fall bejahte die Vorinstanz ausgehend von der Erwägung,
dass keine Produkte oder Dienstleistungen denkbar seien, "in Bezug auf welche
gesagt werden könnte, dass einzelne Buchstaben des Alphabets zur Kennzeichnung
allgemein nicht erforderlich sind", ein absolutes Freihaltebedürfnis einzelner
Buchstabenzeichen. Sie prüfte hingegen nicht, ob die Verwendung des
Einzelbuchstabens "M" in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix als
beschreibende Angabe für die vorliegend relevanten Schokoladenprodukte im
wirtschaftlichen Verkehr unverzichtbar ist. Die Beschwerdegegnerin bringt vor,
der Grossbuchstabe "M" sei als Abkürzung aus dem täglichen Sprachgebrauch,
insbesondere als Grössenangabe ("Medium"), nicht wegzudenken. Dieser Ansicht
kann im Hinblick auf Schokoladenprodukte nicht gefolgt werden. Es ist nicht
ersichtlich, dass eine Beschreibung der Art, der Beschaffenheit, der
Bestimmung, des Wertes oder sonstiger Merkmale solcher Waren mit dem einzelnen
Grossbuchstaben "M" im wirtschaftlichen Verkehr erforderlich wäre. Ein
absolutes Freihaltebedürfnis des Einzelbuchstabens "M" in Alleinstellung oder
als vorangestelltes Präfix für die fraglichen Schokoladenprodukte kann demnach
ausgeschlossen werden.
2.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass der alleinstehende Grossbuchstabe "M" die
Begriffsmerkmale einer Marke nach Art. 1 MSchG aufweist. Allerdings gehört das
Zeichen "M" an sich, das heisst ohne jegliche originelle oder phantasiereiche
graphische Merkmale, als Teil des Buchstabenbestands dem Gemeingut an. Der
Grossbuchstabe "M" als solcher ist daher vom Markenschutz ausgeschlossen, es
sei denn, er hat sich im Verkehr gemäss Art. 2 lit. a MSchG durchgesetzt. Ein
absolutes Freihaltebedürfnis im Hinblick auf die beanspruchten
Schokoladenprodukte besteht nicht.
3.
3.1 Die Erwägung der Vorinstanz, wonach am Buchstaben "M" ein absolutes
Freihaltebedürfnis bestehe, hält Bundesrecht ebenso wenig stand wie die
Folgerung, eine Schutzfähigkeit des Grossbuchstabens "M" sei selbst bei
Durchsetzung des Zeichens im Verkehr ausgeschlossen. Entsprechend kann auch den
vorinstanzlichen Ausführungen zum Schutzumfang der beiden Marken CH 369 547 M
und CH 406 736 M nicht gefolgt werden, wonach diesen von vornherein nur in
Verbindung mit ihrer graphischen Gestaltung kennzeichnende Kraft zukommen kann,
weshalb lediglich die graphische Gestaltung geschützt sei. Soweit die
Vorinstanz bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Marken CH 369 547 M
und CH 406 736 M mit der Marke CH 506 766 M-JOY bzw. dem Zeichen M-joy (fig.)
ausschliesslich auf die graphische Gestaltung abstellte und die Übereinstimmung
der Buchstabenelemente aus rechtlichen Erwägungen von vornherein vom Vergleich
der Streitzeichen ausschloss, ist ihr Entscheid mit Art. 1 Abs. 2 und Art. 2
lit. a MSchG nicht zu vereinbaren.
3.2 Auch bei der Beurteilung, ob die Marke CH 506 766 M-JOY und das Zeichen
M-joy (fig.) der Beschwerdegegnerin mit der Marke CH 439 963 M BUDGET der
Beschwerdeführerin verwechselbar sind, hat die Vorinstanz im Wesentlichen
darauf abgestellt, dass es sich beim Markenbestandteil "M" der Marke CH 439 963
M BUDGET der Beschwerdeführerin um ein absolut freihaltebedürftiges Zeichen des
Gemeinguts handle, weshalb sie diesem Markenbestandteil von vornherein jegliche
prägende Wirkung absprach. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Marke CH 506
766 M-JOY bzw. das Zeichen M-joy (fig.) eine allfällige Serienmarke der
Beschwerdeführerin verletzt, hat sich das Handelsgericht von der Überlegung
leiten lassen, beim Grossbuchstaben "M" handle es sich aufgrund seiner
Zugehörigkeit zum Gemeingut um einen ausgesprochen schwachen Markenbestandteil,
was zur Folge habe, dass hohe Anforderungen an die Anzahl sowie die
Einheitlichkeit der verwendeten Marken zu stellen seien, wobei eine durch die
Verwendung des Grossbuchstabens "M" hervorgerufene (mittelbare)
Verwechslungsgefahr rechtlich nicht relevant sei.
3.3 Die Vorinstanz hat aufgrund dieser Erwägungen, die sich als unzutreffend
erwiesen haben, die Fragen der Verkehrsdurchsetzung sowie der Bekanntheit und
des rechtserhaltenden Gebrauchs der Marken der Beschwerdeführerin offen
gelassen. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin können diese Fragen nicht
als allgemein und gerichtsnotorisch bekannt vorausgesetzt werden, weshalb der
angefochtene Entscheid aufgehoben und die Streitsache zur Neubeurteilung an die
Vorinstanz zurückzuweisen ist (vgl. BGE 128 III 447 E. 1.6 S. 453 und E. 2).
Die Vorinstanz wird zunächst die Fragen des rechtserhaltenden Gebrauchs sowie
der Verkehrsdurchsetzung der Marken der Beschwerdeführerin für die
beanspruchten Waren zu prüfen haben. Sollte sich ergeben, dass sich der
Grossbuchstabe "M" in Alleinstellung oder als vorangestelltes Präfix (im Sinne
eines Serienzeichens) im Verkehr als Marke durchgesetzt hat, so wird die
Vorinstanz die Frage der Verwechselbarkeit der Marke CH 506 766 M-JOY bzw. des
Zeichens M-joy (fig.) der Beschwerdegegnerin mit den Marken der
Beschwerdeführerin auf neuer Grundlage zu prüfen haben.
4.
Die Begründung der Vorinstanz für die Gutheissung der Klage (soweit sie auf die
Klagebegehren eingetreten ist bzw. diese nicht als gegenstandslos abgeschrieben
hat) sowie die Abweisung der Widerklage hält einer Überprüfung nicht stand.
Über die Hauptanträge der Beschwerdeführerin (Ziffern 1 - 3 der Beschwerde)
kann jedoch nicht entschieden werden, da die dafür erforderlichen tatsächlichen
Feststellungen fehlen. Entsprechend ist die Beschwerde in Zivilsachen teilweise
gutzuheissen, Ziffern 1, 2, 4 und 5 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons
Zürich vom 29. Juni 2007 sind aufzuheben und die Streitsache ist gestützt auf
Art. 107 Abs. 2 BGG zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Angesichts des offenen Ausgangs des kantonalen Verfahrens sind praxisgemäss die
Gerichtskosten den Parteien zur Hälfte aufzuerlegen. Die Parteientschädigungen
für das bundesgerichtliche Verfahren heben sich gegenseitig auf.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde in Zivilsachen wird teilweise gutgeheissen, Ziffern 1, 2, 4 und
5 des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 29. Juni 2007 werden
aufgehoben und die Sache wird zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an
das Handelsgericht zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte
auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. März 2008
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Corboz Leemann