I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.305/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_305/2007 /len
Urteil vom 3. März 2008
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.
Parteien
C.________ Inc.,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame,
gegen
1. S.________ AG,
2. T.________ AG,
Beschwerdegegnerinnen,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz.
Gegenstand
Patentverletzung,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Zug, 3. Abteilung,
vom 21. Juni 2007.
Sachverhalt:
A.
A.a Die C.________ Inc. mit Sitz in den USA (Klägerin und Beschwerdeführerin)
befasst sich mit Ladendiebstahl-Sicherungssystemen. Sie ist Inhaberin des
Europäischen Patents EP 1.________ (Resonanzetikette) und besitzt die Rechte am
Schweizer Patent CH 2.________.
Die S.________ AG (Beklagte und Beschwerdegegnerin 1) ist eine
Tochtergesellschaft der US-amerikanischen E.________ Ltd., die ebenfalls im
Bereich der Ladensicherheitssysteme tätig ist. Sie vertreibt unter anderem
Sicherheitssysteme und Erkennungsetiketten auf der Basis der
Radiofrequenztechnologie.
Die T.________ AG (Beklagte und Beschwerdeführerin 2) arbeitet in Teilbereichen
mit der Beschwerdegegnerin 1 zusammen. Sie stellt Resonanzetiketten her, die
mit den Sicherheitssystemen der Beschwerdeführerin kompatibel sind, und
vertreibt diese.
A.b Am 21. April 1998 gelangte die Beschwerdeführerin an das Kantonsgericht Zug
unter anderem mit den Begehren, es sei festzustellen, dass die
Beschwerdegegnerinnen ihre Patente verletzten, es sei ihnen die Verletzung zu
verbieten, es sei die Beschlagnahme der patentverletzenden Etiketten
anzuordnen, die Beschwerdegegnerinnen seien zur Auskunfterteilung zu
verpflichten und sie seien solidarisch zu verurteilen, nach Wahl der
Beschwerdeführerin den Schaden zu ersetzen oder den Gewinn herauszugeben.
A.c Mit Teilurteil vom 29. November 2001 stellte das Kantonsgericht des Kantons
Zug fest, dass die Beschwerdegegnerinnen durch Herstellung, Anpreisung,
Feilbieten, Verkauf und Inverkehrbringen sowie durch die gewerbliche Benutzung
der Etiketten gemäss Anlage I das europäische Patent EP 1.________ und das
Schweizer Patent CH 2.________ der Beschwerdeführerin verletzten. Das Gericht
sprach das beantragte Verbot aus und verpflichtete die Beschwerdegegnerinnen,
dem Kantonsgericht innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Teilurteils Auskunft zu
erteilen über Gestehungskosten, Einkaufspreise, Umsatz und erzielte Erlöse im
Zusammenhang mit Etiketten gemäss Anlage I durch Herausgabe der Buchhaltung und
aller Belege über den Verkauf oder anderweitiges Inverkehrbringen von
resonanzfähigen Etiketten.
Das Bundesgericht wies die Berufung der Beschwerdegegnerinnen gegen dieses
Teilurteil am 11. April 2002 ab (Verfahren 4C.26/2002).
B.
Mit Urteil vom 21. Juni 2007 verpflichtete das Kantonsgericht des Kantons Zug
die Beschwerdegegnerin 1, der Beschwerdeführerin Fr. 28'550.-- zuzüglich Zins
zu 5 % auf Fr. 14'275.-- vom 1. Januar bis 31. Dezember 2002 und auf Fr.
28'550.-- seit 1. Januar 2003 zu bezahlen; im Übrigen wies es die Klage ab
(Dispositiv Ziffer 1). Die Klageabweisung betrifft die Forderung der
Beschwerdeführerin auf Ersatz vorprozessualer Umtriebskosten und ihren Antrag
auf Publikation des Urteils sowie die Forderung auf Herausgabe des Gewinns der
Beschwerdegegnerin 2 von insgesamt Fr. 1'299'378.-- mit Zins zu
unterschiedlichen Fälligkeiten. Das Gericht holte eine Expertise zum Gewinn
ein, den die Beschwerdegegnerinnen mit den in Verletzung des Patents der
Beschwerdeführerin hergestellten Etiketten erzielt hatten. Gestützt darauf
wurde die Beschwerdegegnerin 1 verpflichtet, den Nettoerlös für die Jahre 1996
bis 2002 in Höhe von insgesamt Fr. 28'550.-- herauszugeben. Dagegen folgte das
Gericht der Beschwerdeführerin nicht, soweit diese den massgebenden Gewinn der
Beschwerdegegnerin 2 für die Zeit vom 1. April 1992 bis 31. März 1996 aus den
umstrittenen Etiketten mit Fr. 1'229'378.-- bezifferte. Vom Bruttoerlös, der
nach der Expertise Fr. 4'619'570.-- beträgt, brachte das Gericht dabei nicht
nur, wie von der Beschwerdeführerin befürwortet, die Materialkosten von Fr.
3'320'192.--, sondern auch sämtliche Fertigungskosten von Fr. 2'426'516.-- in
Abzug, so dass ein Verlust von Fr. 1'127'138.-- resultierte. Die solidarische
Haftung der Beschwerdegegnerinnen für die Gewinnherausgabe verneinte das
Gericht.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 22. August 2207 stellt die Beschwerdeführerin
die folgenden Rechtsbegehren:
1. Dispositiv Ziffer 1 2. Satz des Urteils des Kantonsgerichts des Kantons Zug
vom 21. Juni 2007 sei aufzuheben und die Beschwerdegegnerin 2 sei zu
verpflichten, der Beschwerdeführerin die folgenden Beträge zu bezahlen:
CHF 64'969 nebst 5 % Zins ab 1. April 1993
CHF 337'838 nebst 5 % Zins ab 1. April 1994
CHF 532'745 nebst 5 % Zins ab 1. April 1995
CHF 363'826 nebst 5 % Zins ab 1. April 1996.
Eventualiter sei Dispositiv Ziffer 1 2. Satz des Urteils des Kantonsgerichts
des Kantons Zug vom 21. Juni 2007 aufzuheben und die Sache sei zu neuer
Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2. Dispositiv Ziffern 2 und 3 des Urteils des Kantonsgerichts des Kantons Zug
seien aufzuheben, soweit dadurch der Beschwerdeführerin eine Kosten- oder
Entschädigungspflicht auferlegt wird, und die Kosten- und Entschädigungsfolgen
seien durch das Bundesgericht neu zu regeln.
Eventualiter seien Dispositiv Ziffern 2 und 3 des Urteils des Kantonsgerichts
des Kantons Zug vom 21. Juni 2007 aufzuheben und die Sache sei zur erneuten
Entscheidung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz
zurückzuweisen. ..."
Die Beschwerdeführerin kritisiert die Methode der Gewinnberechnung und rügt in
diesem Zusammenhang die Verletzung von Art. 9 und Art. 29 BV sowie von Art. 423
OR, Art. 8 ZGB und Art. 42 Abs. 2 OR. Aus der Begründung ergibt sich, dass die
Beschwerdeführerin die Neuverlegung der Kosten nur für den Fall der Gutheissung
der Beschwerde verlangt.
D.
Die Beschwerdegegnerinnen stellen in der Antwort den Antrag, die Beschwerde sei
abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Das Kantonsgericht Zug verzichtet
auf eine Vernehmlassung.
E.
Mit Verfügung vom 26. September 2007 wurde die Beschwerdeführerin zur
Sicherstellung der Parteikosten der Beschwerdegegnerinnen verpflichtet; der
Betrag von Fr. 17'000.-- wurde fristgerecht geleistet.
Das Gesuch um aufschiebende Wirkung wurde mit Verfügung vom 20. November 2007
abgewiesen.
Erwägungen:
1.
Der angefochtene Entscheid ist in einer Zivilsache ergangen, so dass
grundsätzlich die Beschwerde in Zivilsachen gegeben ist (Art. 72 BGG). Sie ist
ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig gegen den Entscheid des
Kantonsgerichts des Kantons Zug, das als einzige Instanz im Sinne von Art. 76
PatG entschieden hat (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG). Die Beschwerdeführerin, die
im vorinstanzlichen Verfahren mit ihren Begehren teilweise unterlegen ist (Art.
76 Abs. 1 BGG), hat die Beschwerde fristgerecht eingereicht (Art. 100 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 46 BGG).
2.
Die Beschwerdeführerin stellt die Abweisung ihrer Begehren durch die Vorinstanz
insoweit nicht in Frage, als die eingeklagten vorprozessualen Kosten und der
Antrag auf Urteilspublikation abgewiesen wurden. Sie macht auch nicht mehr
geltend, dass die Beschwerdegegnerinnen für die beantragte Herausgabe des
Gewinns solidarisch hafteten. Sie rügt einerseits, die Vorinstanz habe
Grundrechte verletzt, indem sie in aktenwidriger Weise davon ausgegangen sei,
dass die Beschwerdeführerin keine Nachkalkulation beantragt habe, bzw. indem
sie von ihr verlangt habe, einen aussichtslosen Antrag zu stellen, womit sie
Art. 9 und Art. 29 Abs. 1 BV verletzt habe. Darüber hinaus habe sie gegen Art.
29 Abs. 2 BV verstossen, indem sie die Frage der Abzugsfähigkeit von Fixkosten
offen gelassen habe. Ausserdem rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe
ihrem Entscheid einen falschen Gewinnbegriff zugrunde gelegt und damit Art. 423
OR verletzt, ihr zu Unrecht die Beweislast für die Gewinnungskosten auferlegt
und damit gegen Art. 8 ZGB verstossen sowie die Voraussetzungen für eine
Schätzung der abziehbaren Aufwendungen zu Unrecht bejaht und damit Art. 42 Abs.
2 OR falsch angewendet.
2.1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten
Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine
Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann
eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden
Begründung abweisen (vgl. BGE 132 II 257 E. 2.5 S. 262; 130 III 136 E. 1.4 S.
140). Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen
Begründungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), grundsätzlich nur
die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu
offensichtlich sind. Es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine
erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu
untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden. Eine
qualifizierte Rügepflicht gilt jedoch hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in
der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
BGG). Im Anwendungsbereich dieser Bestimmung ist die Praxis zum Rügeprinzip
gemäss Art. 90 Abs. 1 lit. b OG weiterzuführen (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 und E.
1.4.2 S. 254 mit Verweisen).
2.2 Nach Art. 105 BGG legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt
zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Abs. 1). Es kann diese
Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie
offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art.
95 BGG beruht (Abs. 2). Die Voraussetzungen für eine Sachverhaltsrüge nach Art.
97 Abs. 1 BGG und für eine Berichtigung des Sachverhalts von Amtes wegen nach
Art. 105 Abs. 2 BGG stimmen im Wesentlichen überein. Soweit es um die Frage
geht, ob der Sachverhalt willkürlich oder unter verfassungswidriger Verletzung
einer kantonalen Verfahrensregel ermittelt worden ist, sind strenge
Anforderungen an die Begründungspflicht der Beschwerde gerechtfertigt.
Entsprechende Beanstandungen sind vergleichbar mit den in Art. 106 Abs. 2 BGG
genannten Rügen (vgl. dazu E. 2.1 hiervor). Demzufolge genügt es nicht, einen
von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu
behaupten. Vielmehr ist in der Beschwerdeschrift nach den erwähnten
gesetzlichen Erfordernissen darzulegen, inwiefern diese Feststellungen
willkürlich bzw. unter Verletzung einer verfahrensrechtlichen
Verfassungsvorschrift zustande gekommen sind. Andernfalls können Vorbringen mit
Bezug auf einen Sachverhalt, der von den Feststellungen im angefochtenen
Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254
f.).
3.
Die Beschwerdeführerin rügt zunächst als Verstoss gegen Art. 9 BV, im
angefochtenen Entscheid werde aktenwidrig festgestellt, dass sie keine
Nachkalkulation verlangt habe, die eine Ausscheidung der in der
Betriebsabrechnung enthaltenen variablen und fixen Kosten ermöglicht hätte, und
dass eine solche Ausscheidung nach Erklärung des Experten hätte erstellt werden
können.
3.1 Die Vorinstanz stellt im angefochtenen Urteil fest, der Experte habe die
Herstellungskosten der Beschwerdegegnerin 2 als Produktionsbetrieb in
Materialkosten und Fertigungskosten aufgeschlüsselt. Während die
Beschwerdeführerin gegen den Abzug der Materialkosten keine Einwendungen
erhoben habe, habe sie sich gegen den Abzug der Fertigungskosten mit der
Begründung gewehrt, Fixkosten könnten im Rahmen einer Gewinnherausgabe nicht
vom Bruttoerlös abgezogen werden. Das Kantonsgericht liess die in der Lehre
umstrittene Frage offen, ob Fixkosten im Rahmen der Gewinnabschöpfung
regelmässig abzugsfähig seien oder nicht. Da jedenfalls Herstellungskosten vom
Bruttoerlös abgezogen werden könnten und darunter nicht nur die Materialkosten,
sondern auch die Fertigungskosten wie Personalaufwand, Kosten für Maschinen und
Immobilien fielen, bestehe kein Anlass, die Fertigungskosten nicht zum Abzug
zuzulassen, zumal die vom Experten berechneten Herstellungskosten eher tief
veranschlagt worden seien. Der Experte habe darauf hingewiesen, dass die
Fertigungskosten sowohl variable wie auch fixe Kosten enthielten und dass für
eine Ausscheidung in variable und fixe Kosten eine Betriebsrechnung und eine
Nachkalkulation erstellt werden müssten, was von der Beschwerdeführerin jedoch
nicht verlangt worden sei.
3.2 Die Beschwerdeführerin bringt unter konkretem Hinweis auf die Akten des
kantonalen Verfahrens vor, sie habe nach Eingang des Gutachtens vom 28.
November 2005 am 31. Januar 2006 den Antrag gestellt, es sei der
Sachverständige zu beauftragen, das Gutachten in Bezug auf Ziffer 7.2.2 zu
ergänzen und insbesondere den jeweiligen Anteil der Material- und
Fertigungskosten an den Herstellungskosten sowie den jeweiligen Anteil der
Einzelposten innerhalb der Fertigungskosten zu bestimmen. Diesen Antrag habe
sie damit begründet, dass die Fertigungskosten Fixkosten enthielten, die bei
der Berechnung des Gewinnherausgabeanspruchs nicht abzugsfähig seien. Der
Experte habe denn auch in seinem Ergänzungsgutachten vom 28. April 2006
ausgeführt, für die von ihr gewünschte Ermittlung der variablen und fixen
Kosten müsste eine Betriebsabrechnung und eine Nachkalkulation erstellt werden.
Da aber, wie bereits im Gutachten erwähnt, die Buchhaltungs- und
Geschäftsunterlagen der Beschwerdegegnerin 2 unvollständig seien, fehlten die
zur Erstellung einer Betriebsabrechnung und Nachkalkulation notwendigen Daten
der Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie der Produktion.
3.3 Die Rüge der Beschwerdeführerin ist begründet. Im Ergänzungsgutachten führt
der Experte aus, variable Kosten seien Kosten, die sich mit dem
Beschäftigungsgrad veränderten, während die fixen Kosten bei gleicher
Betriebskapazität vom Beschäftigungsgrad unberührt blieben. Er beanstandet die
Aussage der Beschwerdeführerin als nicht korrekt, wonach sich "die
Fertigungskosten (...) aus Fixkosten zusammen[setzten]", denn die
Fertigungskosten enthielten variable und fixe Kosten. Anschliessend fügt er die
von der Beschwerdeführerin zitierte Bemerkung an, wonach die zur Erstellung
einer Betriebskalkulation notwendigen Daten der Finanz- und Lohnbuchhaltung
sowie der Produktion fehlten. Die Feststellung der Vorinstanz, dass die
Beschwerdeführerin eine Nachkalkulation mit dem Ziel der Ausscheidung der fixen
Kosten nicht verlangt habe, lässt sich mit den von der Beschwerdeführerin
zitierten Aktenstellen schlechterdings nicht in Einklang bringen, zumal die
Beschwerdeführerin sich nach den Feststellungen im angefochtenen Urteil gegen
den Abzug der Fertigungskosten ausdrücklich mit der Begründung gewehrt hatte,
Fixkosten könnten im Rahmen einer Gewinnherausgabe nicht vom Bruttoerlös
abgezogen werden. Soweit die Vorinstanz die sogenannten Fixkosten zur
Ermittlung des Nettogewinns mit der Begründung zum Abzug zugelassen hat, die
Beschwerdeführerin habe keine entsprechenden Beweisanträge zur Ausscheidung der
nicht abzugsfähigen Kosten gestellt, steht dieser Schluss mit der Aktenlage in
klarem Widerspruch. Der Erklärung des Experten kann die Aussage offensichtlich
nicht entnommen werden, dass eine entsprechende Nachkalkulation zur
Ausscheidung der Fixkosten möglich wäre, und die Beschwerdeführerin hat
hinreichend deutlich verlangt, dass die Fixkosten nicht zum Abzug zuzulassen
seien. Die Beschwerdeführerin ist daher mit ihrem Begehren aus prozessualen
Gründen nicht ausgeschlossen. Vielmehr ist die von der Beschwerdeführerin
aufgeworfene Rechtsfrage zu prüfen, ob "Fixkosten" für die Berechnung des
herauszugebenden Gewinns vom Bruttoerlös abzuziehen sind.
4.
4.1 Feststellungen zu Bestand und Umfang eines Gewinns sind tatsächlicher Natur
und daher grundsätzlich vom kantonalen Gericht abschliessend zu beurteilen
(Art. 97 BGG); dagegen sind die Definition des Gewinns und die Art der
Gewinnberechnung als Rechtsfragen vom Bundesgericht frei zu prüfen (vgl.
entsprechend zum Schaden BGE 130 III 145 E. 6.2 S. 167; 128 III 22 E. 2e S. 26;
127 III 73 E. 3c S. 75, je mit Hinweisen).
4.1.1 Der Gewinn besteht in der Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen
des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Patentverletzung aufweisen würde.
Er kann in einer Zunahme der Aktiven oder in einer Abnahme der Passiven bzw.
einer Verlustverminderung bestehen (vgl. BGE 133 III 153 E. 3.5 S. 165; 133 V
205 E. 4.7 S. 212 f., analog für die Bereicherung). Massgebend ist der
Nettogewinn; vom Erlös, der mit patentverletzenden Produkten erzielt worden
ist, sind die Kosten abzuziehen, die dem Verletzer für die Erzielung dieses
Ertrages erwachsen (vgl. Schmid, Zürcher Kommentar, N. 114 zu Art. 423 OR;
Weber, Basler Kommentar 4. Aufl. 2007, N. 14 f. zu Art. 423 OR; Héritier
Lachat, Commentaire Romand, N. 19 zu Art. 423 OR, je mit Hinweisen; Hofstetter,
Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, SPR Bd. VII/6, S. 276; Reto
M. Jenny, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterverletzungen, Diss. Zürich
2005, S. 149; Markus Nietlispach, Zur Gewinnherausgabe im schweizerischen
Privatrecht, Diss. Zürich 1994, S. 123 f.; Beat Widmer, Vermögensrechtliche
Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von
Immaterialgüterrechten, Diss. Basel 1985, S. 94).
4.1.2 Stützt sich der Anspruch auf Herausgabe des aus der Patentverletzung
erzielten Gewinnes auf Art. 423 OR (BGE 97 II 169 E. 3a S. 177 f.), so ist der
Geschäftsherr berechtigt, die sich aus der Führung seiner Geschäfte
entspringenden Vorteile anzueignen (Abs. 1). Zur Ersatzleistung an den
Geschäftsführer ist dagegen der Geschäftsherr nur soweit verpflichtet, als er
bereichert ist (Abs. 2). Daraus ergibt sich, dass der Geschäftsherr die
Beweislast für den durch die Führung des fremden Geschäfts erzielten
Bruttoerlös (plus Zinsen) trägt, während der Geschäftsführer seine dafür
erbrachten Aufwendungen zu beweisen hat (vgl. Héritier Lachat, a.a.O., N. 19 zu
Art. 423 OR; Chappuis, La restitution des profits illégitimes, Diss. Genf 1991,
S. 50 f.; Schmid, a.a.O., N. 127 zu Art. 423 OR; Jenny, a.a.O., S. 148; vgl.
auch Hubert Stöckli, Ansprüche aus Wettbewerbsbehinderung, Diss. Freiburg 1999,
S. 269, Rz. 1185). Eine Schätzung des Gewinnes ist in analoger Anwendung von
Art. 42 Abs. 2 OR zulässig (BGE 133 III 153 E. 3.3 S. 162). Die Voraussetzungen
für die Schätzung müssen aber auch hier erfüllt sein. Die beweisbelastete
Partei, die sich auf diese Erleichterung beruft, muss alle Umstände, die für
die Erzielung eines Gewinnes oder für dessen Verminderung sprechen, soweit
möglich und zumutbar behaupten und beweisen (BGE 122 III 219 E. 3a S. 221). Der
Schädiger, der die Höhe seiner Gewinne bestreitet, muss dies spezifiziert unter
Vorlage von Detailzahlen tun und kann sich nicht mit pauschaler Bestreitung
begnügen (David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR Bd. I/2, 2.
Aufl. 1998, S. 121).
4.1.3 Inwieweit Gestehungskosten vom Verkaufserlös in Abzug gebracht werden
können, wenn die verkauften Waren in Verletzung eines Patentes im eigenen
Betrieb hergestellt worden sind, ist in der Lehre umstritten. So wird zum Teil
die Auffassung vertreten, die Aufwendungen könnten pauschal in dem Umfang in
Abzug gebracht werden, in dem sie üblicherweise anfallen (vgl. Héritier Lachat,
a.a.O., N. 26 zu Art. 423 OR), während nach anderer Ansicht allein als richtig
erscheint, dem Eigengeschäftsführer die konkreten Aufwendungen zu ersetzen
(Hofstetter, a.a.O., S. 276), teilweise begrenzt auf die üblichen Unkosten als
Höchstgrenze (Schmid, a.a.O., N. 119 zu Art. 423 OR). Eine Vergütung wird dem
Geschäftsführer teilweise für seine Arbeit zum Ersatz zugestanden, sofern und
soweit eine solche üblich ist (vgl. Chappuis, a.a.O., S. 55 ff. mit Verweis auf
BGE 34 II 694 E. 4 S. 700 und 35 II 643 E. 11 S. 660; Héritier Lachat, a.a.O.,
N. 27 zu Art. 423 OR; dagegen Schmid, a.a.O., N. 118 zu Art. 423 OR). Nach
einem Teil der Lehre sind sodann die allgemeinen Geschäftsunkosten nicht, auch
nicht anteilsmässig abzugsfähig (Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band II,
3. Aufl. 1985, S. 995, und ihm folgend das Urteil des Obergerichts Solothurn
vom 1. Januar 1988, bestätigt vom Bundesgericht am 22. November 1988, publ. in
SMI 1989, S. 105/108; Schmid, a.a.O., N. 118 zu Art. 423 OR; Weber, a.a.O., N.
18 zu Art. 423 OR; Jenny, a.a.O., S. 154 f.; vgl. zum deutschen Recht der
Schadensberechnung nach dem Verletzergewinn auch die Urteile des BGH vom 2.
November 2000 in GRUR 2001, S. 329/331, und vom 21. September 2006 in GRUR
2007, S. 431/433 f. mit Literaturhinweisen), während nach anderer Ansicht ein
angemessener Teil der betrieblichen Gemeinkosten zur Ermittlung des Reinerlöses
immerhin soweit zu berücksichtigen ist, als sich diese wegen der Aufnahme der
verletzenden Tätigkeit erhöht haben (vgl. David, a.a.O., S. 120; Fritz Blumer,
Patentverletzungsprozess, in Bertschinger/Münch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches
und europäisches Patentrecht, S. 830 f.; zu den unterschiedlichen Lehrmeinungen
vgl. auch Alexander Christoph Bürgi-Wyss, Der unrechtmässig erworbene Vorteil
im schweizerischen Privatrecht, Diss. Zürich 2005, S. 228 ff.).
4.1.4 Der erzielte Gewinn, den der Geschäftsherr nach Art. 423 OR aus der
Eigengeschäftsführung beanspruchen kann, ist konkret festzustellen. Da es
ausschliesslich darum geht, die Wertdifferenz im Vermögen des Geschäftsführers
abzuschöpfen, die kausal auf die Geschäftsanmassung zurückzuführen ist, kann
nicht erheblich sein, welche Unkosten dem Geschäftsherrn selber angefallen
wären oder welche Kosten durchschnittlich anfallen. Zur Ermittlung des
Nettogewinns sind vielmehr die konkret dem Geschäftsführer erwachsenen Unkosten
festzustellen, während allfällige branchenübliche Kosten allenfalls für eine
Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR berücksichtigt werden können, wenn die
Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Die Abgrenzung der abzugsfähigen
Aufwendungen erfolgt grundsätzlich danach, ob sie vom Geschäftsführer besonders
für den gewinnbringenden Umsatz getätigt wurden und dafür auch objektiv
erforderlich waren oder ob sie ebenfalls anderen Zwecken dienen konnten. Nur
soweit feststeht, dass Kosten ausschliesslich für die Herstellung der
patentverletzenden Produkte angefallen sind, besteht der erforderliche
Zusammenhang zum erzielten Bruttogewinn. Eine "Quersubventionierung" anderer
Betriebszweige hat für die Berechnung des massgebenden Nettogewinns jedenfalls
ausser Betracht zu bleiben.
4.1.5 Es gibt grundsätzlich keine Kosten, welche ihrer Art nach nicht zum Abzug
zugelassen werden können, sofern sie zur Erzielung des Gewinnes aus der
Geschäftsanmassung tatsächlich anfallen und dafür auch erforderlich sind.
Grundsätzlich ist auch nicht entscheidend, ob die verwendeten und
erforderlichen Produktionsmittel vor der Aufnahme der Produktion schon zur
Verfügung stehen oder eigens angeschafft bzw. hergestellt werden, um die
patentverletzenden Waren zu produzieren. Fixkosten bzw. die nicht konkret
zurechenbaren Gemeinkosten bei der Verwendung von Infrastruktur für die
Herstellung verschiedener Güter fallen immerhin dann ausser Betracht, wenn
vorhandene Produktionsmittel ohne die patentverletzende Produktion nicht
ausgelastet wären oder nicht verwendet werden könnten und somit durch die
Patentverletzung Verluste vermieden oder vermindert werden. Da diese Kosten dem
Geschäftsführer ohnehin anfallen würden, sind sie zur Ermittlung des
massgebenden Nettogewinns vom Bruttoerlös jedenfalls für die Zeit nicht in
Abzug zu bringen, welche für eine Liquidation oder Verkleinerung der
entsprechenden betrieblichen Infrastruktur erforderlich wäre. Soweit die
strengen Voraussetzungen für eine Schätzung fehlen, trägt der Geschäftsführer
die Beweislast für die Ersatzfähigkeit seiner Kosten auch soweit sich die
Ausscheidung der spezifisch für die patentverletzenden Produkte verwendeten
Produktionsmittel als schwierig erweist.
4.2 Der Beschwerdeführerin kann grundsätzlich nicht gefolgt werden, wenn sie
die Ansicht vertritt, mit Ausnahme der Materialkosten seien sämtliche für die
Herstellung der patentverletzenden Produkte erbrachten Aufwendungen als fixe
Kosten oder Gemeinkosten zu qualifizieren, die vom massgebenden Gewinn nicht in
Abzug gebracht werden könnten. Soweit die Kosten der für die Produktion
erforderlichen Maschinen, Gebäude, Personen etc. ebenso wie das verwendete
Material zur Herstellung der patentverletzenden Erzeugnisse angefallen sind,
können sie grundsätzlich vom erzielten Verkaufserlös in Abzug gebracht werden.
Allerdings trägt die Beschwerdegegnerin 2 die Beweislast dafür, dass die
entsprechenden Kosten konkret für die Herstellung der in Verletzung des Patents
der Beschwerdeführerin produzierten Etiketten angefallen sind. Dass dafür keine
Infrastruktur verwendet wurde, die andernfalls hätte liquidiert oder
verkleinert werden müssen, muss sie dabei nur beweisen, wenn die
Beschwerdeführerin die Abzugsfähigkeit der Kosten mit dieser Begründung
bestritten hat. Soweit sie diesen Beweis nicht zu erbringen vermag, kann sie
die entsprechenden Kosten nicht vom Gewinn abziehen. Eine Schätzung kommt nach
Art. 42 Abs. 2 OR nur soweit in Betracht, als ein Beweis nicht möglich oder
nicht zumutbar ist, was für Tatsachen grundsätzlich nicht zutrifft, die ein
buchführungspflichtiger Betrieb mit einer gehörigen Buchhaltung erbringen kann.
4.3 Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für eine Schätzung der von
der Beschwerdegegnerin 2 zum Ersatz beanspruchten Aufwendungen für die in
Verletzung des Patents der Beschwerdeführerin produzierten Etiketten insoweit
nicht gegeben, als aufgrund einer gehörig geführten Buchhaltung eine eindeutige
oder mindestens eine verlässlichere Zuordnung der Infrastrukturkosten der
Beschwerdegegnerin 2 zur betrieblichen Tätigkeit möglich wäre. Entgegen der
Annahme der Vorinstanz kann eine Schätzung der zur Erzielung des
Bruttoverkaufserlöses getätigten und erforderlichen Kosten nicht damit
begründet werden, dass die buchführungspflichtige Beschwerdegegnerin 2 ihre
Bücher nicht länger als 10 Jahre aufbewahren muss und diese Frist im Zeitpunkt
der Erstellung der Expertise abgelaufen war. Die vorliegende Klage wurde im
Jahre 1998 eingereicht und seither musste die Beschwerdegegnerin 2 damit
rechnen, allenfalls Auskunft über die von ihr erzielten Gewinne für die Jahre
1992 bis 1996 erteilen zu müssen. Mit dem gestützt auf die pauschale Schätzung
des Experten gezogenen Schluss, die Beschwerdegegnerin 2 habe über die rund
vier Jahre ihrer Tätigkeit die in Verletzung des Patents hergestellten
Etiketten für gut 5 Rappen pro Stück verkauft, aber für gut 6 Rappen produziert
und damit einen Verlust erwirtschaftet, hat die Vorinstanz zu Unrecht
angenommen, die Voraussetzungen für eine Schätzung der Kosten seien erfüllt,
die die Beschwerdegegnerin 2 gemäss Art. 423 Abs. 2 OR zum Abzug beansprucht.
4.4 Im angefochtenen Entscheid wird verkannt, dass die Beschwerdegegnerin 2
gemäss Art. 423 Abs. 2 OR die Beweislast für ihre zum Abzug vom Gewinn
beanspruchten Gestehungskosten trägt. Mit der pauschalen Schätzung des
Nettogewinns bzw. eines entsprechenden Verlustes hat die Vorinstanz auch zu
Unrecht bejaht, dass die Voraussetzungen einer Schätzung in analoger Anwendung
von Art. 42 Abs. 2 OR erfüllt seien. Der Beschwerdegegnerin 2 als
Eigengeschäftsführerin wäre möglich und zumutbar gewesen, den Beweis der ihr
für die Erzielung des Verkaufserlöses erwachsenen Gestehungskosten mit
geeigneten Mitteln, insbesondere mit einer gehörigen Buchhaltung zu erbringen.
Die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist insoweit begründet.
5.
Im angefochtenen Entscheid fehlen die tatsächlichen Feststellungen, die einen
Entscheid in der Sache erlauben würden. Soweit die Feststellungen der
Vorinstanz mit den Akten vereinbar sind, ergibt sich daraus nicht, dass der
Beschwerdegegnerin 2 der Beweis ihrer abzugsfähigen Herstellungskosten objektiv
nicht wenigstens teilweise möglich wäre oder dass sie keine entsprechenden
Beweise prozesskonform angeboten hätte. Ausserdem sind nach der Behauptung der
Beschwerdegegnerin 2 in der Antwort weitere Voraussetzungen der
Gewinnherausgabe umstritten. Im Sinne des Eventualantrags der
Beschwerdeführerin ist daher der angefochtene Entscheid gemäss Art. 107 Abs. 2
BGG insoweit aufzuheben, als das Begehren auf Gewinnherausgabe gegen die
Beschwerdegegnerin 2 abgewiesen wird, und die Sache ist zur Neubeurteilung
dieser Forderung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ein anderer Entscheid über
dieses Begehren der Beschwerdeführerin wird zu einer entsprechenden
Neuverlegung der Kosten des kantonalen Verfahrens führen.
Da der Ausgang des Verfahrens ungewiss bleibt, sind praxisgemäss die Kosten des
Verfahrens vor Bundesgericht den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und es
sind keine Parteikosten zu sprechen. Der von der Beschwerdeführerin zur
Sicherstellung der Parteikosten der Beschwerdegegnerinnen bezahlte Betrag ist
ihr zurück zu erstatten.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der angefochtene Entscheid wird
aufgehoben, soweit die Forderung der Beschwerdeführerin gegen die
Beschwerdegegnerin 2 von insgesamt Fr. 1'229'378.-- nebst Zins abgewiesen wird.
Die Sache wird zu neuer Beurteilung dieses Begehrens an die Vorinstanz
zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 15'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte
auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen. Die von der
Beschwerdeführerin als Sicherstellung geleisteten Fr. 17'000.-- werden ihr von
der Bundesgerichtskasse zurückerstattet.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht des Kantons Zug, 3.
Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. März 2008
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Corboz Hürlimann