I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.101/2007
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2007
4A_101/2007 /len
Urteil vom 28. August 2007
I. zivilrechtliche Abteilung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE),
Beschwerdeführer,
gegen
A.________,
Beschwerdegegner,
vertreten durch Fürsprecher Patrick Raedersdorf.
Markeneintragungsgesuch,
Beschwerde in Zivilsachen gegen das Urteil
des Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II,
vom 7. März 2007.
Sachverhalt:
A.
A. ________ (Gesuchsteller, Beschwerdegegner) hinterlegte am 10. Juli 2004
für die Dienstleistung "Erzeugung von Energie", Klasse 40, eine Bildmarke mit
dem Farbanspruch rot, schwarz, gelb, die er am 14. November 2005 etwas
abänderte, so dass sie wie folgt aussieht:
Bild nicht abrufbar
Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) beanstandete das Gesuch mit der
Begründung, das Bundesgesetz vom 5. Juni 1931 zum Schutz öffentlicher Wappen
und anderer öffentlicher Zeichen (SR 232.21, im Folgenden WSchG) werde
verletzt, weil die Marke namentlich mit dem Staatswappen von Albanien
verwechselt werde könne, das wie folgt aussieht:
Bild nicht abrufbar
Mit Verfügung vom 2. Mai 2006 wies das IGE das Markeneintragungsgesuch
02461/2004 (fig.) für die beanspruchte Dienstleistung "Erzeugung von Energie"
zurück.
B.
Mit Urteil vom 7. März 2007 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde
des Gesuchstellers gut, hob die Verfügung des IGE vom 2. Mai 2006 auf und
wies das IGE an, die Marke in der Fassung vom 14. November 2005 in das
Schweizerische Markenregister einzutragen. Das Verwaltungsgericht ging zwar
mit dem IGE davon aus, dass sich Art. 10 WSchG auch auf Dienstleistungsmarken
bezieht, hielt jedoch dafür, diese Bestimmung sei nicht anwendbar, da nicht
nachgewiesen sei, dass Albanien einen entsprechenden Schutz gewähre. Eine
Täuschung im Sinne von Art. 11 WSchG verneinte das Gericht. Es liess sodann
offen, ob sich der Gesuchsteller auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes
berufen könnte.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 20. April 2007 stellt das IGE dem
Bundesgericht den Antrag, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7.
März 2007 betreffend die Gutheissung der Beschwerde gegen die Zurückweisung
des Markeneintragungsgesuchs Nr. 02461/2004 fig. (Doppeladlerwappen) sei
aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch Nr. 02461/2004 vollumfänglich
zurückzuweisen. Das IGE rügt eine Verletzung von Art. 2 lit. d des
Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MschG; SR 232.11) in Verbindung mit
Art. 10 Abs. 1 WSchG; es vertritt die Ansicht, die hinterlegte Marke sei mit
dem albanischen Staatswappen verwechselbar, da der im strittigen Zeichen
enthaltene Doppeladler in der gleichen Stellung und in den gleichen
Proportionen abgebildet sei; das Gegenrecht sei im Sinne von Art. 10 Abs. 3
WSchG staatsvertraglich gewährleistet, da Albanien der Pariser Übereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli
1967 (SR 0.232.04; im Folgenden PVÜ) angehöre, ausserdem enthalte das
albanische Recht Bestimmungen zum Schutze von Staatswappen. Das IGE
bestreitet schliesslich, dass sich der Beschwerdegegner auf eine
Vertrauensgrundlage berufen könne.
D.
Der Beschwerdegegner stellt in der Antwort das Rechtsbegehren, die Beschwerde
sei abzuweisen und das Markeintragungsgesuch Nr. 02461/2004 sei gutzuheissen.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid ist am 7. März 2007 gefällt worden und damit nach
Inkrafttreten des BGG am 1. Januar 2007. Das neue Recht ist gemäss Art. 132
BGG auf das vorliegende Verfahren anwendbar.
2.
Streitgegenstand bildet die Eintragung der Bildmarke "Doppeladlerwappen" für
die Dienstleistung "Erzeugung von Energie" (Klasse 40) ins Register für
Marken. Dafür ist nach Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG die Beschwerde in
Zivilsachen das massgebende Rechtsmittel.
2.1 Als Vorinstanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Art. 75 Abs.
1 BGG). Der Entscheid ist nicht im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ergangen
(Art. 73 BGG). Der angefochtene Entscheid schliesst das Verfahren über das
Gesuch um Eintragung Nr. 02461/2004 ab (Art. 90 BGG). Er wurde dem IGE am 8.
März 2007 zugestellt. Die Beschwerdefrist von 30 Tagen (Art. 100 Abs. 1
i.V.m. Art. 44 BGG) ist unter Berücksichtigung des Fristenstillstands über
Ostern (Art. 46 Abs. 1 lit. a BGG) eingehalten. Da keine Anhaltspunkte für
einen besonders geringen Wert des als Marke beanspruchten Zeichens bestehen,
ist davon auszugehen, dass der erforderliche Streitwert von mindestens Fr.
30'000.-- erreicht ist (vgl. zur Publikation bestimmtes Urteil 4A_116/2007
vom 27. Juni 2007, E. 3.3).
2.2 Nach Art. 76 Abs. 2 BGG steht das Beschwerderecht namentlich in
Markenregistersachen (Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG) auch den
Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen
unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die
Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Nach dem am 8.
November 2006 geänderten Art. 29 Abs. 3 der Organisationsverordnung vom 17.
November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD;
SR 172.213.1) ist das IGE in seinem Zuständigkeitsbereich zur Beschwerde an
das Bundesgericht berechtigt. Die Registrierung von Marken gehört zum
Zuständigkeitsbereich des IGE, weshalb das Institut vorliegend zur Beschwerde
legitimiert ist.
2.3 Mit der Beschwerde kann gemäss Art. 95 BGG insbesondere die Verletzung
von Bundesrecht (lit. a) und Völkerrecht (lit. b) gerügt werden. Die Rüge der
Verletzung von Art. 2 lit. d MSchG und Art. 10 WSchG sowie von Art. 6ter PVÜ
ist zulässig.
3.
Nach Art. 2 lit. d MSchG sind vom Markenschutz absolut ausgeschlossen
Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes
Recht verstossen. Zum geltenden Recht gehört insbesondere das
Wappenschutzgesetz. Danach ist, soweit der Schweiz für gleichartige
eidgenössische und kantonale Zeichen Gegenrecht gehalten wird, unzulässig,
unter anderem Wappen, Fahnen und andere Hoheitszeichen anderer Staaten oder
Zeichen, die damit verwechselt werden können, als Fabrik- oder Handelsmarken
oder als Bestandteile solcher einzutragen, oder zu geschäftlichen oder
anderen Zwecken zu benutzen (Art. 10 Abs. 1 Ziff. 1 WSchG). Nach Art. 75
Ziff. 3 des MSchG wird (mit Ausnahme der Art. 1 und 2 WSchG) der Ausdruck
"Fabrik- und Handelsmarken" in sämtlichen Erlassen - und damit auch in Art.
10 WSchG - durch "Marken" ersetzt. Soweit nicht staatsvertragliche
Bestimmungen Anwendung finden, stellt der Bundesrat für die Gerichte
verbindlich fest, ob und inwieweit ein anderer Staat der Schweiz Gegenrecht
hält (Art. 10 Abs. 3 WSchG).
3.1 Nach Art. 6ter Abs. 1 lit. a PVÜ kommen die Verbandsländer überein, die
Eintragung insbesondere der Wappen, Flaggen und anderen staatlichen
Hoheitszeichen der Verbandsländer sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn
als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zurückzuweisen
oder für ungültig zu erklären sowie den Gebrauch dieser Zeichen durch
geeignete Massnahmen zu verbieten, sofern die zuständigen Stellen den
Gebrauch nicht erlaubt haben. Eine heraldische Nachahmung liegt dann vor,
wenn trotz der Abwandlung des staatlichen Hoheitszeichens die Marke den
Charakter einer Wappendarstellung aufweist bzw. einen wappenartigen Eindruck
hinterlässt (Karl-Heinz Fezer, Markenrecht, Beck'sche Kurz-Kommentare, Band
13b, 3. Aufl. München 2001, N. 4 zu Art. 6ter PVÜ). Der Schutz hoheitlicher
Zeichen hat zwar nicht den Schutz geistigen Eigentums zum Gegenstand, sondern
schliesst die Hoheitszeichen unter bestimmten Voraussetzungen davon aus,
Gegenstände solchen Schutzes zu werden (Bodenhausen, Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, Köln etc. 1971,
S. 80). Der Vorinstanz kann dennoch nicht gefolgt werden, wenn sie sinngemäss
davon ausgeht, die PVÜ regle den Schutz von Hoheitszeichen abschliessend, und
wenn sie daraus schliesst, eine mit dem Beitritt zur PVÜ verbundene
staatsvertragliche Gegenrechtsvereinbarung beziehe sich nur auf den
ausdrücklich in Art. 6ter PVÜ gewährten Schutz hoheitlicher Zeichen.
3.2 Die materiellen Vorschriften der PVÜ sind gemäss Art. 2 Abs. 1 des
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS-Übereinkommen; Anhang IC zum Abkommen zur Errichtung der
Welthandelsorganisation; SR 0.632.20) für alle Mitglieder der WTO verbindlich
(Annette Kur, TRIPs und das Markenrecht, in GRUR Int. 1994, S. 987/989). Die
PVÜ beruht unter anderem auf dem allgemeinen völkerrechtlichen Prinzip der
formellen Gegenseitigkeit (Alfred Briner, Das System der Pariser
Verbandsübereinkunft, SMI 1988, S. 15/19; vgl. auch Hans Ballreich, Ist
"Gegenseitigkeit" ein für die Pariser Verbandsübereinkunft massgebliches
Völkerrechtsprinzip?, in GRUR Int. 1983, S. 470/472 und 474). Dies bedeutet
nicht, dass eine Übereinstimmung des gewährten materiellen Schutzes besteht,
sondern dass staatsvertraglich gewisse Mindestanforderungen materieller Art
aufgestellt werden und im Übrigen auf die jeweilige nationale Regelung
verwiesen wird (Briner, a.a.O.). Wenn sich daher die Verbandsländer in Art.
6ter PVÜ gegenseitig verpflichten, insbesondere ihre Wappen zu schützen,
indem sie diese sowie deren heraldische Nachahmungen weder als Fabrik- oder
Handelsmarken noch als Bestandteile von solchen eintragen, so wird damit ein
Mindestschutz für die entsprechenden staatlichen Hoheitszeichen der
Verbandsländer vorgeschrieben und im Übrigen für den Umfang dieses Schutzes
auf das innerstaatliche Recht des Schutzlandes verwiesen (BGE 105 II 135 E.
2c S. 139; vgl. auch Christoph Willi, Markenschutzgesetz, N. 273 zu Art. 2
MSchG). Für die Verbandsländer der PVÜ kann davon ausgegangen werden, dass
sie nach der staatsvertraglichen Norm von Art. 6ter PVÜ im Sinne von Art. 10
Abs. 3 WSchG Gegenrecht halten (vgl. Willi, a.a.O., N. 279 zu Art. 2 MSchG;
David, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2.
Aufl. 1999, N. 86 h zu Art. 2 MSchG; Briner, a.a.O., S. 20). Da Albanien der
PVÜ mit Wirkung seit dem 4. Oktober 1995 angehört, ist davon auszugehen, dass
dieses Verbandsland seine staatsvertraglichen Verpflichtungen erfüllt und
daher der Schweiz für ihre gleichartigen Hoheitszeichen im Sinne von Art. 10
Abs. 1 WSchG Gegenrecht hält.
3.3 Art. 10 Abs. 1 WSchG verbietet die Eintragung von Zeichen als Marken oder
Markenbestandteile, die insbesondere mit den Wappen anderer Staaten
verwechselt werden können. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts
ist die Verwechslungsgefahr für den ganzen Bereich des Kennzeichenrechts
nicht als Tatsache, sondern als Rechtsfrage zu beurteilen. Diese prüft das
Bundesgericht frei, soweit es um das Verständnis des allgemeinen Publikums
geht, welches die streitige Leistung in Anspruch nimmt, und kein
Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht (BGE 128 III
401 E. 5 S. 404; 126 III 315 E. 4b S. 317 mit Hinweisen). Die Gefahr der
Verwechslung ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts für das gesamte
Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben. Verwechslungsgefahr bedeutet,
dass ein Kennzeichen im Schutzbereich, den ihm das massgebende Gesetz
verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der
Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände bzw. hier von Staaten
oder staatlichen Körperschaften gefährdet wird (BGE 131 III 572 E. 3 S. 577
mit Hinweisen). Dabei ist der Gesamteindruck massgebend, den die Zeichen in
der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 131 III 572 E. 3 S. 576; 121
III 377 E. 2a S. 378). Diese Grundsätze gelten auch für Hoheitszeichen, wobei
zu beachten ist, dass Wappen - in ihrer Gesamtheit - auch nicht als
Bestandteile von Marken eingetragen werden dürfen (BGE 80 I 58 f.; vgl. auch
Stefan Szabo, "Swiss Army Cheese (fig.)" / Bemerkungen zum Entscheid der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum vom 25. September
2002, sic! 2003, S. 274/276). Es ist daher zu prüfen, ob die Gefahr der
Verwechslung der Bildmarke "Doppeladlerwappen" mit dem Farbanspruch rot,
schwarz, gelb gemäss Eintragungsgesuch 02461/2004 vom 14. November 2004 für
die beanspruchte Dienstleistung "Erzeugung von Energie" mit dem Staatswappen
von Albanien besteht.
4.
Staatswappen werden nicht nur durch allfällige Motive, sondern wesentlich
auch durch die Farbgebung geprägt (vgl. für die charakteristische Anordnung
der Farben des Solothurner Wappens: BGE 80 I 59). Wenn die Rechtsprechung zur
Verwechslungsgefahr reiner Bildmarken grundsätzlich jede Farbkombination
einer schwarz/weiss hinterlegten Marke schützt, so sind Staatswappen wie
Bildmarken zu behandeln, welche mit einem bestimmten Farbanspruch registriert
sind (BGE 100 II 411 E. 3 S. 416; vgl. zur Verwechselbarkeit von Bildmarken
auch Willi, a.a.O., N. 91 ff. zu Art. 3 MSchG; David, a.a.O., N. 23 zu Art. 3
MSchG; Marbach, SIWR Bd. III 1996, S. 121 ff., zu Veränderungen im Gebrauch
S. 178). Die Farbgebung des Wappens wirkt prägend. Der Behauptung des IGE,
dass Wappen in jeder farblichen Ausgestaltung geschützt seien, kann nicht
gefolgt werden. Der Gesamteindruck, der in der Erinnerung des Publikums
haften bleibt, wird bei Wappen grundsätzlich durch die charakteristische
(rechteckige oder schildförmige) Form des gesamten Zeichens, die
verhältnismässig proportionierte Farbgebung und allfällige prägende Motive
wesentlich bestimmt.
4.1 Das Staatswappen von Albanien besteht aus einem schwarzen Doppeladler mit
entfalteten Flügeln auf rotem Grund, über dem - innerhalb des Wappens -
zusätzlich ein gelb gezeichneter Helm angebracht ist. Das albanische
Staatswappen wird insofern geprägt durch die rote Grundfarbe des Wappens und
das in schwarzer Farbe gehaltene Motiv des Doppeladlers, der in bestimmter
Stellung dargestellt wird. Dem mit einem gelben Strich gezeichneten
stilisierten Helm kommt zwar eine gewisse Bedeutung zu; er wirkt jedoch nicht
prägend - unbesehen darum, ob er stets verwendet wird oder ob, wie die
Darstellung des Wappens in rechteckiger Form durch das IGE unterstellt, das
Wappen zuweilen auch ohne den Helm verwendet wird. Das vom Beschwerdegegner
als reine Bildmarke beanspruchte Zeichen besteht aus einem Wappenschild
zwischen zwei roten Blitzen, das einen schwarzen Doppeladler mit entfalteten
Flügeln auf gelbem Grund zeigt, der zusätzlich neben dem Doppelkopf je zwei
rote Sterne und zwischen den untersten Flügeln und dem Schwanz zusätzlich
zwei symmetrisch angeordnete rote Krallen aufweist. Prägend wirken hier die
schildförmige Darstellung, die als Wappen erscheint, der gelbe Grund und das
Motiv des Doppeladlers. Diese den Gesamteindruck prägenden Elemente sind zur
Beurteilung der Verwechslungsgefahr insgesamt zu beachten. Der Ansicht des
beschwerdeführenden Amtes kann nicht gefolgt werden, dass Art. 10 Abs. 1
WSchG auch Bestandteile von Hoheitszeichen schützen soll; nach dem Wortlaut
der Bestimmung dürfen vielmehr die geschützten Hoheitszeichen nicht als
Bestandteile von Marken eingetragen werden ("...ist es unzulässig [...] als
[...] Marken oder als Bestandteile solcher einzutragen..." / "...il est
interdit d'enregistrer comme marques [...] ou comme éléments de celles-ci..."
/ ...è vietato registrare come marche [...] o come elementi di siffatte
marche..."). Es kann hier jedoch keine Rede davon sein, dass das umstrittene
Bildzeichen das albanische Staatswappen als Bestandteil enthielte.
4.2 Der Gesamteindruck der vom Beschwerdegegner hinterlegten Bildmarke
unterscheidet sich deutlich vom albanischen Staatswappen. Zwar erscheint auch
im Bildzeichen des Beschwerdegegners das Motiv des Doppeladlers, wobei dessen
Stellung und Proportionen dem albanischen Wappenmotiv insgesamt ähnlich
erscheinen. Ausserdem ist das Motiv des Doppeladlers - mit Ausnahme der roten
Sterne und Krallen - auch in der Bildmarke des Beschwerdegegners schwarz
gehalten und wird der Doppeladler insbesondere in einer schildförmigen
Umrandung dargestellt, welche ohne jeden Fantasieaufwand als
Wappendarstellung erscheint. Diese Ähnlichkeiten prägen jedoch den
Gesamteindruck der beiden Zeichen nicht derart, dass die Gefahr der
Verwechslung entstehen könnte. Das in beiden Zeichen enthaltene Motiv des
Doppeladlers ist zunächst - insbesondere als Bildmotiv in Wappen - notorisch
derart verbreitet, dass regelmässig schon eher geringe Unterschiede in der
Darstellung die Gefahr der Verwechslung verringern. Dass die Form der
Schwingen, des Schwanzes und des Kopfes aber unterschiedlich dargestellt
sind, anerkennt auch das beschwerdeführende Amt. Die Bildmarke des
Beschwerdegegners hebt sich jedoch insbesondere durch die unterschiedliche
Farbgebung eindeutig vom albanischen Staatswappen ab. Während dieses durch
die rote Grundfarbe geprägt wird, bleibt das Bildzeichen des
Beschwerdegegners als gelb gehalten in der Erinnerung haften, wobei die rot
eingefärbten dekorativen Elemente einen eher unruhigen Eindruck hinterlassen,
der im Gegensatz steht zur eher statisch erscheinenden Gestaltung des im
Wesentlichen rot/schwarz gehaltenen Staatswappens von Albanien.
5.
Das als Bildmarke beanspruchte Zeichen des Beschwerdegegners unterscheidet
sich bei gesamthafter Betrachtung vom Staatswappen Albaniens so deutlich,
dass jede Gefahr der Verwechslung ausgeschlossen werden kann. Die Beschwerde
erweist sich im Ergebnis als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
BGG). Dagegen hat das beschwerdeführende Amt dem durch einen Anwalt
vertretenen Beschwerdegegner, der sich hat vernehmen lassen, dessen
Parteikosten zu ersetzen (Art. 68 Abs. 2 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Das IGE hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr.
2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung
II, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. August 2007
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: