I. Zivilabteilung 4C.157/2002
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4C.157/2002 /RrF
Urteil vom 29. August 2002
I. Zivilabteilung
Bundesrichterin und Bundesrichter Walter, Präsident,
Corboz, Klett, Nyffeler, Favre.
Gerichtsschreiber Huguenin.
Paris Première SA, Place des Vin-de-France 14,
F-75012 Paris,
Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Philipp Känzig,
Genferstrasse 24, Postfach 677, 8027 Zürich,
gegen
Hachette Filipacchi Presse SA, Rue Anatole France 149,
F-92534 Levallois-Perret Cedex,
Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch Fürsprecher Prof. Dr. Eugen
Marbach, Konsumstrasse 16A, 3007 Bern.
Markenrecht,
Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 19. März
2002.
Sachverhalt:
A.
Die Hachette Filipacchi Presse SA (Klägerin) gibt seit 1976 die
Kino-Zeitschrift mit dem Titel "PREMIERE" heraus, die auch in der Schweiz
vertrieben wird. Die Klägerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 650'865
"PREMIERE", die in Frankreich am 29. Juni 1995 hinterlegt wurde. In der
Schweiz wurde der Marke der Schutz am 27. März 1997 provisorisch verweigert,
dann aber mit Entscheid des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum
(IGE) vom 8. Dezember 1999 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
14, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 und 42 definitiv gewährt.
Die Paris Première SA (Beklagte) betreibt seit 1986 einen französischen
Fernsehsender. Die Beklagte ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 690'780 PARIS
(darunter) PREMIERE (Schriftzüge in rotem bzw. schwarzem Balken), die in
Frankreich am 2. Dezember 1997 hinterlegt wurde. In der Schweiz wurde der
Marke der Schutz am 4. Mai 1999 provisorisch verweigert, dann aber vom IGE
mit Entscheid vom 27. Juli 2000 für die Waren und Dienstleistungen der
Klassen 38, 41 und 42 definitiv gewährt.
B.
Mit Klage vom 24. Januar 2001 beantragte die Klägerin dem Handelsgericht des
Kantons Bern, der schweizerische Anteil der IR-Marke Nr. 690'780 sei nichtig
zu erklären und das Nichtigkeitsurteil sei dem Eidgenössischen Institut für
geistiges Eigentum gestützt auf Art. 54 MSchG von Amtes wegen mitzuteilen.
Mit Urteil vom 19. März 2002 hat das Handelsgericht des Kantons Bern die
Klage gutgeheissen.
C.
Mit Berufung beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, das Urteil des
Handelsgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin schliesst
auf Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Vorinstanz hat zunächst den Nichtigkeitseinwand der Beklagten
verworfen, wonach das klägerische Zeichen PREMIERE als Hinweis auf die
Qualität der in den Zeitschriften besprochenen Produkte und als Hinweis auf
Premièren zum Gemeingut gehöre. Die Vorinstanz führt aus, der Bezeichnung
Première könnten verschiedene Bedeutungen zukommen. Der Ausdruck könne stehen
für
- etwas Erstmaliges oder Vorrangiges,
- etwas Zuerstkommendes, wie z.B. das erste Fernsehprogramm,
- Lehrmaterial, das für Erstklässler bestimmt sei.
Der Zeitschriftentitel Première bedeute nicht, dass nur über Erstaufführungen
berichtet werde, was tatsächlich beschreibend wäre. Er bedeute vielmehr, dass
aus dem Gegenstand der Berichterstattung ein Teil herausgegriffen werde, um
damit schlagwortartig in einem übertragenen Sinne über den breiteren Inhalt
des Filmangebotes etwas auszusagen. Weil die Bezeichnung Première
verschiedene Assoziationen wecke, sei sie fantasiehaft und nicht
beschreibend. Sie könne auch nicht als geläufige Anpreisung verstanden
werden, die freihaltebedürftig wäre. In den relevanten Klassen (38, 41 und
42) habe das IGE die klägerische Marke im Übrigen als durchgesetzte Marke
eingetragen, wobei auch Indizien dafür bestünden, dass die Bezeichnung
PREMIERE in der Schweiz seit 1984 als Titel für die gleichnamige Zeitschrift
gebraucht werde. Die Verkehrsdurchsetzung brauche jedoch nicht geprüft zu
werden, da PREMIERE nicht zum Gemeingut gehöre.
1.2 Die Beklagte macht geltend, die Vorinstanz habe ihren Nichtigkeitseinwand
zu Unrecht verworfen. Am 27. März 1997 habe das IGE der klägerischen Marke IR
650'865 den Schutz provisorisch verweigert, weil PREMIERE zum Gemeingut
gehöre. Die klägerische Marke sei sodann für die auch die Beklagte
betreffenden Klassen 38, 41 und 42 am 8. Dezember 1999 lediglich als
durchgesetzte Marke unter Schutz gestellt worden, wobei die
Verkehrsdurchsetzung wegen unbestrittenem Nichtgebrauch der Marke von der
Klägerin nicht bewiesen werden könne. Zur Beurteilung der Frage, ob PREMIERE
zum Gemeingut gehöre, sei davon auszugehen, dass Französisch in der Schweiz -
anders als in Deutschland - eine Amtssprache sei und dass PREMIERE im
allgemeinen französischen Sprachgebrauch ein überaus geläufiges und jedermann
bekanntes Wort sei. Seine Bedeutung als Adjektiv sei vergleichbar mit "prima,
gut, fein, extra, super, unic" und weise primär auf "Erstmaliges,
Erstklassiges, Vorrangiges" hin. Als Substantiv bedeute es Erstaufführung und
sei ebenfalls verbreitet und beschreibend, denn ein Begriff sei auch dann
beschreibend, wenn er direkte Rückschlüsse auf einzelne Waren oder
Dienstleistungen zulasse welche unter einen allgemeinen Begriff fallen, für
den Schutz beansprucht wird.
1.3 Die Klägerin macht geltend, der Begriff PREMIERE sei nicht direkt
beschreibend. Weil ihm verschiedene Bedeutungen zukämen, seien verschiedene
Assoziationen erforderlich, um aufgrund des Zeichens auf das Produkt zu
schliessen. Allgemeine oder abstrakte Begriffe, die - wie das Wort Banquet
oder Swissline - verschiedene Assoziationen zulassen und keinen unmittelbaren
Bezug zu konkreten Waren und Dienstleistungen aufweisen, seien
markenschutzfähig. Der Interpretationsspielraum des Begriffes PREMIERE sei
derart breit, dass das Zeichen ohne weiteres als schutzfähig einzustufen sei.
Der Markenschutz schliesse einen sachlichen Mitgebrauch nicht aus. In einem
Parallelprozess in Deutschland habe man wie in der Schweiz davon ausgehen
müssen, dass das Wort PREMIERE französischen Ursprung habe. Weder im
Ursprungsland Frankreich noch in Deutschland sei wegen des französischen
Sprachgebrauchs eine Markeneintragung verweigert worden. Selbst wenn das
Zeichen PREMIERE zum Gemeingut gehören würde, spreche die auf seiner
Verkehrsdurchsetzung beruhende Vermutung dafür, dass die Klägerin ihre Marke
gebraucht habe. Diese Vermutung sei nicht widerlegt worden, weil die Beklagte
den Nichtgebrauch der Marke nicht glaubhaft gemacht habe, weshalb die
Klägerin den Gebrauch der Marke nicht habe unter Beweis stellen müssen.
1.4 Die Einrede der Schutzunfähigkeit gemäss Art. 2 MSchG (Bundesgesetz über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [SR 232.11])
ist trotz der Eintragung der Marke "PREMIERE" im Markenregister zulässig.
Nach ständiger Rechtsprechung kann die Schutzunfähigkeit einer registrierten
Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise geltend gemacht werden
(BGE 74 II 183 ff. insbes. S. 186 mit Hinweisen; 103 Ib 268 E. 3b S. 275;
124 III 277 E. 3c S. 286; David, Basler Kommentar, 2. Auflage, N 1 zu Art. 2
MSchG; Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR],
Band III, Kennzeichenrecht, S. 26 f.).
1.5 Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom
Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für
bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut
gelten nach ständiger Praxis Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit,
die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder
Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke
Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf
die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur
Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der
Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende
Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist.
Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als
beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160 E. 2b/aa mit Hinweisen).
1.6 Die Klägerin übersieht, dass ihre Marke für Waren und Dienstleistungen in
den Bereichen Film, Fernsehen und Radio eingetragen ist und der Kennzeichnung
einer diese Bereiche betreffenden Zeitschrift dient, die sich an Abnehmer
richtet, welche ein besonderes Interesse an Filmen haben. Diesen Abnehmern
ist die Bedeutung des Substantives Première (Erstaufführung), das im Theater-
und im Filmwesen häufig vorkommt, ebenso vertraut, wie der Umstand, dass der
Name der Zeitschrift auf ihren Inhalt anspielt und somit das Produkt
beschreibt. Selbst wenn sich diese Zeitschrift nicht auf die
Berichterstattung über Erstaufführungen beschränkt, wird doch die Erwartung
geweckt, dass Erstaufführungen - der Aktualität halber - besonders
einlässlich behandelt werden. Es bedarf keiner besonderen Denkarbeit und
keines grossen Fantasieaufwandes, um die Bedeutung des Ausdruckes Première
als Inhaltsangabe und damit als beschreibend und anpreisend zu erkennen.
Der Markenadressat, dem die Bedeutung eines als Substantiv verwendeten Wortes
im Verwendungszusammenhang ins Auge springt, wird sich kaum dadurch
beunruhigen lassen, dass dasselbe Wort, als Adjektiv verwendet, eine andere
Bedeutung haben kann. Diese andere Bedeutung lässt sich solange nicht
zuverlässig ermitteln, als das Adjektiv in Alleinstellung verwendet wird, was
hier nicht der Fall ist. Das weist wiederum darauf hin, dass die - sofort
erkennbare - Bedeutung des als Substantiv verwendeten Wortes für den
Adressaten die massgebende sein soll. Nicht jedes Wort, das mit wechselnder
Bedeutung sowohl als Substantiv wie auch als Adjektiv verwendet werden kann,
ist schutzfähig, weil es verschiedene Assoziationen hervorruft und daher
fantasiehaft ist, wie die Vorinstanz unter Hinweis auf Marbach (a.a.O., S.
44) dartut. Ergibt sich aus dem Verwendungszusammenhang unschwer die Absicht,
ein Wort als Substantiv mit naheliegender Bedeutung zu verwenden, kann
unbeachtet bleiben, welche Assoziationen dieses Wort bei seiner Verwendung
als Adjektiv sonst noch hervorrufen könnte. Jedenfalls dürfen Wörter, die mit
wechselnder Bedeutung sowohl als Substantiv wie auch als Adjektiv verwendet
werden können, nicht ohne Beachtung des Verwendungszusammenhanges dem
Gemeingut entzogen werden.
Ein Vergleich mit andern Zeichen, die in der bisherigen Praxis zum Gemeingut
gezählt worden sind, spricht ebenfalls gegen die Schutzfähigkeit der Marke
der Klägerin (vgl. die Kasuistik bei David, a.a.O., N 13, 19 und 21 zu Art. 2
MSchG sowie Marbach, a.a.O., S. 39 ff.). So hat das Bundesgericht erwogen, es
sei kein Fantasieaufwand erforderlich, um die Bedeutung des Zeichens
"BIODERMA" zu erfassen, das gleichzeitig auf die Qualität ("BIO") und auf den
Anwendungsbereich ("DERMA") des Produktes anspielt, das es beschreibt. Die
Bedeutung des Wortes sei für die Konsumenten, für die das damit bezeichnete
Produkt bestimmt ist, offensichtlich (Urteil 4C.403/1999 vom 16. Februar
2000; publiziert in sic! 4, 2000, 287, E. 3b). Ebenfalls zum Gemeingut
gezählt wurde "AVANTGARDE", da weite Kreise der Bevölkerung sowohl in den
deutschsprachigen als auch in den französischsprachigen Landesteilen darin
eine reklamehafte Anpreisung mit der augenfälligen Werbebotschaft erblickten,
das damit bezeichnete Erzeugnis sei der Zeit voraus und schreite von seiner
technischen Konzeption oder modischen Formgebung her der Entwicklung voran.
Dieser Aussagegehalt sei insbesondere dann sofort und leicht erkennbar, wenn
das Zeichen "AVANTGARDE" im Zusammenhang mit Erzeugnissen verwendet werde,
bei deren Vermarktung technische Neuerungen und ein im modischen Trend
liegendes Erscheinungsbild - wie beim Automobil - wichtige Verkaufsargumente
sind (Urteil 4A.7/1997 vom 23. März 1998, publiziert in sic! 4, 1998, 397 und
Pra 1998, 122, 683, E. 2). Schliesslich wurde auch die Marke "Creaton" als
schutzunfähig betrachtet. Nach diesem Entscheid aus dem Jahre 2000 ist
ausschlaggebend, dass neben dem auf "kreativ" anspielenden Bestandteil auch
das Element "ton" als beschreibend zu verstehen ist, weil "Creaton" als Marke
für Tonwaren eingetragen wurde und in diesem Zusammenhang der Sinn des an
sich mehrdeutigen Bestandteiles "ton" festgelegt werde. Dass Baumaterial als
solches nicht kreativ sein könne, ändere am beschreibenden Charakter nichts.
Denn angesichts der Zweckbestimmung von Baumaterialien sei die Kreativität im
Umgang damit oder in der Gestaltung der Materialien derart naheliegend, dass
der Sinngehalt der Wortverbindung ohne besonderen Fantasieaufwand erkennbar
sei (Urteil 4C.42/2000 vom 18. Juli 2000; publiziert in sic! 7, 2000, 590, E.
1b und Pra, 2001, 13, 70). Diese Beispiele machen deutlich, dass für den
Adressaten eines Zeichens der Aufwand an Fantasie zur Ermittlung seines
Sinngehaltes je nach Verwendungszusammenhang wesentlich reduziert wird, so
dass von einem besonderen Fantasieaufwand - wie im hier vorliegenden Fall -
gegebenenfalls keine Rede mehr sein kann.
Weil das klägerische Zeichen zum Gemeingut gehört und insoweit vom
Markenschutz ausgeschlossen ist, hat das IGE der klägerischen Marke den
Schutz nur als im Verkehr durchgesetzte Marke im Sinne von Art. 2 lit. a
MSchG gewährt. Die Vorinstanz hat indessen ausdrücklich offen gelassen, ob
das IGE zu Recht eine Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz angenommen hat. Sie
hat zwar Indizien angeführt, die für eine Verkehrsdurchsetzung sprechen, die
Frage aber letzten Endes nicht entschieden. Daran ändert nichts, dass die
Klägerin in der Berufungsanwort behauptet, es sei bereits aus prozessualen
Gründen von einer Verkehrsdurchsetzung auszugehen. So oder anders kann das
Bundesgericht die Frage der Verkehrsdurchsetzung nicht selbst prüfen, weshalb
das angefochtene Urteil aufgehoben und die Streitsache zur Neubeurteilung an
die Vorinstanz zurückgewiesen werden muss.
2.
Die Vorinstanz hat die Verwechslungsgefahr der Streitzeichen bejaht, indem
sie Markenähnlichkeit sowie Waren- und Dienstleistungs-Gleichartigkeit
angenommen hat. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist sie davon
ausgegangen, bei der klägerischen Marke handle es sich um eine normale Marke,
weder um ein besonders starkes noch um ein besonders schwaches Zeichen. Die
Kennzeichnungskraft der Marke sei ein wenig geschwächt dadurch, dass PREMIERE
nicht sehr fantasievoll sei und bei der Verwendung für gewisse Waren und
Dienstleistungen Rückschlüsse zulassen könne. Zu beachten ist, dass Marken,
die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen, als
schwach gelten. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres
fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben
(BGE 122 III 382 E. 2a S. 385; 127 III 160 E. 2b/cc S. 168). Über die Frage
der Verwechselbarkeit kann daher nur entschieden werden, wenn vorgängig
geprüft wird, ob sich das Zeichen der Klägerin im Verkehr durchgesetzt hat,
weshalb die Streitsache auch aus diesem Grunde an die Vorinstanz
zurückzuweisen ist.
3.
Endet das bundesgerichtliche Verfahren mit einem Rückweisungsentscheid,
welcher den Ausgang der Streitsache offen lässt, wird praxisgemäss die
Gerichtsgebühr den Parteien je zur Hälfte auferlegt und die
Parteientschädigungen werden wettgeschlagen (Art. 156 Abs. 3 und Art. 159
Abs. 3 OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Bern vom 19. März 2002 wird aufgehoben und die Streitsache zur
Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 6'000.-- wird den Parteien je zur Hälfte
auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern
schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. August 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: