BGE 99 II 104
99 II 104
16. Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. April 1973 i.S. American Brands
Inc. gegen Silva-Verlag. Regeste
Art. 6 Abs. 1 und 3, 7 bis Abs. 1, 3 und 5, 9 Abs. 1 und 2 MSchG.
1. Ein Verband kann dasselbe Zeichen als Kollektivmarke für die
Waren seiner Mitglieder und als Individualmarke für eigene Waren eintragen
lassen. Gesetzlicher Zweck und Gebrauch der Kollektivmarke (Erw. 1-4).
2. Auf die Nichtigkeit einer Marke kann sich jedermann berufen,
der ein schutzwürdiges Interesse hat. Das gilt auch für den Inhaber einer
jüngeren Marke, wenn er vom Inhaber der nichtigen wegen Markenverletzung
verfolgt wird; Rechtsfolgen (Erw. 5).
3. Verwechselbarkeit zwischen der Individualmarke SILVA THINS und
der Kollektivmarke SILVA; gänzliche Warenverschiedenheit, Verstoss der
Kollektivmarke gegen ältere Rechte Dritter (Erw. 6-9)?
Sachverhalt
A.- Die Genossenschaft Silva-Verlag bezweckt, in Verbindung mit
dem Verkauf der von ihren Mitgliedern erzeugten Waren künstlerisch und
erzieherisch wertvolle Bildwerke herauszugeben und zu propagieren. Diese
Werke bestehen aus den von ihr herausgegebenen und verkauften Büchern und
den in diese einzuklebenden Bildern, die sie in Tausch gegen Gutscheine
abgibt. Die Gutscheine, die sog. Silva-Bilderchecks, sind den Erzeugnissen
der Genossenschafter beigegeben. Die Genossenschaft gibt unter dem
Titel Silva-Revue oder Silva periodisch eine Druckschrift heraus, in der
für die Bildwerke und für die mit Silva-Bilderchecks abgesetzten Waren
geworben wird.
Am 26. April 1948 hinterlegte die Genossenschaft beim eidgenössischen
Amt für geistiges Eigentum als Kollektivmarke das Wort SILVA. Dieses
Zeichen ist für Nahrungs- und Genussmittel sowie Seifenprodukte, d.h. für
Waren der internationalen Klassen 3 und 29 - 34 bestimmt und wurde unter
Nr. 131 970 registriert und am 20. März 1968 unter Nr. 230 479 erneuert.
Die Genossenschaft hinterlegte ferner am 5. Januar 1949, 18. Februar
1959 und 5. August 1966 für den Gebrauch auf Büchern, Bildern und
Gutscheinen zum Bezug von Bildern, d.h. Waren der internationalen Klasse
16, verschiedene Individualmarken, die alle unter anderem das Wort SILVA
enthalten.
Dieses Wort kommt auch in verschiedenen vom internationalen Büro oder
vom eidgenössischen Amt registrierten Marken anderer Hinterleger vor,
besonders in der schweizerischen Wortmarke Nr. 227 189 SILVA THINS, die
am 7. Juli 1967 von der Firma The American Tobacco Company zum Gebrauch
für Tabak und Tabakfabrikate, einschliesslich Zigaretten und Zigarren,
d.h. für Waren der internationalen Klasse 34 angemeldet wurde.
B. - Die Genossenschaft Silva-Verlag klagte im Herbst 1968 gegen
die American Tobacco Company, die heute American Brands Inc. heisst, auf
Ungültigerklärung der Marke Nr. 227 189 und auf Erlass eines gerichtlichen
Verbotes, die Bezeichnung Silva Thins im Zusammenhang mit Tabak und
Tabakfabrikaten einschliesslich Zigaretten und Zigarren, im geschäftlichen
Verkehr, inbegriffen Korrespondenz und Werbung, in der Schweiz zu benützen.
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und erhob Widerklage
auf Feststellung der Nichtigkeit der Kollektivmarke Nr. 230 479 der
Klägerin.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess am 25. Mai 1972 die Klage
gut und wies die Widerklage mit der Begründung ab, die Kollektivmarke der
Klägerin könnte nur für nichtig erklärt werden, wenn die Beklagte selber
Inhaberin einer älteren Marke wäre; das treffe nicht zu. Die Widerklage
müsste übrigens selbst bei Berücksichtigung von Rechten Dritter abgewiesen
werden, da die Gültigkeit der Marke von keinem der angerufenen Drittrechte
berührt werde.
Die Beklagte führte gegen dieses Urteil kantonale
Nichtigkeitsbeschwerde. Das Kassationsgericht des Kantons Zürich
hiess sie am 15. November 1972 in dem Sinne gut, dass es einen Teil der
Eventualbegründung des angefochtenen Urteils (Erwägungen IV lit. d und
f) strich.
C.- Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichtes auch
Berufung eingereicht. Sie beantragt, die Klage abzuweisen und in
Gutheissung der Widerklage festzustellen, dass die Kollektivmarke der
Klägerin nichtig sei.
Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene
Urteil zu bestätigen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Die Beklagte beruft sich auf MATTER, Kommentar zum MSchG Art.
7bis Bem. IV 2 (S. 135/136), wonach eine Marke selbst dann, wenn die
Vereinigung selber einen Geschäftsbetrieb führt, nicht gleichzeitig als
Individual- und als Kollektivmarke eingetragen werden könne.
Diese Auffassung, die in bezug auf das Warenzeichenrecht des
Deutschen Reiches z.B. auch von FINGER, Reichsgesetz zum Schutze
der Warenbezeichnungen, 3. Aufage, § 24 a Anm. 6 lit. d und PINZGER,
Warenzeichenrecht, 2. Auflage, § 17 Anm. 5 vertreten wurde, ist bestritten.
DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Auflage, Art. 7bis N. 8 Abs. 2 führt
aus, der Verband könne einen eigenen Geschäftsbetrieb haben und die
Marke selber führen; wenn sie nur für den Verbandsbetrieb bestimmt sei,
liege keine Kollektivmarke vor; wenn sie dagegen vom Verband neben den
Mitgliedern geführt werde, handle es sich um eine Kollektivmarke, für
deren Schutzumfang der Gebrauch durch die Mitglieder mit zu berücksichtigen
sei. Im deutschen Schrifttum sind z.B. HAGENS, Warenzeichenrecht § 24 a
Anm. 2 a.E. und TETZNER, Kommentar zum Warenzeichengesetz § 17 N. 13 und
14, der Meinung, der Verband könne die Kollektivmarke (Verbandszeichen
genannt) auch selber benutzen, wenn er einen eigenen Geschäftsbetrieb
besitze. REIMER/RICHTER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Auflage,
Bd. 1 S. 593, stehen offenbar auf dem gleichen Boden, wenn sie ausführen,
der Verband allein dürfe das Zeichen nicht benutzen, weil sonst kein
eigentliches Verbandszeichen, sondern ein Einzelzeichen vorliege. Bejaht
man das Recht des Verbandes, die Kollektivmarke neben den Mitgliedern
mitzubenutzen, so ist damit allerdings noch nicht gesagt, dass er sie
ausser als Kollektivmarke auch als Individualzeichen für seinen eigenen
Geschäftsbetrieb eintragen lassen könne. BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs-
und Warenzeichenrecht, 10. Auflage, § 17 WZG N. 3 nehmen auch das an. Sie
sind der Auffassung, wenn der Verband dasselbe Zeichen als Verbandsmarke
für die Waren der Mitglieder und als Individualmarke für eigene Waren
eintragen lasse, entständen zwei selbständige Zeichenrechte.
Dieses Vorgehen muss zulässig sein. Inhaber beider Zeichen, der
Kollektivmarke und der Individualmarke, ist der Verband. Dieser fügt
sich selber kein Unrecht zu, wenn er ein und dasselbe Zeichen sowohl
für die Waren der Mitglieder als auch für jene des eigenen Geschäftes
eintragen lässt. Auch Interessen der Öffentlichkeit werden dadurch
nicht verletzt, denn die Veröffentlichung beider Eintragungen macht die
Rechtslage erkennbar, und das Publikum erwartet nicht, dass die mit einer
Kollektivmarke versehene Ware aus einem ganz bestimmten Betriebe stamme;
es ist ihm also auch gleichgültig, wenn der Verband selber statt eines
seiner Mitglieder sie herstellt oder verbreitet. Das Argument Matters,
die grundsätzliche Unübertragbarkeit der Kollektivmarke könnte zu
unüberwindbaren Schwierigkeiten und Widersprüchen führen, überzeugt
nicht. Wird die Individualmarke - mit dem Geschäft des Verbandes
(Art. 11 Abs. 1 MSchG) - übertragen, so kann der Bundesrat auch die
Übertragung der Kollektivmarke auf den Erwerber bewilligen (Art.
7bis Abs. 3 MSchG). Unterbleibt die Übertragung der Kollektivmarke
oder ist sie mangels Bewilligung nichtig, so befindet sich der neue
Inhaber der Individualmarke in ähnlicher Rechtslage wie wenn er mit
Bewilligung des Verbandes selber ein sich mit der Kollektivmarke
deckendes Zeichen hätte eintragen lassen. Ob die Individualmarke dann
neben der Kollektivmarke fortbestehen könne oder wegen der "Übertragung"
nichtig geworden sei, mag offen bleiben; so oder anders besteht kein
Grund, dem Inhaber der Kollektivmarke zu verwehren, eine gleichlautende
Individualmarke eintragen zu lassen und ihren Schutz für Waren aus dem
eigenen Geschäftsbetrieb solange zu beanspruchen, als er Inhaber des
Geschäftes und der Individualmarke bleibt.
Uebrigens geht die Widerklage nicht auf die Nichtigerklärung der
Individualzeichen der Klägerin aus, sondern nur auf Nichtigerklärung ihrer
Kollektivmarke. Diese aber kann nicht dadurch nichtig geworden sein, dass
die Klägerin, nachdem sie am 26. April 1948 erstmals die Kollektivmarke
hinterlegt hatte, am 5. Januar 1949 und später auch noch Individualzeichen
eintragen liess, die das Wort SILVA enthalten. Die Kollektivmarke verträgt
sich mit diesen Zeichen um so mehr, als sie für Waren der Klassen 3 und
29-34 Schutz beansprucht, die Individualzeichen dagegen für Waren der
Klasse 16 dienen. Nahrungs- und Genussmittel sowie Seifenprodukte weichen
ihrer Natur nach im Sinne des Art. 6 Abs. 3 MSchG gänzlich von Büchern,
Bildern und Gutscheinen zum Bezug von Büchern ab.
Erwägung 2
2.- Die Beklagte ist der Meinung, die Kollektivmarken sicherten dem
Publikum zu, dass die mit ihnen bezeichneten Waren der Verbandsangehörigen
gewisse Eigenschaften besässen und der Verband sie fortlaufend
kontrolliere. Diese angeblichen Gültigkeitsvoraussetzungen spricht
sie der Kollektivmarke der Klägerin ab. Sie macht geltend, die Klägerin
habe hinsichtlich der von ihren Mitgliedern vertriebenen Waren keinerlei
Kontroll- und Weisungsrecht; ihre Statuten entsprächen den gesetzlichen
Anforderungen nicht.
Gemäss Art. 7bis Abs. 1 MSchG soll die Kollektivmarke zur Kennzeichnung
der von den Mitgliedern der Vereinigung erzeugten oder in den Handel
gebrachten Waren dienen. Sie ist wie die Individualmarke (Art. 1 Ziff.
2 MSchG) ein Mittel, um die Herkunft der Ware festzustellen oder sie von
anderen Waren zu unterscheiden. Während die Individualmarke die Herkunft
des Erzeugnisses aus dem Geschäft des Markeninhabers oder aus dem Geschäft
eines mit ihm eng verbundenen Erzeugers oder Händlers (Art. 6bis MSchG)
andeutet, weist jedoch die Kollektivmarke darauf hin, dass die Ware
aus einer bestimmten Gruppe von Geschäften stamme, nämlich aus einem
der von den Mitgliedern der Vereinigung geführten. Ist die Vereinigung
Inhaberin mehrerer Kollektivmarken - was z.B. HAGENS, Warenzeichenrecht §
24 a Anm. 2 und REIMER/RICHTER § 17 ff. WZG N. 6 als zulässig erachten -,
so können sie der Unterscheidung der Gattungen der von den Mitgliedern
erzeugten oder vertriebenen Waren dienen, womit sie zugleich auch wieder
auf die Herkunft aus dem Kreise dieser Mitglieder hinweisen.
In diesen Funktionen erschöpft sich der vom Gesetz vorgeschriebene
Zweck der Kollektivmarken. Art. 7bis verlangt nicht, diese müssten im
Publikum weitere Vorstellungen erwecken. In der Regel sucht zwar die
Markeninhaberin solche zu fördern. Ob ihr an einer Nebenvorstellung
gelegen ist und welchen Inhalt diese haben solle, kann sie aber frei
bestimmen. Sie darf mit der Kollektivmarke Aussagen über die Güte der
Ware, über Fabrikationsvorgänge, über den geographischen Herstellungsort
oder über irgendwelche andere Sachverhalte anstreben, die dem Absatz
der Erzeugnisse ihrer Mitglieder förderlich sein können (KUBLI,
Der Schutz von Kollektivmarken, Mitteilungen der Schweizergruppe der
internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz III S. 199;
MATTER Art. 7bis Bem. II [S. 132]; MATTER, SJK 1022 S. 1; PAHUD,
La marque collective en Suisse et à l'étranger, Thèse Lausanne 1940
S. 25 ff.; KRNETA, Wesen, Inhaber und Übertragung der Kollektivmarke,
Diss. Bern 1961 S. 24; BAUMANN, Das schweizerische Ursprungszeichen,
Diss. Bern 1953 S. 70 f.; BENKENDORFF, in Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht [GRUR] 1952 S. 3; REIMER/RICHTER § 17 ff. WZG N. 1 und 3
Abs. 4; VON GAMM, Warenzeichengesetz § 1 N. 4, § 17 N. 5, 6 und 17; TETZNER
§ 17 N. 9). Die erwähnten Nebenzwecke sind aber nicht Voraussetzung der
Gültigkeit der Kollektivmarke (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage,
Bd. II S. 755 f.; ELFRIEDE GROGG, Begriff und Wesen der Kollektivmarke,
Diss. Bern 1955 S. 95). Die Auffassung, wonach das Kollektivzeichen
auf Eigenschaften der Ware hinweisen müsse und das Recht an ihm nur
entstehen könne, wenn das Publikum über seinen Sinn aufgeklärt werde
(DAVID Art. 7bis N. 8-10; vgl. auch MATTER, Komm. S.133 und SJK 1022
S. 1 Ziff. 2; BAUMANN aaO; EGGER, Schweiz. Mitteilungen über gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 1962 S. 101; ROSE SCHNAUFER, Die Wahrung
öffentlicher Interessen bei der gesetzlichen Regelung der Fabrik- und
Handelsmarken, Thèse Neuchâtel 1957 S. 111 ff.), hält nicht stand. Art.
7bis Abs. 5 MSchG gibt zwar jedem Interessenten das Recht, auf Löschung
der Kollektivmarke zu klagen, wenn deren Inhaberin duldet, dass sie in
einer ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden oder zur Irreführung des
Publikums geeigneten Weise benutzt wird. Das heisst aber nur, die Inhaberin
dürfe eine solche Benutzung nicht dulden. Damit ist nicht gesagt, das
Zeichen sei schon nichtig, wenn die Vereinigung es nicht einem besonderen
ausserhalb der gesetzlichen Erfordernisse liegenden Zwecke (Hinweis auf
die Güte der Waren, deren geographischen Herkunft usw.) gewidmet hat,
oder wenn die Statuten verschweigen, welchen Zweck sie mit dem Zeichen
verfolgt und mit welchen Mitteln sie missbräuchliche Verwendungen der Marke
verhindern will. Art. 6 Ziff. 5 lit. c MSchV verlangt denn auch nicht,
dass sie sich bei der Hinterlegung der Kollektivmarke hierüber ausweise,
besonders durch Einreichung der Statuten.
Die Behauptung der Beklagten, die Klägerin habe hinsichtlich der von
ihren Mitgliedern vertriebenen Waren keinerlei Kontroll- und Weisungsrecht,
ihre Statuten entsprächen den gesetzlichen Anforderungen nicht, kann daher
nicht zur Gutheissung der Widerklage führen. Die Beklagte hätte vielmehr
nachweisen müssen, dass die Klägerin eine dem Zweck der Kollektivmarke
SILVA widersprechende oder die Irreführung des Publikums ermöglichende
Verwendung des Zeichens dulde. Sie behauptet indessen nicht, das treffe zu.
Erwägung 3
3.- Der Kassationshof hat dem hinterlegten Kollektivzeichen einer
Genossenschaft, das auf gewissen Waren angebracht wurde, um kenntlich
zu machen, dass sie den von der Genossenschaft vorgeschriebenen
Verkaufsbedingungen unterständen, die Natur einer Marke abgesprochen. Er
hat die Auffassung vertreten, eine Marke habe nicht dazu zu dienen,
reglementierte Erzeugnisse von nicht reglementierten zu unterscheiden,
sondern solle die Waren der Verbandsmitglieder von denen anderer
Gewerbetreibenden abgrenzen (BGE 52 I 192 ff.).
Dieses Urteil stammt aus der Zeit, als das Markenschutzgesetz den Art.
7bis noch nicht enthielt und die Zulässigkeit von Kollektivmarken sich
nur aus alt Art. 7 Ziff. 3 ergab. Es wurde kritisiert (La Propriété
industrielle 1934 S. 64). Es braucht dazu nicht Stellung genommen
zu werden. Die Beklagte behauptet nicht, das Zeichen Nr. 230 479 diene
einer Kontrolle über die Einhaltung von Verbandsvorschriften. Die Klägerin
will mit ihm kundgeben, dass die Ware von einem ihrer Genossenschafter
stammt und derselben folglich Gutscheine für Silva-Bilder beigegeben
sind. Der Hinweis auf die Herkunft von einem Mitglied der Vereinigung
entspricht dem gesetzlichen Zweck der Kollektivmarken, und die Anspielung
auf die Beigabe von Gutscheinen für Silva-Bilder als Teil der Leistung
des Genossenschafters ist ein Nebenzweck, der mit einer solchen Marke
verfolgt werden darf. Die Beklagte bringt hiegegen nichts vor.
Erwägung 4
4.- Wenn die Kollektivmarke von den Mitgliedern der Vereinigung
während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ohne
dass die Unterlassung hinreichend gerechtfertigt werden könnte, kann der
Richter das Zeichen auf Klage einer interessierten Partei löschen lassen
(Art. 9 Abs. 1 und 2 MSchG). Unter dem Gebrauch ist der markenmässige zu
verstehen, d.h. das Anbringen des Zeichens auf Erzeugnissen, für die es
bestimmt ist, oder auf der Verpackung solcher Erzeugnisse (Art. 1 Ziff. 2
MSchG). Wie das Gesetz nicht verlangt, dass der Gebrauch ununterbrochen
und auf allen vom Berechtigten in Verkehr gebrachten Waren stattfinde, ist
auch nicht nötig, dass alle der Vereinigung angehörenden Hersteller oder
Händler die Marke - ohne dreijährigen Unterbruch - gebrauchen. Es genügt,
wenn einzelne sie verwenden und nicht während drei aufeinanderfolgenden
Jahren jeglicher Gebrauch durch Mitglieder der Vereinigung aufhört.
Die Beklagte vertritt nicht eine abweichende Auffassung. Sie bringt nur
vor, die Genossenschafter hätten die Kollektivmarke nie zur Kennzeichnung
ihrer Waren gebraucht; das Zeichen SILVA diene bloss der Kennzeichnung
und dem Vertrieb der Bilder der Klägerin.
Das trifft nicht zu. Das Handelsgericht stellt nicht nur fest, dass
verschiedene Genossenschafter die Bildergutscheine auf Verpackungen
von Erzeugnissen, die auf der Warenliste der Kollektivmarke stehen,
aufdrucken, sondern auch, dass in den meisten Fällen, in denen das
nicht geschieht, die Bildergutscheine der Ware vielmehr beigelegt werden
und von aussen nicht sichtbar sind, die Verpackungen doch das Zeichen
SILVA, gewöhnlich in der Form des sogenannten Silva-Signets, tragen. An
diese Feststellung, die das Handelsgericht durch Anführung mehrerer
aktenmässig belegter Beispiele stützt, ist das Bundesgericht gebunden
(Art. 63 Abs. 2 OG). Sie wird nicht dadurch erschüttert, dass die der
Klägerin als Genossenschafterin angehörende Chocoladefabrik Lindt &
Sprüngli AG am 12. Februar 1954 eine Wort/Bild-Marke SILVA hinterlegte und
sie auf gewissen Erzeugnissen gebraucht haben soll. Das Handelsgericht
sieht den Gebrauch der Kollektivmarke der Klägerin ausschliesslich in
anderen Sachverhalten. Aus seiner Feststellung ergibt sich, dass dieses
Zeichen im Kreise der Genossenschafter in der vom Gesetz gewollten Weise
gebraucht wird. Ob, wie das Handelsgericht annimmt, auch im Aufdrucken
der Bildergutscheine auf die Verpackungen ein Gebrauch der Kollektivmarke
liegt, weil die Gutscheine das Wort Silva mitenthalten, kann dahingestellt
bleiben.
Erwägung 5
5.- Das Handelsgericht widerspricht der vom Bundesgericht seit langem
vertretenen Auffassung, wonach jedermann, der ein schutzwürdiges Interesse
hat, sich klage- oder einredeweise auf die Nichtigkeit einer gegen Art. 6
MSchG verstossenden Marke berufen kann, besonders auch der Inhaber einer
jüngeren, wenn er vom Inhaber der nichtigen wegen Markenrechtsverletzung
verfolgt wird (BGE 90 II 47 und dort erwähnte Urteile, ferner BGE 91 II
5, 95 II 360, 96 II 407). Die Überprüfung dieser Rechtsprechung ergibt
was folgt:
a) Es kommt nichts darauf an, ob man nur die von Amtes wegen zu
löschenden Marken (Art. 16bis Abs. 1 MSchG) als nichtig, die bloss auf
Klage hin zu löschenden dagegen nur als ungültig bezeichnet, denn diese
Unterscheidung sagt nichts darüber aus, wer berechtigt sei, sich durch
Klage oder Einrede auf die Ungültigkeit zu berufen.
b) Art. 27 Ziff. 1 MSchG, wonach der getäuschte Käufer und der
Inhaber der Marke Zivil- oder Strafklage anstrengen können, regelt die
Klagerechte nicht abschliessend. Diese Bestimmung betrifft nur den Fall
der Markenrechtsverletzung. Das Recht, sich klage- oder einredeweise
auf Mängel einer Marke zu berufen, wird von ihr nicht erfasst. So ist
z.B. die Befugnis, dem Inhaber einer Marke vorzuhalten, sie sei während
drei aufeinanderfolgenden Jahren ohne zureichenden Grund nicht gebraucht
worden und daher zu löschen, in Art. 9 Abs. 1 MSchG geregelt, und zwar in
dem Sinne, dass jede "interessierte Partei" die Löschungsklage erheben
kann. Interessiert ist z.B. der Inhaber einer jüngeren Marke, der wegen
angeblicher Verletzung einer nichtgebrauchten älteren verfolgt wird.
Man kann zwar argumentieren,dieser Sonderfall werde von Art. 27
Ziff. 1 ebenfalls erfasst, denn der Inhaber einer jüngeren Marke sei auch
Markeninhaber im Sinne dieser Bestimmung. Dann ist dasselbe aber auch vom
Inhaber einer jüngeren Marke zu sagen, welcher der älteren einen anderen
Mangel als den blossen Nichtgebrauch vorwirft, insbesondere vorbringt,
sie sei mit einem noch älteren Zeichen verwechselbar. Zudem geht Art. 9
Abs. 1 auch so noch über Art. 27 Ziff. 1 hinaus, indem er das Klagerecht
nicht nur dem Inhaber einer Marke, sondern jedermann zuspricht, der ein
Interesse hat.
Ein von Art. 27 Ziff. 1 nicht erfasstes Klagerecht für jeden
Interessierten ist auch im bereits erwähnten Art. 7bis Abs. 5 vergesehen.
c) Die Auffassung, nur der prioritätsberechtigte Inhaber einer
Marke sei legitimiert, einer anderen Ungültigkeit wegen Verwechselbarkeit
vorzuwerfen, wäre vertretbar, wenn Markeninhaber sich in gleicher Stellung
befänden wie Inhaber einer Sache und daher allein zu entscheiden hätten, ob
sie Eingriffe in ihr Recht dulden oder verbieten wollen. Das Recht an einer
Marke kommt indes nicht dem Eigentum an einer Sache gleich. Marken dürfen
nur insoweit geschaffen werden, als das Interesse anderer, ihrerseits
Marken zu führen, und das Interesse des Publikums, nicht getäuscht zu
werden, es erlauben. Wer die Schranken überschreitet, muss durch jeden,
dessen Interesse dadurch verletzt wird, durch Klage oder Einrede zur
Ordnung gewiesen werden können. Es enstpricht einem allgemeinen Grundsatz
der Rechtsordnung, dass jedes schutzwürdige Interesse durch Klage oder
Einrede durchgesetzt werden darf. Im Markenrecht ist er in Art. 9 Abs. 1
und 7bis Abs. 5 anerkannt. Diese Bestimmungen sind als Ausdruck eines
allgemeinen Prinzips sinngemäss auf alle Fälle anzuwenden, in denen jemand
durch eine ungültige Marke in seinen berechtigten Interessen verletzt wird.
Auf ihren Grundgedanken kann sich insbesondere berufen, wer als Inhaber
einer jüngsten Marke, die sich mit der ältesten verträgt, vom Inhaber
einer mittleren, von der das gleiche nicht gesagt werden kann, wegen
Markenrechtsverletzung angegriffen wird. Er befindet sich in ähnlicher Lage
wie jemand, der vom Inhaber eines nichtigen Patentes wegen Patentverletzung
belangt wird. Nicht nur der Inhaber eines prioritätsberechtigten Patentes
kann sich auf die Nichtigkeit des jüngeren berufen, sondern jedermann,
der ein Interesse nachweist (Art. 28 PatG), besonders wer angeblich das
jüngere verletzt hat.
d) Dürfte der durch die mittlere Marke behinderte jüngere Hinterleger
sich nicht auf ihre Ungültigkeit berufen, so bliebe das Verbot der Führung
gleicher oder verwechselbarer Marken immer dann toter Buchstabe, wenn der
Inhaber der ältesten Marke sich gegen die mittlere nicht wehrt. Denn das
Klagerecht des getäuschten Käufers braucht praktisch nicht gefürchtet zu
werden. Es geht nur auf Schadenersatz, weil der Käufer an der Löschung
der Marke nicht mehr interessiert ist, nachdem er die Täuschung entdeckt
hat (BGE 73 II 190). Selbst auf Ersatz des Schadens klagt der Käufer
meistens nicht; ein solcher ist gewöhnlich nicht nachweisbar oder zu
geringfügig. Ohne das Klage- und Einrederecht anderer Interessierter
könnten die Hinterleger gleicher oder verwechselbarer Marken ungestört
die gegenseitige Duldung ihrer Zeichen vereinbaren.
Solche Vereinbarungen vertragen sich mit dem Interesse des kaufenden
Publikums nicht. Sie widersprechen dem Sinn, den die Marken als Zeichen
zum Nachweis der Herkunft oder zur Unterscheidung von Waren haben. Ihre
Unzulässigkeit ergibt sich nicht nur aus Art. 6, sondern klar auch aus
Art. 6bis MSchG, der nur wirtschaftlich eng miteinander verbundenen
Produzenten oder Händlern die Führung gleicher oder verwechselbarer
Marken erlaubt. Ohne das Klagerecht interessierter Dritter könnten
diese Bestimmungen nicht durchgesetzt werden, denn das Amt für geistiges
Eigentum darf keine Marke wegen Verwechselbarkeit zurückweisen (Art. 13
Abs. 2 MSchG, Art. 11 MSchV), noch hat es sie darauf hin zu prüfen, ob
der Anmelder mit dem Hinterleger gleicher oder ähnlicher älterer Zeichen
wirtschaftlich eng verbunden sei (vgl. Art. 6 Ziff. 5 MSchV).
Auch der Sperrfrist des Art. 10 MSchG kann nur Nachachtung verschafft
werden, wenn jeder an ihrer Einhaltung Interessierte klageberechtigt
ist. Sie steht der Eintragung der Marke nicht im Wege. Ein Klagerecht
des früheren Hinterlegers wäre zu verneinen, wenn man beim Wortlaut des
Art. 27 Ziff. 1 MSchG stehen bliebe, denn der Hinterleger der gelöschten
Marke ist nicht mehr deren Inhaber. Zudem ist der frühere Inhaber in der
Regel nicht geneigt zu klagen, denn er hat sein Geschäft aufgegeben oder
führt die Waren, auf denen er früher die Marke gebrauchte, nicht mehr.
e) Gemäss Botschaft vom 20. September 1937 hielt der Bundesrat
Art. 6bis MSchG für nötig, damit Dritte die verwechselbaren Marken
wirtschaftlich eng verbundener Produzenten oder Händler nicht anfechten
könnten (BBl 1937 III 109 f.). Er ging also wie die bundesgerichtliche
Praxis davon aus, Dritte seien klageberechtigt. Die Bundesversammlung
muss gleicher Meinung gewesen sein, sonst hätte sie dieses Klagerecht
ausdrücklich ausgeschlossen. Dem kann nicht entgegengehalten werden, sie
habe damals nur dem Gebot des Art. 5 lit. C Abs. 3 PVUe, Konzernmarken zu
schützen, nachkommen wollen. Sie war frei, weiter zu gehen. Sie hätte
z.B. Vereinbarungen unter Produzenten oder Händlern über die Führung
gleicher oder verwechselbarer Marken schlechthin zulassen können, womit
sie zugleich auch das erwähnte Gebot beachtet hätte. Indem sie nicht
so weit ging, bekundete sie, dass das Recht zur Führung gleicher oder
verwechselbarer Marken auf gleichartigen Waren nicht von Vereinbarungen
oder auch bloss vom passiven Verhalten des Prioritätsberechtigten abhängt,
sondern wirtschaftlich enge Verbundenheit der Hinterleger voraussetzt.
f) Es wäre unhaltbar, dem Inhaber der jüngsten Marke die Berufung
auf die Ungültigkeit der mittleren selbst dann zu verwehren, wenn die
jüngste sich mit der ältesten eines Dritten verträgt, die mittlere
dagegen nicht. In einem solchen Falle ist nicht der gültigen jüngsten,
sondern der ungültigen mittleren der Rechtsschutz zu verweigern.
Nur wenn auch die jüngste mit der ältesten verwechselt werden kann
und folglich auch die jüngste ungültig ist, kann ihr Inhaber nicht
legitimiert sein, sich auf die Ungültigkeit der mittleren zu berufen. In
BGE 52 II 407 f. wurde denn auch ein Widerklagebegehren auf Löschung
mit der Begründung abgewiesen, dem Widerkläger fehle ein schutzwürdiges
Interesse an der Löschung der Marke des Widerbeklagten, da auch bei
Gutheissung der Widerklage immer noch die identischen Zeichen des Dritten
beständen. Auch MERZ, Art. 2 ZGB N. 360, hält unter solchen Umständen
das Löschungsbegehren des Widerklägers für rechtsmissbräuchlich. In
der Tat folgt aus Art. 2 ZGB, dass die Ungültigkeit der eigenen Marke
das Interesse, einer andern Ungültigkeit vorzuwerfen, schutzunwürdig
macht. Das muss sich aber nicht nur der Inhaber der jüngsten Marke, der
in der Rolle des Widerklägers steht, sondern auch der klagende Inhaber
der mittleren Marke sagen lassen. Da beide Zeichen ungültig sind, ist in
einem solchen Falle sowohl die Klage als auch die Widerklage abzuweisen.
Dass damit zwei verwechselbare Marken eingetragen bleiben, ist
entgegen der Auffassung von KUMMER, ZBJV 1967 S. 156 ff. und 1972 S. 140
ff., kein genügender Grund, die eine trotz ihrer Ungültigkeit zu schützen
nur damit die Löschung der anderen angeordnet werden kann. Da das Gesetz
das Amt für geistiges Eigentum weder verpflichtet noch berechtigt, die
Eintragung verwechselbarer Marken zu verweigern, findet es sich damit ab,
dass solche eingetragen werden und eingetragen bleiben, solange kein durch
ein schutzwürdiges Interesse Legitimierter auf Löschung klagt. Diesem
Zustand ist nicht dadurch abzuhelfen, dass dem Inhaber eines ungültigen
Zeichens ein Klagerecht eingeräumt wird. Es ist vorzuziehen, den Inhabern
beider ungültigen Zeichen den Rechtsschutz zu verweigern. Wenn sie nicht
argilistig auf Täuschung des Publikums ausgehen, werden dadurch beide
veranlasst, von der weiteren Führung ihrer Zeichen abzusehen. Würde die
mittlere Marke geschützt, so könnte und würde ihr Inhaber sie ungeachtet
ihrer Verwechselbarkeit weiter gebrauchen, und sie müsste auch in Zukunft
geschützt werden, solange nicht der Hinterleger der älteren dritten Marke
klagt. Die Verweigerung des Rechtsschutzes kann auch vorbeugend wirken,
indem sie davon abhält, verwechselbare Marken in der Hoffnung oder mit
der Gewissheit eintragen zu lassen, der Hinterleger des älteren Zeichens
werde sie nicht anfechten.
g) Wenn der Inhaber der jüngsten Marke ein schützenswertes Interesse
hat, die mittlere wegen Verwechselbarkeit mit der ältern eines Dritten
anzufechten, kann ihm entgegen der Auffassung der Klägerin und des
Handelsgerichtes auch nicht entgegengehalten werden, der Dritte habe durch
lange Untätigkeit auf die Wahrung seiner Rechte endgültig verzichtet oder
diese gemäss Art. 2 ZGB verwirkt. Ein Berechtigter kann nur auf das eigene
Klagerecht verzichten und nur dieses verwirken, nicht auch die Klagerechte
anderer Interessierter. Durch sein Verhalten wird die Marke nicht für
jedermann gültig. Will der Inhaber der ältesten Marke die Konvaleszenz des
mittleren Zeichens ermöglichen, so hat er jene löschen zu lassen. Solange
die älteste registriert ist und so gebraucht wird, wie Art. 9 MSchG es
verlangt, kann die mit ihr nicht zu vereinbarende mittlere nicht gültig
werden. Art. 2 ZBG ändert nichts. Dadurch, dass die Klage eines während
langer Zeit untätig gebliebenen Dritten allenfalls rechtsmissbräuchlich
wäre, steht noch nicht fest, dass auch die Klage des Inhabers der
jüngsten Marke gegen Treu und Glauben verstosse. Die Voraussetzungen
des Rechtsmissbrauchs beurteilen sich für jeden Interessierten nach den
besonderen Umständen, unter denen er seine Klage oder Einrede erhebt,
unabhängig davon, wie Dritte sich verhalten haben.
Erwägung 6
6.- Die Beklagte bestreitet, dass ihre Marke die Rechte der
Klägerin aus der Kollektivmarke verletze. Sie macht geltend, Tabak und
Tabakfabrikate, einschliesslich Zigaretten und Zigarren, für welche die
Marke SILVA THINS bestimmt ist, wichen ihrer Natur nach von den mit der
Kollektivmarke versehenen Waren gänzlich ab.
Die Kollektivmarke wurde unter anderem auch zum Gebrauch auf Waren
der internationalen Klasse 34, d.h. auf Rohtabak, Tabakfabrikaten,
Raucherartikeln und Streichhölzern hinterlegt. Wie das Handelsgericht
feststellt und unbestritten ist, hat aber noch kein Mitglied der Klägerin
sie auf solchen Erzeugnissen verwendet. Die Hinterlegung für Waren der
Klasse 34 hat also reinen Defensivcharakter und muss daher bei Beurteilung
der Frage der gänzlichen Warenverschiedenheit ausser Betracht bleiben
(BGE 53 II 362, 56 II 464, 62 II 61 f., 80 I 383, 98 I b 185 Erw. 3).
Auf die Zugehörigkeit zur gleichen Warenklasse kommt es indessen
nicht entscheidend an (BGE 96 II 260). Wenn das vorgehende Zeichen eine
Kollektivmarke ist, kann die gänzliche Warenverschiedenheit nicht wie
bei Individualmarken (BGE 87 II 108 f., 96 II 259) davon abhangen, ob
die verwechselbaren Zeichen auf Herkunft aus ein und demselben Betriebe
schliessen lassen, denn die Kollektivmarke sagt über die Herkunft aus
einem bestimmten Betriebe nichts aus; sie weist auf die Herkunft aus einer
ganzen Gruppe von Geschäften hin. Entscheidend ist, ob ihre Nachmachung
oder Nachahmung den Käufer auf den Gedanken bringen kann, die Ware stamme
aus dieser Gruppe und habe folglich die gleiche Eigenschaft wie die mit
der Kollektivmarke versehenen Erzeugnisse. Nur wenn die Natur der Ware
eine solche Irreführung mit Sicherheit ausschliesst, weicht die mit der
Individualmarke versehene Ware im Sinne des Art. 6 Abs. 3 gänzlich von
den mit der Kollektivmarke versehenen Erzeugnissen ab.
Die Beklagte geht daher fehl, wenn sie ihre Marke mit dem Einwand
verteidigt, niemand komme auf den Gedanken, die Hersteller von Kaffee,
Bonbons, Mineralwassern und dgl. erzeugten auch Tabakwaren. Entscheidend
ist, ob die Marke SILVA THINS auf Tabakwaren den Eindruck erwecken kann,
die Hersteller oder Händler dieser Waren seien Genossenschafter der
Klägerin und legten ihren Erzeugnissen Silva-Bilderchecks bei. Dieser
Eindruck wird durch die Natur der Ware nicht mit Sicherheit ausgeschlossen,
da Tabakwaren wie Schokolade, Bonbons, Kaffee und andere von den
Mitgliedern der Klägerin vertriebene Dinge Genussmittel sind und oft
an den gleichen Verkaufsstellen angeboten werden. Dass der Zweig der
Tabakindustrie angeblich straff organisiert ist und die Herstellung von
Tabakwaren besonderer Voraussetzungen bedarf, ändert nichts, ebensowenig
der Umstand, dass die Genossenschafter der Klägerin ihre Waren ausser
mit der Kollektivmarke auch noch mit Individualmarken versehen.
Erwägung 7
7.- Die Marke SILVA THINS unterscheidet sich nicht genügend von der
Kollektivmarke SILVA. Das Wort SILVA ist der einzige Bestandteil der
Kollektivmarke und gibt auch der Marke der Beklagten das Gepräge, denn es
steht an erster Stelle und ist das charakteristische Wort, während THINS
in der englischen Sprache, die auch in der Schweiz von vielen verstanden
wird, reine Beschaffenheitsangabe für eine Mehrzahl dünner Gegenstände
ist. Wer das Wort THINS überhaupt beachtet und in Erinnerung behält,
läuft zum mindesten Gefahr, die Marke der Beklagten als eine für gewisse
aus den Kreisen der Genossenschaft Silva-Verlag stammende Waren bestimmte
Abwandlung der Kollektivmarke aufzufassen.
Die Beklagte macht denn auch nicht geltend - und hat es auch im
kantonalen Verfahren nicht getan -, der Zusatz THINS verleihe ihrer
Marke genügend Unterscheidungskraft. Sie bringt nur vor, die beiden
Marken seien nicht in der eingetragenen Form zu vergleichen, sondern in
derjenigen ihrer tatsächlichen Verwendung; die Kollektivmarke SILVA als
reine Wortmarke werde überhaupt nie verwendet; wenn die Mitglieder der
Klägerin auf ihren Erzeugnissen auf die Zugabe von Bilderchecks hinweisen,
machten sie es immer nur in der Form der alten und neuen Ausführung
der Wort/Bild-Individualmarken der Klägerin, mit denen das Zeichen der
Beklagten nicht verwechselt werden könne.
Indem die Mitglieder der Klägerin auf den Verpackungen ihrer Waren
die Bildergutscheine anbringen oder die Individualmarken der Klägerin
aufdrucken, verwenden sie notwendigerweise markenmässig auch das Wort
SILVA, denn alle Gutscheine und Individualmarken enthalten es. Besonders
häufig wird festgestelltermassen die Individualmarke Nr. 219 327,
die aus dem umrahmten Wort SILVA auf rechteckigem Schild besteht, auf
den Verpackungen angebracht. Weder die das Wort umrandenden Linien
dieses Signets noch das andere Beiwerk der abgedruckten Gutscheine oder
Individualmarken vermögen zu schaden, sowenig wie die Beklagte dem Vorwurf
der Nachahmung der Marke SILVA entginge, wenn die Klägerin sie beim
Gebrauch mit irgendwelchen anderen, markenrechtlich nicht geschützten
Ausschmückungen versähe. Rechtsschutz geniesst eine Marke so, wie sie
eingetragen ist, nicht in der Form, in der ihr Inhaber sie verwendet
(BGE 93 II 55; vgl. Art. 5 lit. C Abs. 2 PVUe). Die tatsächliche Art
der Verwendung kann nur dann eine Rolle spielen, wenn das Zeichen
während mindestens drei aufeinanderfolgenden Jahren ausschliesslich
in so verstümmelter Form verwendet wird, dass im Sinne des Art. 9
MSchG in Wirklichkeit von einem Nichtgebrauch der hinterlegten Marke
zu sprechen ist. Das trifft im vorliegenden Falle nicht zu, da die
Mitglieder der Klägerin das Wort SILVA nie verstümmelt, sondern es nur
mit Zutaten versehen haben, die unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchs
dieser Kollektivmarke zwar überflüssig, aber auch unschädlich sind (BGE
35 II 668).
Erwägung 8
8.- Die Firma F. M. Lino Da Silva Lda. liess am 16. Mai 1947 die aus
ihrem Namen und weiteren Bestandteilen zusammengesetzte Wort/Bild-Marke Nr.
130 986 in das internationale Register eintragen. Dieses Zeichen war
in der Schweiz für "sardines à l'huile d'olive préparées au Portugal"
geschützt und erlosch am 16. Mai 1967 mangels Erneuerung.
Die Kollektivmarke der Klägerin kann wegen dieser Marke nur allenfalls
insoweit ungültig sein, als sie Schutz für Nahrungsmittel beansprucht,
da solche von portugiesischen Ölsardinen nicht im Sinne des Art. 6
Abs. 3 MSchG gänzlich abweichen. Gültig ist sie dagegen jedenfalls für den
Gebrauch auf den anderen Waren, für die sie eingetragen wurde. Insbesondere
ist sie gültig für den Gebrauch auf Genussmitteln. Die Legitimation zur
Anfechtung der Marke der Beklagten kann der Klägerin daher nicht wegen
der erwähnten Drittmarke fehlen.
Zur Auffassung des Handelsgerichts, die Beklagte könnte sich auf
den Verstoss der Kollektivmarke der Klägerin gegen dieses Zeichen nicht
berufen, weil sie es erstmals in der Klageantwort vom 21. Januar 1969
getan habe, als die Marke der F. M. Lino Da Silva Lda. schon erloschen war,
braucht daher nicht Stellung genommen zu werden.
Erwägung 9
9.- Zum angeblichen Verstoss der Kollektivmarke der Klägerin gegen
die von der Firma Antonio José Da Silva & Ca. Lda. am 16. Oktober 1957 für
Portwein international hinterlegten Marken Nr. 204 101 DA SILVA'S PORT und
Nr. 204 102 PORTO DA SILVA, die nach der Behauptung der Beklagten in der
Schweiz schon von einem vor dem zweiten Weltkrieg liegenden Zeitpunkt
an gebraucht worden sein sollen, ist nicht Stellung zu nehmen. Das
Kassationsgericht hat die diese Marken betreffenden Erwägungen IV lit. d
und f des handelsgerichtlichen Urteils gestrichen. Insoweit enthält dieses
somit keine Erwägungen mehr. Die Sache ist deshalb gemäss Art. 52 OG zu
neuer Beurteilung zurückzuweisien.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Handelsgerichtes
des Kantons Zürich vom 25. Mai 1972 aufgehoben und die Sache zu neuer
Beurteilung an das Handelsgericht zurückgewiesen.