BGE 99 IB 10
99 Ib 10
2. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. März 1973 i.S. Bremshey
Gesellschaft mbH für Stahlrohrmöbel und Ladenausstattung gegen Eidg. Amt
für geistiges Eigentum. Regeste
Schutz einer international registrierten Marke.
1. Art. 5 Abs. 2 MMA. Die in dieser Bestimmung vorgesehene Jahresfrist
zur Verweigerung des Schutzes beginnt nicht vom Datum des Gesuchs um
internationale Registrierung im Ursprungsland, sondern erst vom Tage an
zu laufen, an dem die Marke tatsächlich in das internationale Register
eingetragen wird (Erw. 1).
Nach Ablauf der Frist sind die Verbandsländer nur mit neuen
Weigerungsgründen ausgeschlossen (Erw. 2).
2. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, Art. 6quinquies lit. B. Ziff. 2
PVUe. Das Wort "discotable" bezeichnet eine Sache und ist daher als Marke
nicht schutzfähig (Erw. 3).
3. Art. 6quinquies lit. C Abs. 1 PVUe. Diese Bestimmung erlaubt, alle
Tatumstände zu berücksichtigen, verpflichtet die Verbandsländer folglich
nicht, eine Marke schon deshalb zu schützen, weil sie im Ursprungsland
Verkehrsgeltung erlangt hat (Erw. 4).
Sachverhalt
A.- Die Bremshey Gesellschaft m.b.H. für Stahlrohrmöbel und
Ladenausstattung in Solingen-Ohligs stellte am 19. März 1971 bei der
Behörde der Bundesrepublik Deutschland das Gesuch um internationale
Registrierung ihrer in diesem Lande hinterlegten Wortmarke discotable,
die für den Gebrauch auf Möbeln bestimmt ist. Das Internationale Büro
für geistiges Eigentum trug sie am 11. Mai 1971 unter Nr. 376622 in
das internationale Register ein und gab dabei unter Hinweis auf die in
Nizza revidierte Fassung des Madrider Abkommens über die internationale
Registrierung Von Marken (MMA/Nizza) als Datum der Registrierung den
19. März 1971 an.
Am 28. April 1972 verweigerte das Eidgenössische Amt für geistiges
Eigentum dieser Marke in vollem Umfange vorläufig den Schutz mit
der Begründung, das Wort "discotable" bezeichne in der französischen
Sprache einen Tisch, der zum Abhören von Schallplatten eingerichtet
sei; es sei rein beschreibender Art und entbehre daher als Marke der
Unterscheidungskraft. Für andere Waren wäre es als blosse Defensivmarke
zu betrachten (Art. 6 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums [PVUe] und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG).
Nachdem die Markeninhaberin am 28. September 1972 Einsprache erhoben
hatte, setzte sich das Eidgenössische Amt mit Schreiben vom 20. Oktober
1972 mit ihren Einwendungen auseinander und verfügte am 24. Oktober
1972 ohne Angabe weiterer Gründe, der Marke werde der Schutz endgültig
verweigert.
B.- Die Bremshey Gesellschaft m.b.H. für Stahlrohrmöbel und
Ladenausstattung führt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde
mit dem Antrag, ihn aufzuheben und die international eingetragene Marke
in der Schweiz zu schützen.
Das Eidgenössische Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Schweiz ist seit dem 19. September 1970, eventuell seit dem 22. Dezember
1970 (s. AS 1970 S. 1706 Fussnote 4), das Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung von Marken in der am 14. Juli 1967 in
Stockholm beschlossenen Fassung in Kraft, während vorher für beide Staaten
die Fassung von Nizza galt.
Art. 5 Abs. 2 MMA/Stockholm bestimmt, die Behörden, die einer
international registrierten Marke den Schutz verweigern wollten, hätten
dies unter Angabe aller Gründe dem Internationalen Büro innerhalb der
von ihrem Landesgesetz vorgesehenen Frist, "spätestens aber vor Ablauf
eines Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke oder nach
dem gemäss Art. 3 ter gestellten Gesuch um Ausdehnung des Schutzes"
mitzuteilen. Wie sich aus Art. 5 Abs. 5 des Abkommens ergibt, genügt die
Mitteilung einer vorläufigen Verweigerung des Schutzes, um die Jahresfrist
einzuhalten, und hat die Versäumung der Frist zur Folge, dass die Marke
zu schützen ist.
Es fragt sich, ob das Eidgenössische Amt die Frist eingehalten habe.
Versäumt ist sie, wenn sie, wie die Beschwerdeführerin geltend macht, vom
19. März 1971 als dem "Datum des Gesuchs um internationale Registrierung
im Ursprungsland" (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 MMA/Stockholm) an lief. Eingehalten
ist sie dagegen, wenn die Auffassung des Eidgenössischen Amtes zutrifft,
wonach sie erst am 11. Mai 1971 durch die Eintragung der Marke in das
internationale Register in Gang gesetzt wurde.
a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, unter der "internationalen
Registrierung" im Sinne von Art. 5 Abs. 2 MMA/Stockholm sei das mit dem
Tag der tatsächlichen Eintragung der Marke in das internationale Register
nicht übereinstimmende, sondern gemäss Art. 3 Abs. 4 des Abkommens weiter
zurück liegende "Datum" (im vorliegenden Falle das "Datum des Gesuchs um
internationale Registrierung im Ursprungsland") zu verstehen, weil das Wort
"Registrierung" auch in Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1-3 diesen Sinn habe.
Art. 4 Abs. 1, wonach "vom Zeitpunkt der im Internationalen Büro
nach den Bestimmungen der Art. 3 und 3 ter vollzogenen Registrierung
an" die Marke in jedem der beteiligten Vertragsländer ebenso geschützt
ist, wie wenn sie dort unmittelbar hinterlegt worden wäre, ist in der
Tat so zu verstehen, dass der internationale Schutz der Marke auf das
"Datum" zurückzubeziehen sei. Zu diesem Ergebnis kommt man aber nur
durch Auslegung, namentlich weil Art. 4 Abs. 1 ausdrücklich auf Art. 3
verweist und von einem "Zeitpunkt" spricht (französisch "à partir de")
und weil sonst das "Datum" sinnlos würde. Der Ausdruck "Registrierung"
("enregistrement") für sich allein zeugt aber auch hier nicht von genauer
Redaktion. "Registrierung" deutet eher die Tätigkeit des Eintragens an,
zumal von "vollzogener Registrierung" ("enregistrement ainsi fait")
die Rede ist.
Ähnlich verhält es sich mit Art. 6 Abs. 1. Hier wird gesagt, die
Registrierung erfolge für zwanzig Jahre ("L'enregistrement ... est
effectué pour vingt ans"). Die zwanzig Jahre laufen, wenn das in Art. 3
Abs. 4 vorgesehene "Datum" einen Sinn haben soll, von diesem an. Das Wort
"Registrierung" allein sagt das aber nicht, sondern ist eher als Vorgang
des Eintragens in das Register zu verstehen, das eben "für zwanzig Jahre"
erfolge, d.h. so lange wirke, wobei über den Beginn der Frist noch nichts
gesagt ist.
In Art. 6 Abs. 2 und 3 sodann ist von einer Frist von fünf Jahren
die Rede, während welcher der durch die "internationale Registrierung"
erlangte Schutz von der nationalen Eintragung abhängt. Die Frist ist von
dem in Art. 3 Abs. 4 vorgesehenen "Datum" an zu rechnen, wenn dieses einen
Sinn haben soll. Abs. 2 und 3 des Art. 6 deuten das ausdrücklich an,
indem sie vom "Zeitpunkt der internationalen Registrierung" ("à dater de
l'enregistrement", "date de l'enregistrement") sprechen. Damit ist aber
wiederum nicht gesagt, dass auch Art. 5 Abs. 2, der das Wort "Zeitpunkt"
("date") nicht enthält, unter dem Begriff "internationale Registrierung"
das sogenannte "Datum" versteht.
Dass das Abkommen das Wort "Registrierung" ("enregistrement")
keineswegs nur zur Bezeichnung des "Datums" Verwendet, auf das der Schutz
zurückbezogen wird, ergibt sich z.B. auch aus Art. 7 Abs. 1 und 2, wonach
die "Registrierung" immer wieder für einen Zeitabschnitt von zwanzig
Jahren erneuert werden kann und die Erneuerung gegenüber dem Stand der
vorhergehenden "Registrierung" keine Änderung enthalten darf. Hier hat
Registrierung den Sinn von Schutz bzw. Schutzwirkung. Ein Zusammenhang
mit dem Begriff des "Datums", von dem an die erste Schutzperiode läuft,
fehlt vollständig. In Art. 8 Abs. 2 sodann wird unmissverständlich
der Vorgang des Eintragens in das Register als "Registrierung"
("enregistrement") bezeichnet, indem gesagt wird, vor der Registrierung
einer Marke beim Internationalen Büro sei eine internationale Gebühr zu
entrichten. Beachtenswert ist, dass dann in Art. 8 Abs. 3 hinsichtlich
der unter Abs. 2 lit. b erwähnten Zusatzgebühr gesagt wird, sie könne
jedoch, "ohne dass sich dies auf den Zeitpunkt der Registrierung auswirkt",
innerhalb einer von der Ausführungsordnung festzusetzenden Frist entrichtet
werden. Hier wird also zur Bezeichnung des Datums des Schutzbeginnes
ausdrücklich - wie in Art. 4 und 6 Abs. 2 und 3 - die Wendung "Zeitpunkt
der Registrierung" ("date de l'enregistrement") verwendet.
Daraus erhellt, dass der Sprachgebrauch des Abkommens nicht einheitlich
ist, dass aber dort, wo der Tag des Schutzbeginnes gemeint ist, eher die
Wendungen "Zeitpunkt der Registrierung" und "date de l'enregistrement"
stehen. Was jeweilen "Registrierung" bedeutet, ist durch Auslegung für
jede einzelne Bestimmung zu ermitteln.
b) Art. 5 Abs. 2 des Abkommens lautete schon in der Fassung von
Nizza vom 15. Juni 1957 gleich. Früher, in den Fassungen vom Haag vom
6. November 1925 und von London vom 2. Juni 1934, war die Bestimmung im
Originaltext wie folgt gefasst (BS 11 S. 970 und 977):
"Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront
notifier leur refus, avec indication des motifs, au Bureau international,
dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la
fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de
la marque."
Der neue Wortlaut von Nizza ist ausschliesslich darauf zurückzuführen,
dass ein Antrag der Schweiz angenommen wurde, wonach in der Mitteilung
an das Internationale Büro alle Gründe der Schutzverweigerung anzugeben
seien (Actes de la Conférence réunie à Nice S. 132 und 209), und dass
der Einführung der sog. fakultativen territorialen Beschränkung des
Schutzes der Marke (Art. 3 bis) und der Möglichkeit von Gesuchen des
Markeninhabers um Ausdehnung des Schutzes (Art. 3 ter) Rechnung getragen
werden musste. Die Wendung "enregistrement international" wurde unverändert
aus dem bisherigen Text übernommen.
Sie bezeichnete unter der Herrschaft der Abkommen vom Haag
und von London die tatsächliche Eintragung der Marke in das
internationale Register. Der Tag, an dem diese erfolgte, galt als
"date de l'enregistrement". Das ergibt sich aus Art. 3 Ziff. 8 der
Ausführungsordnung vom 2. Juni 1934, wonach das Internationale Büro
"la date de l'enregistrement au Bureau international" einzutragen
hatte. "Enregistrement" bedeutet das gleiche wie der im einleitenden
Satz des Art. 3 verwendete Ausdruck "inscription". Das geht auch aus
Art. 4 Abs. 1 der Ausführungsordnung hervor, der mit dem Satz beginnt:
"L'inscription une fois faite dans le Registre, le Bureau international
certifiera sur les deux exemplaires de la demande sous quelle date et sous
quel numéro l'enregistrement a eu lieu...", und der im dritten Satz von
"enregistrement opéré" spricht.
Da die Eintragung sofort ("immédiatement", "sans retard") vorzunehmen
war und das Internationale Büro sie unverzüglich den Verwaltungen der
Verbandsländer mitzuteilen hatte (Art. 3 Abs. 3 des Abkommens und Art. 3
und 4 der Ausführungsordnung), stand den Verwaltungen immer praktisch
fast die volle Jahresfrist zur Verfügung, um sich über den Schutz oder
die Schutzverweigerung schlüssig zu werden. Die Frage, ob Fälle eintreten
könnten, in denen sie ihren Entschluss in wesentlich weniger als einem
Jahre fassen müssten, stellte sich erst, als die Konferenz von Nizza Art. 3
Abs. 4 Satz 2 in das Abkommen aufnahm, wonach die Registrierung das Datum
des im Ursprungsland gestellten Gesuchs um internationale Registrierung
erhalten soll, wenn dieses Gesuch beim Internationalen Büro innerhalb
von zwei Monaten nach seiner Stellung eingeht. Die Konferenz hat diese
Frage nicht in einem bestimmten Sinne beantwortet. Der Fristbeginn war
nicht Gegenstand der Verhandlungen von Nizza; bezügliche Anträge wurden
von niemandem gestellt.
Die von der Beschwerdeführerin angerufene Stelle auf S. 80 der
Konferenzakten betrifft Ausführungen, die von Frankreich und vom
Internationalen Büro zu ihren vor Beginn der Konferenz ausgearbeiteten
Vorschlägen betreffend Art. 5 Abs. 5 gemacht wurden. Wenn hier gesagt
ist, die Verwaltungen könnten binnen einer Höchstfrist von einem Jahr
"à compter de la date de l'enregistrement international" den Schutz der
Marke verweigern, so heisst das nicht, die Frist beginne inskünftig mit
der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland; "date de l'enregistrement
international" konnte ebensogut wie bisher als Tag der tatsächlichen
Eintragung der Marke in das internationale Register verstanden werden.
Auf den Seiten 124-151 der Konferenzakten sind sodann die Vorschläge,
Gegenvorschläge und Bemerkungen wiedergegeben, die von Verbandsländern und
internationalen Orga.. nisationen vor der Konferenz eingereicht worden
sind. Die Seiten 131 f., auf die sich die Beschwerdeführerin stützt,
betreffen einen Vorschlag von Österreich zu Art. 5 Abs. 5 und andere
Vorschläge. Mit dem Fristbeginn befassen sie sich nicht. Die Behauptung
der Beschwerdeführerin, man könne daraus ersehen, dass der Ausgangspunkt
der Jahresfrist für niemanden problematisch gewesen sei, ist nur richtig,
wenn die Beschwerdeführerin damit sagen will, über diesen Ausgangspunkt
habe überhaupt niemand gesprochen.
Auf den Seiten 206 ff. der Konferenzakten befinden sich die die
Schutzverweigerung betreffenden Ausführungen des Berichtes über die
Sitzungen der sogenannten Kommission. Wenn die Beschwerdeführerin geltend
macht, hier habe niemand das Datum der tatsächlichen Eintragung der Marke
heranziehen wollen oder an diese Möglichkeit auch nur gedacht, so ist das
wiederum insofern richtig, als eben gar nicht darüber verhandelt wurde,
ob die Frist durch die Einreichung des Gesuches im Ursprungsland oder
erst durch die Eintragung der Marke in das internationale Register in Gang
gesetzt werde. Nur nebenbei, im Zusammenhang mit Art. 5 Abs. 5, wurde vom
"délai maximum d'une année, à compter de l'enregistrement international"
gesprochen (S. 207 unten). Unter dem "enregistrement" kann wie bisher
die tatsächliche Eintragung in das Register verstanden gewesen sein.
Die einzigen Stellen der Konferenzakten, die sich mit dem
Problem des Fristbeginnes befassen, befinden sich auf den Seiten 242
(zweitletzter Absatz) und 245 (drittletzter Absatz). Sie stehen in dem
erst nach dem Schluss der Konferenz verfassten.allgemeinen Bericht von
Bogdanovitch. Dieser führte aus, nach der Neuregelung in Art. 3 könne
eine internationale Registrierung, die in Wirklichkeit am 31. Oktober
vorgenommen und den Verbandsländern unverzüglich mitgeteilt werde, fiktiv
ein um zwei Monate zurückversetztes Datum tragen, so dass die nationalen
Behörden, statt der in Art. 5 vorgesehenen Frist von 12 Monaten, nur
über 10 Monate verfügten, um dieser Registrierung allenfalls den Schutz
zu verweigern und ihren Entscheid dem internationalen Büro mitzuteilen
(S. 242). Die Frist für die Schutzverweigerung sei in keiner Weise
geändert worden. Sie betrage immer noch 12 Monate, gerechnet vom Datum
der internationalen Registrierung oder vom Gesuch um Schutzausdehnung an.
Immerhin könne sie nach Art. 3 in aussergewöhnlichen Fällen bloss 10
Monate betragen (S. 245).
Diese Ausführungen vermögen die Auslegung des Art. 5 Abs. 2 des
Abkommens nicht zu präjudizieren. Sie geben nicht die einhellige Meinung
der Konferenz wieder. Hätte die Konferenz dem Abkommen den Sinn geben
wollen, die Einjahresfrist beginne mit dem Tage, auf den gemäss Art. 3
Abs. 4 die Wirkung der Eintragung zurückdatiert werde, so hätte sie es in
einer ausdrücklichen Bestimmung sagen müssen, damit die Verbandsländer bei
der Ratifikation des Abkommens im Bilde seien, welchen Sinn es habe. Da
die Konferenz über die Streitfrage gar nicht verhandelte, ist anzunehmen,
dass sie dazu nicht Stellung nehmen wollte.
Der Werdegang von Art. 5 Abs. 2 MMA/Nizza und Stockholm spricht also
für die Auslegung, wonach unter der "internationalen Registrierung", welche
die Jahresfrist in Gang setzt, wie unter der Herrschaft des MMA/Den Haag
und London die tatsächliche Eintragung in das internationale Register zu
verstehen und der Fristbeginn nicht zurückzudatieren ist.
c) Auch der Zweck der Frist legt diese Auslegung nahe. Die Frist
läuft zulasten der Verbandsländer. Diese sollen der Marke nach einem
Jahr den Schutz nicht mehr verweigern können. Bis das Abkommen im Haag
revidiert wurde, lief die Frist von der Mitteilung der Eintragung an,
hatten also die Verbandsländer ein volles Jahr zur Verfügung. Im Haag
wurde dann Art. 5 Abs. 2 aus praktischen Gründen in dem Sinne revidiert,
dass die Frist schon von der Eintragung der Marke an laufen sollte. Dadurch
wurde die Zeit, binnen der sich die Verbandsländer zur Schutzverweigerung
entschliessen konnten, im Durchschnitt nur um etwa acht Tage kürzer
(Conférence de La Haye, Propositions avec exposés des motifs S. 70). Um
den Verbandsländern dieses kleine Opfer annehmbar zu machen, verpflichtete
man anderseits das Internationale Büro durch Revision des Art. 3, ihnen
die Eintragung unverzüglich mitzuteilen (aaO S. 66). Man legte also
Wert darauf, dass die Verbandsländer in ihrem Rechte nur unwesentlich
verkürzt würden. Würde nun aufgrund der Fassung von Nizza der Beginn der
Jahresfrist auf den Zeitpunkt der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland
zurückverlegt, so hätten die Verbandsländer erheblich weniger Zeit zur
Verfügung, um ihren Entschluss zu fassen. Sie wären um den weiteren
Zeitraum geprellt, der von der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland
bis zur Eintragung der Marke verstreicht. Zwischen der Einreichung des
Gesuches und seinem Eintreffen beim Internationalen Büro können gemäss
Art. 3 Abs. 4 Satz 2 MMA zwei Monate liegen. Die daran anschliessende
Zeit bis zur Eintragung der Marke kann ebenfalls sehr erheblich sein,
denn das Internationale Büro muss unter anderem prüfen, ob das Gesuch
hinsichtlich der Klassifizierung der Waren oder Dienstleistungen in
Ordnung ist, und allenfalls Vorschläge zur Behebung der Mängel machen
sowie zur Entrichtung der entsprechenden Gebühren Frist setzen, alles durch
Vermittlung der Behörden des Ursprungslandes (Art. 8 Abs. 3 MMA/Nizza und
Stockholm). Diese Frist reichte schon nach Art. 8 der Ausführungsordnung
(Übergangsregelung) vom 15. Dezember 1966 (AS 1967 S. 165ff.) um einen
Monat über die bereits erwähnte Zweimonatsfrist hinaus. Nach Art. 8 Abs. 3
der Ausführungsordnung vom 29. April 1970 beträgt die Frist, innerhalb
der das Gesuch in Ordnung zu bringen ist, drei Monate. Es ergibt sich
daraus, dass von der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland bis zur
Eintragung der Marke in das internationale Register auch bei raschester
Pflichterfüllung des Internationalen Büros 5 bis 6 Monate verstreichen
können. Würde die Jahresfrist zur Mitteilung der Schutzverweigerung
von der Einreichung des Gesuches an laufen, so wäre der Wille, den die
Verbandsländer beim Abschluss des Abkommens hatten, klar missachtet.
d) Die Anbringen der Beschwerdeführerin vermögen gegen diese
Überlegungen nicht aufzukommen.
Gewiss soll die Jahresfrist verhindern, dass der Hinterleger zu
lange auf den Entscheid der Verbandsländer über die Schutzverweigerung
warten müsse. Diesen Zweck kann die Frist aber auch erfüllen, wenn sie
von der tatsächlichen Eintragung der Marke an läuft. Mit der Äusserung,
der Zeitpunkt der tatsächlichen Eintragung sei "frei manipulierbar",
unterstellt die Beschwerdeführerin unzulässigerweise, das Internationale
Büro bestimme ihn so, wie es ihm gerade passe. Verzögerungen in der
Geschäftsabwicklung zwischen der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland
und der Eintragung der Marke sind, wie schon gesagt, oft auf Mängel
des Gesuches zurückzuführen. Insoweit hat der Gesuchsteller für sie
einzustehen. Soweit sie andere Ursachen haben können, treten sie bei
der Behörde des Ursprungslandes oder beim Internationalen Büro ein. Auf
keinen Fall hat jenes Verbandsland, das der Marke den Schutz verweigern
will, sie zu verantworten. Im übrigen muss sich der Hinterleger der
Marke sagen lassen, dass die Rückdatierung der Schutzwirkung auf den
Zeitpunkt der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland ausschliesslich in
seinem Interesse erfolgte. Es ist weder nötig noch billig, wegen dieses
Entgegenkommens die Zeit zu verkürzen, binnen der die Verbandsländer die
Marke prüfen und ihr den Schutz verweigern können.
Mit dem Argument, der Markeninhaber habe ein Interesse, spätestens
nach einem Jahr seit Einreichung des Gesuches über die Schutzverweigerung
Bescheid zu erhalten, verkennt die Beschwerdeführerin, dass die Jahresfrist
nie bezweckt hat, dem Markeninhaber Gewähr zu bieten, dass spätestens
ein Jahr nach der Einreichung des Gesuches abgeklärt sei, in welchen
Verbandsländern die Marke geschützt werde. Ihr Zweck bestand von Anfang
an und besteht noch heute ausschliesslich darin, die Verbandsländer
zu speditiver Prüfung zu veranlassen, ob sie die eingetragene Marke
schützen wollen.
Der Hinweis der Beschwerdeführerin darauf, dass sie gemäss Art. 9
MSchG nur drei Jahre Zeit habe, um mit dem Gebrauch der Marke in der
Schweiz zu beginnen, taugt nicht. Dieses dem schweizerischen Recht
entnommene Argument vermag die Auslegung des Madrider Markenabkommens von
vornherein nicht zu beeinflussen. In welchem Zeitpunkt die dreijährige
Frist beginnt, kann deshalb offen bleiben. Selbst wenn sie schon von der
Stellung des Gesuches um internationale Registrierung an laufen sollte,
würde sie übrigens wesentlich über den Zeitraum hinausreichen, der von
der Einreichung des Gesuches bis zur Bekanntgabe der Schutzverweigerung an
den Gesuchsteller verstreichen kann. Zudem benachteiligt die dreijährige
Unterlassung des Gebrauches den Markeninhaber nur, wenn er sie nicht
hinreichend zu rechtfertigen vermag. Lange Ungewissheit darüber, ob die
Schweiz die Marke schützen werde, vermöchte ihren Nichtgebrauch allenfalls
zu entschuldigen und die Folge des Art. 9 Abs. 1 MSchG abzuwenden. Das
wäre sogar ein typischer Entschuldigungsgrund, wenn man die dreijährige
Frist von der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland an rechnen würde.
Für die Auslegung des Art. 5 Abs. 2 des Abkommens ist auch unerheblich,
ob bis zum Inkrafttreten der Ausführungsordnung vom 29. April 1970 alle
Schutzverweigerungen des Eidgenössischen Amtes innerhalb eines Jahres
seit dem Tage des sogenannten Datums der Marke mitgeteilt wurden, wie
die Beschwerdeführerin behauptet. Sollte das zugetroffen haben, so kann
daraus höchstens auf rasches Arbeiten dieses Amtes geschlossen werden.
e) MIOSGA, Internationaler Marken- und Herkunftsschutz S. 226,
unterstellt, dass die Jahresfrist mit der Einreichung des Gesuches um
Registrierung beginne. Er weist darauf hin, dass den nationalen Behörden
die Wahrung der Frist nach dem Inkrafttreten des Abkommens von Nizza
schwieriger sein werde als vorher und dass deshalb die spanische Delegation
an der Konferenz von Nizza vom 6.-7. Mai 1966 vorgeschlagen habe, sie erst
von der Mitteilung der Eintragung an die Verbandsländer an zu berechnen.
An der Konferenz von Nizza vom 6.-7. Mai 1966 berieten die Leiter der
nationalen Ämter den Entwurf der Ausführungsordnung (Übergangsregelung)
zum zweitenmal. Aus dem Bericht hierüber (La Propriété industrielle
1966 S. 140) könnte man schliessen, der Entwurf der Ausführungsordnung
(aaO S. 27 ff.) habe zur Frage des Beginnes der Jahresfrist Stellung
genommen. Das trifft indessen nicht zu. Er sagte in Art. 12 lit. f nur,
"la date ou les dates à partir de laquelle ou desquelles l'enregistrement
prend effet" seien in das Register einzutragen, und in Art. 26 Abs. 4
sah er vor, dass das Internationale Büro Schutzverweigerungen, die ihm
nach Ablauf "du délai d'un an visé à l'article 5 (2) de l'Arrangement"
zugeschickt würden, zurückzuschicken habe unter Hinweis darauf, dass der
Schutz nicht mehr verweigert werden könne. In der endgültigen Fassung der
Ausführungsordnung lauten diese Bestimmungen gleich wie im Entwurf. Die
Konferenz der Leiter der nationalen Ämter hat über den Beginn der
Jahresfrist keinen Beschluss gefasst, sondern nur von den Bedenken Kenntnis
genommen, welche die spanische Delegation über die Auslegung des Art. 5
Abs. 2 des Abkommens angemeldet hat. In der Beilage III zum Bericht über
die vom 13.-16. Dezember 1965 abgehaltene erste Konferenz zur Beratung
des Entwurfes war unter Ziff. 3 denn auch ausdrücklich gesagt worden,
die Versammlung habe das Abkommen nicht auszulegen, sondern bloss die
inoffiziellen Meinungen einzuholen; diese sollten weder für die Konferenz
selber noch für die Verbandsländer verbindlich sein.
Hätten die Leiter der nationalen Ämter die Frage des Fristbeginnes in
der Ausführungsordnung (Übergangsregelung) beantworten wollen, so hätten
sie dies übrigens einstimmig tun müssen (Art. 10 Abs. 4 lit. b MMA/Nizza).
Was Miosga über den Beginn der Frist sagt, ist also nur dessen
persönliche Auffassung. Er begründet sie aber mit keinem Worte. Seine
Äusserung ist daher kein Grund, Art. 5 Abs. 2 MMA/Nizza anders auszulegen.
f) Die neue Ausführungsordnung vom 29. April 1970 schreibt dem
Internationalen Büro in Art. 10 Abs. 1 lit. a und b vor, sowohl "la
date de l'enregistrement" als auch "la date à laquelle la marque a
été effectivement inscrite au registre international" einzutragen. In
Art. 13 Abs. 1 bestimmt sie sodann, die Mitteilung der Schutzverweigerung
müsse spätestens innerhalb des Jahres, "qui suit la date à laquelle la
marque ou la demande d'extension territoriale a été inscrite au registre
international", abgesandt werden. Die Leiter der nationalen Ämter waren
also bei der Revision der Ausführungsordnung nunmehr einstimmig der
Ansicht, die Jahresfrist beginne mit dem Tage der Eintragung der Marke in
das internationale Register, nicht mit dem Tage, auf den die Schutzwirkung
zurückdatiert wird.
Muss Art. 5 Abs. 2 MMA/Nizza und Stockholm in der Tat so ausgelegt
werden, so braucht der Richter weder zur Meinung des Eidgenössischen
Amtes, die Ausführungsordnung als zwischenstaatlicher, wenn auch von der
Bundesversammlung nicht genehmigter Vertrag binde ihn, noch zur Meinung
der Beschwerdeführerin, die Leiter der nationalen Ämter hätten durch
Art. 13 Abs. 1 der Ausführungsordnung die ihnen durch Art. 10 Abs. 4
MMA/Nizza eingeräumte Kompetenz überschritten, Stellung zu nehmen.
Erwägung 2
2.- Aus zahlreichem Werbematerial geht hervor, dass die
Beschwerdeführerin unter den Bezeichnungen "disco-table" oder
"Bremshey-disco-table" ein zusammensetzbares Möbel anpreist, das im
wesentlichen aus einer waagrechten Bodenplatte, einer waagrechten
Deckplatte und zwei senkrechten Stützplatten besteht, wobei die
Deckplatte als Tischplatte dient und die Bodenplatte zur Aufbewahrung
von Gegenständen wie Schallplatten, Flaschen, Büchern verwendet werden
kann. Die Beschwerdeführerin wirbt vor allem für die Verwendung als Tisch
zur Aufbewahrung von Schallplatten. Sie bestreitet das nicht.
Dagegen macht sie geltend, die Frage der Schutzfähigkeit ihrer
Marke sei ausschliesslich aufgrund der Auffassung zu beurteilen, die
das Eidgenössische Amt am 28. April 1972 vertrat und wonach "discotable"
einen Tisch zum Abhören von Schallplatten bezeichne; denn der Brief vom
20. Oktober 1972 sei erst nach Ablauf eines Jahres seit der Eintragung
der Marke in das internationale Register geschrieben worden und Art. 5
Abs. 2 MMA/Stockholm verpflichte die Verbandsländer, die Schutzverweigerung
binnen der Jahresfrist unter Angabe aller Gründe mitzuteilen.
Art. 5 Abs. 2 MMA/London begann mit den Worten: "Les Administrations
qui voudront exercer cette faculté devront notifier leurs refus, avec
indication des motifs, ...". Als die Schweiz an der Konferenz von Nizza
vom Juni 1957 diese Fassung berichtigt wissen wollte, schlug sie vor
zu sagen: "... devront notifier tous leurs refus, avec indication des
motifs ...". Sie begründete ihren Antrag damit, die Änderung solle
verhindern, dass nach Mitteilung eines ersten Zurückweisungsgrundes
innerhalb der Jahresfrist weitere Gründe angerufen und mitgeteilt
werden, obschon die Frist inzwischen abgelaufen sei; der Markeninhaber
müsse sich darauf verlassen können, dass die beteiligte Behörde ihm alle
Weigerungsgründe innerhalb der Frist bekanntgebe (Actes de la conférence
de Nice S. 132). Im Bericht des Konferenzpräsidenten Finnis über die
Sitzungen wurde zu diesem Revisionspunkt insbesondere ausgeführt (aaO
S. 209), dass nach Ausführungen der schweizerischen Delegation gewisse
Länder innerhalb der Frist eine Rückweisungsverfügung an das Internationale
Büro erliessen, nach Ablauf der Frist aber bezüglich der gleichen Marke
noch weitere Verfügungen mit anderen Gründen für zulässig hielten. Das
vertrage sich offenbar nicht mit dem Geist des Abkommens und ergebe für
den Hinterleger zudem eine lange Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit,
was dem Geschäftsgang schade. Die schweizerische Delegation habe deshalb
vorgeschlagen, Art. 5 Abs. 2 dahin zu ändern, dass die Behörden, die
einer Marke den Schutz verweigern wollen, dies dem Internationalen Büro
unter Angabe aller Gründe innert Jahresfrist mitzuteilen haben und nach
deren Ablauf mit neuen Gründen ausgeschlossen sind. Der Vorschlag sei
angenommen, und die Bestimmung entsprechend geändert worden.
Daraus ergibt sich, dass es den Verbandsstaaten nicht darum ging,
zu bestimmen, die Begründung der Schutzverweigerung müsse möglichst
einlässlich sein und dürfe nach Ablauf der Jahresfrist in keiner Weise
mehr erläutert, abgeändert oder ergänzt werden, namentlich wenn der
Markeninhaber gegen die Schutzverweigerung ein Rechtsmittel ergreife. Man
wollte nur verhindern, dass die nationale Behörde Teilentscheide erlasse
mit der Folge, dass sie nach Ablauf der Jahresfrist die Marke unter einem
neuen Gesichtspunkt erneut als nicht schutzfähig erkläre. "Motifs"
ist die Mehrzahl von "motif", und darunter ist hier der einzelne
Zurückweisungsgrund ("cause de refus", motif de refus) zu verstehen. Die
nationale Behörde soll, wenn die Jahresfrist abgelaufen ist, nicht mehr
von einem Zurückweisungsgrund im Sinne von Art. 6 quinquies lit. B PVUe
auf einen anderen hinüberwechseln können, z.B. geltend machen, die Marke
verletze Rechte Dritter, nachdem sie sie zuerst nur als gegen die guten
Sitten verstossend oder als im Gemeingebrauch stehend bezeichnet hatte.
Indem das Eidgenössische Amt im vorliegenden Falle zunächst meinte,
"discotable" weise auf einen Tisch mit einer Vorrichtung zum Abhören von
Schallplatten hin, dann aber erkannte, dass die Beschwerdeführerin damit
in Wirklichkeit einen Tisch zum Aufbewahren von Schallplatten bezeichnet,
machte es nicht einen neuen Zurückweisungsgrund geltend. So oder so besteht
der Grund der Schutzverweigerung darin, dass das Wort "discotable" nach
der Auffassung des Amtes eine Sachbezeichnung und somit Gemeingut ist.
Erwägung 3
3.- Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Rechtsprechung,
wonach ein Zeichen dann nicht Gemeingut ist, wenn es nur entfernt auf
die Beschaffenheit der Ware anspielt, so dass sein Sinn nur mit Hilfe
besonderer Phantasie erfasst werden kann, wie das etwa für die Wortmarke
Materna für Gürtel, Korsetts, Büstenhalter und dgl. zutraf (Urteil
der I. Zivilabteilung vom 25. Mai 1971 i.S. Hildebrand c. Materna SA
Erw. 2, veröffentlicht in Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht S. 177 ff.) (BGE 93 II 56 f., 263, 96 II 240,
250 und dort zitierte Urteile).
Es bedarf indessen keiner Phantasie oder Gedankenverbindung, um den
Sinn des Wortes "discotable" zu verstehen. Das italienische "disco"
bedeutet unter anderem Schallplatte und kommt mit diesem Sinn in den
zusammengesetzten Wörtern discofilo, discografia, discografico, discoteca
und discotecario vor (s. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana,
10. Auflage, unter diesen Stichwörtern). Auch in den französischen Wörtern
discophile, discophilie und discothèque weist "disco" auf Schallplatten hin
(ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
Bd. 2, unter "discothèque", und Ergänzungsband, unter "discophile" und
"discophilie").
Für den, dem diese Begriffe oder einzelne von ihnen vertraut sind,
bedeutet deshalb "discotable" "Schallplattentisch". Das liegt für weite
Kreise der schweizerischen Bevölkerung mindestens so nahe wie z.B. der
Sinn der Wörter "Clip", "Hydroformer", "Synchrobelt", "ever fresh"
und "top set", die das Bundesgericht als Sachbezeichnungen bzw. als
beschreibender Natur gewürdigt und daher als Marken abgelehnt hat
(nicht veröffentlichtes Urteil vom 12. Mai 1969 i.S. J. M. Voith GmbH
sowie BGE 80 II 176, 91 I 358, 95 I 477 ff., 97 I 82). Mit dem Einwand,
das Publikum werde unter einer "discotable" am ehesten einen Tisch
mit scheibenförmiger Platte erwarten, vermag die Beschwerdeführerin
"disco" nicht als Phantasiebestandteil hinzustellen. Diese Deutung
liegt so abseits, dass kaum jemand auf sie verfallen wird, zumal ja
die Beschwerdeführerin die Marke auf Tischen anbringen will, deren
charakteristisches Merkmal nicht in der scheibenförmigen Tischplatte,
wie sie bei zahllosen anderen Modellen von Tischen auch zu finden ist,
sondern eben darin besteht, dass sie sich vorwiegend zur Aufbewahrung
von Schallplatten eignen, was die Beschwerdeführerin in ihrer Reklame
denn auch deutlich hervorhebt. Es kommt auch nicht darauf an, dass das
Eidgenössische Amt sich zuerst vorstellte, die Beschwerdeführerin wolle
einen Tisch mit einer Vorrichtung zum Abhören von Schallplatten als
"discotable" bezeichnen. Das Amt hatte bis dahin weder den Tisch noch die
Erläuterungen und Abbildungen im Werbematerial der Beschwerdeführerin
gesehen. Wer indessen die Marke auf dem Möbel liest, ist ohne weiteres
im Bilde, was gemeint ist. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, der nicht
über Art. 6 quinquies lit. B Ziff. 2 PVUe hinausgeht, verbietet, das Wort
"discotable" als Marke der Beschwerdeführerin zu schützen und damit anderen
zu verwehren, gleichartige oder ähnliche Erzeugnisse zum Aufbewahren von
Schallplatten unter der gleichen Sachbezeichnung anzubieten. Ob diese
geradezu unentbehrlich ist oder durch andere Bezeichnungen ersetzt werden
könnte, ist unerheblich.
Dass die Beschwerdeführerin die streitige Marke nicht bloss für
Tische zur Aufbewahrung von Schallplatten, sondern allgemein für Möbel,
d.h. Waren der internationalen Klasse 20, hinterlegt hat, obschon sie
sie zugegebenermassen nur auf Tischen gebrauchen will, ändert an der
Beurteilung des Wortes discotable als Sachbezeichnung nichts. Soweit für
andere Möbel hinterlegt, ist das Zeichen reine Defensivmarke und daher
des Schutzes ebenfalls nicht fähig (BGE 98 I b 185 Erw. 3).
Erwägung 4
4.- Die Beschwerdeführerin macht unter Berufung auf BGE 55 I 272
und 81 I 300 geltend, ihre Marke habe sich in Deutschland im Verkehr
durchgesetzt und müsse daher gemäss Art. 6 quinquies lit. C Abs. 1 PVUe
in der Schweiz geschützt werden.
a) Vorgänger dieser Bestimmung war Art. 6 Abs. 2 Ziff. 2 Abs. 2, der
an der Konferenz von Washington von 1911 in die Übereinkunft aufgenommen
wurde (seit der Revision von London, Art. 6 lit. B Ziff. 2 Satz 2). Er
lautete im Originaltext wie folgt (BS 11 S. 916):
"Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra
tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée
de l'usage de la marque."
Im Jahre 1929 erklärte das Bundesgericht das aus dem englischen
Ortsnamen Tunbridge Wells bestehende und daher an sich Gemeingut bildende
Zeichen einer englischen Unternehmerin in Anwendung dieser Bestimmung als
schutzfähig, weil es beim englischen Publikum zufolge langen Gebrauchs die
Bedeutung eines Hinweises auf die Ware der Markeninhaberin erlangt habe
(BGE 55 I 270 ff. Erw. 4). Im Jahre 1955 entschied es gleich bezüglich
des von einer englischen Firma als Uhrenmarke gebrauchten schweizerischen
Ortsnamens Bernex (BGE 81 I 298 ff.).
Diese Rechtsprechung vermag dann nicht zu überzeugen, wenn man aus ihr
ableitet, eine Marke, die im Ursprungsland Verkehrsgeltung erlangt hat,
müsse in der Schweiz ohne weiteres geschützt werden.
An der Konferenz von Washington wurde die Frage, welche Verhältnisse in
territorialer Hinsicht bei der Anwendung von Abs. 6 Abs. 2 Ziff. 2 Abs. 2
massgebend seien, nicht aufgeworfen. Diese Bestimmung geht darauf zurück,
dass die schwedische Delegation geltend machte, Schweden könne der Revision
des Art. 6 wahrscheinlich nicht zustimmen, weil dieses Land sehr alte und
wichtige Marken der Eisen- und Holzindustrie kenne, die nur aus einem
einzigen Buchstaben oder einer Zahl beständen. Schweden befürchtete,
dass diese Zeichen wegen ihrer Form in den Verbandsländern nicht als
Marken anerkannt würden, und wehrte sich daher gegen die Streichung
der Ziffer 4 des Schlussprotokolls alter Fassung, in dem die sogenannte
"telle quelle"-Klausel des Art. 6 Abs. 1 erläutert war. Als man dann als
Kompromisslösung die neue Fassung des Art. 6 Abs. 2 vorschlug, dessen
Ziff. 2 Abs. 2 bei der Würdigung der Unterscheidungskraft der Marken
den tatsächlichen Verhältnissen, besonders der Dauer des Gebrauchs
Rechnung getragen wissen will, gab die schwedische Delegation ihren
Widerstand auf (Actes de la Conférence de Washington S. 195, 252, 299
f., 308; OSTERRIETH, Die Washingtoner Konferenz zur Revision der PVUe,
in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1912, S. 18, 20
= Sonderabdruck S. 57 f. und 65 f.). Durch die Aufnahme des zweiten
Absatzes von Art. 6 Abs. 2 Ziff. 2 wollte man also die Verbandsländer
verhalten, die Unterscheidungskraft der Marke nicht nur nach ihrer Form,
sondern auch aufgrund ihrer Geltung im Verkehr zu beurteilen. Dass es
nicht auf die Geltung im Inlande, sondern ausschliesslich auf jene im
Ursprungsland ankomme, behauptete niemand und kann entgegen Yvonne
HINTERMEISTER, Der Schutz der ausländischen Marke in der Schweiz,
Diss. Zürich 1972 S. 74, nicht kurzerhand daraus abgeleitet werden,
dass die schwedische Delegation sich für die Berücksichtigung von Marken
einsetzte, die für Schweden als Ursprungsland, nicht als Einfuhrland,
von Bedeutung waren. Schweden war schon im Jahre 1911 für Eisen, Stahl
und Holz ein Exportland, weshalb angenommen werden darf, dass die bis 200
Jahre alten einfachen Buchstaben- und Zahlenmarken, die es verteidigte,
nicht nur in Schweden allein, sondern auch in den Einfuhrländern seiner
Erzeugnisse sich im Verkehr als Hinweise auf bestimmte Fabriken oder
Handelsunternehmen durchgesetzt haben konnten. Weshalb die schwedischen
Zeichen ohne weiteres auch dann als Marken geschützt werden müssten,
wenn sie im Einfuhrlande noch keinerlei hinweisende Kraft erlangt hätten,
ist nicht zu ersehen. Das versteht sich um so weniger von selbst, als die
englische Vertretung trotz ihrer Zustimmung zur Streichung der Ziff. 4
des alten Schlussprotokolls ausdrücklich erklärte, es seien immer noch
abweichende Auslegungen des Art. 6 möglich und man werde es in England nach
wie vor ablehnen, Dinge zu schützen, die überhaupt nicht als Zeichen gälten
(OSTERRIETH, GRUR 1912 S. 18 Spalte rechts = Sonderabdruck S. 58). Das
konnte nur heissen, dass England jedes Hinterlegungsgesuch aufgrund der
in seinem eigenen Lande herrschenden Verhältnisse beurteilen werde.
In BGE 55 I 262 ff. sagte das Gericht denn auch mit keinem Worte,
weshalb es auf die Verkehrsgeltung im Ursprungsland, nicht auf jene im
Inland abstelle. Diese Frage wurde erst in BGE 81 I 301 erörtert, aber
mit Ausführungen, die nicht überzeugen.
Das Bundesgericht verwies hier darauf, dass es nach BGE 55 I 262
auf den Gebrauch der Marke im Ursprungsland ankomme, und erklärte, es
bestehe kein Grund, davon abzuweichen, denn die von SEILER, Die Entstehung
des Rechts an ausländischen Marken in der Schweiz, Berner Diss. 1943
S. 69/70 geübte, auf eine engere Auslegung zielende Kritik halte nicht
stand. Seiler hat jedoch gar nicht zur Frage Stellung genommen, ob die
Verkehrsgeltung des Ursprungslandes oder jene in der Schweiz massgebend
sei, sondern auf den Seiten 62-70 ausschliesslich die Frage behandelt,
ob Art. 6 lit. B Ziff. 2 Satz 2 PVUe nur auf Zeichen anzuwenden sei,
denen ohne die Durchsetzung im Verkehr jede Unterscheidungskraft fehlen
würde, oder auch auf Beschaffenheitsangaben. Die Kritik, die er in dieser
Hinsicht an BGE 55 I 272 übte, und die Gegenkritik des Bundesgerichts an
der Auffassung Seilers tragen also zur Frage, ob sich die Verkehrsgeltung
nach den Verhältnissen des Ursprungslandes oder nach jenen des Inlandes
beurteile, nichts bei.
Das Bundesgericht fügte dann allerdings noch hinzu, seine in BGE
55 I 262 ff. vertretene Auffassung sei "auch zweckentsprechend, weil
den Bedürfnissen eines gesteigerten internationalen Handelsverkehrs und
den Schutzbestrebungen des Abkommens angepasst". Den Bedürfnissen des
internationalen Handels stehen indessen die Bedürfnisse des inländischen
Handels und des inländischen Publikums entgegen. Man darf erwarten,
dass derjenige, der exportieren will, sich hinsichtlich der Verwendung
von Marken den Gesetzen des Einfuhrlandes unterzieht, wie er das auch
in mancher anderen Hinsicht tun muss. Die Bestrebungen zum Schutze der
ausländischen Marken konnten durch die PVUe nur in sehr beschränktem
Umfange verwirklicht werden, zählt doch Art. 6 quinquies in lit. B eine
ganze Reihe von Gründen auf, welche die Verbandsländer berechtigen,
ausländischen Marken den Schutz zu verweigern. So sind z.B. der
Sprachgebrauch und die inländische öffentliche Ordnung für die Beurteilung
der Zulässigkeit einer ausländischen Marke zum mindesten ebenso wichtig wie
die Bedürfnisse des internationalen Handels und die Verkehrsgeltung, welche
die Marke im Auslande unter einer ganz anderen Gesetzgebung und unter
anderen Verhältnissen erlangt haben mag. Man kann nicht schlechthin die
Verkehrsgeltung im Auslande den Gesetzen und Verhältnissen im Einfuhrlande
vorgehen lassen. Hätte die PVUe ausländische Marken möglichst ungehemmt
auch im Einfuhrland geschützt wissen wollen, so hätte sie ausdrücklich
einen diesbezüglichen obersten Grundsatz aufstellen müssen.
Das Bundesgericht hat dann in BGE 81 I 302 noch ausgeführt, seine
Auffassung werde durch eine analoge ausländische Praxis erhärtet, wobei es
sich auf PLAISANT, Traité de droit international concernant la propriété
industrielle S. 209 ff., besonders 211, berief. Dieses Werk und die dort
zitierten ausländischen Präjudizien befassen sich aber ausschliesslich mit
anderen Fragen, besonders mit dem Grundsatz des Art. 6 lit. A PVUe/London,
wonach die Marken, was ihre Form betrifft, "telle quelle" zu schützen sind.
Auch das Urteil des schweizerischen Bundesgerichts vom 9. Juni 1931, das
Plaisant am Schlusse der S. 211 zitiert (BGE 57 II 442 ff.), trägt zur
Lösung des Problems, ob bei der Anwendung von Art. 6 lit. B Ziff. 2 Satz
2 die Verkehrsgeltung im Ursprungsland oder jene im Inland massgebend sei,
nichts bei.
b) Anlässlich der Revision der PVUe in Lissabon im Jahre 1958 wurde auf
Vorschlag der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
(AIPPI) der bisherige Art. 6 durch einen neuen Art. 6 und durch Art. 6
quinquies ersetzt.
Im neuen Art. 6 erklärte man vorab, die Bedingungen für die
Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken würden in jedem
Lande durch die innerstaatlichen Rechtsvorschriften bestimmt. Aus diesem
Grundsatz folgt, dass die Übereinkunft im Zweifel so auszulegen ist,
dass die Rechtsordnung und die Verhältnisse des Einfuhrlandes vor dem
ausländischen Recht und den ausländischen Verhältnissen, besonders vor
jenen im Ursprungslande, den Vorrang haben. Von Schutzbestrebungen als
oberstem Leitbild in dem Sinne, dass die im Ursprungslande geschützte Marke
im Zweifel auch im Einfuhrlande geschützt werden müsse, kann nicht die
Rede sein. Eine Ausnahme sieht die sog. telle-quelle-Klausel des Art. 6
quinquies lit. A vor, doch gilt sie nur für die äussere Form der Marke
(BGE 98 I b 180 ff.).
In Art. 6 quinquies wurde unter anderem aufgenommen, was bisher in
Art. 6 lit. A und B gesagt war. Dabei machte man den bisherigen Satz 2
von lit. B Ziff. 2 zum Absatz 1 der lit. C und gab ihm folgenden neuen
Wortlaut:
"Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra
tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée
de l'usage de la marque."
Damit war klargestellt, dass nicht nur bei der Würdigung der
Unterscheidungskraft der Marke, sondern bei der Beurteilung ihrer
Schutzfähigkeit überhaupt alle Tatumstände, besonders die Dauer des
Gebrauchs der Marke, also ihre Durchsetzung im Verkehr, zu berücksichtigen
seien.
Dass es auf die Durchsetzung im Verkehr im Auslande, besonders
im Ursprungslande, also nicht auf die Verhältnisse im Inlande ankomme,
wurde aber auch bei dieser Gelegenheit nicht gesagt. Dabei handelt es sich
nicht etwa um ein Versehen. Das Problem war an der Konferenz von Lissabon
durchaus bekannt. Die AIPPI hatte vorgeschlagen, Art. 6 quinquies lit. C
wie folgt zu fassen (Actes de la Conférence réunie à Lisbonne, S. 596):
"C. Pour apprécier si la marque a un caractère distinctif, on devra
tenir compte de toutes les circonstances, notamment:
1. du fait que ladite marque a été admise à l'enregistrement dans le
pays d'origine ou dans un autre pays de l'Union après examen des conditions
d'admission ou qu'elle a été reconnue distinctive dans un pays de l'Union;
2. du fait de la durée et de l'étendue de son usage dans les pays
de l'Union;
3. du fait que les milieux intéressés la considèrent comme le signe
distinctif du produit qu'elle couvre."
Die Delegation von Österreich, unterstützt von den Delegationen der
Tschechoslowakei und von Jugoslawien, widersprach diesem Vorschlag mit
der Begründung, er bringe gegenüber dem bisherigen Art. 6 lit. B Ziff. 2
Satz 2 eine wesentliche Änderung mit sich, weil bisher bei der Würdigung
der Unterscheidungskraft der Marke das Einfuhrland nur die in diesem
Lande eingetretenen Tatsachen habe berücksichtigen müssen (Actes S. 605
f. und 753). Der Delegierte von Deutschland vertrat dagegen die Meinung,
der Richter könne allen Tatsachen Rechnung tragen, um sich eine Meinung
zu bilden (Actes S. 753). Der Schweizer alt Bundesrichter Bolla äusserte
sich als Präsident der Dritten Kommission, die diesen Artikel beriet,
gemäss Protokoll dahin, die Hauptschwierigkeit liege in der Frage, ob
der Richter nur die Tatumstände im eigenen Lande, also im Einfuhrlande
berücksichtigen solle oder ob er auch anderen Umständen, insbesondere
ausserhalb seines Landes eingetretenen Tatsachen Rechnung tragen dürfe. Der
bisherige Text erlaube dies, und der Vorschlag der AIPPI wolle ihn nicht
ändern, sondern bloss durch Beispiele ergänzen. Es frage sich somit,
ob die geltende Fassung genüge (Actes S. 606).
Hierauf beschlossen die Delegierten mit 20 gegen 7 Stimmen, die
bisherige Wendung "... on devra tenir compte de toutes les circonstances
de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque" beizubehalten,
also den Vorschlag der AIPPI abzulehnen (Actes S. 606).
Es kann somit nicht gesagt werden, Art. 6 quinquies lit. C Abs. 1
wolle die Verbandsländer verpflichten, eine Marke zu schützen, wenn sie
im Ursprungslande Verkehrsgeltung erlangt hat. Diese Bestimmung erlaubt
dem Einfuhrlande, alle Tatumstände zu berücksichtigen.
Dazu gehören vor allem die Verhältnisse, wie sie im Einfuhrlande selbst
bestehen. Das ergibt sich schon daraus, dass die in Art. 6 quinquies
lit. B aufgezählten Gründe, aus denen dieses Land die Eintragung der
im Ursprungsland registrierten Marke ablehnen kann, im Einfuhrland
verwirklicht sein müssen (BGE 53 II 360, 55 II 62, 151/152, 72 I 240,
73 II 132, 76 I 169, 80 I 383; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl.,
I 354; MASSON, La protection "telle quelle" des marques de fabrique et
de commerce S. 75, 82). Die PVUe kann nicht der Rechtsordnung und den
Verhältnissen des Einfuhrlandes dermassen den Vorrang einräumen, dieses
Land dann aber doch verpflichten wollen, die Marke unbekümmert darum,
ob sie im Einfuhrlande z.B. die Rechte Dritter verletzt (lit. B Ziff. 1)
oder Beschaffenheitsangabe ist (lit. B Ziff. 2) oder sogar gegen die
guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst (lit. B Ziff.
3), bloss deshalb zu schützen, weil sie im Ursprungslande, wo ganz
andere Verhältnisse herrschen können (anderer Sprachgebrauch, andere
Eintragungsvoraussetzungen usw.), Verkehrsgeltung erlangt hat.
Zu den Tatumständen, die das Einfuhrland berücksichtigen darf -
aber nicht notwendigerweise muss -, kann man im einzelnen Falle auch die
Vorgänge im Ursprungslande (oder in anderen Ländern) rechnen. Sie können
etwa Indizien dafür sein, dass das Zeichen sich durch seinen Gebrauch auch
im Einfuhrlande durchgesetzt hat. Wenn sie im Einfuhrlande bekannt sind,
können sie den Schutz der ausländischen Marke unter Umständen auch deshalb
rechtfertigen, weil der Gebrauch dieser Marke durch andere Fabrikanten oder
Händler wegen der Täuschungsgefahr nicht in Frage kommt (BGE 73 II 133).
Dieser Meinung ist offenbar auch BODENHAUSEN, Guide d'application de la
Convention de Paris S. 123, wenn er ausführt: "Les autorités compétentes
du pays dans lequel la protection de la marque est revendiquée peuvent
également tirer des conclusions de ce genre de circonstances existant
dans d'autres pays."
c) Soweit das schweizerische Schrifttum die in BGE 55 I 262 und
81 I 301 vertretene Auffassung übernommen hat, vermag es aus den
angeführten Gründen ebenfalls nicht zu überzeugen (DAVID, Komm. zum
MSchG Art. 3 N. 35; TROLLER, Immaterialgüterrecht 2. Auflage I 390;
YVONNE HINTERMEISTER, Der Schutz der ausländischen Marke in der Schweiz
S. 74). Troller behält übrigens "wichtige inländische Interessen"
vor, scheint also nicht anzunehmen, dass immer die Verkehrsgeltung im
Ursprungslande massgebend sei. Dem Urteil betreffend die Marke "Bernex"
wirft er zudem vor (S. 391), es enthalte einen Widerspruch, weil die
Motive einerseits davon ausgingen, das Publikum werde den Namen "Bernex"
nicht mit der Herstellung von Uhren in Zusammenhang bringen, womit er, was
für ihre Zulassung entscheidend gewesen sei, als Phantasiemarke anerkannt
worden sei. Auch Yvonne HINTERMEISTER fügt bei (S. 75), eine Marke sei
trotz eines langen Gebrauchs und dadurch erlangter Verkehrsgeltung im
Ursprungslande dann nicht "telle quelle" zu schützen, wenn sie im Inland
der Kennzeichnungs- und damit der Unterscheidungskraft entbehre oder
als Beschaffenheitsangabe offengehalten werden müsse. Sie sieht also in
der Verkehrsgeltung im Ursprungslande nicht in allen Fällen einen Grund,
der das Einfuhrland zur Eintragung der Marke verpflichte.
MATTER, Komm. zum MSchG S. 63/64, ist im Gegensatz zu BGE 55 I 273 der
Meinung, dass gewöhnlich die Durchsetzung im Inland erforderlich ist, bei
Exportmarken jedoch die Verhältnisse im Ausland zu berücksichtigen sind.
d) Das deutsche Bundespatentgericht vertritt in einem Entscheid aus dem
Jahre 1965 (veröffentlicht in GRUR 1965 Ausland S. 508) die Auffassung,
ein nicht unterscheidungskräftiges oder ein beschreibendes Warenzeichen
könne nur dann in die deutsche Zeichenrolle eingetragen werden, wenn es
sich in der Bundesrepublik durchgesetzt hat; Durchsetzung im Verkehr des
Ursprungslandes genüge nicht.
Auch das deutsche Schrifttum ist überwiegend der Auffassung, dass es
auf die Durchsetzung in der Bundesrepublik ankomme, wobei es einräumt, dass
die Verkehrsgeltung der Marke im Ausland den Nachweis der Durchsetzung in
der Bundesrepublik erleichtern kann (BUSSE, Warenzeichengesetz 3. Auflage
Anm. 34 II Ziff. 1 Abs. 1 und lit. f zu § 4 WZG und Anm. 5 lit. c zu Art. 6
PVUe; REIMER/TRÜSTEDT Anm. 31 zu § 4 WZG; BAUMBACH/HEFERMEHL Anm. 67 zu §
4 WZG). BEIER, in GRUR 1968 S. 497, meint dagegen, dem Verlangen nach
übereinstimmender Beurteilung der Schutzfähigkeit einer im internationalen
Handel benützen Marke sollte grundsätzlich entsprochen werden, soweit
keine überwiegenden Interessen inländischer Gewerbetreibender oder
die inländische öffentliche Ordnung entgegenstehen. Der Vorbehalt der
inländischen Interessen und öffentlichen Ordnung zeigt aber, dass auch
Beier letzten Endes doch dem Recht des Einfuhrlandes den Vorrang gibt.
In Österreich vertreten SONN/PRETTENHOFER/KOCH, Warenzeichenrecht, Wien
1958 S. 10 die Auffassung, bei der Entscheidung der Frage, ob sich eine
Marke in den beteiligten Kreisen als Kennzeichen der Ware des Unternehmens
durchgesetzt habe, sei die inländische Verkehrsanschauung massgebend.
Auch nach der Rechtsprechung Grossbritanniens vermögen die Verhältnisse
im Auslande ein den Anforderungen des englischen Rechts nicht genügendes
Zeichen nicht eintragungsfähig zu machen (GRUR 1956 Ausland S. 56; VON
WATTENWYL, Der Schutz der Marke in Grossbritanien, ZBJV 89 S. 203/204).
e) Der vorliegende Fall bestätigt, dass die Verkehrsgeltung der Marke
im Ursprungslande nicht ohne weiteres Anspruch darauf geben kann, dass
sie auch im Einfuhrlande geschützt werde. Das Recht der Verbandsstaaten,
den ausschliesslich aus Beschaffenheitsangaben bestehenden Marken den
Schutz zu verweigern, wäre sonst oft illusorisch. Das Wort discotable
ist in der Bundesrepublik Deutschland möglicherweise schon sehr bald,
gewissermassen von Anfang an, als Marke der Beschwerdeführerin bekannt
geworden, weil es im deutschen Publikum als fremdsprachiger Ausdruck nicht
Beschaffenheitsangabe, sondern Phantasiewort ist, sich also nicht zuerst
durch langen Gebrauch vom Freizeichen zum Individualzeichen umzugestalten
brauchte. Die Berücksichtigung der Verhältnisse in der Bundesrepublik liefe
darauf hinaus, dass über die Bedeutung, die das Wort in der französsichen
Sprache hat, in der Schweiz von Anfang an hinweggesehen werden müsste,
obschon diese Sprache hier National- und Amtssprache ist. Es kann nicht
der Wille der PVUe sein, dass die sprachlichen Verhältnisse im Einfuhrlande
dermassen den Verhältnissen im Ursprungslande hintanzustellen seien.
Die Beschwerdeführerin befindet sich in anderer Lage als der
Inhaber der Marke "Tunbridge Wells". Dieser Ausdruck war nicht in der
Schweiz, sondern im Ursprungslande England eine Ortsbezeichnung und
daher zunächst Freizeichen. Er konnte sich in England durch langen
Gebrauch zum Individualzeichen umbilden. Schweizerische Geschäftsleute
waren an seiner Freihaltung für den Gebrauch im Inlande überhaupt
nicht interessiert. Der Gebrauch von "Tunbridge Wells" als Marke durch
sie hätte geradezu täuschend wirken können. Das Bundesgericht hat das
schon in BGE 73 II 133 angedeutet, als es, eine Parallele mit BGE 55 I
262 ff. ziehend, die Nachahmung der Marke "Cigarettes françaises" des
Inhabers des französischen Tabak-Regiebetriebes wegen Täuschungsgefahr
als unzulässig erklärte. Von der Marke der Beschwerdeführerin kann nicht
gesagt werden, ihr Gebrauch durch andere Personen in der Schweiz könnte
zu Täuschungen führen. "Discotable" wird hier nicht als ausschliessliches
Gut der Beschwerdeführerin, sondern als Beschaffenheitsangabe, also als
Gemeingut empfunden. Schweizerische Geschäftsleute haben ein Interesse,
ihre Tische zum Aufbewahren von Schallplatten ebenfalls als discotables
bezeichnen zu dürfen.
Anders verhielte es sich nur, wenn sich dieses Wort für Waren aus dem
Betriebe der Beschwerdeführerin auch in der Schweiz als Individualzeichen
durchgesetzt hätte. Das wird aber von der Beschwerdeführerin nicht
behauptet. Sie beruft sich nur auf die angebliche Verkehrsgeltung in
Deutschland und bringt nicht einmal vor, dass sie die Marke in der Schweiz
überhaupt schon gebraucht habe. Die Frage, ob die behauptete Durchsetzung
im Verkehr in Deutschland ein Indiz dafür sei, dass sich das Zeichen auch
in der Schweiz durchgesetzt habe, stellt sich daher nicht.
Die Marke kann deshalb in der Schweiz nicht eingetragen werden.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.