BGE 98 IB 5
98 Ib 5
2. Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Februar 1972 i.S. André
Hofer-Lebensmittel-Gesellschaft m.b.H. gegen Eidgenössisches Amt für
geistiges Eigentum Regeste
Markenrecht. Schutzverweigerung gegenüber international hinterlegter
Marke wegen Täuschungsgefahr über die Herkunft der Ware.
Madrider Abkommen (Fassung von Nizza 1957), Art. 5 Abs. 1; Pariser
Verbandsübereinkunft (Fassung von Lissabon 1958), Art. 6 quinquies lit. B
Ziff. 3 (Erw. 1).
Unzulässigkeit einer ersonnenen Marke, wenn sie nicht täuschend
ist? Frage offen gelassen. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG (Erw. 3).
Täuschungsgefahr der Marke "Santi deutsches Erzeugnis"? Frage bejaht
(Erw. 4 und 5).
Sachverhalt
Der Vorinstanz kann aber auch kein Missbrauch ihres Ermessens
vorgeworfen werden. Dass eine Ausweisung sich für den davon Betroffenen
nachteilig auswirken kann, ist selbstverständlich und im Wesen dieser
Massnahme begründet. Nur ein besonders schwerer Nachteil, der dem
Auszuweisenden droht, kann deshalb als Hindernis für eine Ausweisung
anerkannt werden. Der Regierungsrat hat bei seinem Entscheid durchaus
berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer schon über zwanzig Jahre in der
Schweiz lebt. Gerade die Tatsache, dass der Beschwerdeführer schon mit
sieben Jahren in die Schweiz kam und hier die Schulen besuchte und seine
Lehre abschloss,dürfte die Behörden bewogen haben, im vorliegenden Falle
lange Jahre hindurch Nachsicht zu üben. Nachdem nun aber das Verhalten
des Beschwerdeführers sich nach der Androhung der Ausweisung im Jahre
1966 nicht gebessert hat und auch die zahlreichen informellen Mahnungen
von Polizei und Fürsorge ohne jede sichtbare Wirkung geblieben sind,
der Beschwerdeführer sich also schon über acht Jahre lang ohne geregelte
Arbeit, oft mittellos und ohne festen Wohnsitz in der Schweiz herumtreibt,
durfte der Regierungsrat im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens die
Ausweisung anordnen. Dass der Beschwerdeführer in der Schweiz besonders
enge menschliche Beziehungen pflege, wird nicht behauptet und ist auch
aus den Akten nicht ersichtlich. Mit seinen ehemaligen Pflegeeltern
scheint er keine Verbindung mehr zu haben. Es besteht auch sonst kein
Anhaltspunkt dafür, dass er sich in der Schweiz besonders verwurzelt
fühlt. Die sprachlichen Schwierigkeiten, denen er in Holland begegnen
könnte, sind nicht derart, dass anzunehmen wäre, es entstehe ihm in
dieser Hinsicht durch die Ausweisung ein unzumutbarer Nachteil. Überdies
ist es denkbar, dass er sich nach Deutschland begeben kann, wo keinerlei
Sprachschwierigkeiten ihn an der Verständigung hindern. Die angebliche
Pflegebedürftigkeit des Beschwerdeführers könnte an sich durchaus Anlass
sein, von einer Ausweisung abzusehen. Selbst wenn sie jedoch einwandfrei
nachgewiesen wäre, zwänge sie nicht zum Verzicht auf Ausweisung, denn die
für den Beschwerdeführer geforderte Pflege lässt sich nicht nur in der
Schweiz erbringen. Dass sich die Ausweisung schlecht auf den Geisteszustand
des Beschwerdeführers auswirken wird, ist umso weniger anzunehmen, als
der Psychiater Dr. Nagel in Zürich noch am 5. September 1971 erklärt hat,
eine Ausweisung dürfte dem Beschwerdeführer keinen nachhaltigen oder
schädlichen La marca "Santi deutsches Erzeugnis" è tale da ingannare il
pubblico? Quesito risolto affermativamente (consid. 4 e 5).
A.- Die André Hofer-Lebensmittel-Gesellschaft m.b.H. in München ist
Inhaberin der in der Zeichenrolle der Bundesrepublik Deutschland unter
Nr. 806729 eingetragenen Wortmarke "Santi deutsches Erzeugnis". Am 15.
Mai/9. Juni 1970 liess sie dieses Zeichen unter Nr. 368152 für Waren der
Klassen 5 und 29 bis 33 in das internationale Register eintragen. Am
11. Mai 1971 teilte das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum dem
internationalen Büro mit, dieser Marke werde in der Schweiz vorläufig der
Schutz verweigert, denn der sehr verbreitete Familienname Santi, der mit
dem Namen der Markeninhaberin nicht übereinstimme, lasse an eine ersonnene
Firma denken und vermuten, es bestehe eine Beziehung zwischen diesem
Namen und den gekennzeichneten Erzeugnissen; der Gebrauch einer solchen
Firma widerspreche Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG; die Markeninhaberin werde
eingeladen, dem eidgenössischen Amt zu beweisen, dass sie berechtigt sei,
diesen Namen als Marke zu gebrauchen, und in welcher Beziehung der Träger
dieses Namens mit den gekennzeichneten Waren stehe, ansonst der Schutz
endgültig verweigert würde; die Marke könnte übrigens nur für deutsche
Erzeugnisse zugelassen werden.
Die Markeninhaberin liess dem eidgenössischen Amt am 11. August
1971 beantragen, den Schutz nur teilweise zu verweigern. Sie brachte im
wesentlichen vor, die blosse Übereinstimmung eines Markenteils mit einem
in der Schweiz vorkommenden Familiennamen erwecke nicht den Eindruck einer
ersonnenen Firma. Der Name Santi sei sehr wenig bekannt. Es liege näher,
Santi als Mehrzahl von Santo zu deuten. Der in der Marke enthaltene Hinweis
auf ein Erzeugnis mache dem Publikum vollends klar, dass eine Marke,
nicht eine Firma vorliege. Der Schutz dürfe deshalb schon auf Grund des
schweizerischen Rechts nicht verweigert werden. Zudem erlaube Art. 5 MMA
in Verbindung mit Art. 6quinquies PVUe die Ablehnung des Schutzes nur bei
Täuschungsgefahr. Die Verwendung eines nicht zum Markeninhaber gehörenden
Familiennamens möge gegen die Markenwahrheit verstossen, bewirke aber eine
Täuschungsgefahr nur dort, wo dieser Name in bezug auf die betreffende Ware
einen bestimmten Ruf geniesse, was im vorliegenden Falle weder behauptet
sei noch zutreffe. Unbestritten sei, dass die Marke "Santi deutsches
Erzeugnis" nur für Waren deutscher Herkunft geschützt werden könne.
Am 2. September 1971 bestätigte das eidgenössische Amt die
vorläufige Schutzverweigerung, da die Einwendungen der Markeninhaberin
nicht stichhaltig seien. Dieser Entscheid wurde der Markeninhaberin am
13. Oktober 1971 durch das internationale Büro eröffnet.
Mit Schreiben vom 2. September 1971 gab das eidgenössische Amt dem
Vertreter der Markeninhaberin bekannt, warum es seinen Ausführungen vom 11.
August nicht beipflichte. Es führte im wesentlichen aus, der Name Santi
sei in der Schweiz noch ziemlich verbreitet. Gemäss Art. 14 Abs. 1
Ziff. 4 MSchG habe es die Eintragung von Marken, die einen ersonnenen
Firmanamen enthielten, zu verweigern. Nach seiner heutigen strengen
Praxis treffe dies auch zu, wenn das Zeichen nebst dem Familiennamen noch
andere Bedeutung habe, die nicht gerade einen symbolischen Charakter
oder eine direkte Beziehung mit den Erzeugnissen aufweise. Ein solches
Zeichen könne nur dann eingetragen werden, wenn durch Beifügung eines
wesentlichen graphischen Elementes die Interpretation als Familienname
in den Hintergrund gestellt werde.
B.- Die André Hofer-Lebensmittel-Gesellschaft m.b.H. führt mit
Eingabe vom 12./15. November 1971 gegen den Entscheid vom 2. September
Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt, ihn aufzuheben und die
genannte internationale Eintragung in der Schweiz in bezug auf Waren
deutscher Herkunft zu schützen.
Das eidgenössische Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Gemäss Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale
Registrierung von Marken (MMA), das im Verhältnis zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz vor dem 19. September 1970
in der Fassung von Nizza galt und seither in der Fassung von Stockholm
in Kraft steht, darf ein Verbandsland der international registrierten
Marke den Schutz nur unter den Bedingungen verweigern, die nach der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums
(PVUe) auf eine zur nationalen Eintragung hinterlegte Marke anwendbar
wären. Diese Bedingungen sind in Art. 6quinquies lit. B PVUe genannt und
lauten in der in Lissabon revidierten Fassung der Übereinkunft gleich wie
in der zwischen den beiden Staaten seit 19. September 1970 massgebenden
Fassung von Stockholm. Unter anderem darf der Schutz verweigert werden,
"wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung
verstossen, insbesondere wenn sie geeignet sind, das Publikum zu
täuschen". Anschliessend an diesen in Ziff. 3 enthaltenen Satz sagt die
Übereinkunft, es bestehe Einverständnis darüber, dass eine Marke nicht
schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstossend angesehen
werden könne, weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht,
es sei denn, dass diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betreffe.
Erwägung 2
2.- Das schweizerische Gesetz verbietet die Eintragung einer Marke
unter anderem, wenn sie gegen die guten Sitten verstösst (Art. 14
Abs. 1 Ziff. 2, Art. 3 Abs. 4 MSchG). Diese Voraussetzung ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtes namentlich dann erfüllt, wenn sich die
Marke eignet, den Käufer der Ware in irgendeiner Weise irrezuführen (BGE
66 I 192, 194, 69 II 203, 77 I 79, 78 I 281, 89 I 51 Erw. 4, 293 Erw. 2,
301 Erw. 2, 92 II 309, 93 I 575, 579, 95 I 473, 97 I 80). Insoweit ist
das Landesrecht nicht strenger als Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3 PVUe,
denn auch diese Bestimmung versteht unter den Marken, die gegen die guten
Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbesondere solche,
die das Publikum täuschen könnten.
Erwägung 3
3.- Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG sodann verbietet die Eintragung
einer Marke unter anderem dann, wenn sie "eine ersonnene, nachgeahmte
oder nachgemachte Firma trägt".
TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Auflage, S. 371 Anm. 268 und S. 375
f., ist der Auffassung, diese Bestimmung setze keine Täuschungsgefahr
voraus; sie und mit ihr die Praxis ständen der Eintragung in der Schweiz
bekannter Familiennamen als Marken oder Markenbestandteile beim Fehlen
einer firmenmässigen oder qualitätsbestimmenden Beziehung zur Ware auch
dann im Wege, wenn das Publikum aus ihnen nicht auf die Beschaffenheit der
Erzeugnisse schliesse. Er verweist auf einen in BURCKHARDT, Schweizerisches
Bundesrecht unter Nr. 2163 III erwähnten Entscheid des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes aus dem Jahr 1909 betreffend die Marke
"Felix".
Das Bundesgericht hat nie erörtert, ob die genannte Bestimmung die
"ersonnene, nachgeahmte oder nachgemachte" Firma als Markenbestandteil
schlechthin verbiete oder sie nur dann nicht zulasse, wenn sie das
Publikum irreführen kann. Es erachtete die Bestandteile "Rosskopf Fils"
und "Rosskopf Frères" in Marken für Uhren und "C. Pedroni" in Marken
für Zigarren als ersonnen und daher gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG
unzulässig (BGE 46 II 418 f., 50 I 323 ff.). Die Täuschungsgefahr lag
jedoch in beiden Fällen auf der Hand. Die Eintragung der Marke "Kübler-Rad"
des Paul Kübler wurde dagegen gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG
abgelehnt, weil das kaufende Publikum sie mit dem bekannten Rennfahrer
Ferdinand Kübler in Beziehung bringen würde (BGE 77 I 77 ff.). Auch bei
der Prüfung der Frage, ob die aus dem Namen "Sheila" bestehende Marke für
Parfumerien zulässig sei, setzte sich das Bundesgericht nur mit Art. 14
Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 3 Abs. 4 MSchG auseinander (BGE 92 II 309).
Man kann sich fragen, ob es sich rechtfertigt, ersonnene Firmen als
Markenbestandteile selbst dann nicht zuzulassen, wenn das Publikum ihren
Phantasiecharakter ohne weiteres erkennen kann. Da die Rechtsprechung
unrichtige geographische Angaben gestattet, wenn die Möglichkeit der
Täuschung ausgeschlossen ist (BGE 55 I 271, 56 I 475, 68 I 205, 72 I
240, 89 I 51, 293, 301, 91 I 54, 93 I 571, 95 I 474, 96 I 254, 97 I 80),
lässt sich kaum ein Grund finden, ersonnene Firmen selbst dann aus Marken
fernzuhalten, wenn sie nicht irreführend wirken können.
Die Frage kann aber offen gelassen werden, und es braucht auch nicht
entschieden zu werden, ob Art. 6quinquies lit. B PVUe erlaubt, einer im
Ursprungslande eingetragenen oder international registrierten Marke den
Schutz zu verweigern, wenn eine in ihr enthaltene ersonnene Firma nicht
irreführen kann.
Erwägung 4
4.- a) Es ist nachgewiesen und unbestritten, dass "Santi" in der
Schweiz als Familienname bekannt ist. Er wird von Einwohnern der Schweiz
und von Schweizerbürgern geführt. Das schweizerische Publikum weiss aber
auch, dass er in Italien als Familienname vorkommt.
b) Die Beschwerdeführerin macht geltend, ein Familienname werde
nicht ohne weiteres auch als Firma empfunden, denn aus einem blossen
Familiennamen bestehende Firmen seien äusserst selten. Das Publikum denke
nur an eine Firma, wenn die Marke ausser dem Familiennamen auch einen
Vornamen, eine Ortsbezeichnung oder einen auf eine Gesellschaftsform
hindeutenden Zusatz enthalte.
Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Einzelfirmen können
aus dem Familiennamen ohne Vornamen bestehen (Art. 945 Abs. 1 OR). Im
mündlichen oder schriftlichen Verkehr wird ferner die Firma häufig durch
blossen Gebrauch des in ihr enthaltenen Familiennamens abgekürzt. Das Wort
"Santi" eignet sich daher durchaus, den Gedanken an eine Firma wachzurufen.
Das ist aber nicht entscheidend, denn eine Marke kann auch dann
irreführen, wenn der in ihr enthaltene Familienname nicht den Gedanken an
einen Geschäftsinhaber hervorruft, sondern nur auf eine Beziehung zwischen
der Ware und einer nicht geschäftlich tätigen Person, z.B. einem Erfinder
oder einem das Erzeugnis empfehlenden Fachmann schliessen lässt.
c) Im vorliegenden Falle lässt sich die Möglichkeit einer Irreführung
des Publikums nicht schon deshalb verneinen, weil der Familienname "Santi"
in der Schweiz nur wenig verbreitet sei. Er kommt häufig genug vor, um
als Familienname, Firma oder Firmenbestandteil empfunden zu werden. Das
genügt, um die Gedanken des Publikums von der Ware auf eine Person oder
Firma zu lenken und es damit zu täuschen.
Die Möglichkeit der Täuschung wird nicht dadurch ausgeschlossen,
dass "santi" an sich auch als Mehrzahl des italienischen Wortes "santo"
verstanden werden kann. Diese Deutung liegt zu sehr abseits, als dass der
Durchschnitt des schweizerischen Publikums, das Lebens- und Genussmittel
oder Getränke kauft, auf sie verfallen würde. Insbesondere wer nicht
italienisch versteht, übersetzt "Santi" nicht als "Heilige", sondern
denkt an eine Person oder einen Geschäftsmann des erwähnten Namens.
Unbehelflich ist sodann der Einwand, die Kombination "Santi deutsches
Erzeugnis" sage klar, dass eine Marke, nicht eine Firma vorliege. Die
Frage ist nicht die, ob die drei Wörter zusammen den Eindruck einer
Marke oder vielmehr den einer Firma erwecken, sondern ob das Wort
"Santi" für sich allein oder im Zusammenhang mit den beiden andern
Bestandteilen der Marke als Hinweis auf eine Firma oder eine Person
empfunden werde. Das trifft zu. Die Wörter "deutsches Erzeugnis" heben
die Bedeutung des Wortes "Santi" nicht auf. Sie eignen sich im Gegenteil,
sie zu unterstreichen. Der Durchschnittsleser kann sich vorstellen, die
Ware sei nach den Rezepten einer Person oder Firma mit Namen Santi, aber
in Deutschland hergestellt worden, oder sie gleiche einem italienischen
oder schweizerischen Erzeugnis, sei aber deutscher Herkunft. Er kann
auch meinen, der das Erzeugnis herstellende Unternehmer heisse Santi.
Solche oder ähnliche Gedankengänge liegen umso näher, als "deutsches
Erzeugnis" eine Gemeingut bildende reine Herkunftsbezeichnung ist, so dass
"Santi" als das einzige an sich markenfähige Zeichen gelten muss.
d) Dass "Santi", wenn als Familienname, Firmenbestandteil oder Firma
verstanden, ersonnen ist, bestreitet die Beschwerdeführerin nicht.
Sie hat von der Möglichkeit, einen tatsächlichen Zusammenhang ihrer
Erzeugnisse mit einer Person oder Firma dieses Namens nachzuweisen,
weder auf die provisorische Schutzverweigerung hin noch in der Beschwerde
Gebrauch gemacht.
Sie bringt dagegen vor, ein Familienname sei an sich wertfrei und
könne daher nur täuschen, wenn das Publikum ihn einer bestimmten in
der Politik, in der Wirtschaft, im Sport usw. bekannt gewordenen Person
zuschreibe. Diese Auffassung hält indessen nicht stand. Ein Name oder
eine Firma kann in einer Marke nicht nur dann irreführen, wenn sie
auf eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Unternehmen anspielen,
wie das im Beispiel der Marke "Kübler-Rad" zutraf, sondern auch dann,
wenn der Träger des Namens oder der Firma nur vorgespiegelt, fingiert,
ersonnen ist. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG führt denn auch ausdrücklich
die ersonnene Firma neben der nachgeahmten oder nachgemachten an.
Erwägung 5
5.- Das Amt für geistiges Eigentum hat somit der Marke der
Beschwerdeführerin den Schutz zu Recht verweigert. Sein Entscheid lässt
sich sowohl auf Ziff. 4 als auch auf Ziff. 2 des Art. 14 Abs. 1 MSchG
stützen und widerspricht auch Art. 6quinquies lit. A und B PVUe nicht.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.