BGE 98 IB 180
98 Ib 180
26. Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Juli 1972 i.S. Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum. Regeste
Schutz international registrierter Marken.
1. Art. 6 quinquies lit. A der Pariser Verbandsübereinkunft
(PVUe). Die in dieser Bestimmung enthaltene Verpflichtung der
Verbandsländer, jede im Ursprungsland vorschriftsgemäss registrierte Marke
"telle quelle" zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, gilt nur für
die äussere Form der Marke (Bestätigung der Rechtsprechung).
2. Art. 6 Abs. 1 PVUe. Ob eine international registrierte Marke nach
ihrem Inhalt und ihrer Funktion materiell schutzfähig sei, beurteilt
sich nach der Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der Schutz
beansprucht wird (Erw. 1 und 2).
3. Art. 9 Abs. 1 MSchG. Die Eintragung einer noch nicht verwendeten
Marke ist nur zulässig, wenn die Marke tatsächlich zum Gebrauch bestimmt
ist und ihr Inhaber ernsthaft beabsichtigt, sie noch innert der Karenzfrist
in Gebrauch zu nehmen (Erw. 3).
Sachverhalt
A.- Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft (abgekürzt
Bayer AG), Leverkusen, ist Inhaberin der in der Bundesrepublik
Deutschland hinterlegten Wortmarken "Nitraban" und "Nitraran", die für
Textilveredelungsmittel und Farbstoffe bestimmt sind. Am 21. Januar 1970
liess sie die beiden Marken unter Nr. 365 352 und 365 354 auch in das
vom Internationalen Büro zum Schutze des gewerblichen Eigentums geführte
Markenregister eintragen.
Am 18. Januar 1971 verfügte das Eidgenössische Amt für geistiges
Eigentum provisorisch, diesen Marken für das Gebiet der Schweiz den Schutz
zu verweigern, weil sie wegen ihres Defensivcharakters gesetzwidrig
seien. Es forderte die Inhaberin auf, entweder nachzuweisen, dass
sie tatsächlich beide Marken benütze und sie durch eine angebrachte
Warenausscheidung gegeneinander abzugrenzen wünsche, oder nur für eine
von beiden Schutz zu beanspruchen. Die Bayer AG liess am 17. Mai 1971
antworten, sie habe zwei ähnliche Marken angemeldet, was aber nicht heisse,
dass sie eine davon überhaupt nicht gebrauchen wolle; sie werde die Zeichen
zunächst auf dem Markt erproben und dann entscheiden, für welche Waren sie
sich besonders eignen. Das Amt hielt dem am 13. September 1971 insbesondere
entgegen, dass der Schutz einer Marke beim Hinterleger einen ernsthaften
Gebrauchswillen voraussetze und dieser glaubhaft gemacht werden müsse, wenn
die markenmässige Verwendung von zwei Zeichen für dieselben Erzeugnisse,
wie hier, wenig wahrscheinlich erscheine. Es setzte der Bayer AG einen
Monat Frist, um die Marke ihrer Wahl zu bezeichnen. Da die Gesellschaft
an ihrer Auffassung festhielt, verweigerte das Amt den Marken am 3. Januar
1972 den Schutz endgültig.
B.- Die Bayer AG führt gegen diesen Entscheid
Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und die
international hinterlegten Marken in der Schweiz zu schützen.
Das Amt für geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind dem
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken in
der 1957 in Nizza revidierten Fassung beigetreten, die am 19. September
1970 durch die 1967 in Stockholm vereinbarte Fassung abgelöst worden
ist. Nach deren Art. 5 Abs. 1 darf ein Verbandsland einer international
registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums
(PVUe) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register
verweigert werden dürfte (AS 1970 S. 1692). Die hier massgebenden
Fassungen der PVUe von Lissabon (1958) und Stockholm (1967) erklären in
Art. 6 Abs. 1 übereinstimmend, dass die Bedingungen für die Hinterlegung
und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in jedem Land durch die
Landesgesetzgebung bestimmt werden. Art. 6 quinquies lit. A sodann
verpflichtet die Verbandsländer, jede im Ursprungsland vorschriftsgemäss
eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke so, wie sie ist (telle quelle),
unter den Vorbehalten dieses Artikels zur Hinterlegung zuzulassen und zu
schützen. Die Eintragung darf gemäss lit. B nur verweigert werden, wenn
die Marke Rechte Dritter verletzen könnte, sie als Gemeingut anzusehen
ist oder wenn sie gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung
verstösst (AS 1970 S. 627 und 630).
Erwägung 2
2.- Die Beschwerdeführerin macht geltend, nach Art. 6 quinquies dürfe
sie für die in der Bundesrepublik Deutschland eingetragenen Marken auch in
der Schweiz Schutz beanspruchen; denn von der in dieser Bestimmung unter
lit. A aufgestellten "telle quelle"-Klausel dürfe nur unter den in lit. B
abschliessend aufgezählten Bedingungen abgewichen werden, so insbesondere
wenn ein Verstoss gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung
vorliege. Von einem solchen Verstoss könne hier aber nicht die Rede sein.
Dass die. Marken "Nitraban" und "Nitraran" sittenwidrig seien oder
gegen die öffentliche Ordnung der Schweiz verstiessen, wirft das Amt
der Beschwerdeführerin indes nicht vor. Es ist vielmehr der Meinung,
die in Art. 6 quinquies Abs. 1 lit. A PVUe enthaltene Verpflichtung,
jede im Ursprungsland vorschriftsgemäss registrierte Marke "telle quelle"
zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, gelte nicht unbeschränkt,
sondern beziehe sich nach der herrschenden Lehre und der Rechtsprechung
nur auf die äussere Gestaltung der Marke.
In der Tat hat das Bundesgericht die schon in der ersten
Fassung der PVUe von 1883 unter Art. 6 enthaltene Bestimmung, welche
den Verbandsstaaten die gleiche Verpflichtung auferlegte, auf die
äussere Form der Marke beschränkt. Es führte aus, ob ein Zeichen nach
seinem Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, beurteilte
sich nach der Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der Schutz
beansprucht werde; das gelte insbesondere für die Fragen, ob eine Marke
als Freizeichen zu werten sei, Angaben über die Art der Herstellung, die
Beschaffenheit oder die Bestimmung der damit versehenen Ware enthalte oder
eine Täuschungsgefahr begründe. Das Bundesgericht stützte sich dabei vor
allem auf Erläuterungen im Schlussprotokoll zur ersten Fassung. Auch hielt
es an seiner Auffassung unbekümmert darum fest, dass 1911 anlässlich der
Konferenz von Washington die erwähnten Erläuterungen gestrichen und in
Art. 6 zur vermeintlichen Erreichung einer grösseren Klarheit die Gründe
aufgezählt wurden, aus denen ein Verbandsland der in einem andern Lande
eingetragenen Marke den Schutz versagen darf (BGE 55 II 62/3 und 73 II
132 Erw. 1 mit Verweisungen).
Von dieser Rechtsprechung abzuweichen, besteht auch nach den
Revisionen von Lissabon und Stockholm kein Anlass. Sie entspricht
dem Sinn und Zweck, die dem Art. 6 PVUe nach der Willensmeinung der
Beteiligten zugrunde liegen, am besten, mag die Bestimmung seit ihrer
Abänderung an der Konferenz von Washington von den Verbandsländern auch
unterschiedlich ausgelegt werden (vgl. hiezu MUNZINGER, Rückwirkungen des
"telle quelle"-Prinzips auf das materielle Markenrecht, in Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands- und internationaler Teil, 1958
S. 464 ff.; TROLLER, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht
im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 111; ferner TROLLER,
Die mehrseitigen völkerrechtlichen Verträge im gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht, S. 50; MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 59 Ziff. 2). Dass
die Konferenz von Lissabon für die Hinterlegung und Eintragung von Marken
in einem neuen Art. 6 auf das Landesrecht abstellte und den Inhalt der
bisherigen Bestimmung weitgehend in einen Art. 6 quinquies verwies, führt
zu keinem andern Ergebnis, sondern unterstreicht den Ausnahmecharakter der
zuletztgenannten Vorschrift, welche übrigens im wesentlichen übernommen
worden ist (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 1961 zu dem in
Lissabon beschlossenen Übereinkommen, BBl 1961 I 1278 ff., insbes. S. 1284
und 1286 je unten). Die Konferenz von Stockholm sodann brachte insoweit
keine Änderung (BODENHAUSEN, Guide de l'application de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée
à Stockholm en 1967, Bem. a zu Art. 6, Bem. a und e zu Art. 6 quinquies
lit. A; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 399, wo freilich
bloss gesagt wird, dass die Eintragung von Telle-quelle-Marken "vor allem
aus formalen Gründen nicht verweigert werden darf").
Eine gegenteilige Auffassung, welche die "telle quelle"-Klausel
auch auf den Markeninhalt beziehen möchte, wird von BAUMBACH-HEFERMEHL
(Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht II, 10. Aufl. N. 4 zu Art. 6
quinquies PVUe) vertreten. Sie überzeugt schon deshalb nicht, weil
sie die Entstehungsgeschichte der Bestimmung ausser acht lässt. Nach
den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung wäre sie zudem nur
schlüssig, wenn die in lit. B aufgezählten Versagungsgründe sich ganz
oder teilweise einzig auf den Inhalt, nicht aber auf die Form der Marke
beziehen könnten. Das trifft jedoch nicht zu. Was namentlich den zur
Begründung herangezogenen zweiten Satz in lit. B Ziff. 3 angeht, ist er
wohl eine Folge des mit der Regelung von Art. 6 quinquies angestrebten
Zweckes. Aber das schliesst nicht aus, dass dieser Zweck sich auf die
Gewährleistung des Schutzanspruches für die Form der Marke beschränkt
(vgl. BODENHAUSEN, aaO Bem. jzu lit. B in Verbindung mit Bem. b und e zu
lit. A der angeführten Bestimmung).
Wenn bisher in ähnlichen Fällen gelegentlich gesagt worden ist, "im
übrigen" hange die Eintragungsfähigkeit von den Gesetzen des Landes ab,
in dem der Schutz beansprucht wird (s. z.B. BGE 95 I 478, 96 I 249/50),
so mag eine solche Wendung für sich allein missverständlich sein. Das
ändert jedoch nichts daran, dass Art. 6 und 6 quinquies verschiedene
Fälle regeln, die auch der Sache nach auseinander zu halten sind. Diese
Bestimmung bezieht sich auf eine im Ursprungsland eingetragene, jene
dagegen auf eine dort nicht eingetragene Marke (BGE 93 I 571 Erw. 1).
Im vorliegenden Fall ist daher gemäss der bisherigen Rechtsprechung
davon auszugehen, dass auch nach den neueren Fassungen der PVUe
grundsätzliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion der im
Ursprungslande eingetragenen Marke betreffen, nach den Gesetzen des Landes
zu beurteilen sind, in dem der Schutz beansprucht wird (BGE 53 II 360
Erw. 2, 55 II 62 Erw. 2, 73 II 132 Erw. 1).
Erwägung 3
3.- Das Recht an einer Marke und deren Schutz hangen in der Regel davon
ab, dass der Berechtigte sie bestimmungsgemäss verwendet. Hinterlegung
und Eintragung wirken nicht konstitutiv, sondern sind gemäss Art. 4
MSchG bloss Voraussetzungen für den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der
Marke und begründen nach Art. 5 MSchG bis zum Beweis des Gegenteils die
Vermutung zugunsten des Hinterlegers, dass er der wahre Berechtigte sei
(BGE 93 II 49/50, 96 II 407).
Eine Ausnahme sieht Art. 9 MSchG für den Fall vor, dass eine Marke
während drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ihr
Inhaber die Unterlassung des Gebrauches aber hinreichend zu rechtfertigen
vermag. Die Bestimmung gilt sowohl für eingetragene und bereits benützte
wie für eingetragene, aber noch nicht verwendete Marken, so dass diesfalls
mit der Eintragung der gesetzliche Schutz für die Dauer von drei Jahren
erwirkt werden kann (DAVID, Kommentar zum MSchG, N. 1, 5 und 6 zu Art. 9).
Voraussetzung ist jedoch, dass die Marke wirklich zum Gebrauch bestimmt
ist und der Inhaber ernsthaft beabsichtigt, ihren Gebrauch noch innert
der Karenzfrist aufzunehmen. Fehlt diese Absicht, so ist die Eintragung
unzulässig oder bleibt wirkungslos, wenn sie gleichwohl vorgenommen worden
ist; denn der Grundsatz des Gebrauchszwanges, auf dem das schweizerische
Markenrecht beruht, lässt keine systemwidrigen Ausnahmen für Defensivmarken
oder blosse Vorratszeichen zu (57 II 610, 62 II 62, 80 I 383; Urteil der I.
Zivilabteilung vom 16. März 1971 i.S. Edito Service AG, veröffentlicht
in Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt 1971 I S. 41 ff.;
DAVID, aaO N. 7 zu Art. 9 MSchG; MATTER, aaO S. 145 ff.; TROLLER,
Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 325).
Das Amt spricht der Beschwerdeführerin einen solchen Gebrauchswillen
für beide Marken ab, weil deren Ausgestaltung an einer gleichzeitigen
Verwendbarkeit für die gleichen Waren ernsthaft zweifeln und eine
defensive Zweckbestimmung vermuten lasse. Die Beschwerdeführerin
bestreitet das insbesondere mit der Begründung, sie habe ausser
"Nitraban" und "Nitraran" auch "Nitralux", insgesamt also drei Marken
zum Gebrauch für Textilveredelungsmittel und Farbstoffe registrieren
lassen. Diese Waren beträfen ein besonderes Gebiet, weil verschiedene
Produkte im Hinblick auf das Endergebnis mehrerer Arbeitsprozesse zwar
zusammengehörten, aber ungleich wirkten. Für solche Mittel erwiesen sich
ähnliche Bezeichnungen als zweckmässig. Das habe sie denn auch bewogen,
drei Zeichen zu hinterlegen; sie verschaffe sich damit die Möglichkeit,
die Marken für Erzeugnisse zu gebrauchen, die ähnlich zusammengesetzt
und für ähnliche Zwecke bestimmt seien, sich aber doch so unterschieden,
dass ihre Kennzeichnung durch blosse Zusätze in Form von Buchstaben oder
Zahlen zu einer einzigen Markenbezeichnung nicht möglich sei. Für eine
Defensivabsicht lägen daher keine Anzeichen vor. Die Beschwerdeführerin
gehöre zu den grossen europäischen Chemie-Unternehmen und habe die
Marken für Produkte vorgesehen, die in zahlreiche Länder ausgeführt
werden sollen. Um einheitlich verpacken und werben zu können, sei sie
in den wichtigsten westeuropäischen Staaten auf einen einheitlichen
Markenschutz angewiesen. Erfahrungsgemäss stehe selbst bei gründlicher
Vorbereitung erst Jahre nach der internationalen Registrierung fest, ob
ein Zeichen international verfügbar sei. Einzig aus diesem Grunde habe
sie mit der Ingebrauchnahme vorläufig zugewartet, was ihre ernsthafte
Gebrauchsabsicht aber nicht ausschliesse.
Diese unbelegten Einwände sind indes nicht geeignet, die Vermutung des
Amtes zu widerlegen und die Absicht, die Marken "Nitraban" und "Nitraran"
nebeneinander zu benützen, wenigstens glaubhaft zu machen. Nach ihren
eigenen Angaben ist vielmehr anzunehmen, dass es der Beschwerdeführerin
einstweilen bloss um Versuchs- oder Vorratsmarken geht. Die Annahme
liegt umso näher, als die Beschwerdeführerin zunächst bestritt,
eine Gebrauchsabsicht für beide Zeichen nachweisen zu müssen. Auf die
vorläufige Schutzverweigerung hin sträubte sie sich zudem, die vom Amt
verlangte Warenausscheidung vorzunehmen, um die beiden Marken wenigstens
in diesem Sinne gegeneinander abzugrenzen. Auch das spricht gegen eine
ernsthafte Absicht, beide Marken zu gebrauchen.
Die Berufung auf das Zeichen "Nitralux", das von den beiden andern
zwar deutlich abweicht, hilft der Beschwerdeführerin nicht, da es hier
nicht zu beurteilen ist. Die Marken "Nitraban" und "Nitraran" aber
unterscheiden sich bloss durch einen Konsonanten, der ihre Aussprache
und ihr Wortbild nur sehr wenig verändert. Auch ist ein verschiedener
Wortsinn weder dargetan noch ersichtlich. Die beiden Marken sind einander
in Bild und Klang täuschend ähnlich und daher leicht verwechselbar. Unter
diesen Umständen taugt ihre Registrierung zum vorneherein nicht, um
die Verfügbarkeit der einen oder anderen zu ermitteln, weil allfällige
Einwände gegen die eine Marke sich zwangsläufig auch gegen die andere
richten würden.
Angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft kann im Ernst auch
nicht angenommen werden, dass die Beschwerdeführerin die beiden Marken
für Erzeugnisse, die sie selber als nahe verwandt ausgibt, verwenden
wolle. Die Gebrauchsabsicht lässt sich freilich nur mittelbar nachweisen,
z.B. durch entsprechende Planungs- oder Vorbereitungsmassnahmen. Solche
Anhaltspunkte für den behaupteten Gebrauchswillen liegen hier jedoch,
wie das Amt zutreffend annimmt, nicht vor. Dem Amt ist ferner darin
beizupflichten, dass eine bloss bedingte Gebrauchsabsicht nicht genügt,
um nach der Ausnahmebestimmung des Art. 9 MSchG den Schutz von Marken zu
beanspruchen, deren endgültige Auswahl noch aussteht. Das schliesst die
Zulassung der streitigen Marken aus, gleichviel ob sie als Versuchs-,
Defensiv- oder Vorratsmarken zu werten sind.
Dass es ihr um die Bildung von Serienzeichen oder Sortenbezeichnungen
gehe, behauptet die Beschwerdeführerin nicht und ist nach der Umschreibung
dieser Zeichen in der Lehre auch nicht anzunehmen (vgl. TROLLER, aaO S.
286 ff.).
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.