BGE 96 II 400
96 II 400
52. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Dezember 1970
i.S. Helena Rubinstein SA Paris und Helena Rubinstein SA Spreitenbach
gegen Denner Vereinigte Filialunternehmen AG Zürich und Denner Supermarkt
AG Zürich. Regeste
Markenrecht.
Verwechslungsgefahr (Art. 6 und 24 lit. a MSchG). Sie entsteht schon
dann, wenn nur ein Merkmal der hinterlegten Marke verwendet wird und
dieses charakteristisch und für den Gesamteindruck bestimmend ist (Erw. 2).
Keine genügende Unterscheidbarkeit der Marken "MEN'S CLUB" und "EDEN
CLUB" (Erw. 3 und 4).
Art. 6 Abs. 1 und 9 Abs. 1 MSchG. Der Beklagte kann im Prozess die
Einrede der Nichtigkeit der vom Kläger verwendeten Marke auch dann erheben,
wenn sich diese von einer gebrauchsälteren,aber nicht eingetragenen
Drittmarke nicht genügend unterscheidet (Erw. 5).
Kumulative Anwendbarkeit des Marken- und Wettbewerbsrechts (Erw. 6).
Sachverhalt
A.- Die Helena Rubinstein SA Paris, eine Aktiengesellschaft
des französischen Rechts und zu dem für Parfümerien und Kosmetika
bekannten Konzern Helena Rubinstein gehörend, ist Inhaberin der
internationalen Wort-Bildmarken Nr. 275 029, hinterlegt am 12. Oktober
1963 mit französischer Priorität vom 26. August 1963, und Nr. 321 225,
hinterlegt am 21. September 1966 mit französischer Priorität vom 14. Juni
1966. Die Helena Rubinstein SA Spreitenbach stellt die Erzeugnisse
des Rubinstein-Konzerns für die Schweiz her und verkauft sie an den
Grosshandel.
Die Marke 275 029 zeigt eine rechteckige Umrandung, enthaltend
untereinander gestellt in Druckschrift die zusammengezogenen Buchstaben
"HR" und die Worte "MEN'S CLUB" sowie in Kursivschrift die Worte "Helena
Rubinstein". Die Marke 321 225 gibt eine Flasche in für Kosmetika
üblicher Form wieder, mit eingeprägtem Männerkopf und der gestuften,
verschieden gross gehaltenen Aufschrift "MEN'S CLUB - Eau de Cologne -
HELENA RUBINSTEIN MEN'S DIVISION".
Den Markenbestandteil "MEN'S CLUB" verwenden die erwähnten
Gesellschaften für verschiedene Männer-Kosmetika, so für einen "Deodorant
Stick". Dieser wird angeboten in einer runden Hülle von 10,4 cm Höhe
und 4 cm Durchmesser. Sie ist mit einer 3 cm hohen, seitlich gerippten
silberfarbenen Verschlusskappe versehen. Die restliche Fläche trägt auf
schwarzem Grund in gräulich-weisser Farbe ein 4 cm hohes Feld kleiner
Tupfen, darüber in 6 mm hohen Kapitalbuchstaben die Worte "MEN'S CLUB",
darunter in unterschiedlich kleiner Schrift die Texte "Anti-Perspirant
Deodorant Stick" auf der Vorderseite, "HELENA RUBINSTEIN MEN'S DIVISION"
auf der Rückseite. Kartonverpackungen für "MEN'S CLUB"-Produkte sind
aussen in schwarz/weiss ähnlich aufgemacht und innen in einem hellen
Rot gehalten.
B.- Am 16. Januar 1967 hinterlegte die Badener Finanz- und Handels AG,
jetzt Holding SA Zug, beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum die
Wortmarke "EDEN CLUB" mit Nr. 222 797 und am 12. April 1967 die Wortmarke
"EDEN CLUB SUPER STAR". Sie lässt im Sinne einer Markenlizenz die beiden
Warenzeichen durch die Import- und Grosshandels AG in Zürich nutzen,
die ihrerseits die beiden Beklagten beherrscht und verwaltet.
Auch die Beklagten vertreiben in ihren Geschäften einen "Deodorant
Stick". Seine Hülle ist mit 9,4 cm Höhe und 3,2 cm Durchmesser etwas
kleiner als jene des Erzeugnisses der Klägerinnen. Sie weist am obern
Ende eine 2,6 cm hohe, seitlich gerippte schwarze Verschlusskappe auf,
am untern Ende einen in Farbe und Form gleichen, 1,6 cm hohen drehbaren
Teil, und dazwischen eine 5,2 cm hohe Etikette. Diese ist von weinroter
Grundfarbe, mit zwei schmalen goldenen Randstreifen verziert und bedruckt
von oben nach unten mit den Worten "Deodorant stick for men" in feiner
weisser Schrift, dem Wort "Eden" in 2 bzw. 1,5 cm hoher Goldschrift und
dem Wort "Club" in etwa halb so hohen weissen Buchstaben.
C.- Am 10. September 1969 klagte die Helena Rubinstein SA Paris gegen
die Holding SA Zug vor dem Kantonsgericht Zug auf Nichtigerklärung der
Marken "EDEN CLUB" und "EDEN CLUB SUPER STAR".
Am 24. September 1969 reichten die Helena Rubinstein SA Paris
und die Helena Rubinstein SA Spreitenbach gegen die Denner Vereinigte
Filialunternehmen AG Zürich und die Denner Supermarkt AG Zürich beim
Handelsgericht des Kantons Zürich Klage ein mit den Begehren:
"1. Es sei den Beklagten - unter der Androhung der gerichtlichen
Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle -
gerichtlich zu verbieten, die Bezeichnung EDEN CLUB in irgendeiner Form
zur Kennzeichnung von Kosmetika und ähnlichen Waren zu verwenden.
2. Es sei den Beklagten gerichtlich zu befehlen, sämtliche Etiketten,
Prospekte und anderes Verpackungs- oder Werbematerial mit der Bezeichnung
EDEN CLUB zu vernichten."
Das Handelsgericht wies die Klage am 6. März 1970 ab.
D.- Die Klägerinnen beantragen mit der Berufung, das vorinstanzliche
Urteil aufzuheben und die Klage gutzuheissen, eventuell die Sache an das
Handelsgericht zurückzuweisen.
Die Beklagten beantragen, die Berufung abzuweisen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- (Prozessuales).
Erwägung 2
2.- Die Wortmarken Nr. 222 797 "EDEN CLUB" und Nr. 225 215 "EDEN CLUB
SUPER STAR" der Beklagten sind zum Teil für die gleichen Erzeugnisse
bestimmt wie die älteren international hinterlegten Wort-Bildmarken
Nr. 275 029 und 321 225 der Klägerinnen, nämlich für Parfümerien und
Toilettenartikel. Deshalb sind jene nur dann schutzfähig, wenn sie sich
von diesen durch wesentliche Merkmale unterscheiden (Art. 6 Abs. 1 MSchG;
Art. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von
Fabrik- und Handelsmarken in der revidierten Fassung vom 15. Juni 1957,
AS 1964 S. 1164).
Den Schutz des Gesetzes geniesst die Marke so, wie sie eingetragen
ist. Indessen kann die Gefahr der Verwechslung mit der hinterlegten
Marke schon entstehen, wenn nur eines ihrer Merkmale verwendet wird und
dieses charakteristisch und für den Gesamteindruck bestimmend ist (BGE
93 II 55/56). Hievon geht zutreffend auch die Vorinstanz aus. Ihr ist
für den vorliegenden Fall darin beizupflichten, dass die Wortbestandteile
"MEN'S CLUB" und "EDEN CLUB" für die streitigen Marken charakteristisch
und daher miteinander zu vergleichen sind, während der Zusatz "SUPER
STAR" in der Marke der Beklagten als werbemässige Qualitätsbezeichnung
der hinweisenden Kraft entbehrt, folglich unbeachtlich ist (vgl. BGE 95
II 467 Erw. 2, 96 I 250 Erw. 2).
Dabei muss auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers
Rücksicht genommen werden, und überhaupt auf die gesamten Umstände, unter
denen sich der Handel mit Waren der in Rede stehenden Gattung abzuspielen
pflegt. Hier fällt namentlich in Betracht, dass die Marken der Parteien
für gleichartige Erzeugnisse Verwendung finden, dass diese Erzeugnisse
aber nicht nebeneinander im gleichen Geschäft verkauft werden und dass
es sich um Kosmetika handelt, um Waren des täglichen Gebrauchs also,
die für ein breites Publikum bestimmt sind, von dem für die Prüfung der
Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf. An
die Unterscheidbarkeit der Marken sind daher hohe Anforderungen zu stellen
(BGE 95 II 194, 358, 465, 93 II 265, 427 und dortige Verweisungen).
Erwägung 3
3.- Das Handelsgericht vergleicht, durchgehend mit negativem Schluss,
die Zeichen "MEN'S CLUB" und "EDEN CLUB" nach Sinngehalt, Klang und
Wortbild. In keinem Punkte kann ihm gefolgt werden.
a) Beiden Marken ist das zweite Wort CLUB gemeinsam. Dadurch,
dass anstelle des ersten Wortes MEN'S in der Marke der Klägerinnen, das
Wort EDEN in der Marke der Beklagten steht, erfährt der Sinngehalt des
Ganzen keine Änderung, welche die Verwechslungsgefahr ausschliessen würde.
CLUB ist die aus dem Englischen übernommene, im Deutschen und Französischen
gängige und allgemein verständliche Bezeichnung für Vereinigungen
vorwiegend sportlicher oder gesellschaftlicher Natur. Der Zusatz MEN'S
bringt eine Beteiligungsbeschränkung auf Männer, während EDEN in dieser
Hinsicht neutral bleibt, dem CLUB einfach einen Namen gibt, der vorerst
die Möglichkeit allgemeiner Zugänglichkeit, also auch für Männer, offen
lässt. Doch keine der beiden Wortverbindungen stellt eine Beziehung zu
irgendeiner Sache her. Sie mögen vielerlei Vorstellungen im weiten Bereich
des Vereinswesens und allbekannter Vereinszwecke hervorrufen. Zu Kosmetika,
und überhaupt zu einem bestimmten Gebrauchs- oder Konsumgegenstand, schafft
oder vermittelt "MEN'S CLUB" so wenig wie "EDEN CLUB" eine Beziehung, die
anders als mit Hilfe abliegender phantasievoller Überlegungen fassbar wäre.
b) Auch klanglich erscheint die Verwechslungsgefahr nicht als
hinreichend ausgeschlossen. Wiederum bewirkt zunächst die Identität
des zweiten Wortes CLUB eine einprägsame Übereinstimmung. Die vom
Handelsgericht für die Wertung des Wortes EDEN herangezogene englische
Aussprache hat Bedeutung insofern, als von da her der tonlose Abfall
des Vokals E in der zweiten Silbe stammt. Im übrigen kann sie ausser
acht gelassen werden. Im Deutschen, zumindest für das schweizerische
Sprachgebiet, ist EDEN kein Fremdwort. Deutsch gesprochen liegt der Akzent
auf dem hohen langen Anfangsvokal E, während der gleiche zweite Vokal,
wie erwähnt, zwischen den Konsonanten D und N tonlos bleibt. È ist also
in ED(E)N wie in MEN'S der einzige, den Wortklang bestimmende Vokal. Für
beide Marken ergibt sich die nämliche Vokalfolge E-U. Zwar fehlen in
ED(E)N die Anfangs- und Endkonsonanten M und S aus MEN'S, in MEN'S der
Zwischenkonsonant D aus ED(E)N. Die infolgedessen teilweise klangliche
Verschiedenheit ist aber nicht derart unüberhörbar und haftend, dass
ihretwegen der Gesamtklang der Marken sich deutlich unterscheiden liesse.
c) Von den Wortbildern sagt das Handelsgericht, sie seien "ungefähr
gleich" und wiesen "in der gegebenen Schreibart keine ausgeprägt
kennzeichnenden Ober- und Unterlängen auf". Dem kann nur beigestimmt
werden.
Dass die eine Marke mit grossen, die andere mit kleinen und grossen
Buchstaben geschrieben sei, ist zwar richtig für den derzeitigen Gebrauch
(vgl. Erw. 1c), aber nicht geeignet, Eindruck und Erinnerung entscheidend
zu beeinflussen (BGE 93 II 266). Hinzu kommt, dass die Marke "EDEN CLUB" in
grossen Buchstaben hinterlegt ist und jederzeit so verwendet werden könnte.
Ebensowenig ist innerhalb der gegebenen Wortverbindung das Fehlen des
Apostroph aus "MEN'S" ein hinreichendes Unterscheidungsmerkmal.
Für den Vergleich zwischen dem goldenen Prägedruck, in dem das Wort
"Eden" auf den vorgelegten Warenmustern angebracht ist, und der einfachen
weissen Druckschrift, in der die Worte "MEN'S CLUB" gehalten sind, gilt
dasselbe wie für die Schreibart.
Die Vorinstanz selber scheint denn auch auf derlei Besonderheiten
nicht massgeblich abzustellen, sondern erachtet "die übrigen
Unterscheidungsmerkmale" als stark genug, um eine Verwechslungsgefahr bei
der Kundschaft auszuschliessen; was indessen, wie dargetan, nicht zutrifft.
Erwägung 4
4.- Nichts ändert an der Verwechslungsgefahr der vom Handelsgericht
hervorgehobene Umstand, dass in den Marken der Klägerinnen "neben 'MEN'S
CLUB' die Firmenmarke Helena Rubinstein tragendes Element ist". So hat
das Bundesgericht bereits für eine aus Bild und Firmennamen gebildete
Marke befunden (BGE 93 II 428 f. Erw. 3). Grundsätzlich verhält es sich
für eine allein oder vorwiegend aus Wortbestandteil und Firma bestehende
Marke nicht anders. Übrigens, wenn hier zwar der als Hausmarke verwendete
Firmenname "Helena Rubinstein" zusammen mit "MEN'S CLUB" hinterlegt wurde,
ist es doch nicht so, dass er auf sämtlichen Erzeugnissen der Klägerinnen
"deutlich wahrnehmbar" steht, wie die Vorinstanz unterstellt. Auf der Hülle
des "Deodorant Stick" beispielsweise ist er auf der Rückseite angebracht,
und gleich scheint es, nach dem Katalog zu vermuten, bei der Tube der
"Shaving Cream" zu sein. Jedenfalls aber erscheint der Wortbestandteil
"MEN'S CLUB" neben dem Firmennamen nicht als blosse Nebensächlichkeit,
sondern er ist und bleibt, auch nach vorinstanzlicher Annahme, in den
Marken der Klägerinnen ein charakteristisches, für den Gesamteindruck
bestimmendes Element. Anderseits erwächst der Marke der Beklagten aus
dem Fehlen des Firmennamens kein unterscheidungskräftiges wesentliches
Merkmal, wie es Art. 6 Abs. 1 MSchG verlangt. Sogar die gegenteilige Frage,
ob die Einfügung der eigenen Firma in die Zweitmarke durch den Nachahmer
die Verwechselbarkeit mit der Erstmarke aufhebe, wurde vom Bundesgericht
sowohl marken- wie wettbewerbsrechtlich negativ entschieden (BGE 93 II
269 f., 430).
Des weiteren kann nicht entgegengehalten werden, dass "Club" ein sehr
häufig gebrauchter Ausdruck des täglichen Lebens sei. Als Warenzeichen für
Kosmetika ist das Wort "Club" kein solcher Ausdruck. Auch die Verbindung
von "Club" mit "Men's" vermittelt, als Kennzeichnen, wie gezeigt wurde,
noch keinen "eindeutig vorstellbaren Begriff", noch hat sie an sich einen
sei es nur losen Zusammenhang mit Herren-Kosmetika. Worauf es ankommt ist
nicht, ob ein Käufer solcher Artikel, der die Marke der Klägerinnen "MEN'S
CLUB" und deren Bestimmung kennt, an ihre Mittel beim Vernehmen allein des
Wortes "Club" denkt, sondern ob bei ihm eine derartige Gedankenübertragung
sich einstellen kann, wenn er der Marke "EDEN CLUB" oder "Eden Club" als
Kennzeichen für Herren-Kosmetika begegnet. Diese Verwechslungsgefahr ist
gemäss den angestellten Erwägungen nicht auszuschliessen. Und selbst wenn
"MEN'S CLUB" ein schwaches Zeichen sein sollte, würde es deswegen den
Schutzanspruch nicht verlieren, noch wären an die Unterscheidungskraft
einer jüngeren Marke geringere Anforderungen zu stellen (BGE 93 II 267).
Erwägung 5
5.- Die Beklagten machen geltend, die Marke "MEN'S CLUB" der
Klägerinnen sei nicht schutzwürdig, weil teils identisch und teils synonym
mit dem von der Firma Dr. Cattani in Zürich seit dem Jahre 1961 für
Kosmetika benützten Zeichen "CLUB ADAM". Hiezu brauchte das Handelsgericht
nicht Stellung zu nehmen, da es die Verletzung der Marke der Klägerinnen
durch die Marke der Beklagten verneinte.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes geniesst eine gegen
Art. 6 MSchG verstossende Marke keinen Schutz und kann sich jeder daran
Interessierte auf ihre Nichtigkeit berufen (BGE 91 II 5 ff.). Art. 6
MSchG verlangt für die zur Hinterlegung gelangende Marke die deutliche
Unterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Marken. Hinterlegung und
Eintragung wirken aber nicht konstitutiv, sondern sie sind nur gemäss
Art. 4 MSchG die Voraussetzungen für den Anspruch auf gerichtlichen
Schutz der Marke und schaffen gemäss Art. 5 MSchG bis zum Beweis des
Gegenteils die Vermutung zugunsten des Hinterlegers, dass er der
wahre Berechtigte sei, während das Recht an der Marke schon durch
den der Hinterlegung vorangehenden befugten markenmässigen Gebrauch
des Zeichens erworben wird (BGE 93 II 49/50 und dortige Verweisungen;
vgl. DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Auflage,
S. 108 N. 2 zu Art. 4, S. 116 f. N. 5 - 8 und S. 120 f. N. 16 - 19 zu
Art. 5). Die Gebrauchspriorität geht also der Priorität der Eintragung
vor. Davon ausgehend wurde entschieden, dass auf nicht eingetragene Marken
Art. 9 MSchG analog anwendbar ist (BGE 93 II 50). Desgleichen müssen
bei Verwechselbarkeit einer eingetragenen mit einer gebrauchsälteren
nicht eingetragenen Marke für diese die vom Bundesgericht zu Art. 6
MSchG entwickelten Grundsätze analog gelten, muss insbesondere von jedem
Interessierten, wie das bessere Recht des früheren Hinterlegers gegenüber
einem späteren Hinterleger, das bessere Recht des ersten Benützers
gegenüber dem ersten Hinterleger angerufen werden können.
Massgebend ist somit nicht die spätere Eintragung der Marke "CLUB
ADAM", auf welche die Klägerinnen verweisen, und wäre ebenso wenig eine
Verwirkung des Klagerechts der Firma Cattani, die sie annehmen (BGE 91
II 9). Erheblich und vorab zu klären ist vielmehr, ob und seit wann, für
welche Waren und wie ein Zeichen "CLUB ADAM" markenmässig verwendet wurde,
und danach ob unabhängig von den Hinterlegungsterminen gegenüber den Marken
der Klägerinnen eine Gebrauchspriorität besteht. Dabei handelt es sich
um Tatfragen. Die Sache ist daher an das Handelsgericht zurückzuweisen,
damit es die fehlenden Feststellungen treffe und prüfe, welche Folgerungen
daraus in Hinsicht auf die Einrede der Beklagten zu ziehen sind.
Erwägung 6
6.- Das Ergebnis dieser ergänzenden Beurteilung vorbehalten, sind die
Klagebegehren nach Markenrecht und - im Weitergehenden - gemäss Art. 1
Abs. 2 lit. d und Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG begründet (BGE 93 II 269, 432,
87 II 39).
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
In Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 6. März 1970 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz
zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen.