BGE 95 II 354
95 II 354
48. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Juni 1969 i.S. Stabilimenti
Chimici Arlem di Levi Gino gegen Elisabeth Arden GmbH. Regeste
Markenrecht.
Unterscheidbarkeit der Marken der Parteien (Elisabeth Arden, Arden
und Ardena einerseits und Arlem anderseits). Art. 6 Abs. 1 MSchG (Erw. 1).
Art. 6 bis MSchG. Diese Bestimmung lässt die Hinterlegung gleicher oder
ähnlicher Warenzeichen zu, wenn ihr Gebrauch durch rechtlich selbständige,
wirtschaftlich eng miteinander verbundene Inhaber (Konzerne) weder
zur Täuschung des Publikums über Herkunft und Beschaffenheit der Ware
geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt. Die Marken
der Klägerin sind daher wegen ihrer wirtschaftlicden Zugehörigkeit zum
Arden-Konzern gültig, obwohl sie sich von der Stammarke "Elisabeth Arden"
nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG genügend unterscheiden. Die Beklagte
kann daher der Klägerin nicht die Einrede entgegenhalten, sie sei wegen
Nichtigkeit ihrer Marken nicht klageberechtigt (Erw. 2).
Keine Verwirkung des Klagerechts, wenn der Inhaber der verletzten
Marke vom Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens keine Kenntnis gehabt
hat (Erw. 3).
Sachverhalt
A.- Florence N. Graham, geschiedene Lewis, New York, war die
Leiterin und das Haupt des internationalen Elizabeth Arden-Konzerns,
dessen Muttergesellschaft, die "Elizabeth Arden Sales Corporation", in New
York ihren Sitz hat. Sie hinterlegte am 6. Januar 1926 in der Schweiz die
Marke "Elizabeth Arden" Nr. 60'864 für "lotions et crèmes pour la peau,
lotion amaigrissante, crème pour blanchir la peau et dépilatoirs". Am 9.
Januar 1946 erneuerte sie die Marke unter Nr. 113'737.
Am 8. Juli 1939 gründete Florence N. Graham die "Cosmetic Produkte
G.m.b.H.", in Zürich, welche in der Folge in "Elizabeth Arden GmbH"
umbenannt wurde. Diese Gesellschaft befasst sich mit der Herstellung
und dem Vertrieb von kosmetischen Produkten unter der Marke "Elizabeth
Arden". Ihr Stammkapital beträgt Fr. 1'300,000.--. Die "Elizabeth
Arden Sales Corporation", in New York, ist mit einer Stammeinlage von
Fr. 1'276,000.-- und der amerikanische Staatsangehörige Thaddeus Gordon
Yates, in London, mit einer solchen von Fr. 24'000.-- beteiligt. Florence
N. Graham ist Geschäftsführerin und allein einzelnzeichnungsberechtigt. Die
Gesellschaft hinterlegte am 1. Oktober 1953 die Marke "Ardena Invisible
Veil" (Nr. 148'423), am 9. Januar 1957 und 8. Februar 1961 die Marken
"Arden for men" (Nr. 164'555, 164'556 und 184'874). Sie ist auch Inhaberin
der Marke "Ardena" (Nr. 134'540), die ursprünglich, d.h. am 2. August 1950,
von der Firma "Elizabeth Arden Ltd., London" eingetragen worden ist.
Am 4. Februar 1946 liess Florence N. Graham im Handelsregister
des Kantons Zürich die Einzelfirma "Produits Elizabeth Arden, Mrs
F. N. Graham" eintragen. Zweck der Firma war die Herstellung und der
Vertrieb kosmetischer, pharmazeutischer und verwandter Erzeugnisse der
Marke "Elizabeth Arden". Am 8. März 1947 hinterlegte Mrs F. N. Graham
auf den Namen dieser Einzelfirma die Marken "Ardena, Perfection Cream"
(Nr. 122'486), "Elizabeth Arden Pat-a-Creme" (Nr. 124'133) und am 14. Juli
1948 die Marke "Elizabeth Arden Sleek" (Nr. 125'920), alle für kosmetische
Erzeugnisse.
Mit Vertrag vom 15. Juni 1948 übernahm die "Elizabeth Arden GmbH"
die Einzelfirma "Produits Elizabeth Arden, Mrs F. N. Graham" mit Aktiven
und Passiven. Am 21. Januar 1949 wurden die auf den Namen der Einzelfirma
von Mrs F. N. Graham eingetragenen Marken "Ardena, Perfection Cream",
"Elizabeth Arden Pat-a-Creme" und "Elizabeth Arden Sleek" auf die
"Elizabeth Arden GmbH" übertragen. Dagegen übertrug Florence N. Graham
die Stammarke "Elizabeth Arden" nicht auf die "Elizabeth Arden GmbH",
sondern trat sie am 12. Mai 1966 der "Elizabeth Arden Sales Corporation",
in New York ab.
Die "Stabilimenti Chimici Arlem die Levi Gino" ist ein italienisches
Unternehmen, das neben andern Erzeugnissen auch kosmetische Präparate
herstellt und vertreibt und für diese den Namen "Arlem" verwendet. Am 27.
September 1962 liess sie beim Internationalen Bureau zum Schutz des
gewerblichen Eigentums unter Nr. 260'318 die internationale Wort-Marke
"Arlem" eintragen. In der Zeitschrift "Annabelle" vom 24. November 1965
veröffentlichte sie ein zweiseitiges Grossinserat, in welchem sie ein
"Kosmetik-Kästchen von Arlem" anbot. Das Inserat weist darauf hin, dass
die angepriesenen Erzeugnisse zu den besten der Welt gehörten und innert
kurzer Zeit in den besten Parfumerien der Schweiz verkauft würden.
Am 20. April 1966 teilte die "Elizabeth Arden GmbH" der "Stabilimenti
Chimici Arlem di Levi Gino" mit, dass sie sich durch dieses Inserat in
ihren Rechten verletzt fühle und deshalb beim Friedensrichter Zürich
Klage eingeleitet habe; sie ersuche um Stellungnahme, ob die Klage
aussergerichtlich anerkannt werde oder nicht. Die "Stabilimenti Chimici
Arlem di Levi Gino" anerkannte die Klage nicht.
B.- Am 6. Juli 1967 reichte die "Elizabeth Arden GmbH" beim
Handelsgericht des Kantons Zürich Klage ein mit folgenden Rechtsbegehren:
"1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte durch die Verwendung
der Bezeichnung 'Arlem' für kosmetische Produkte im Geschäftsverkehr,
auf ihren Waren und Verpackungen, Drucksachen, Reklamen oder sonstwie,
die Rechte der Klägerin an ihrem Namen und ihren Marken 'Arden' und deren
Abwandlungen verletzt und unlauteren Wettbewerb begeht.
2. Es sei der Beklagten die Fortsetzung der unerlaubten Handlungen
gemäss Klagebegehren 1 zu untersagen, unter der Androhung der Überweisung
an den Strafrichter wegen Ungehorsams, bei Busse und Haft gemäss Art. 292
StGB im Falle der Zuwiderhandlung.
3. Es sei die internationale Marke Nr. 260.318/1962 'Arlem'
der Beklagten für das Gebiet der Schweiz ungültig zu erklären und
das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, Bern, anzuweisen, die
Löschung vorzunehmen, zu veröffentlichen und dem internationalen Amt
zu notifizieren."
Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage. Sie bestritt die
Verwechslungsgefahr und berief sich ausserdem auf den Vorgebrauch ihrer
Marke "Arlem" seit 1945 in der Schweiz; subeventuell erhob sie die Einrede
der Verwirkung.
Das Handelsgericht erklärte am 6. Februar 1962 die internationale
Marke Nr. 260'318/1962 "Arlem" der Beklagten für das Gebiet der
Schweiz hinsichtlich kosmetischer Produkte als nichtig und ordnete ihre
Löschung an. Ferner untersagte es der Beklagten, im Gebiete der Schweiz
die Bezeichnung "Arlem" für kosmetische Produkte im Geschäftsverkehr,
auf ihren Waren und Verpackungen, Drucksachen markenmässig oder in
anderer Weise zu verwenden, unter der Androhung von Haft und Busse wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB im
Zuwiderhandlungsfalle. Im übrigen trat es auf die Klage nicht ein.
C.- Die Beklagte beantragt mit der Berufung, das Urteil des
Handelsgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen; eventuell die
Sache zur Ergänzung der Akten und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz
zurückzuweisen.
Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Die Beklagte hält in der Berufung daran fest, dass sich die Marke
"Arlem" von der Marke "Elizabeth Arden" und den davon abgeleiteten Zeichen
durch wesentliche Merkmale im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG unterscheide.
Trifft diese Auffassung zu, so ist die Klage ohne weiteres abzuweisen.
a) Die Unterscheidbarkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck,
den die zu vergleichenden Zeichen in der Erinnerung des letzten
Abnehmers hinterlassen (BGE 92 II 273 Erw. 3, 93 II 265 Erw. 3 a). Im
vorliegenden Fall sind an die Unterscheidbarkeit der in Frage stehenden
Marken besonders hohe Anforderungen zu stellen, weil sie für kosmetische
Erzeugnisse, d.h. für Waren des täglichen Gebrauchs verwendet werden und
daher für das breite Publikum bestimmt sind, von dem bei der Prüfung der
Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf
(BGE 88 II 379 und dort erwähnte Entscheide).
b) Nach verbindlicher Feststellung des Handelsgerichts wird die
Firmenmarke "Elizabeth Arden" als Verbindung von Eigen- und Familiennamen
aufgefasst. Es legte daher bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr das
Schwergewicht auf den Bestandteil "Arlem". Das verstösst - entgegen
der Auffassung der Beklagten - nicht gegen den erwähnten Grundsatz,
dass die Verwechslungsgefahr der einander gegenüberstehenden Zeichen
nach dem Eindruck zu beurteilen ist, den sie als Ganzes und nicht in
ihre Bestandteile zerlegt hinterlassen; denn der charakteristische
Hauptbestandteil einer Marke ist für den bleibenden Eindruck in der
Erinnerung des Käufers entscheidend (BGE 47 II 34). Mit Recht erklärt
das Handelsgericht, dass nach allgemeiner Erfahrung im Verkehr dem
Familiennamen die grössere Unterscheidungskraft zukommt als dem
Eigennamen (vgl. in diesem Sinne BGE 93 II 47, wo das Bundesgericht
in der Firmenrechtsstreitigkeit der Helena Rubinstein SA gegen
Rubinia AG dem Vornamen Helena keine kennzeichnungskräftige Wirkung
zuerkannte). Bezeichnend dafür ist, dass die Klägerin in den von
der Stammarke "Elizabeth Arden" abgewandelten Marken den Eigennamen
"Elizabeth" fallen liess. Zudem stellt das Handelsgericht fest, dass
ein grosser Teil des Publikums nur die Kurzbezeichnung "Arden" verwende
und nach "Arden-Produkten" frage. Der Gesamteindruck der Marke wird
somit eindeutig durch den längst eingebürgerten Kosmetikbegriff "Arden"
geprägt, der als fremdartiger Familienname im Gedächtnis viel leichter
haften bleibt als der Vorname "Elizabeth". Daran würde sich auch dann
nichts ändern, wenn das Wort "Arden" bloss eine Phantasiebezeichnung
wäre wie die Beklagte behauptet. Massgebend ist nur, dass sich diese
Kurzbezeichnung in Abnehmerkreisen eingelebt hat.
c) Zu vergleichen sind somit unter dem Gesichtspunkt der
Verwechslungsgefahr die Bezeichnungen "Arden" und "Arlem". Sie
unterscheiden sich nach Silbenzahl, Vokalfolge und Wortkadenz nicht. Die
beiden Konsonanten "m" und "n" haben wegen ihrer Stellung am Wortende,
namentlich im mündlichen Verkehr, wie etwa am Telephon, praktisch keine
kennzeichnende Bedeutung. Auch die Konsonanten "d" und "l" drücken den
Unterschied nicht so scharf aus, als dass er in der Erinnerung haften
bliebe. Zudem sieht oder hört das kaufende Publikum die beiden Zeichen
gewöhnlich nicht am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, sondern hat
entweder nur das eine oder das andere vor sich, was die Verwechslungsgefahr
erhöht (vgl. BGE 92 II 97 und die dort erwähnten Entscheide).
Mit dem Handelsgericht ist auch die Verwechslungsgefahr zwischen
"Ardena" einerseits und "Arlem" anderseits zu bejahen. "Ardena" ist
dreisilbig und auf der zweiten Silbe betont, "Arlem" dagegen zweisilbig
und auf der ersten Silbe betont. Trotzdem besteht zwischen den beiden
Zeichen noch eine auffallende Ähnlichkeit; denn die zwei ersten Silben
der beiden Zeichen stimmen weitgehend überein und die dritte Silbe besteht
aus einem klanglich unbedeutenden Endlaut.
Die Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die den beiden
Hauptbestandteilen "Arden" oder "Ardena" beigefügten Zusätze, wie
z.B. "Arden for men" oder "Ardena Pat-a-Creme" behoben; denn diese Zusätze
haben keine hinweisende Kraft, sondern dienen bloss der näheren sachlichen
Umschreibung der Erzeugnisse.
Erwägung 2
2.- a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts geniesst
eine Marke keinen Schutz, die sich nicht im Sinne von Art. 6 MSchG
durch wesentliche Merkmale von einer bereits eingetragenen Marke
unterscheidet. Auf Nichtigkeit können sich nicht nur die Inhaber der
anderen Marke und die getäuschten Käufer berufen, sondern auch alle
andern Personen, die daran ein Interesse haben (vgl. BGE 91 II 4 und die
dort erwähnten Entscheide). Die Rechtsprechung folgert daraus, dass der
Beklagte im Prozess die Einrede der Nichtigkeit der vom Kläger verwendeten
Marke erheben darf, wenn diese gegenüber einer früher eingetragenen Marke
sich nicht genügend unterscheidet. Verträgt sich die Marke des Klägers mit
der früher eingetragenen Marke nicht, so ist sie nach der Rechtsprechung
absolut nichtig und wird nicht dadurch gültig, dass sich auch die Marke
des Beklagten nicht genügend von der Drittmarke unterscheidet. Dem Kläger
würde angesichts der Nichtigkeit der eigenen Marke das Klagerecht fehlen
und er hätte kein schutzwürdiges Interesse, die Nichtigerklärung der
Marke des Beklagten zu verlangen (vgl. BGE 90 II 47).
b) Nach Art. 6 bis MSchG können wirtschaftlich eng miteinander
verbundene Produzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch für
Erzeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach nicht voneinander abweichen,
die nämliche Marke hinterlegen. Auch dürfen sie, obwohl das Gesetz es nicht
ausdrücklich sagt, Zeichen eintragen lassen, die sich voneinander nicht
durch genügende Merkmale im Sinne von Art. 6 MSchG unterscheiden. Art. 6
bis MSchG gestattet indessen die Hinterlegung gleicher oder ähnlicher
Warenzeichen nur, wenn ihr Gebrauch durch rechtlich selbständige,
wirtschaftlich eng miteinander verbundene Inhaber (Konzerne) weder
zur Täuschung des Publikums über Herkunft und Beschaffenheit der Ware
geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt. Diese
Vorschrift schwächt allerdings wie Art. 7 bis MSchG die hinweisende
Kraft des Zeichens ab; denn es gewährleistet nicht die Herkunft eines
Erzeugnisses aus einem bestimmten Betrieb, sondern deutet nur an, dass
die Ware aus irgendeinem der mehreren zum Konzern gehörenden Unternehmen
stammt (vgl. BGE 86 II 275).
c) Die Klägerin ist rechtlich ein selbständiges Unternehmen, das mit
dem Elizabeth Arden-Konzern eng verflochten ist. Das kommt insbesondere
darin zum Ausdruck, dass die amerikanische Muttergesellschaft die
Hauptbeteiligte wurde und die Firma völlig beherrscht. Die Marken der
Klägerin sind wegen ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit zum Konzern
gültig, obwohl sie sich von der Stammarke "Elizabeth Arden" nicht genügend
unterscheiden (Art. 6 bis MSchG). Der Klägerin kann nicht entgegengehalten
werden, ihre Zeichen seien wegen der Gebrauchspriorität der Stammarke
"Elizabeth Arden" durch einen Dritten nichtig und folglich habe sie kein
rechtliches Interesse, die Nichtigkeit der Marke Arlem unter Berufung auf
die vorgebrauchte Marke "Elizabeth Arden" zu beanspruchen. Dieses Interesse
ist der Klägerin umso mehr zuzuerkennen, als sie mit der Änderung der Firma
in "Elizabeth Arden GmbH" den Arden-Konzern in der Schweiz vertrat und nach
dem Gesellschaftszweck kosmetische Erzeugnisse der Marke "Elizabeth Arden"
herstellt und vertreibt. Das Publikum dürfte daher nicht Gefahr laufen,
dass die Klägerin unter den verschiedenen, von der Stammarke abgewandelten
Zeichen minderwertigere oder anders beschaffene Erzeugnisse auf den Markt
bringt (vgl. BGE 58 II 180). Dass dem nicht so sei, behauptet übrigens
die Beklagte selber nicht.
Das Handelsgericht stellt fest, dass die Marke "Elizabeth Arden"
im Gebrauch war, bevor die Beklagte im Jahre 1945 ihre Erzeugnisse
unter der Marke "Arlem" auf den schweizerischen Markt gebracht haben
will. Die Klägerin ist daher als Mitglied des Arden-Konzerns nach
Art. 6 MSchG befugt, sich auf die Nichtigkeit der Marke "Arlem" wegen
Verwechslungsgefahr mit der früher eingetragenen und gebrauchten Marke
"Elizabeth Arden" zu berufen, obwohl diese Marke ihr nicht gehört, sondern
von der Inhaberin vor Einleitung des Prozesses auf die amerikanische
Muttergesellschaft des Arden-Konzerns übertragen worden ist. Sie hat
zwar diesen Standpunkt nicht eingenommen. Das schadet ihr aber nicht,
da die Berufungsinstanz im Rahmen von Art. 43 OG in bezug auf die
rechtliche Würdigung von Tatsachen frei ist, ohne an die Auffassung der
Parteien gebunden zu sein (Art. 63 Abs. 2 OG; BGE 91 II 65 Erw. 1 und dort
erwähnte Entscheide). Die Nichtigkeitsklage ist daher nach der erwähnten
Rechtsprechung allein auf Grund der festgestellten Gebrauchspriorität der
Stammarke "Elizabeth Arden" zu schützen, ohne dass sich die Klägerin als
Inhaberin derselben auszuweisen brauchte.
Erwägung 3
3.- Die Beklagte behauptet, die Klägerin habe das Klagerecht verwirkt,
weil sie seit 1945 den Gebrauch der Marke "Arlem" für kosmetische
Erzeugnisse in der Schweiz jahrelang geduldet habe.
Nach der Rechtsprechung kann der Inhaber einer Marke das Recht,
auf Löschung einer verwechselbaren Marke zu klagen, verwirken, wenn er
ihren Gebrauch längere Zeit geduldet und sich die Marke in Abnehmerkreisen
durchgesetzt hat. Die Verwirkung leitet sich aus Art. 2 ZGB ab und setzt
daher voraus, dass die Ausübung des Klagerechts "offenbar" missbräuchlich
ist. Diesen Vorwurf kann gegen den Markeninhaber grundsätzlich nur erheben,
wer selber das Gebot nach Treu und Glauben zu handeln beachtet. Daraus
folgt, dass im allgemeinen nur der gutgläubige Verletzer sich auf die
Verwirkung des Klagerechts berufen darf (BGE 73 II 183, 76 II 393, 81
II 289).
Das Markenschutzgesetz beruht auf dem Grundsatz der Territorialität
(vgl. BGE 92 II 262 Erw. 3, MATTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz,
S. 50, DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 1960, S. 52,
TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. 1968, S. 148 ff.), und es
sind daher für die zu beurteilende Frage die Verhältnisse in der Schweiz
ausschlaggebend. Die Klägerin hat sich somit das Verhalten der rechtlich
selbständigen Arden-Gesellschaften im Ausland und insbesondere jener
in Italien nicht anrechnen zu lassen. Ob diese Unternehmen etwa aus
rechtlichen oder praktischen Gründen den behaupteten Gebrauch der Marke
"Arlem" geduldet haben, ist daher belanglos.
Die Duldung einer Rechtsverletzung setzt voraus, dass die Klägerin
vom unzulässigen Gebrauch der Marke "Arlem" in der Schweiz durch die
Beklagte Kenntnis hatte. Diese behauptet nach Feststellung der Vorinstanz
selber nicht, die Klägerin habe vor Erscheinen des Werbeinserates in
der Zeitschrift "Annabelle" vom 24. November 1965 gewusst, dass die
Marke "Arlem" in der Schweiz für kosmetische Erzeugnisse verwendet
werde. Für eine solche Annahme finden sich nach den Ausführungen des
Handelsgerichts auch sonst in den Akten keinerlei Anhaltspunkte. Dagegen
steht fest, dass die Klägerin auf den Versuch der Beklagten, ihre Waren
durch Werbung in der erwähnten Zeitschrift bekannt zu machen, reagierte
und der Beklagten eröffnete, sie werde ihre Rechte wahren. Die Klägerin
duldete somit den Gebrauch der Marke "Arlem" nicht, und das Klagerecht
blieb ihr gewahrt. Unter diesen Umständen ist das Ergebnis, welches ein
Beweisverfahren über gelegentliche Warenlieferungen der Beklagten nach
der Schweiz zutage fördern könnte, unerheblich.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich von 6. Februar 1969 bestätigt.