BGE 95 II 271
95 II 271
34. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Juni 1969 i.S. von Puell gegen
Wunderly. Regeste
Patentnichtigkeitsklage, Einrede des Rechtsmissbrauchs und des
Vertrages.
Der Patentinhaber kann der Patentnichtigkeitsklage des
Patentverletzers die Einreden des Rechtsmissbrauches und des Vertrages
auch entgegenhalten, wenn der Verletzer die Klage auf Fristansetzung durch
die Strafuntersuchungsbehörde gemäss Art. 86 Abs. 1 PatG hin erhoben hat.
Sachverhalt
A.- Werner von Puell meldete im Jahre 1963 zwei Erfindungen
betreffend "Biegeeinrichtung für lange dünne Bleche" und "Lagerung für
lange Biegeläden an Abkantmaschinen" zur Patentierung an. Das Patent
für die erste Erfindung wurde am 15. April 1966 unter der Nr. 400'065,
dasjenige für die zweite Erfindung bereits am 31. Mai 1965 unter der Nr.
392'434 erteilt.
Von Puell beherrschte als Hauptaktionär die drei Unternehmen
"Quarztechnik AG.", Losone, "Induba AG.", Würenlos und "Etablissement
Indhag", Vaduz.
Am 16. Oktober 1963 schloss von Puell mit dem Kaufmann Charles Wunderly
eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den genannten Unternehmen.
Gemäss Art. 3 Ziff. 1 dieses Vertrages hatte Wunderly für Fr. 200'000.--
neue Aktien der Quarztechnik AG. zu zeichnen, womit sich das Aktienkapital
dieser Gesellschaft auf Fr. 400'000.-- erhöhte. Ferner hatten er wie
auch von Puell der Gesellschaft je einen Kredit von Fr. 100'000.--
zu verschaffen. Wunderly verpflichtete sich weiter, die Hälfte der
Aktien der Induba AG. (Aktienkapital Fr. 50'000) und die Hälfte des
Fr. 50'000.-- betragenden Anstaltskapitals des Etablissement Indhag zu
erwerben (Art. 3 Ziff. 2 und 3). In Art. 3 Ziff. 5 bestimmte der Vertrag,
Wunderly werde in den Verwaltungsrat der Quarztechnik AG. und der Induba
AG. aufgenommen. Nach Art. 3 Ziff. 7 sollten alle Erträgnisse aus den drei
Gesellschaften zwischen von Puell und Wunderly hälftig geteilt werden.
Die Geschäftsführung wurde in der Weise aufgeteilt, dass von Puell die
technischen Belange und Wunderly die kaufmännischen Fragen bearbeiten
solle.
Bezüglich der durch Patente oder Patentanmeldungen geschützten
Maschinen und Apparate von Puells, die in einer Vertragsbeilage
aufgezählt wurden, bestimmte Art. 3 Ziff. 1 l'dass die Nutzungsrechte dem
Etablissement Indhag zustünden; dieses sei befugt, sie gegen Bezahlung
einer angemessenen Lizenzgebühr auf die Quarztechnik AG. und die Induba
AG. zu übertragen. Das Eigentum an den Patenten und den Patentanmeldungen
sollte jedoch bei von Puell bleiben.
Die dem Vertrag beigeheftete Liste nennt unter dem Titel "Laufende,
in Anmeldung, Vorbereitung und Arbeit befindliche Patentangelegenheiten
auf den Namen von Puell" an erster Stelle eine "Abkantmaschine" und eine
"Biegeeinrichtung für lange dünne Bleche". Dabei handelt es sich, wie
nicht streitig ist, um die Erfindungen, für welche die beiden eingangs
erwähnten Patente erteilt wurden.
Die Parteien nahmen die Zusammenarbeit auf. Sie überwarfen sich
jedoch schon im Sommer 1964. Von Puell schied aus dem Verwaltungsrat der
Quarztechnik AG. und der Induba AG. aus. Wunderly übernahm zusammen mit
einem gewissen Blatter die Anteile von Puells an den beiden Gesellschaften,
bei denen Blatter Präsident, Wunderly Vizepräsident des Verwaltungsrates
wurde.
von Puell gründete die Loparz Holding in Vaduz und übertrug
ihr die alleinigen Verwertungsrechte an den beiden oben genannten
Patenten. Mit Schreiben vom 25. September 1964 entzog der Anwalt von
Puells der Quarztechnik AG. mit sofortiger Wirkung die Herstellungs- und
Vertriebsrechte für die patentgeschützte Abkantmaschine. Die Quarztechnik
AG. nahm den Standpunkt ein, die Patente gehörten ihr. Sie stellte die
Maschine weiter her bis im September 1965, d.h. bis die Liquidation der
Quarztechnik AG. beschlossen wurde.
Am 16. Dezember 1965 reichte von Puell bei der Bezirksanwaltschaft
Meilen gegen Wunderly Strafklage wegen vorsätzlicher, widerrechtlicher
Erfindungsbenutzung gemäss Art. 66 lit. a in Verbindung mit Art. 81
PatG ein. Wunderly machte in der gegen ihn erhobenen Strafuntersuchung
geltend, die angeblich verletzten Patente seien nichtig. Daraufhin setzte
ihm die Strafuntersuchungsbehörde gestützt auf Art. 86 Abs. 1 PatG Frist
zur Anhebung der Nichtigkeitsklage an mit der Androhung, bei unbenütztem
Ablauf der Frist würde im Strafuntersuchungsverfahren Verzicht auf die
Patentnichtigkeitseinrede und damit die Rechtsbeständigkeit der beiden
in Frage stehenden Patente angenommen.
B.- Am 10. Juni 1966 reichte Wunderly beim Handelsgericht des Kantons
Zürich gegen von Puell Klage ein mit dem Antrag, die beiden Patente
Nr. 400'065 und 392'434 nichtig zu erklären.
Der Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen. Er machte geltend, aus
der Natur des zwischen den Parteien durch die Vereinbarung vom 16. Oktober
1963 begründeten Rechtsverhältnisses ergebe sich, dass der Kläger auf die
Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen die beiden Patente verzichtet habe;
dieser stehe daher die exceptio pacti entgegen. Auf jeden Fall verstosse
die Nichtigkeitsklage angesichts des Vertragsverhältnisses der Parteien
gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 ZGB, was die Erhebung der
exceptio doli rechtfertige. Die Klage sei daher ohne materielle Prüfung
der Rechtsbeständigkeit der Patente abzuweisen. Eventuell müsste sie auch
als materiell unbegründet abgewiesen werden.
C.- Das Handelsgericht Zürich verwarf den Einwand des Beklagten,
die Nichtigkeitsklage verstosse gegen eine vertragliche Vereinbarung,
die Patente nicht anzugreifen, sowie gegen Treu und Glauben, und es
erklärte nach materieller Prüfung die beiden Patente mit Urteil vom 2.
September 1968 nichtig.
D.- Der Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts die Berufung
an das Bundesgericht ergriffen mit dem erneuten Antrag auf Abweisung
der Nichtigkeitsklage.
Der Kläger beantragt, die Berufung abzuweisen.
E.- Eine vom Beklagten gegen das angefochtene Urteil ebenfalls erhobene
kantonalrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Kassationsgericht
des Kantons Zürich am 23. Dezember 1968 abgewiesen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 2
2.- Der Beklagte beharrt darauf, der Erhebung der Nichtigkeitsklage
durch den Kläger stünden die Einreden des Vertrages und des
Rechtsmissbrauches entgegen. Nach schweizerischem Recht sind diese
Einreden im Patentnichtigkeitsverfahren unter bestimmten Voraussetzungen
in der Tat zulässig. So ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
beim Lizenzvertrag dem Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung der
Nichtigkeitsklage abzusprechen, wenn er im Lizenzvertrag ausdrücklich oder
stillschweigend darauf verzichtet hat, das Patent anzugreifen. Aber auch
ohne einen solchen Verzicht steht ihm kein Klagerecht zu, wenn ihm die
Lizenz gerade deshalb eingeräumt wurde, weil die Rechtsbeständigkeit des
Patents zweifelhaft war und mit der Lizenzerteilung die Aufrollung der
Frage der Gültigkeit des Patents vermieden werden sollte. Unter diesen
Umständen verstiesse die Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen Treu und
Glauben (BGE 75 II 168).
Gleich verhält es sich, wenn durch den Lizenzvertrag zwischen den
Parteien eine gesellschaftliche oder gesellschaftsähnliche Bindung
geschaffen und damit ein besonderes Treueverhältnis begründet wurde
(BGE 61 II 140, 75 II 167).
Eine solche Treuepflicht ist sodann auch anzunehmen, wenn sich die
Parteien zwecks gemeinsamer Auswertung von Patenten zu einer Gesellschaft
oder gesellschaftsähnlichen Partnerschaft zusammengeschlossen haben.
Schliesslich ist auch dem Verkäufer eines Patentes der nachherige
Angriff auf dessen Gültigkeit nach Treu und Glauben verwehrt, da er mit
dem Verkauf den Bestand des Patentes stillschweigend anerkannt hat.
In allen diesen Fällen decken sich die Einrede des Rechtsmissbrauches
und des Vertrages inhaltlich im wesentlichen.
Erwägung 3
3.- Die Vorinstanz ist der Auffassung, selbst wenn
zwischen den Parteien durch den Vertrag vom 16. Oktober 1963 ein
Partnerschaftsverhältnis begründet worden sei, das auch die streitigen
Patente erfasst habe, sei dem Beklagten die Erhebung der Einreden
des Vertrages und des Rechtsmissbrauchs verwehrt, weil er gegen den
Kläger Strafanzeige wegen Patentverletzung erstattet und der Kläger die
Patentnichtigkeitsklage auf Fristansetzung der Strafuntersuchungsbehörde
hin erhoben habe.
Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Art. 66
PatG gibt dem Patentinhaber das Recht, einen Patentverletzer sowohl
zivil- wie strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Wählt er den
Weg der Zivilklage, so kann er der vom Verletzer erhobenen Einrede
oder Widerklage der Patentnichtigkeit seinerseits mit der Einrede
des Vertrages oder des Rechtsmissbrauchs begegnen, sofern die oben
umschriebenen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Diese Befugnis steht
ihm auch zu, wenn der Patentverletzer der Klage des Patentinhabers mit
einer selbständig erhobenen Patentnichtigkeitsklage zuvorkommt.
Erhebt der Patentinhaber Strafklage und bestreitet der Verletzer das
Vergehen mit der Begründung, es fehle an einem gültigen Patent, so muss
der Patentinhaber die Einreden des Vertrages und des Rechtsmissbrauches
ebenfalls erheben dürfen. Denn seine Rechtsstellung kann nicht davon
abhangen, ob die Frage der Gültigkeit des Patentes im Zivil- oder im
Strafverfahren aufgerollt wird. Die gegenteilige Lösung hätte zur Folge,
dass der Patentinhaber, der die genannten Einreden zu erheben gedenkt,
auf das zivilrechtliche Vorgehen beschränkt wäre. Das Recht, Strafklage zu
erheben, könnte er praktisch nicht mehr ausüben, es sei denn, er nehme
die Gefahr in Kauf, die ihm nach dem Zivilrecht zu Gebote stehenden
Rechtsbehelfe teilweise zu verlieren. Dass der Gesetzgeber eine solche
Beeinträchtigung des Patentinhabers in seinen Rechten beabsichtigt habe,
lässt sich dem Gesetz jedoch nicht entnehmen.
In der gleichen Lage befindet sich der Patentinhaber,
wenn der Verletzer die Patentnichtigkeitsklage erhebt, weil die
Strafuntersuchungsbehörde ihm dazu Frist angesetzt hat mit der Androhung,
dass sonst angenommen würde, er anerkenne die Rechtsbeständigkeit des
verletzten Patentes.
Diese in Art. 86 Abs. 1 PatG getroffene Ordnung beruht auf der
Überlegung, dass die Strafbehörden, insbesondere die Untersuchungsbehörden
und die erstinstanzlichen Strafgerichte, nicht immer über die
erforderlichen technischen und patentrechtlichen Kenntnisse verfügen. Es
wurde ihnen daher im Gesetz gestattet, sich von der Behandlung speziell
patentrechtlicher Fragen zu entlasten und die Gültigkeit eines Patentes
durch den zuständigen Zivilrichter entscheiden zu lassen (Botschaft des
Bundesrates zum PatG, BBl 1950 I S. 1066; BLUM/PEDRAZZINI, PatG Bd. III,
Art. 86 Anm. l'S. 708). Möglicherweise sollte auch der Gefahr vorgebeugt
werden, dass der Patentinhaber den Streit über die Gültigkeit des Patents,
der unter Umständen die Durchführung kostspieliger Begutachtungen
erfordert, auf Kosten des Staates austragen lasse. Die Überweisung an
den Zivilrichter wird jedoch nicht zwingend vorgeschrieben. Art. 86
Abs. 1 PatG ist eine blosse "Kann-Vorschrift", in deren Anwendung die
Strafbehörden freie Hand haben. Dagegen wurde mit dieser Vorschrift nicht
bezweckt, dem Patentinhaber irgendwelche Rechtsbehelfe zu entziehen,
die ihm zu Gebote stünden, wenn die Patentnichtigkeitsklage nicht durch
die Fristansetzung der Strafuntersuchungsbehörde ausgelöst worden wäre.
Erwägung 4
4.- Nach der Ansicht des Handelsgerichtes sind dem Beklagten die
Einreden des Rechtsmissbrauchs und des Vertrages verwehrt, weil er
spätestens durch seine Strafanzeige die zwischen den Parteien allenfalls
noch bestehenden Bindungen zerstört habe.
Es kann jedoch nichts darauf ankommen, ob im Zeitpunkt der
zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Auseinandersetzung zwischen den
Parteien noch Bindungen bestehen, abgesehen von solchen, welche die Einrede
des Rechtsmissbrauches oder des Vertrages zu begründen vermögen. Solche
weitere Bindungen werden in der Regel fehlen. Entscheidend für die
Zulässigkeit der genannten Einreden ist, ob zwischen den Parteien ein
Treueverhältnis, eine gesellschaftsähnliche Partnerschaft bestand und
ob die gestützt darauf erlangten Kenntnisse oder die engen Beziehungen
zwischen den Parteien die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage auch
nach Auflösung der Partnerschaft als Verstoss gegen Treu und Glauben
erscheinen lassen. Gleich verhält es sich, wenn die vertragliche
Bindung einen ausdrücklichen oder stillschweigenden Verzicht auf die
Patentnichtigkeitsklage enthält. Trifft dies zu, so ist anzunehmen, dass
die Verpflichtung, die gemeinsam genützten Patente nicht anzugreifen,
auch nach der Auflösung der Partnerschaft weiterbestehe.
Erwägung 5
5.- Das Handelsgericht begründet die Nichtzulassung der vom
Beklagten erhobenen Einreden weiter damit, eine gestützt auf
sie erfolgende Abweisung der Zivilklage hätte zur Folge, dass der
Kläger eine strafrechtliche Verurteilung hinnehmen müsste, ohne die
Nichtigkeit des angeblich verletzten Patentes nachweisen zu dürfen. Diese
Auffassung ist unrichtig. Denn der Strafrichter darf nur verurteilen,
wenn er (oder der Zivilrichter für ihn verbindlich; vgl. BGE 32 I 161
ff.) festgestellt hat, dass "eine patentierte Erfindung widerrechtlich
benützt" worden ist (Art. 86 in Verbindung mit Art. 66 PatG). Er hat
daher nicht nur zu prüfen, ob ein Patent und eine Verletzung desselben
vorliegen, sondern auch, ob eine Erfindung gegeben ist. Eine auf der
Einrede des Rechtsmissbrauchs oder des Vertrages beruhende Abweisung der
Nichtigkeitsklage ohne materielle Prüfung der Gültigkeit des Patentes
durch den Zivilrichter erlaubt dem Strafrichter nicht, die Nichtigkeit
zu verneinen, sondern zwingt ihn, die Frage, wenn nötig unter Beiziehung
von Sachverständigen, selber zu prüfen und zu entscheiden. Kommt er
zum Schluss, das Patent sei nichtig, so hat er den Angeschuldigten
freizusprechen. Das hat aber nicht die Vernichtung des Patentes und dessen
Löschung im Patentregister zur Folge. Es werden nur die Voraussetzungen für
eine Bestrafung des Angeschuldigten verneint. Dritten gegenüber bleibt das
Patent bestehen, gleich wie wenn im Zivilprozess die Patentnichtigkeit
nicht durch Widerklage, sondern durch blosse Einrede geltend gemacht
worden ist.
Nach BLUM/PEDRAZZINI (PatG Bd. III, Art. 86 Anm. 2 S. 709) hat auch der
Strafrichter zu beachten, dass unter Umständen die Nichtigkeitsklage, etwa
aus vertraglichen Gründen, nicht erhoben werden könne. Dieser Auffassung
kann nicht zugestimmt werden, wenn sie dahin zu verstehen sein sollte, dass
der Strafrichter durch den vertraglichen Ausschluss der Nichtigkeitseinrede
gebunden und der Angeschuldigte zu bestrafen sei, selbst wenn keine
Erfindung vorliegen sollte. Die Tatsache, dass der Angeschuldigte sich
seinerzeit verpflichtete, das Patent nicht anzugreifen, genügt für die
Strafbarkeit seines Tuns nicht. Die Nichtangriffsverpflichtung ist rein
zivilrechtlicher Art und kann auch nur zivilrechtliche Folgen erzeugen,
nämlich die Abweisung der Patentnichtigkeitsklage ohne materielle Prüfung
der Gültigkeit des Patentes. Dagegen kann sie nicht ohne weiteres zur
Bestrafung wegen Patentverletzung führen, wenn der Verpflichtete die
Verpflichtung nicht einhält.
Der erwähnten Kommentarstelle ist dagegen zuzustimmen, wenn sie nur den
Sinn haben sollte, der Strafrichter habe eine Fristansetzung zur Erhebung
der Patentnichtigkeitsklage zu unterlassen, falls er erkennt, dass die
Einrede des Rechtsmissbrauchs oder des Vertrags in Betracht fällt. Denn die
Fristansetzung hätte in der Tat keinen Sinn, wenn damit zu rechnen ist,
dass der Zivilrichter die Einrede gutheisst und damit das Zivilverfahren
für den weiteren Gang des Strafverfahrens zwecklos wird. Ist aber der
Angeschuldigte trotzdem an den Zivilrichter verwiesen worden, so hat dieser
völlig unabhängig vom Strafverfahren, das den Anstoss zur zivilrechtlichen
Nichtigkeitsklage gegeben hat, zu urteilen und insbesondere auch die
vom beklagten Patentinhaber erhobene Einrede des Rechtsmissbrauchs oder
des Vertrages zu prüfen. Denn es ist kein Grund ersichtlich, weshalb der
Patentnichtigkeitskläger, dem gegenüber die Einrede mit Erfolg erhoben
werden könnte, besser gestellt sein sollte, weil ein Strafverfahren wegen
Patentverletzung gegen ihn eröffnet worden ist und die Untersuchungsbehörde
ihm Frist zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage angehetzt hat. Das
Vorgetsen gemäss Art. 86 PatG ist auf die Fälle zugeschnitten, in denen
der Patentverletzer weder in einem Treueverhältnis zum Patentinhaber steht
noch sich diesem ausdrücklich oder stillschweigend zur Nichtanfechtung des
Patentes verpflichtet hat. Den Nichtigkeitskläger dank dem Strafverfahren
besser zu stellen, lag dagegen nicht in der Absicht des Gesetzes.
Da der Strafrichter auch bei Abweisung der Nichtigkeitsklage durch
den Zivilrichter gestützt auf die Einrede des Rechtsmissbrauchs oder
des Vertrages die Gültigkeit des Patents zu prüfen hat, entfällt
auch das weitere Argument der Vorinstanz, die auf Fristansetzung
durch die Strafuntersuchungsbehörde erhobene Nichtigkeitsklage diene
Verteidigungszwecken und müsse daher ohne Rücksicht auf die erwähnten
Einreden zugelassen werden.
Erwägung 6
6.- Im weiteren fragt sich, ob die vom Beklagten erhobene Einrede
des Rechtsmissbrauchs bezw. des Vertrages sachlich begründet sei. Mit
dieser Frage hat sich das Handelsgericht infolge seiner irrtümlichen
Auffassung, die genannten Einreden seien überhaupt nicht zulässig,
nicht befasst. Das Bundesgericht ist beim gegebenen Stand der Akten
nicht in der Lage, sie heute schon zu beurteilen. Die Sache ist daher an
die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie prüfe, ob der Kläger durch den
Vertrag vom 16. Oktober 1963 zum Beklagten in ein Treueverhältnis trat,
das ihm die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage kraft stillschweigender
Verpflichtung oder gemäss Art. 2 ZGB verbot und sie auch noch ausschliesst,
nachdem der Beklagte sich an den erwähnten Vertrag nicht mehr für
gebunden hält und der Quarztechnik AG. am 25. September 1964 das Recht,
die Erfindungen zu benützen, entzogen hat. Die Vorinstanz wird allenfalls
auch zur Behauptung des Klägers Stellung nehmen müssen, der erwähnte
Vertrag sei wegen Täuschung unverbindlich, weil der Beklagte ihm beim
Vertragsschluss verschwiegen habe, dass ein gewisser Otto Thalmann schon
im Sommer 1963 geltend machte, die Erfindungen des Beklagten seien durch
eine am 31. August 1963 patentierte Erfindung Thalmanns vorweggenommen
worden Denn auf eine Treuepflicht der Gegenpartei darf sich nur berufen,
wer selber dieser gegenüber das Gebot, nach Treu und Glauben zu handeln,
beachtet hat. Das trifft in der Regel nicht zu auf eine Partei, die dem
Vertragsgegner die drohende Gefahr der Vernichtung gemeinsam auszuwertender
Patente verschwiegen und ihn so durch Täuschung veranlasst hat, erhebliche
Mittel für das gemeinsame Unternehmen aufzuwenden (BLUM/PEDRAZZINI,
PatG Bd. II Art. 26 Anm. 16, S. 161 Abs. 2, Art. 34 Anm. 104, S. 499).
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
In teilweiser Gutheissung der Berufung wird das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. September 1968 aufgehoben und
die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz
zurückgewiesen.