BGE 93 II 424
93 II 424
54. Urteil der 1. Zivilabteilung vom 19. Dezember 1967 i.S. Burberrys
Ltd gegen Paul Hubatka Söhne Regeste
Verwechselbarkeit von Marken, Art. 6 MSchG.
Gänzliche Warenverschiedenheit, Art. 6 Abs. 3 MSchG. (Erw. 1).
Grundsätze für die Vergleichung von Markenbestandteilen. Bedeutung der
Duldung ähnlicher Marken Dritter (Erw. 2).
Massgeblichkeit des Gesamteindrucks einer aus Firmanamen und
Bildbestandteil bestehenden kombinierten Marke. Einfluss der Weglassung
des Wortbestandteils in der jüngeren Marke (Erw. 3).
Verkehrsgeltung ist nicht Voraussetzung für die Schutzfähigkeit einer
Marke oder des Bestandteils einer solchen (Erw. 4).
Kumulative Anwendbarkeit des Marken- und Wettbewerbsrechts (Erw. 6).
Sachverhalt
A.- Die Firma Burberrys Limited in London ist Inhaberin einer
Wort/Bildmarke, die in der Schweiz erstmals 1914 hinterlegt und in
der Folge jeweils erneuert wurde, letztmals am 9. November 1957 unter
der Nr. 167954. Die Marke besteht aus einem schwarzen Rechteck mit weiss
verziertem Rand. Oben ist in weisser Schrift der Firmenname "Burberrys"
angebracht; darunter befindet sich das weisse Bild eines Ritters auf
galoppierendem Pferd. Die Marke ist gemäss der Eintragung von 1957
bestimmt für "Textil-Stückwaren und Bekleidungsartikel (einschliesslich
Fussbekleidungen)".
Die Firma Paul Hubatka & Söhne (heute: Paul Hubatka Söhne)
in Altstätten hinterlegte am 21. September 1965 beim eidgen. Amt für
geistiges Eigentum die für "Textilerzeugnisse aller Art" bestimmte Marke
Nr. 213904, die aus dem gezeichneten Bild eines Ritters auf einem sich
leicht bäumenden Pferd besteht.
Die Firma Burberrys Ltd. forderte am 1. November 1966 die Firma
Hubatka Söhne auf, die Marke Nr. 213904 löschen zu lassen, da sie mit
ihrer älteren Marke Nr. 167 954 verwechselbar sei. Die Firma Hubatka
lehnte dieses Begehren ab.
B.- Am 8. Februar 1967 erhob die Firma Burberrys Ltd. gegen die
Firma Paul Hubatka Söhne beim Handelsgericht St. Gallen Klage auf
Nichtigerklärung der Marke Nr. 213904 der Beklagten und Untersagung ihres
Gebrauchs im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit Textilerzeugnissen.
Die Beklagte bestritt eine Verwechslungsgefahr und beantragte, die
Klage abzuweisen.
C.- Das Handelsgericht St. Gallen wies am 12. Juli 1967 die Klage
mit der Begründung ab, die Marke der Beklagten unterscheide sich genügend
von jener der Klägerin.
D.- Gegen das Urteil des Handelsgerichts hat die Klägerin die Berufung
erklärt, mit der sie an ihrem Löschungs- und Untersagungsbegehren festhält.
Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene
Urteil zu bestätigen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Nach Art. 6 Abs. 3 MSchG braucht sich eine Marke nicht im Sinne
von Art. 6 Abs. 1 durch wesentliche Merkmale von der bereits eingetragenen
Marke eines andern zu unterscheiden, wenn sie für Erzeugnisse oder Waren
bestimmt ist, die ihrer Natur nach gänzlich von den mit der älteren Marke
versehenen abweichen.
Die Beklagte beansprucht ihre Marke für "Textilerzeugnisse aller Art".
Unter dieser Warengattung fallen auch die Erzeugnisse, für welche die
Marke der Klägerin bestimmt ist, nämlich die Textilstückwaren und die
Bekleidungsartikel, diese allerdings nur insoweit, als sie aus Textilien
hergestellt sind. Die Beklagte vermag sich daher nicht auf Art. 6 Abs. 3
MSchG zu berufen. Das gälte selbst dann, wenn ihre Behauptung zutreffen
sollte, die Klägerin gebrauche ihre Marke nur für Bekleidungsartikel,
nicht auch für Textil-Stückwaren. Denn auch in diesem Falle könnte
nicht gesagt werden, die Beklagte beanspruche ihre Marke für Waren, die
gänzlich von den mit der Marke der Klägerin versehenen abweichen. Eine
gänzliche Abweichung läge nicht einmal dann vor, wenn die eine Marke nur
für Bekleidungsstücke, die andere nur für Textil-Stückwaren bestimmt wäre.
Erwägung 2
2.- Die Beklagte macht geltend, ihre Marke unterscheide sich selbst
dann genügend von derjenigen der Klägerin, wenn man nur die beiden Bilder
miteinander vergleiche, also den in der Marke der Klägerin überdies
enthaltenen Bestandteil "Burberrys" beiseite lasse.
Für die Vergleichung zweier Marken als Ganzes ist gemäss ständiger
Rechtsprechung der Gesamteindruck entscheidend, den sie beim Betrachter
hinterlassen (BGE 90 II 48, 264 und dort erwähnte Entscheide). Entsprechend
muss auch bei der Vergleichung von Markenbestandteilen auf den
Gesamteindruck abgestellt werden, den diese erwecken. Abweichungen in
einzelnen Punkten, die ihn nicht entscheidend beeinflussen. sind rechtlich
ohne Belang. Massgebend ist der Eindruck beim letzten Käufer der Ware,
der die beiden Marken nicht immer gleichzeitig zu Gesicht bekommt und
daher nur deren charakteristische Merkmale miteinander vergleichen kann,
nicht dagegen auch die nebensächlichen Einzelheiten, die er entweder
überhaupt nicht beachtet oder rasch wieder vergisst. Bei der Beurteilung
der Unterscheidbarkeit von Marken und von Bestandteilen solcher ist
auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers abzustellen unter
Berücksichtigung der gesamten Umstände, unter denen sich der Handel mit
Waren der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt (vgl. z.B. BGE
58 II 455 Erw. 2, 78 II 381 f., 87 II 37).
Nach diesen Grundsätzen unterscheidet sich das Ritterbild, das die
Beklagte als Marke hat eintragen lassen, nicht genügend von dem in der
Marke der Klägerin enthaltenen Ritterbild. Beide Ritter sitzen zu Pferd
und halten eine nach vorn gerichtete Lanze. Zwar galoppiert das Pferd
in der Marke der Klägerin, während sich jenes in der Marke der Beklagten
leicht bäumt; aber beide berühren den Boden nur mit den Hinterhufen, und
bei beiden sind die Beine paarweise ungefähr parallel. Auch die Haltung
des Kopfes und die Stellung des Schweifes sind bei beiden Pferden ungefähr
gleich. Dass jenes der Klägerin gegen links gerichtet ist, das andere gegen
rechts, beeinflusst den in der Erinnerung haften bleibenden Gesamteindruck
nicht entscheidend. Dasselbe gilt für den Umstand, dass die Schabracke
des Pferdes bei der Marke der Beklagten etwas weiter hinunterreicht und
auch den Hals und den Kopf des Tieres bedeckt. Auch die Verschiedenheiten
in der Ausrüstung des Ritters sind nicht derart, dass der in der Erinnerung
des Käufers zurückbleibende Gesamteindruck ein wesentlich anderer wäre. So
ist namentlich bedeutungslos, dass bei der Marke der Klägerin an der Lanze
eine Flagge weht, der Ritter einen Schild trägt und der Helm samt Zier
anders gestaltet ist als auf der Marke der Beklagten. Solchen Einzelheiten
schenkt das kaufende Publikum in der Regel keine Beachtung. Es behält nur
den Eindruck eines Ritters auf galoppierendem oder sich leicht bäumendem
Pferd in Erinnerung. Die beiden Bilder unterscheiden sich auch nicht etwa
in der Farbe; beide sind weiss. Die Vergleichung der beiden Figuren führt
zum gleichen Ergebnis wie z.B. in den Fällen BGE 30 II 603 Erw. 3, 33 II
176 Erw. 3 und 35 II 667 Erw. 2, wo ein auf den Hinterbeinen stehender
mit einem liegenden Löwen, ein Kranich mit einem doppelköpfigen Adler
und eine nach links schauende mit einer gegen rechts gewendeten Helvetia
miteinander zu vergleichen waren.
Die Beklagte wendet ein, die Verwechslungsgefahr entfalle schon bei
verhältnismässig geringen Abweichungen, weil ein Ritter zu Pferd ein
schwaches Zeichen sei, das die Klägerin nicht allein beanspruchen könne.
Dieser Einwand ist unbegründet. Zwar liessen Dritte im Jahre 1936 das
Bild einer Amazone als Marke für Strümpfe und Strickwaren, im Jahre
1947 das Bild eines Ritters mit Lanze und Schild zu Pferd als Marke für
Baumwollgewebe und schliesslich im Jahre 1953 das Bild eines Ritters auf
sich bäumendem Pferde als Marke für Decken in das internationale Register
eintragen. Diese Marken vermochten jedoch die Kennzeichnungskraft der
klägerischen Marke nicht zu schwächen, da sich aus ihnen allein noch nicht
ableiten lässt, es sei weit verbreitete Übung, das Bild eines Ritters zu
Pferd als Marke für Textilien zu verwenden. Die drei erwähnten Marken sind
zudem jünger als jene der Klägerin. Man könnte dieser also nur vorwerfen,
sie habe, nachdem sie ursprünglich allein das Rittermotiv gebraucht hatte,
in der Folge das Erscheinen ähnlicher Marken geduldet. Solche Duldung hat
jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts höchstens zur Folge,
dass der Inhaber der älteren Marke das Recht einbüsst, sich gegenüber einem
lange Zeit unbehelligt gelassenen Nachahmer auf die Verwechslungsgefahr
zu berufen; dagegen verliert er damit nicht das Recht, sich gegen den
Gebrauch neuer, mit der seinigen verwechselbarer Marken zur Wehr zu
setzen (BGE 73 II 61, 189 Erw. 5, 82 II 543 Erw. 4, 83 II 219 Erw. 2). Die
wiederholte Nachahmung des älteren Zeichens durch Dritte setzt auch nicht
die Verwechslungsgefahr herab, so dass an die Unterscheidungskraft neuer
Marken geringere Anforderungen zu stellen wären als in einem Zeitpunkt,
da die Marke des Verletzten noch von niemandem nachgeahmt worden war.
Erwägung 3
3.- Im weiteren ist zu prüfen, ob gemäss der Auffassung der Beklagten
die Verwechselbarkeit deshalb zu verneinen sei, weil die Marke der Klägerin
ausser der Ritterfigur auch das Wort "Burberrys" enthält.
Auch bei der Beurteilung dieser Frage ist auf den Gesamteindruck
abzustellen, den die beiden Marken beim Publikum in der Erinnerung
hinterlassen. Die Verwechselbarkeit darf nicht schon deshalb verneint
werden, weil der Firmenname "Burberrys", der in der Marke der Beklagten
fehlt, in jener der Klägerin eine wesentliche Rolle spielt. Denn das
schliesst nicht aus, dass auch die Ritterfigur den Gesamteindruck so
erheblich beeinflusst, dass ihre Übernahme in die Marke der Beklagten das
Publikum über die Herkunft der Ware im Sinne von Art. 24 lit. a MSchG
irreführen kann. Gemäss Art. 6 Abs. 2 MSchG dürfen denn auch Figuren,
die in einer bereits hinterlegten Marke enthalten sind, nur dann in einer
neuen Marke wiedergegeben werden, wenn diese sich dennoch von der andern
hinlänglich unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu
einer Verwechslung Anlass geben kann.
Der Gesamteindruck, den die Marke der Klägerin erweckt, wird vom
Wortbestandteil "Burberrys" keineswegs so entscheidend beeinflusst, dass
der Bildbestandteil als vollständig nebensächlicher Natur erschiene und
seine (nur unwesentlich veränderte) Übernahme das Publikum nach allgemeiner
Lebenserfahrung nicht irrezuführen vermöchte. Die Ritterfigur nimmt etwa
drei Viertel der Höhe des schwarzen Markenfeldes ein, das Wort "Burberrys"
dagegen nur etwa ein Viertel. Auch wer vor allem den Namen "Burberrys"
beachtet, kann unmöglich die Figur gänzlich übersehen. Sie ist auch nicht
so klein, dass Durchschnittskäufer ihre wesentlichen Züge nicht zu erkennen
vermöchten oder sie nicht in der Erinnerung behielten. Es mag sein,
dass gewisse Käufer mehr vom Namen "Burberrys" als vom Bildbestandteil
der Marke beeindruckt werden, namentlich Fachleute, die mit der Klägerin
unmittelbar verkehren und eher auf die Qualität der angebotenen Ware
achten als auf die Marke. Es gibt wahrscheinlich auch Käufer, die das
Bild der Marke in sich aufnehmen, es aber nach einer gewissen Zeit nicht
mehr beschreiben können, während ihnen der Name "Burberrys" länger in
Erinnerung bleibt. Das genügt aber nicht, um die beiden Marken als nicht
leicht verwechselbar erscheinen zu lassen. Abgesehen davon, dass es auch
Käufer mit stärkerem Erinnerungsvermögen gibt, muss auchjenen Fällen
Rechnung getragen werden, in denen der Käufer die beiden Marken kurz
nacheinander zu Gesicht bekommt, wie es beim Einkauf von Kleidungsstücken
oder andern Textilwaren durchaus möglich ist. In solchen Fällen kann der
Kunde trotz des Namens "Burberrys", der nur in der Marke der Klägerin
vorkommt, durch das beiden Marken gemeinsame Bild des Ritters zu Pferd
über die Herkunft der Ware irregeführt werden. Zudem sind Wort und Bild
einer gemischten Marke erfahrungsgemäss nicht untrennbar miteinander
verbunden. Erscheint einmal nur das Bild, so schliesst der Käufer daraus
nicht notwendigerweise, die Ware stamme aus einem andern Betrieb. Diesen
Schluss zieht er selbst dann nicht immer, wenn er im Firmennamen einen
Bestandteil einer bestimmten Marke sieht. Da das Publikum den Inhalt des
Markenregisters gewöhnlich nicht kennt, kann sich der Käufer vorstellen,
ein und derselbe Geschäftsinhaber führe mehrere Marken, die eine mit, die
andere ohne seinen Namen, um auf Unterschiede in der Beschaffenheit der
Ware hinzuweisen. Er kann auch meinen, die Marke ohne Namen gehöre einem
Fabrikanten oder Händler, der mit dem andern wirtschaftlich eng verbunden
ist; denn verbundene Unternehmen lehnen öfters ihre Marken aneinander an.
Nach der Rechtsprechung ist die Nachahmung ei nes Markenbildes auch
dann unerlaubt, wenn der Nachahmer dem Zeichen seinen Firmennamen beifügt
(BGE 47 II 235, 62 II 333). Anderseits genügt aber auch die Weglassung
eines für die ältere Marke charakteristischen Wortes in der sie im übrigen
nachahmenden jüngeren Marke nicht, um Verwechslungen auszuschliessen
(BGE 58 II 458 f.; unveröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom
22. März 1966 i.S. Avia-Verband c. Caltex Oil AG, Erw. 2). So verhält
es sich im vorliegenden Fall: Die Beklagte hat das für die Marke der
Klägerin charakteristische Wort "Burberrys" weggelassen, lehnt sich
aber mit ihrem Zeichen an den ebenfalls wesentlichen Bildbestandteil der
klägerischen Marke so stark an, dass leicht der Eindruck entstehen kann,
die Ware stamme aus dem Betrieb der Klägerin oder aus einem mit dieser
wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.
Erwägung 4
4.- Die Gründe, aus denen die Vorinstanz die Klage abgewiesen hat,
vermögen gegen diese Überlegungen nicht aufzukommen. So ist es für
die Frage der Verwechselbarkeit rechtlich belanglos, dass nach den
Feststellungen des Handelsgerichts der Name "Burberrys" sowohl für die
Fachkreise als auch für das Publikum einen Begriff darstellt und dass
nicht wenige Leute den qualitativ einzigartigen Regenmantel der Klägerin
ausdrücklich unter seiner Wortbezeichnung verlangen, und das gleiche
gilt für die weitere Feststellung, es sei allgemein bekannt, dass die
Marke der Klägerin aus dem Wort "Burberrys" und einem Bild bestehe, aber
selbst Leute aus der Textilbranche könnten das Bild dieser Marke nicht ohne
weiteres aus dem Gedächtnis beschreiben. Aus diesen Feststellungen zieht
das Handelsgericht den Schluss, im täglichen Verkehr sei nicht das Bild
des Ritters, sondern der Name "Burberrys" für die Erzeugnisse der Klägerin
kennzeichnend, denn die Ausführungen der fachkundigen Richter über die
Verhältnisse unter Fachleuten dürften ohne weiteres auch auf den Kreis der
Käufer übertragen werden; auch diesen werde sich in erster Linie der Name
"Burberrys" einprägen, nicht das Motiv des Ritters zu Pferd, zumal dieses
Bild keinerlei Gedankenverbindung zu irgendwelchen Textilerzeugnissen
vermittle. Diese Begründung läuft darauf hinaus, nur das Wort "Burberrys"
markenrechtlich zu schützen, weil der Bildbestandteil der Marke sich im
Verkehr nicht durchgesetzt habe. Das Handelsgericht erklärt denn auch
abschliessend, dem Ritter mit Pferd auf der Marke der Klägerin gehe eine
Verkehrsgeltung, wie das Bundesgericht sie z.B. in Sachen Avia-Verband
/Caltex Oil AG bejahe, vollständig ab. Damit verkennt die Vorinstanz
jedoch, dass Marken und Bestandteile von solchen grundsätzlich nicht erst
dann schutzfähig sind, wenn sie sich dem Käufer als Kennzeichen der Ware
bestimmter Herkunft eingeprägt haben und das Publikum die Erzeugnisse
unter dem betreffenden Zeichen zu verlangen pflegt. Die Marke und ihre
Bestandteile haben Anspruch auf gerichtlichen Schutz gegen Nachahmungen,
sobald die Förmlichkeiten der Hinterlegung und Eintragung erfüllt sind
(Art. 4 MSchG), also schon in einem Zeitpunkt, in dem das Publikum sie noch
kaum kennt. Eine Ausnahme gilt nur für Zeichen und Zeichenbestandteile,
die ursprünglich Gemeingut waren und nur dadurch individualisierende Kraft
erlangten, dass sie sich im Verkehr nach und nach als Kennzeichen für
die Herkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Betrieb durchsetzten,
wie es z.B. in den Fällen BGE 55 I 271 f. ("Tunbridge Wells" als Marke für
Biskuits) und 59 II 212 f. ("Tavannes" als Bestandteil von Uhrenmarken)
zutraf. Ferner kann die Verkehrsgeltung die hinweisende Kraft eines von
Natur aus schwachen Zeichens im Laufe der Zeit erhöhen (BGE 63 II 285,
73 II 188, 83 II 221, 90 II 264). Im vorliegenden Falle kommt dagegen
auf die Verkehrsgeltung nichts an. Die Ritterfigur der klägerischen
Marke war weder jemals im Gemeingut noch ein bloss schwaches Zeichen,
sondern besass von Anfang an volle Unterscheidungskraft. Die Auffassung
des Handelsgerichts hätte die unerträgliche Folge, dass der Inhaber
einer aus Wort und Bild bestehenden, an sich schutzfähigen Marke selbst
die sklavische Nachahmung des Bildes nicht verbieten lassen könnte,
wenn feststeht, dass das Publikum die Ware unter der Bezeichnung des
Markenwortes zu verlangen pflegt und nicht ohne weiteres in der Lage
ist, den Bildbestandteil aus dem Gedächtnis zu beschreiben. Sogar reine
Bildmarken blieben gegen sklavische Nachahmungen schutzlos, wenn das
Publikum beim Kauf nicht auf sie Bezug nimmt, sondern die Ware z.B. durch
Nennung der Firma des Herstellers zu bezeichnen pflegt.
Erwägung 5
5.- Auch die Anbringen der Beklagten in der Berufungsantwort führen zu
keinem andern Ergebnis. Das Handelsgericht ist entgegen ihrer Auffassung
nicht vom zutreffenden Begriff der Verwechslungsgefahr ausgegangen, sondern
es hat die Marke der Klägerin in den Namen "Burberrys" einerseits und das
Bild des Ritters zu Pferd anderseits zerlegt und ihr den Schutz gegenüber
der Marke der Beklagten abgesprochen, weil nur jener, nicht auch dieser
Teil Verkehrsgeltung erlangt habe. Daher kommt auch auf die Ausführungen,
mit denen die Beklagte die Kennzeichnungskraft des Bildbestandteils zu
widerlegen sucht, nichts an. Namentlich geht die Behauptung der Beklagten,
die Klägerin verwende in der Reklame für Regenmäntel den Namen "Burberrys",
am Kern der Sache vorbei. Die betreffenden Inserate (Klagebeilagen 8
und 9) enthalten übrigens die ganze Marke der Klägerin. Der Einwand der
Beklagten sodann, der Bildteil sei ein "ausgesprochen schwaches Zeichen",
wurde bereits widerlegt.
Erwägung 6
6.- Die Klägerin stellt nur die Begehren, die Eintragung der Marke Nr.
213904 nichtig zu erklären und der Beklagten zu untersagen, diese Marke im
Zusammenhang mit Textilerzeugnissen im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.
Das erste Begehren ist nach dem Markenschutzgesetz wegen der
Verwechselbarkeit der beiden Marken begründet; die Ungültigkeitserklärung
der Marke wird zur Löschung der Eintragung im Markenregister führen
(Art. 34 MSchG).
Das Begehren auf Untersagung des Gebrauchs ist ebenfalls
begründet. Soweit die Verwendung des Zeichens auf der Ware selbst oder auf
ihrer Verpackung in Frage steht, hat die Klägerin den Unterlassungsanspruch
sowohl auf Grund des MSchG (BGE 58 II 171) als auch des UWG (Art. 1 Abs. 2
lit. d, Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG); denn die beiden Gesetze sind kumulativ
anwendbar (BGE 92 II 264 Erw. III/1 und dort erwähnte Entscheide). Für
den übrigen geschäftlichen Verkehr, wie z.B. in der Reklame oder im
Briefwechsel, besteht der Unterlassungsanspruch ausschliesslich nach
dem Wettbewerbsrecht.
Mit dem Unterlassungsgebot ist von Amtes wegen der Hinweis auf die
Strafbestimmung des Art. 292 StGB zu verbinden (BGE 87 II 112 Erw. 5).
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird gutgeheissen und das Urteil des Handelsgerichts
des Kantons St. Gallen vom 12. Juli 1967 aufgehoben.
2.- Die schweizerische Markeneintragung Nr. 213904 der Beklagten wird
nichtig erklärt.
3.- Der Beklagten wird untersagt, die den Gegenstand der
schweizerischen Markeneintragung Nr. 213904 bildende Bildmarke im
Zusammenhang mit Textilerzeugnissen im geschäftlichen Verkehr zu
verwenden. Widerhandlung würde gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse
bestraft.