BGE 89 II 156
89 II 156
24. Estratto della sentenza 29 gennaio 1963 della I Camera civile
nelle cause vertenti fra J. R. Geigy SA Basilea e 1) Istituto De Angeli
S.p.A. Milano, 2) Unipharma SA Lugano, 3) Diasan SA Basilea. Regeste
Patentfähigkeit chemischer Verfahren.
1. Art. 67 OG. Zulässigkeit der Einreichung neuer Parteigutachten
im Berufungsverfahren. Eine neue gerichtliche Begutachtung muss das
Bundesgericht dagegen nur anordnen, wenn es Anlass hat, an der Richtigkeit
oder Vollständigkeit des im kantonalen Verfahren eingeholten Gutachtens
zu zweifeln (Erw. 2; Bestätigung der Rechtsprechung).
2. 2. Art. 112 revPatG. Die Nichtigkeitsgründe in Bezug auf Patente,
die vor dem Inkrafttreten des PatG von 1954 erteilt worden sind, richten
sich nach dem alten Recht, d.h. dem PatG von 1907. Dieser Grundsatz gilt
nicht nur für Art. 16 Abs. 1 aPatG, der die Nichtigkeitsgründe aufzählt,
sondern auch für die Anwendung der anderen Bestimmungen, auf die in den
einzelnen Ziffern der genannten Vorschrift Bezug genommen wird (Erw. 3).
3. Art. 1, 2, 4 aPatG. Voraussetzungen für die Patentfähigkeit
chemischer Verfahren (Erw. 4 und 5).
4. Art. 16 Ziff. 8 aPatG. Der dem Patentgesuch beigegebene
Patentanspruch muss auch die Kennzeichnung des neuen Stoffes enthalten;
nicht erforderlich ist jedoch, dass er alle Vorteile desselben genau
umschreibt (Erw. 6).
5. Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG. Eme Partei, die ohne stichhaltigen
Grund versäumt hat, eine bestimmte technische Frage vom Sachverständigen
der kantonalen Instanz nachprüfen zu lassen, ist nicht befugt, in dieser
Hinsicht die Wiederaufnahme des Beweisverfahrens zu verlangen (Erw. 7).
6. Art. 67 revPatG. Befugnis des Inhabers eines früher eingetragenen
Patentes, das Verbot des Vertriebs des gleichen Stoffes zu verlangen,
der nach einem später patentierten, sich vom ersten nicht genügend
unterscheidenden Verfahren hergestellt wird (Erw. 9).
Sachverhalt
A.- Il 22 marzo 1948, la ditta J. R. Geigy SA, in Basilea (di poi
semplicemente: Geigy), presentò all'Ufficio federale della proprietà
intellettuale, a Berna, la domanda di iscrizione di tre brevetti relativi
a tre diversi procedimenti per la produzione di un nuovo prodotto, il
cosiddetto fenilbutazone, avente proprietà analgesiche ed antipiretiche
e destinato all'impiego terapeutico. I tre brevetti vennero iscritti e
pubblicati a diverse date del 1950, sotto i N. 266 236, 267 222, 269 980.
Verso il 1953, l'Istituto De Angeli S.p.A., in Milano (di poi
semplicemente: De Angeli), iniziò da parte sua la produzione del
fenilbutazone, secondo un procedimento, asserito nuovo e diverso da quelli
della Geigy e di cui, il 27 ottobre 1953, postulò l'iscrizione presso
l'Ufficio federale della proprietà intellettuale, a Berna. I relativi
prodotti vennero messi in vendita in Svizzera dalla Unipharma SA, in
Lugano, sotto la denominazione di "Ticinil".
Con petizione 15 luglio 1953, la Geigy convenne De Angeli e l'Unipharma
davanti alla Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino,
domandando: 1) di accertare che le parti convenute avevano violato i suoi
brevetti; 2) di far divieto alle convenute di mettere ulteriormente in
vendita i prodotti "Ticinil" e altri contenenti il fenilbutazone; 3) di
condannare solidalmente le convenute al risarcimento del danno di fr. 5000.
Nel corso della causa l'attrice precisò la sua prima domanda nel senso
che l'accertamento della violazione dei brevetti doveva essere limitato
a quello iscritto al N. 267 222, ma confermò la seconda nel senso che,
vietando la messa in commercio dei prodotti De Angeli, doveva essere
vietata l'utilizzazione di tutti e tre i brevetti.
De Angeli e l'Unipharma proposero di respingere la petizione e, in
via riconvenzionale, di dichiarare nulli i brevetti dell'attrice perchè
costituenti semplici procedimenti di analogia non brevettabili.
Il 16 febbraio 1954, la Geigy promosse un'azione identica anche
contro la Diasan SA, Zurigo, che, sotto le denominazioni di "Pyrodozol"
e "Sanazolin", aveva messo in vendita in Svizzera dei prodotti a base di
fenilbutazone provenienti dall'Istituto De Angeli. Anche la Diasan propose
di respingere la petizione e, in via riconvenzionale, di dichiarare nulli
i brevetti Geigy.
Il brevetto concernente il procedimento De Angeli venne iscritto
presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale il 15 dicembre
1956 sotto N. 318 075 e pubblicato il 31 gennaio 1957. Il 4 maggio 1957,
la Geigy promosse contro il medesimo un'azione di nullità che non fu però
abbinata alla causa suesposta; la relativa istruzione fu anzi sospesa
con verbale giudiziale del 23 settembre 1957.
Le due cause della Geigy, l'una contro De Angeli e l'Unipharma, l'altra
contro la Diasan, vennero abbinate. La Corte cantonale ha respinto una
domanda di complemento di perizia proposta dalle parti convenute.
Nel merito, esaminando anzitutto le domande riconvenzionali,
essa ha costatato che i procedimenti Geigy appartengono ai cosiddetti
procedimenti di analogia, ma ha fatto rilevare che gli stessi sono
nondimeno brevettabili a dipendenza del loro effetto finale se giungono ad
una nuova sostanza avente qualità terapeutiche non prevedibili, se sono il
risultato di una elevata idea creatrice al di là della portata dell'uomo di
mestiere e se costituiscono un progresso tecnico manifesto. L'adempimento
di questi presupposti nei brevetti Geigy - continua in sostanza la Corte
cantonale - è dimostrata dalla perizia giudiziale. Il fatto che non
tutte le proprietà terapeutiche della nuova sostanza medicamentosa siano
espresse nella rivendicazione non è determinante perchè nessuna norma di
legge lo prescrive in modo tassativo. Pure infondata è - come dimostra
la perizia giudiziale - la contestazione secondo cui i brevetti N. 266
236 e 269 980 non sono attuabili.
Sulle domande petizionali della Geigy, la Corte cantonale ha
giudicato che il procedimento De Angeli non può essere attuato in modo
indipendente da quello previamente fatto brevettare dalla Geigy sotto
N. 267 222. Questo brevetto è pertanto - secondo la Corte cantonale -
stato violato. La domanda di divieto di vendita dei prodotti De Angeli
deve pertanto essere accolta in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 LBI 1907
(art. 67 cpv. 1 LBI 1954). Invece la domanda di risarcimento dei danni
deve essere respinta per mancanza di qualsiasi prova sull'entità del
presunto danno subito dall'attrice.
B.- Le parti convenute De Angeli e Unipharma da una parte e
Diasan dall'altra hanno tempestivamente interposto al Tribunale
federale due ricorsi per riforma, sostanzialmente uguali, mediante i
quali propongono che - riformata la sentenza della Corte cantonale -
le domande della petizione siano integralmente respinte ed accolta la
domanda riconvenzionale.
Le ricorrenti criticano il perito giudiziale per non essersi attenuto
alle questioni strettamente tecniche e la Corte cantonale per non aver
ammesso un complemento di perizia e la produzione di ulteriori documenti
con le conclusioni di causa.
Esse domandano, facendo riferimento ai principi esposti nella sentenza
pubblicata nella RU 82 II 245, di allegare agli atti 5 pareri designati
come documenti da N. 25 a 29 e il giudizio interinale 13 febbraio 1962
dell'Ufficio inglese dei brevetti sulla brevettabilità del procedimento
De Angeli.
Le ricorrenti domandano inoltre che il Tribunale federale provveda,
in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 num. 1 OG, a designare uno o più
nuovi periti.
Nel merito, le ricorrenti seguono l'ordine già stabilito dalla Corte
cantonale, esaminando avantutto le domande riconvenzionali, e pertanto la
validità dei brevetti Geigy, e solo successivamente le domande esposte
nella petizione intese ad accertare la violazione di detti brevetti. Le
loro motivazioni possono essere riassunte come segue:
a) I tre procedimenti Geigy sono privi di originalità, non
costituiscono alcun progresso tecnico e non denotano sufficiente altezza
inventiva; non adempiono i presupposti dell'invenzione e, ciò stante,
devono essere dichiarati nulli in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 num. 1
e 4 LBI 1907.
b) La teoria della brevettabilità dei cosiddetti procedimenti chimici
di analogia, accolta in una parte della dottrina e nella giurisprudenza
germaniche, non è compatibile con la legge svizzera, perchè l'ammissione di
una tesi siffatta conseguirebbe praticamente la protezione della sostanza
medicamentosa e violerebbe così l'art. 2 num. 2 LBI 1954. I tre brevetti
Geigy che, per ammissione della controparte, concernono procedimenti di
analogia sono pertanto nulli (art. 16 cpv. 1 num. 6 LBI).
c) Anche se si dovesse accogliere la tesi della brevettabilità
dei procedimenti chimici di analogia, i tre brevetti Geigy sarebbero
nondimeno nulli, poichè le indicate proprietà analgesiche e antipiretiche
del relativo prodotto non possono essere considerate inaspettate nè
sorprendenti.
d) Le ulteriori proprietà terapeutiche del fenilbutazone
(antiartritiche e antireumatiche) non sono indicate nella descrizione
e sono pertanto irrilevanti agli effetti della validità del brevetto
(art. 16 cpv. 1 num. 8 LBI 1907 e art. 7 cpv. 4 ordinanza di esecuzione
della LBI 1907); d'altronde dette proprietà furono scoperte successivamente
al deposito dei brevetti.
e) I brevetti N. 266 236 e 269 980 sono nulli anche perchè, come
dimostrato dalle perizie prodotte in causa, sono praticamente inattuabili
(art. 1 cpv. 1 e 16 cpv. 1 num. 3 LBI 1907) o attuabili solo apportandovi
sostanziali modificazioni.
f) Poichè i controversi brevetti sono invalidi, le domande petizionali
devono essere respinte; queste domande sono comunque infondate, perchè i
prodotti De Angeli sono fabbricati secondo un procedimento che è distinto
da quelli descritti nei brevetti Geigy e segue una via tecnicamente nuova,
come risulta dalla decisione interinale 13 febbraio 1963 dell'Ufficio
inglese dei brevetti, prodotta con il ricorso. A questo riguardo la
sentenza impugnata viola gli art. 72, 74 e 66 LBI 1954.
C.- La parte attrice Geigy ha presentato le sue osservazioni di
risposta, domandando che i due ricorsi per riforma siano respinti. Essa
propone di dimettere dagli atti i documenti da 25 a 29 che la parte
convenuta De Angeli ha già tentato, ma intempestivamente e quindi senza
successo, di produrre davanti all'istanza cantonale. Propone inoltre
che la domanda di nuova perizia, ritenuta ingiustificata e superflua,
sia respinta. - Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi delle parti
convenute e confermato l'impugnata sentenza.
Auszug aus den Erwägungen:
Considerando in diritto:
Erwägung 1
1.- I due ricorsi si riferiscono alla stessa sentenza cantonale e sono
fondati su fatti analoghi e sulle stesse argomentazioni giuridiche. Si
giustifica pertanto di trattarli congiuntamente.
Erwägung 2
2.- Secondo l'art. 67 num. 1 OG, il Tribunale federale può, a domanda o
d'ufficio, riesaminare i fatti di natura tecnica accertati dall'autorità
cantonale e ordinare a questo scopo le misure probatorie necessarie;
può anche invitare il perito assunto in sede cantonale a completare la
perizia o assumere nuovi periti. D'altronde, l'art. 67 num. 2 cpv. 2
stabilisce che le parti possono allegare fatti e mezzi di prova nuovi
relativi a questioni tecniche, se esse non lo hanno potuto fare o non
avevano avuto motivo di farlo innanzi all'autorità cantonale.
Le ricorrenti hanno prodotto nuovi documenti e proposto una nuova
perizia.
a) Contrariamente a quanto asserisce la parte intimata, non risulta
che le ricorrenti, producendo gli atti indicati come documenti da
N. 25 a N. 29, abbiano inteso produrre mezzi di prova nuovi nel senso
dell'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. In realtà trattasi di pareri dei loro
consulenti tecnici, prodotti a sostegno della domanda di nuova perizia. In
effetti, le ricorrenti non hanno invocato la suddetta disposizione e si
sono limitate a richiamare in proposito la sentenza pubblicata nella RU 82
II 245 secondo la quale, in ossequio ai principi informatori dell'art. 67
OG, la produzione di siffatti pareri deve essere ammessa.
Naturalmente i nuovi pareri non devono servire a contrabbandare fatti
nuovi che, anche in virtù dell'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG, non potrebbero
più essere presi in considerazione (RU 86 II 197). Ma a questo riguardo la
parte attrice, pur genericamente contestando alle ricorrenti la facoltà di
addurre nuovi fatti che avrebbero dovuto essere addotti in sede cantonale,
non ha preteso che ogni relativa allegazione sia nuova, nè ha precisato
quali dei fatti asseriti in detti pareri - in genere evidentemente
pertinenti alle allegazioni già esposte dalle convenute in sede cantonale -
siano improponibili ai sensi dell'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. Detti pareri,
tempestivamente prodotti con i ricorsi, devono perciò essere acquisiti agli
atti di causa. Gli stessi hanno però soltanto il valore di allegazioni di
parte e non costituiscono mezzi di prova (RU 86 II 196 ultimo capoverso).
La copia della decisione 13 febbraio 1962 del Superintending Examiner
del Patent Office di Londra, concernente la patentabilità del procedimento
De Angeli, può essere pervenuta alle ricorrenti solo dopo la chiusura
del procedimento istruttorio cantonale. La relativa produzione non è
controversa e deve essere accolta, ma l'atto in parola può avere soltanto
il valore di un pregiudizio stabilito nella giurisprudenza straniera
e, pertanto, non costituisce mezzo di prova nè, tanto meno, decisione
vincolante per il giudizio di questa sede.
b) L'art. 67 num. 1 OG stabilisce che il Tribunale federale "può"
ordinare una nuova perizia ma non impone al medesimo una siffatta misura
ogni volta che una parte contesti la concludenza della perizia ordinata
in sede cantonale (RU 85 II 142, consid. 4 b - aa -; 514 e relative
citazioni). Secondo la giurisprudenza, la nuova perizia deve essere
ordinata solo quando il Tribunale federale ha motivo di dubitare della
fondatezza e della completezza della perizia di prima istanza (RU 85
II 514). Quando tale non è il caso devono valere le regole generali
del ricorso per riforma, secondo le quali fanno stato gli accertamenti
stabiliti nella sede cantonale (art. 63 cpv. 2 OG).
Ne consegue che anche il fatto secondo cui le perizie private
prodotte in prima istanza e in questa sede, concludenti in senso diverso
dalle perizie giudiziali, emanano - come affermano le ricorrenti - da
eminenti professori, quali i docenti universitari Gordonoff, Quilico,
Löser e Hey, non deve necessariamente indurre il Tribunale federale a
dubitare dell'esattezza della perizia giudiziale stesa dai professori
Giovannini e Bucher, titolari rispettivamente delle cattedre di chimica
organica dell'Università di Friborgo e di farmacologia dell'Università di
Basilea. Il Tribunale federale non può valutare le singole capacità dei
periti che si sono espressi in causa e quindi dedurre una maggior autorità
scientifica di uno piuttosto che dell'altro dei docenti suindicati,
peraltro dello stesso rango universitario. Una presunzione di maggior
attendibilità deve comunque essere riconosciuta al perito giudiziale,
perchè il medesimo è stato designato ed è stato retribuito, invece che
da una delle parti, dal Tribunale; è stato sottoposto all'obbligo di
ricusazione, ha potuto prendere conoscenza degli atti di causa in modo
indipendente ed ha preso atto delle tesi contrastanti dalle relazioni
proposte dalle parti su basi di uguaglianza. La sua perizia offre pertanto
le migliori garanzie di oggettività e di imparzialità (RU 74 II 133).
I pareri dello Studio Blum, prodotti dalla ricorrente De Angeli, in
quanto emananti da un "Patentanwaltbureau" senza la precisa indicazione
della persona professionalmente responsabile, non possono aver altro valore
di quello delle altre allegazioni direttamente esposte dalle ricorrenti.
Ad ogni modo la perizia assunta in sede cantonale appare precisa
e completa. Un complemento di perizia potrebbe pertanto essere preso
in considerazione soltanto se, nell'esame delle questioni di merito,
le dimostrazioni e le conclusioni del perito giudiziale risultassero
incomprensibili o manchevoli.
Erwägung 3
3.- Secondo l'art. 112 LBI 1954, anche i brevetti rilasciati prima
dell'entrata in vigore di detta legge e non ancora scaduti sono sottoposti
alle disposizioni dei titoli dal primo al terzo della nuova legge, con
l'eccezione tuttavia (lett. a) che le cause di nullità relative a detti
brevetti continuano ad essere disciplinate dalla legislazione precedente
e cioè dalla LBI 1907. La questione di sapere se i brevetti iscritti nel
1950 siano validi, segnatamente se i relativi procedimenti fossero nuovi,
deve pertanto essere risolta secondo la vecchia legge (cf. RU 85 II 135
e citazioni).
Contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, la validità della
legge precedente permane, agli effetti dei brevetti precedentemente
iscritti, non solo a proposito dell'art. 16 LBI 1907, nel quale sono
elencati i motivi di nullità, ma anche per le altre norme a cui i singoli
numeri di detto articolo si riferiscono. Per accertare, secondo l'art. 16
cpv. 1 num. 1, 4 e 6, se i brevetti Geigy sono validi in quanto si tratti
di un'invenzione, di un'invenzione nuova, di un'invenzione non esclusa
dal conseguimento del brevetto, fanno stato rispettivamente gli art. 1,
4 e 2 num. 3 della LBI 1907 (cf. FF ed. di lingua tedesca 1950 pag. 1069;
BLUM/PEDRAZZINI art. 112 lett. b vol. III pag. 733; RU 85 II 135).
Erwägung 4
4.- Nel caso particolare, trattandosi di sostanze chimiche
medicamentose, la questione di stabilire se agli effetti dell'art. 16
num. 6 LBI 1907 sia applicabile l'art. 2 num. 3 della vecchia o
l'art. 2 num. 2 della nuova legge è indifferente, perchè entrambe
dette disposizioni, pur escludendo la diretta protezione dei prodotti
medicinali, l'ammettono in principio per il procedimento in virtù del
quale vengono preparati, purchè trattisi - come per concorde ammissione
delle parti trattasi in concreto - di procedimenti chimici, vale a dire
di procedimenti a base di reazioni chimiche.
Naturalmente la brevettabilità di siffatti procedimenti consegue
indirettamente una parziale protezione anche del prodotto ricavatone,
perchè il titolare del brevetto è protetto contro i terzi che intendessero
valersi del suo procedimento per produrre lo stesso prodotto medicamentoso
(art. 7 cpv. 2, seconda frase LBI 1907, art. 9 cpv. 3 LBI 1954). Ma
nulla impedisce ai terzi di ottenere lo stesso prodotto sulla base di un
procedimento già noto e non brevettato o di un nuovo procedimento diverso
da quello indicato nel brevetto e quindi anche di smerciare detto prodotto.
Per il resto la legge - la vecchia come la nuova - non stabilisce,
per la brevettabilità dei procedimenti chimici, condizioni o presupposti
diversi da quelli fissati per la brevettabilità di un prodotto
industriale. Per la validità dei brevetti Geigy è pertanto sufficiente che
concernino nuove invenzioni ai sensi degli art. 1 e 4 e relativi LBI 1907 e
che la relativa iscrizione sia stata proposta mediante una rivendicazione,
la quale con l'aiuto della descrizione definisca chiaramente l'invenzione
(art. 16 num. 8 LBI 1907).
Ciò stante, la contestazione delle ricorrenti, secondo cui i brevetti
Geigy violano il divieto di protezione brevettuale dei prodotti medicinali,
stabilito all'art. 2 num. 3 LBI 1907, si confonde con quella intesa a
negare ai relativi procedimenti chimici l'adempimento dei presupposti
dell'invenzione.
Erwägung 5
5.- Secondo la giurisprudenza, l'invenzione brevettabile presuppone
- oltre a novità - idea creatrice e progresso tecnico. Giurisprudenza e
dottrina ammettono anche che la minore intensità con la quale si manifesta
uno di questi presupposti può essere compensata dalla maggiore intensità
dell'altro: la cosiddetta "Wechselwirkung" (cf. RU 74 II 132 segg.,
82 II 249, 85 II 138; WEIDLICH/BLUM, Das Schweizerische Patentrecht,
nota 11 all'art. 1, pag. 68 e segg. In punto. alla "Wechselwirkung",
vedi accenni in RU 69 II 200 e 85 II 140/141).
a) Secondo la legge, non è considerata come nuova un'invenzione che,
anteriormente al deposito della domanda di brevetto, sia stata divulgata
in Svizzera o chiarita per mezzo di scritti o disegni (art. 4 cpv. 1
LBI 1954).
Le ricorrenti contestano la novità del "tipo" di reazione descritto
nei controversi brevetti e anche il perito ha riconosciuto che i relativi
procedimenti non sono interamente nuovi, aggiungendo tuttavia che,
allo stato attuale della scienza e della industria chimiche, è oltremodo
difficile trovare procedimenti completamente nuovi. Ma la legge non esige
una siffatta estrema condizione. Altrimenti non si vedrebbe come avrebbe
potuto essere riconosciuta la novità fondata su nuove combinazioni di
elementi già conosciuti (RU 69 II 185/186; 85 II 136/137). Il Tribunale
federale nel qualificare i procedimenti chimici non ha peraltro stabilito
che il procedimento di medicinali debba essere interamente nuovo,
ammettendolo anche quando almeno una reazione chimica influisce in modo
favorevole sul prodotto o sulle sue possibilità di uso (RU 82 I 206).
Il perito giudiziale ha espressamente dichiarato che le formule
dei tre procedimenti Geigy non erano prima mai state pubblicate e
neppure le ricorrenti affermano il contrario. La parte De Angeli ha anzi
esplicitamente riconosciuto che il nuovo composto denominato fenilbutazone
è il risultato dei controversi procedimenti. A questi non può pertanto
essere misconosciuto l'elemento della novità.
b) Tuttavia, secondo la giurisprudenza, una novità può costituire
invenzione ai sensi della legge solo se è il risultato di un'idea
creatrice di particolare livello inventivo, la cui realizzazione superi
le normali capacità di una persona del mestiere avente buona formazione
(RU 85 II 138 e segg., consid. 4 e citazioni, specialmente pag. 141;
cf. anche WEIDLICH/BLUM p. 71 e BLUM/PEDRAZZINI, vol. I pag. 105 e
segg. e pag. 118 e segg., ove per via diversa si giunge nondimeno ad
analoga conclusione). Ciò significa che meritevoli di protezione sono solo
quelle realizzazioni le quali presuppongono nell'inventore una intuizione
non comune nell'intravvederne il risultato e, specie nel campo della
chimica, un metodico lavoro di ricerca. Il perito giudiziale ha ammesso
l'adempimento di tale presupposto per tutti e tre i procedimenti Geigy.
Esso ha indicato una schiera di chimici eminenti che a suo giudizio
devono aver tentato senza successo la soluzione di cui al brevetto
N. 266 236 e, pur ammettendo che il fatto di "applicare la reazione
di butilazione a un composto di cui si sa che possiede degli idrogeni
mobili, come è il caso del DDP può essere considerato come un'operazione
puramente manuale", ha però precisato che tale operazione "non è ovvia e
richiede spirito inventivo in chi intravvede che il prodotto risultante
potrà avere proprietà che potrebbero rappresentare un progresso tecnico
notevole e perciò decide di fare tale operazione" (perizia pag. 51)
Anche a proposito del brevetto N. 267 222, il perito giudiziale ha
fatto rilevare che il decorso della reazione data dalla condensazione
dell'estere butilmalonico con l'idrazobenzene, al momento della domanda
di brevetto non era facilmente prevedibile e l'averla prevista denota
idea creatrice e qualità inventiva (perizia pag. 60, riassunto pag. 18).
Infine, il perito riconosce che per il brevetto N. 269 980 il requisito
della qualità inventiva è adempiuto nel fatto di intravvedere nelle due
fasi chimiche ivi prescritte, analoghe a reazioni già conosciute ma nuove,
la possibilità di giungere ad un prodotto non mai fino allora descritto.
Il Tribunale federale deve attenersi a queste conclusioni, nè vede
per quale motivo dovrebbe ordinare una nuova perizia. Peraltro, il fatto
esposto dalle ricorrenti sulla base delle perizie di parte, secondo cui
le reazioni dei brevetti suindicati si svolgono "come ogni chimico poteva
e doveva aspettarsi", non toglierebbe che la concezione delle relative
formule proceda da un'idea creatrice di elevato livello inventivo.
c) Anche il requisito di progresso tecnico è strettamente connesso
a quello della novità, ma presuppone inoltre che questa risieda nella
soluzione di un problema la quale soddisfi un'esigenza umana e sociale;
senza di che l'invenzione non è praticamente neppure industrialmente
utilizzabile (art. 1 LBI).
Secondo la giurisprudenza, il progresso tecnico rilevante agli
effetti della validità del brevetto consiste nel risolvere un problema
che, malgrado le assidue ricerche, i tecnici non avevano ancora risolto
o avevano risolto solo in modo insoddisfacente. Detto progresso può
manifestarsi sia nell'invenzione di un nuovo apparecchio o di un nuovo
prodotto utili, sia nella notevole semplificazione dell'apparecchio che
ne incrementi l'economicità e, quindi, la divulgazione, sia infine anche
nel trovare nuove vie più sicure e più economiche per la produzione di
un nuovo prodotto già conosciuto. Il successo e la diffusione del nuovo
dispositivo o del nuovo prodotto costituiscono una dimostrazione del
progresso tecnico raggiunto (RU 69 II 188, 74 II 140, sentenza inedita 14
novembre 1961 nella causa Vulcain e Studio SA, La Chaux-de-Fonds c. Enicar,
Longeau, consid. 1, primo capoverso; cf. WEIDLICH/BLUM pag. 85 e segg.).
Per quanto concerne il procedimento chimico per la fabbricazione
di prodotti medicamentosi, la giurisprudenza ha statuito che la
tutela brevettuale presuppone avantutto, "dass es einen oder mehrere
chemische Vorgänge aufweise, welche die Entstehung oder Beschaffenheit
des Erzeugnisses als Arzneimittel günstig beeinflussen, sei es, dass
der als Arznei wirkende Stoff selber durch mindestens einen chemischen
Vorgang entsteht oder verbessert wird, sei es, dass ein solcher
Vorgang das Erzeugnis sonstwie günstig beeinflusst, was z.B. zutrifft,
wenn chemische Vorgänge unerwünschte Begleitstoffe zerstören, wenn
sie den Wirkstoff zwecks Ausscheidung von Verunreinigungen in ein
kristallisierendes Derivat überführen und dieses nach der Reinigung
wieder in den Wirkstoff verwandeln, oder wenn sie die Herstellung der
Form, in der das Arzneimittel angewendet werden soll (Tabletten, Kapseln,
Lösungen usw.) günstig beeinflussen" (RU 82 I 206).
Quando questi presupposti sono adempiuti in modo intenso e per prodotti
di reale importanza medica, il progresso tecnico è raggiunto. Infatti,
è in tal modo che la chimica si sviluppa e progredisce contribuendo al
progresso umano in genere.
In concreto, la stessa ricorrente De Angeli ammette che il
fenilbutazone, prodotto secondo i controversi procedimenti, è il
risultato della ricerca di un solvente "che avesse la facoltà di
migliorare la solubilità della anopirina e possedesse, eventualmente,
anche di per se stesso effetti analgesici e/o antipiretici, in modo da
agevolare la somministrazione parenterale del piramidone o addirittura di
sostituirlo". Le ricorrenti ammettono anche che il primo di detti scopi è
stato favorevolmente raggiunto e non contestano che anche il secondo sia
stato parzialmente conseguito. Peraltro il farmacologo assunto dal perito
ha confermato questo successo, rilevando che è stato così raggiunto lo
scopo di poter applicare il piramidone in una soluzione sufficientemente
concentrata e facilmente sopportabile se applicata localmente; ha inoltre
ammesso che, in determinati casi, il fenilbutazone consegue anche di per
se stesso un'azione antipiretica e analgesica superiore a quella degli
antipiretici e analgesici della stessa struttura prima conosciuti.
Il progresso tecnico perseguito e conseguito mediante i controversi
procedimenti è pertanto dimostrato. Al riguardo non può essere determinante
il fatto che alcuni degli effetti del fenilbutazone si siano rivelati
in modo manifesto solo dopo il deposito (però, secondo il farmacologo,
verosimilmente prima dell'iscrizione) della domanda di brevetto. Il
Tribunale federale ha già statuito che sarebbe ingiusto rifiutare la
protezione legale all'autore di un'invenzione, la cui portata non è subito
manifesta (RU 85 II 141).
Infine, il progresso tecnico conseguito è dimostrato - come ha fatto
presente il perito giudiziale - dall'enorme successo di cui i prodotti
fabbricati secondo i controversi procedimenti hanno beneficiato.
d) Poichè i controversi procedimenti adempiono i presupposti che
la giurisprudenza ha stabilito per l'invenzione, è superfluo stabilire
se anche dei procedimenti di analogia debbano essere ammessi alla tutela
brevettuale (vedi comunque la critica che il dott. A. W. KUMM, a proposito
della relativa teoria, ha pubblicato nella rivista germanica "Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht" 1963, p. 58 e segg.).
Erwägung 6
6.- Secondo l'art. 16 num. 8 LBI 1907, il brevetto è comunque nullo
se la relativa rivendicazione, anche con l'aiuto della descrizione,
non definisce chiaramente l'invenzione. Il relativo obbligo è stabilito
all'art. 5 della stessa legge e all'art. 26 cpv. 4 è precisato che,
qualora l'invenzione consista nella preparazione di una sostanza
chimica, la rivendicazione deve indicare anche i caratteri della nuova
sostanza. Infine, nell'art. 7 cpv. 4 del regolamento di applicazione
della LBI 1907 è prescritto che nella descrizione deve essere indicato
anche l'uso a cui è destinata la nuova sostanza. Queste disposizioni
hanno la loro ratio nell'esigenza della sicurezza giuridica, vale a dire
nella necessità di render noto ai terzi, segnatamente alle persone del
mestiere, i limiti e la portata della protezione brevettuale (RU 85 II
136 consid. 3).
Le contestazioni che le ricorrenti fondano su queste disposizioni
concernevano in gran parte l'eventualità che fosse ammessa la teoria della
brevettabilità dei cosiddetti procedimenti di analogia, la quale pone
l'accento sulle proprietà della nuova sostanza. Poichè la presente causa
non implica tale problema, in quanto esposte in tal senso, le relative
contestazioni sono prive di oggetto.
Comunque, la tesi delle ricorrenti, secondo cui la rivendicazione
dei controversi procedimenti sarebbe difettosa per il fatto che non vi
sono indicate le proprietà antiartritiche ed antireumatiche della nuova
sostanza, è infondata. L'attrice, indicando le proprietà analgesiche
e antipiretiche del prodotto e l'uso terapeutico del medesimo, ha
sufficientemente adempiuto gli obblighi suddescritti. Essa non poteva
allora e probabilmente non può neppure oggi prevedere tutti gli usi
specifici che la medicina può fare dei suoi prodotti. Ad ogni modo
l'incompleto adempimento della prescrizione di cui all'art. 7 cpv. 4 del
regolamento di applicazione non può infirmare la validità del brevetto,
perchè, trattandosi di norma regolamentare, la stessa sarebbe invalida,
in quanto stabilisse un ulteriore motivo di nullità del brevetto oltre
quelli stabiliti in modo compiuto all'art. 16 della legge.
Anche i commentatori Blum e Pedrazzini (o.c. vol. II p. 123) si
esprimono nel senso che, in principio, non è necessario di indicare
in modo preciso i vantaggi e l'importanza dell'invenzione, essendo
sufficiente descriverne gli elementi essenziali e le necessarie regole di
applicazione. Sembra però che gli stessi (pag. 124) facciano un'eccezione
a questa massima per i brevetti concernenti i procedimenti chimici, per
i quali considerano determinante l'effetto tecnico. A loro giudizio,
l'omissione di questo effetto potrebbe invalidare il brevetto per
difettuosità della descrizione ai sensi dell'art. 4 LBI 1954 (art. 16
num. 8 LBI 1907). Una siffatta tesi non può essere accolta, perchè gli
art. 26 e segg. LBI 1907 (art. 49 e segg. LBI 1954) stabiliscono in modo
compiuto quali elementi essenziali del procedimento devono risultare dagli
atti della domanda di brevetto e non vi è motivo di stabilirne altri da
deduzioni indirette; tanto meno poi per istituire ulteriori motivi di
nullità non esplicitamente prescritti dalle norme legali.
Erwägung 7
7.- Secondo l'art. 1 cpv. 1 LBI 1907 i brevetti si rilasciano per le
invenzioni nuove suscettibili di applicazione industriale. I brevetti
iscritti per invenzioni non attuabili, vale a dire industrialmente
inutilizzabili, sono nulli (art. 16 num. 3 LBI 1907).
a) La parte attrice eccepisce che l'impugnazione di inattuabilità dei
brevetti N. 266 236 e 269 980, non essendo stata tempestivamente proposta
in sede cantonale, non è ricevibile.
In realtà, la Corte cantonale ha espressamente dichiarato a pag. 12
(II, 3) della sentenza che le convenute hanno addotto come motivo di
nullità pure quello di "inattuabilità dei procedimenti indicati dai
brevetti 266 236 e 269 980" e nel seguito della sentenza non si trova
alcun accenno alla intempestività, o comunque alla irregolarità, della
relativa contestazione; al contrario, la Corte cantonale è entrata nel
merito della medesima e l'ha respinta. L'instanza cantonale, implicitamente
ammettendo la regolarità della contestazione di parte convenuta, deve
aver applicato il diritto processuale cantonale, al cui riguardo il
suo giudizio è vincolante in questa sede. L'eccezione della attrice à
pertanto inammissibile (art. 43 cpv. 1, 55 cpv. 1 lett. c OG).
b) Una invenzione è suscettibile di applicazione industriale
(nell'art. 1 LBI 1954: "utilizzabile industrialmente") se è realizzabile
mediante i mezzi indicati nel brevetto, ritenuto che trattisi di mezzi
del campo industriale (BLUM/PEDRAZZINI, vol. I, p. 136 e citazioni,
specialmente RU 63 II 279).
La Corte cantonale ha ammesso che anche i procedimenti di cui ai
brevetti N. 266 236 e 269 980 adempiono questi requisiti, ma l'ha
fatto fondandosi unicamente sulla considerazione che il perito, il
quale deve aver attuato i controversi procedimenti agli effetti delle
domande peritali, non si era espresso in senso contrario. Un simile
accertamento è valido ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, ma sarebbe in
principio riesammabile mediante perizia o supplemento di perizia, se la
parte richiedente avesse dimostrato che, in sede cantonale, essa non ha
avuto la possibilità o non ha avuto motivo di far stabilire in proposito
un più preciso accertamento (art. 67 num. 2 cpv. 2 OG). Ora risulta
dagli atti che al perito non è stata posta alcuna esplicita domanda
sulla inattuabilità dei due controversi procedimenti, quantunque le
parti convenute, alle quali incombeva di dimostrare la fondatezza del
proprio asserto, abbiano avuto ogni ragione per farlo. Avendo mancato
al loro dovere processuale davanti alla prima istanza, esse non possono
invocare l'art. 67 num. 2 cpv. 2 OG. Per cui, a prescindere da ogni pratica
considerazione (in specie da quella che l'attuabilità del procedimento
N. 267 222, il quale conduce allo stesso prodotto, non è contestata),
anche a questo proposito non vi è motivo di procedere alla riapertura del
procedimento probatorio. Deve pertanto far stato l'accertamento cantonale,
secondo cui anche i due suindicati procedimenti sono attuabili.
Erwägung 8
8.- Per le considerazioni suesposte, la Corte cantonale, riconoscendo
la validità dei brevetti Geigy e conseguentemente respingendo le domande
riconvenzionali delle convenute, non ha violato il diritto federale. La
relativa domanda proposta nel ricorso deve perciò essere respinta.
Erwägung 9
9.- L'art. 67 LBI 1954, applicabile a riguardo delle domande
petizionali, dispone che, qualora l'invenzione si riferisca ad un
procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo, ogni prodotto della
stessa composizione si presume, fino a prova contraria, preparato secondo
il procedimento brevettato.
Il fatto che anche il prodotto De Angeli, fabbricato secondo il
procedimento di cui al brevetto N. 318 075, è della stessa composizione
del fenilbutazone è pacifico. Ai sensi degli art. 8 e 66 lett. a LBI 1954,
l'attrice era quindi legittimata ad agire nei confronti delle convenute.
Invero non si comprende perchè l'azione di nullità del suindicato
successivo brevetto sia stata sospesa, poichè la contemporanea liquidazione
anche di questa controversia avrebbe meglio chiarito la situazione
giuridica delle parti ed evitato eventuali ulteriori processi. Detta
questione non essendo controversa, il Tribunale federale deve comunque
pronunciarsi sulla questione a sapere se, secondo quanto risulta dagli
atti di causa, le parti convenute hanno refutato la presunzione di cui
all'art. 67 LBI e sulle conseguenti domande di parte attrice (accertamento
di violazione dei brevetti e divieto di smercio dei prodotti De Angeli).
L'istanza cantonale si è espressa al riguardo in modo estremamente
succinto; richiamandosi alla perizia giudiziale, essa si è sostanzialmente
limitata a rilevare, in relazione all'art. 67 LBI, che le affermazioni
delle parti convenute non erano risultate provate; e ciò è sufficiente
per giustificare le misure disposte in applicazione degli art. 8 e 66
LBI. Ma il perito è andato oltre: dopo aver costatato che il procedimento
De Angeli si svolge secondo due reazioni successive di cui la prima
(reazione fra estere malonico e bromuro di butile per formare l'estere
butilmalonico) "non è brevettabile" (si deve intendere: perchè ovvia),
"la seconda (reazione fra l'estere butilmalonico e l'idrazobenzene) cade
sotto la rivendicazione del brevetto Geigy N. 267 222, anzi è identica
alla reazione coperta dal brevetto stesso". Comunque, secondo il perito,
il procedimento De Angeli dipende da quello della Geigy, perchè utilizza
la reazione brevettata da De Angeli per arrivare allo stesso prodotto.
Siffatte dichiarazioni del perito giudiziale non possono
essere infirmate neppure dall "Interim Decision" 13 febbraio 1962 del
Superintending Examiner dell'Ufficio brevetti di Londra, mediante la quale
è stata respinta l'opposizione dell'attrice all'iscrizione del brevetto
De Angeli. A parte il fatto che una decisione emanante da un'autorità
straniera non può pregiudicare il giudizio di un tribunale svizzero,
si deve rilevare che nel caso suesposto non trattasi di una sentenza
giudiziaria ma, come ha giustamente fatto rilevare l'attrice, di una
"Interim Decision" di carattere amministrativo che, secondo quanto risulta
dalle pubblicazioni richiamate dall'attrice (The All England Law Reports
1962, pag. 610 e segg.), non è punto definitiva.
Poichè il brevetto De Angeli è stato rilasciato successivamente a
quello della Geigy, la messa in commercio del prodotto fabbricato secondo
quel procedimento costituisce una lesione dei diritti dell'attrice e
giustifica pertanto l'azione di questa ai sensi dell'art. 72 LBI 1954 e
quindi le misure decretate dall'istanza cantonale. Al riguardo, l'autorità
cantonale non può comunque aver violato il diritto federale.