Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 84 II 441



84 II 441

59. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Oktober 1958 i.S. Aktiebolaget
Astra gegen Cilag A.-G. Regeste

    Verwechselbarkeit von Wortmarken, Art. 6 MSchG.

    Frage des Schutzes tatsächlich gebrauchter, aber nicht eingetragener
Übersetzungen einer eingetragenen Wortmarke (Erw. 1).

    Frage der Verwechselbarkeit der Wortmarken "Xylokain" und "Celekain"
für Lokalanaesthetika (Erw. 2-4).

Sachverhalt

    A.- Die Firma Aktiebolaget Astra, Apotekarnes Kemiska Fabriker, ein
international bekanntes schwedisches Unternehmen der pharmazeutischen
Branche, ist Inhaberin der am 24. Februar 1947 im schweizerischen
Markenregister unter Nr. 120 045 hinterlegten Wortmarke "XYLOCAIN". Diese
Marke wurde ursprünglich für eine Reihe von Produkten beansprucht;
am 1. April 1949 liess die Markeninhaberin jedoch die Warenliste auf
"Lokalbetäubungsmittel" einschränken. Das Xylocain wird vornehmlich
in flüssiger Form, in Ampullen und Zylindern, als Injektionsmittel
hergestellt und von Ärzten sowie insbesondere Zahnärzten verwendet. Die
Abgabe des Mittels erfolgt nur gegen Rezept. Die Reklame dafür richtet
sich ausschliesslich an Ärzte und Zahnärzte, allenfalls noch an Apotheker.

    Daneben stellt die AB Astra neuestens auch eine Salbe "Xylocain"
als Anaesthetikum her. Diese in Apotheken erhältliche Salbe ist nicht
rezeptpflichtig, doch wird dafür im Publikum keine Reklame gemacht.

    Die pharmazeutische Fabrik Cilag A.-G. in Schaffhausen hinterlegte
am 22. November 1954 im schweizerischen Markenregister unter den Nr. 153
996-98 die Wortmarken "CELECAIN", "CELECAINA" und "CELECAINE", welche am
24. Januar 1955 auch international unter den Nr. 182 221-23 eingetragen
wurden. Diese Eintragungen erfolgten zunächst ebenfalls für eine ganze
Anzahl von Produkten, doch schränkte auch die Cilag A.-G. die Warenangabe
im Markenregister bezüglich aller drei Marken am 18. Juli 1957 auf
"rezeptpflichtige Arzneimittel (Lokalanaesthetika)" ein.

    Die AB Astra fand, die Marke "Celecain" unterscheide sich von ihrer
Marke "Xylocain" nicht hinlänglich, und wurde deswegen bei der Cilag A.-G.
vorstellig. Diese stellte jedoch eine Verwechselbarkeit der beiden Marken
in Abrede. Ein längerer Briefwechsel der Parteien blieb ergebnislos.

    B.- Mit Klage vom 15. Oktober 1956 beantragte die AB Astra, die Marken
"CELECAIN", "CELECAINA" und "CELECAINE" der Beklagten seien ungültig zu
erklären und der Beklagten der weitere Gebrauch dieser Bezeichnungen als
Warenzeichen und in der Werbung zu verbieten.

    Die Beklagte bestritt eine Verwechslungsgefahr und beantragte Abweisung
der Klage.

    C.- Das Obergericht des Kantons Schaffhausen wies - nach Vormerknahme
von der durch die Beklagte während des Prozesses vorgenommenen
Beschränkung ihrer angefochtenen Marken auf rezeptpflichtige Arzneimittel
(Lokalanaesthetika) - die Klage mit Urteil vom 4. Oktober 1957 ab.

    D.- Mit der vorliegenden Berufung hält die Klägerin an ihren oben
erwähnten Klagebegehren fest; eventuell beantragt sie Rückweisung der
Sache an die Vorinstanz.

    Die Beklagte ersucht um Abweisung der Berufung und Bestätigung des
angefochtenen Urteils.

Auszug aus den Erwägungen:

              Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

Erwägung 1

    1.- Die Klägerin behauptet, die beiden umstrittenen Marken "Xylocain"
und "Celecain" seien - für gleichartige Waren verwendet - miteinander
verwechselbar.

    a) Massgeblich ist auch bei Wortmarken der Eintrag im Markenregister
(Art. 6 Abs. 1 MSchG; BGE 84 II 318, 78 II 382 Erw. 2). Die Klägerin
hat ihre Marke nur in deutscher Sprache eintragen lassen, die Beklagte
dagegen in den drei schweizerischen Amtssprachen. Demgemäss bezieht
sich der markenrechtliche Schutz der Klägerin unmittelbar nur auf die
deutschsprachige Bezeichnung; nur für die Beifügung schriftlicher Angaben
zu einer Marke genügt laut Art. 12 Abs. 4 MSchG die Hinterlegung in
einer einzigen Sprache grundsätzlich auch für die Übersetzung in andere
Sprachen. Die reine Wortmarke lässt sich in ihrer Behandlung textlichen
Zusätzen nicht durchwegs gleichstellen (vgl. MATTER, Kommentar zum MSchG,
S. 166, zu Art. 12 Abs. 4). Trotzdem ist die Verwendung der Wortmarke
in Übersetzungen wegen der Bedeutung des Marrkengebrauchs auch bei
Beurteilung der Verwechselbarkeit heranzuziehen (MATTER, S. 107 Ziff. 2
und S. 109 Ziff. 9), wie das in der Rechtsprechung auch bei der Frage
der Täuschungsgefahr geschieht (BGE 82 I 51 Erw. 2, 56 I 55 f.). Dass
die Klägerin ihre Marke "Xylocain" ausser in der deutschen Schreibweise
auch in jener der beiden andern schweizerischen Amtssprachen gebraucht,
steht fest (vgl. das Reklamematerial Klagebeilagen 3-7 und 9).

    b) Die erst während des Prozesses von der Beklagten erklärte
Einschränkung des Gebrauchs der Marke "Celecain" und ihrer sprachlichen
Abwandlungen auf rezeptpflichtige Arzneimittel (Lokalanaesthetika)
ist auch vom Bundesgericht zu berücksichtigen. Sollte die Klägerin die
Berücksichtigung als unzulässig bemängeln wollen, so wäre darauf nicht
einzutreten, da es sich um eine im Berufungsverfahren nicht überprüfbare
Frage des kantonalen Prozessrechts handeln würde. Höchstens könnte
sich fragen, ob die nachträgliche Einschränkung - weil Marken nur für
den Gebrauch Bedeutung haben - Treu und Glauben widerspricht. Das wagt
die Klägerin jedoch selber nicht zu behaupten, nachdem die Beklagte ihr
Vorhaben, die umstrittene Marke für ein Lokalbetäubungsmittel zu verwenden,
bereits am 8. November 1955, also vor Prozessbeginn bekanntgegeben und
die Forschungstätigkeit zur Schaffung neuer Lokalanaesthetika seit Anfang
1952 in ihr Programm aufgenommen hatte. Somit ist von der genannten
Beschränkung des durch die Beklagte beabsichtigten Markengebrauchs
auszugehen (vgl. BGE 56 II 464, 58 II 172 Erw. 3).

    c) Bei dieser Ausgangslage stehen Marken, welche nur für
rezeptpflichtige Arzneimittel Verwendung finden sollen, bzw. eingetragene
Abwandlungen der gleichen Marke in drei Landessprachen ("Celecain",
"Celecaina" und "Célécaine") einer andern, zuerst eingetragenen Wortmarke
(Xylocain) gegenüber, welche ihrerseits ebenfalls rezeptpflichtige
Arzneimittel der gleichen Kategorie bezeichnet, daneben aber auch für
eine ohne Rezept abgegebene Salbe verwendet wird, worauf die Klägerin in
der Berufung besonderes Gewicht legt. Der zu beurteilende Tatbestand ist
also verschieden, je nachdem die Vergleichung der jüngeren Marken mit der
Prioritätsmarke deren Verwendung für das rezeptpflichtige Einspritzmittel
oder die ohne Rezept erhältliche Salbe betrifft. Die beiden Fälle sind
deshalb gesondert zu betrachten.

    Die Unterscheidung der beiden Tatbestände besagt nichts zur Frage,
ob die Verwechselbarkeit konkret oder abstrakt zu betrachten sei. Die
Beklagte wirft der Klägerin vor, diese gelange lediglich auf Grund
abstrakter Betrachtungsweise zur Bejahung der Verwechslungsgefahr. Ob der
Vorwurf berechtigt sei, mag dahingestellt bleiben. Das Bundesgericht hat
jedenfalls in ständiger Rechtsprechung die Verwechselbarkeit von Marken
stets für den Einzelfall, also konkret geprüft (BGE 83 II 220 Erw. 3,
82 II 540 Erw. 1).

Erwägung 2

    2.- Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt,
"Xylocain" werde hauptsächlich in flüssiger Form, als rezeptpflichtiges
Injektionsmittel, verwendet, während die Salbe in ihrer praktischen
Bedeutung jedenfalls sehr stark zurücktrete. Typisch ist somit die
Verwendung als Injektionsmittel. Dieser Tatbestand ist daher vorweg
zu behandeln.

    Bei der Entscheidung der Frage der Verwechselbarkeit ist auf den
letzten Abnehmer abzustellen (BGE 83 II 220 Erw. 3 lit. a, 78 II 382,
77 II 334 Erw. 3 a, 61 II 57 Erw. 3). Das sind beim Injektionsmittel
Fachleute. Da es zur Vornahme von Einspritzungen dient, welche nur der dazu
berechtigte Fachmann vornehmen darf, bekommt der Patient normalerweise
weder das Rezept, noch überhaupt das gekaufte Mittel in die Hand. Beim
Sachkundigen als Abnehmer und Verbraucher darf aber auf ein grösseres
Unterscheidungsvermögen abgestellt werden als es das breite Publikum
aufweist. Das entspricht der ständigen Rechtsprechung (BGE 73 II 60 Abs. 1,
61 II 57 oben; grundsätzlich gleich RGZ 124 S. 103 oben). Hinsichtlich
pharmazeutischer Präparate im besonderen ergibt sich dieser Grundsatz als
natürliche Ergänzung zu den in BGE 78 II 382 Erw. 1 niedergelegten Regeln;
dort war auf den ohne Rezept erfolgenden Verkauf an das breite Publikum
abzustellen; doch enthält jener Entscheid (Erw. 1 am Ende) bereits den
Vorbehalt, dass unter besonderen Verhältnissen spezielle Einschränkungen
in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr geboten sein können. Da
im vorliegenden Fall Bezug und Gebrauch der beiden zu vergleichenden
Markenartikel ausschliesslich durch den Fachmann erfolgen, ist nur er als
"letzter Abnehmer" im Rechtssinn zu betrachten (so auch das Kammergericht
in GRUR 1927 S. 905). Dementsprechend ist nicht einmal die Rezeptpflicht
für sich allein entscheidend; es bedarf daher keiner Untersuchung, wie
weit sie es sonst sei oder nicht sei. Aus diesem Grunde können die von
der Klägerin angerufenen deutschen Entscheide (RGZ 124 S. 104, 156 S. 359)
nicht massgebend sein; denn dort handelte es sich um Präparate, die zwar
nur gegen Rezept erhältlich waren, aber immerhin dem Patienten abgegeben
wurden. In dem von der Klägerin weiter erwähnten österreichischen Entscheid
(GRUR 1929 S. 162 ff.) wurde zur Frage der Rezeptpflicht überhaupt nicht
Stellung genommen, sondern einfach die Verwechselbarkeit als solche bejaht;
aus diesem Entscheid ist daher schon aus diesem Grunde für die Beurteilung
des vorliegenden Falles nichts zu gewinnen.

    Die Klägerin wendet allerdings ein, Nachbestellungen erfolgten meistens
nicht durch den Arzt selbst, sondern durch seine Praxishilfe, welche keine
Vorbildung zu besitzen brauche. In dieser Form geht der Einwand fehl. Denn
ein grosser Teil des Arztpersonals ist geschult, ein weiterer zumindest
praktisch erfahren. Also hat man es wiederum mit Branchekundigen zu tun,
während auf den Ausnahmefall nicht abzustellen ist. Abgesehen hievon hat
der sorgfältige Arzt die notwendigen Weisungen (wofür er verantwortlich
ist) zu erteilen. Die Klägerin erwähnt schliesslich "mögliche Irrtümer";
aber solche sind für die gerichtliche Entscheidung nicht massgebend.

    Praktisch betrachtet, ist somit die Verwechslungsgefahr in Fällen
wie dem vorliegenden, wo das Präparat für den Fachmann bestimmt bleibt,
wesentlich geringer als bei der Abgabe gegen Rezept an den Patienten oder
gar beim freien Verkauf an das grosse Publikum. Wollte man es anders halten
(wie z.B. das Reichsgericht in RGZ 124 S. 104 Abs. 1), dann müsste der
Unterscheidung zwischen Fachleuten und Nichtfachleuten die ihr von der
schweizerischen Rechtsprechung sonst beigelegte Bedeutung abgesprochen
werden. Hiezu besteht kein Anlass.

Erwägung 3

    3.- Geht man von diesen Grundsätzen über die Anforderungen an die
Unterscheidungsfähigkeit aus, so ist die Verwechslungsgefahr zu verneinen.
Gemäss ständiger Rechtsprechung wird die Unterscheidbarkeit von Marken
durch den Gesamteindruck bestimmt (BGE 82 II 233/4, 78 II 380 ff.);
dieser wiederum hängt ab vom Schriftbild, also von der Wortlänge, der
Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben, und
vom Wortklang, d.h. vom Silbenmass, der Kadenz und der Aufeinanderfolge
der sonoren Vokale (BGE 78 II 381, 79 II 222 Erw. 4, 82 II 234 Erw. 3,
541 Erw. 2 und 3). Bei Anlegung dieser Massstäbe sind die Wortmarken
"Xylocain" und "Celecain" als für Fachleute genügend unterscheidbar zu
betrachten. Insbesondere ist nicht anzunehmen, das X in "Xylo. .." und
das C in "Cele. .." (besonders noch bei der häufigen Aussprache des C
als K) gäben Anlass zu Verwechslungen. Dem y in "Xylo. ..", sei es als i
oder als ü ausgesprochen, und vor allem dem sonoren o kommt gegenüber den
beiden e in "Cele. .." ganz besondere Unterscheidungskraft zu. Klangliche
Ähnlichkeiten, deretwegen das deutsche Patentamt die Zulassung der Marke
der Beklagten abgelehnt hat, sind zu entfernt, als dass sie entscheidend
ins Gewicht fallen könnten. Damit Verwechslungsgefahr anzunehmen wäre,
bedürfte es eines geringeren Grades der Verschiedenheit, nämlich des
Fehlens charakteristischer Merkmale, welche Unterscheidungskraft verleihen.

    Nun stimmen allerdings die Endungen "... cain", "... caine"
und "... caina" in den Vergleichsmarken überein; aber die Endung
ist den Marken von über 120 Lokalbetäubungsmitteln gemein, weil sie
medizinisch als Kennzeichen für solche gilt und hiefür vom Exekutivrat
der Weltgesundheitsorganisation anempfohlen wurde (vgl. Antwortbeilage
3, "Résolutions" vom 18. Januar 1955, nebst Anlage II, sowie GRUR 1927
S. 905 Spalte 2). Wenn auch auf den Gesamteindruck abzustellen ist, so
bleibt dergestalt nur der erste Teil von Marken für Lokalbetäubungsmittel
charakteristisch; ihm aber haftet vorliegend genügende Unterscheidungskraft
an. Das hat mit der von der Klägerin behaupteten Weglassung eines
schutzunfähigen Teils beim Markenvergleich nichts zu tun; denn laut Gesetz
(MSchG Art. 6 Abs. 1) genügt es, dass der Marke in ihrem Gesamtbild durch
"wesentliche Merkmale" die Unterscheidbarkeit verliehen wird. Das trifft
vorliegend zu. Der Einwand der Klägerin hält nur dort stand, wo auch die
schutzfähigen Teile von Vergleichsmarken dermassen farblos oder einander
ähnlich sind, dass sie dem ganzen Markenwort keinen unterscheidenden
Stempel aufzudrücken vermögen (vgl. z.B. BGE 78 II 381 ff. Erw. 1 und 4).

    Die Klägerin glaubt sich darauf berufen zu können, dass die Beklagte
die Anmeldung ihrer Marke in Schweden mit Rücksicht auf die Besonderheiten
der schwedischen Sprache, in der bei der Aussprache der Vokale e und o oft
nur ein geringer Unterschied gemacht werde, zurückgezogen hat. Das kann für
die schweizerischen Amtssprachen keine Bedeutung beanspruchen. Die Klägerin
meint zwar, der Fall undeutlicher Aussprache müsse auch hier mitbeachtet
werden. Allein hiebei handelt es sich um etwas anderes als in Schweden,
nämlich um eigentliche Mängel der Aussprache. Die Berücksichtigung auch
fehlerhafter Aussprachen beim Markenvergleich würde ausserordentlich
weit führen, dies besonders beim fachkundigen Abnehmer. Es ist auf die
Norm abzustellen.

    Nicht wesentlich anders als in der deutschen Sprache fällt der
Markenvergleich im Französischen und Italienischen aus. Die Wortendungen
ändern bei der Prioritätsmarke der Klägerin und den Vergleichsmarken
der Beklagten in genau gleicher Weise. Es bedarf also keiner besonderen
Untersuchung der Unterschiede in den beiden andern Sprachen.

    Damit erweist sich der Entscheid der Vorinstanz, soweit die Verwendung
der Marken für das Injektionsmittel in Frage steht, als richtig.

Erwägung 4

    4.- Wie bereits ausgeführt wurde, ist die Marke "Xylocain" auch für
eine Salbe bestimmt. Dass die Klägerin ihre Marke auch in dieser Weise
gebraucht, ist von der Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich
festgestellt. Eine Rezeptpflicht besteht für diese Salbe nicht; dagegen
unterstellt die Vorinstanz, es sei anzunehmen, dass auch die Salbe "meist
auf ärztliche Veranlassung zur vorübergehenden Schmerzlinderung angewendet"
werde. Danach steht also auch die Verwendung der Salbe vorwiegend unter
ärztlicher Kontrolle. Bei dieser Sachlage erübrigt sich die von der
Klägerin eventuell beantragte Rückweisung des Falles an die Vorinstanz
zwecks Abnahme von Beweisen über den angeblich unbegrenzten Abnehmerkreis
oder die Feststellung des Umfanges der Verkäufe von Xylocainsalbe.

    Wird aber auch die Salbe meist auf ärztliche Veranlassung abgegeben,
so ist nicht ersichtlich, wo beim Laien eine Verwechslungsgefahr liegen
soll. Eine solche ist namentlich auch deshalb zu verneinen, weil der Laie
weder Bezüger noch Verbraucher der Konkurrenzware "Celecain" ist. Daher
sind, solange die Beklagte gemäss ihrer verbindlichen Prozesserklärung
unter ihrer Marke nur rezeptpflichtige Lokalanaesthetika vertreibt,
Verwechslungen ausgeschlossen. Die Klage ist daher auch in diesem
Punkte abzuweisen, ohne dass die Frage der auch für den Laien genügenden
Unterscheidbarkeit der Marken entschieden werden müsste.

Entscheid:

               Demnach erkennt das Bundesgericht:

    Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des
Kantons Schaffhausen vom 4. Oktober 1957 bestätigt.