BGE 84 II 314
84 II 314
42. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Mai 1958 i.S. Schindler &
Cie. A.-G. gegen Ingold. Regeste
Verwechselbarkeit von Wortmarken, Art. 6 Abs. 1 MSchG.
Allgemeine Voraussetzungen. Die Marken "Compact" und "COM-PACTUS"
sind verwechselbar (Erw. 1).
Gänzliche Warenverschiedenheit, Art. 6 Abs. 3 MSchG,
Anforderungen. Archivierungsanlagen und Fahrtreppen sind nicht gänzlich
verschiedenartige Waren (Erw. 2).
Unterlassungsklage, Art. 24 MSchG, Voraussetzungen (Erw. 3, 4).
Sachverhalt
A.- Ingenieur Ingold in Zürich hinterlegte am 18. Mai 1949 beim
Eidgen. Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 129 120 die schwarz
umrahmte Wortmarke "COM-PACTUS" für "Vorrichtungen zum Archivieren,
Magazinieren und Garagieren". Am 12. Juni 1953 hinterlegte er ferner das
gleiche Wortzeichen, ohne Umrahmung, für "Vorrichtungen zum Archivieren
und Magazinieren von Gegenständen, insbesondere von Dokumenten, und
zum Garagieren von Autos, Bestand- und Zubehörteilen von solchen". Am
30. Juni 1951 liess er die Marke "COM-PACTUS" auch unter Nr. 154 627 im
internationalen Register eintragen; ferner hinterlegte er sie in einer
Anzahl Staaten, die dem Madrider Abkommen nicht angehören. Die Aufzüge-
und Elektromotorenfabrik Schindler & Cie A.-G. in Luzern liess am 10.
Januar 1957 unter Nr. 163 880 im schweizerischen Markenregister das
Wortzeichen "Compact" für Fahrtreppen eintragen. Sie machte in der ersten
Hälfte des Jahres 1957 in Tageszeitungen und Monatsschriften für ihre
Fahrtreppe "Compact" Reklame.
Mit Schreiben vom 23. Januar 1957 erhob Ingold gegen die Verwendung
der Marke "Compact" durch die Firma Schindler Einspruch. Diese bestritt
jedoch eine Verwechselbarkeit der beiden Marken. Ein weiterer Briefwechsel
führte zu keiner Einigung.
B.- Am 29. Juli 1957 reichte Ingold gegen die Firma Schindler Klage
ein mit den Begehren um Nichtigerklärung der Marke der Beklagten und
Untersagung ihres weiteren Gebrauches in der Schweiz, in den übrigen
Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens und in den weiteren Staaten,
in denen der Kläger seine Marke "COMPACTUS" hatte eintragen lassen.
Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage.
C.- Mit Urteil vom 30. Januar 1958 erkannte das Obergericht Luzern:
"1. Die Ungültigkeit der Schweizer Marke No. 163 880 "Compact" der
Beklagten wird gerichtlich festgestellt.
2. Der Beklagten wird unter Androhung von Haft oder Busse nach Art. 292
StGB gerichtlich untersagt, das Wort "Compact" im Zusammenhang mit der
Herstellung, dem Anbieten und dem Verkauf von Fahrtreppen zu verwenden: In
der Schweiz, in den andern Mitgliedstaaten der Madrider Übereinkunft, sowie
in Argentinien, Australien, Brasilien, Canada, Dänemark, Ostdeutschland,
Finnland, Irland, Mexiko, Norwegen, Österreich, Schweden, Südafrika,
Türkei und den Vereinigten Staaten von Amerika."
D.- Gegen dieses Urteil hat die Beklagte die Berufung an das
Bundesgericht ergriffen mit dem erneuten Antrag auf Abweisung der Klage,
eventuell auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Ergänzung des
Tatbestandes.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Die Beklagte hält daran fest, dass entgegen der Auffassung der
Vorinstanz zwischen ihrer Marke "Compact" und der älteren Marke der
Klägerin "COMPACTUS" keine Verwechslungsgefahr bestehe.
a) Gegen die Verwechselbarkeit sollen nach der Ansicht der Beklagten
die ganz verschiedene Schreibweise der zu vergleichenden Zeichen und die
bei der einen Marke des Klägers angebrachte Umrandung sprechen.
Der letztere Unterschied fällt aber schon ausser Betracht, weil er
sich nur bei der einen der klägerischen Marken vorfindet, nicht dagegen
auch bei der andern.
Die Verschiedenheiten des Druckes sodann - auseinandergezogene
Blockschrift bei der Marke des Klägers, zusammengedrängte Druckschrift
bei derjenigen der Beklagten - sind nicht derart, dass sie ernstlich ins
Gewicht zu fallen vermöchten, zumal bei Wortmarken für die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr in erster Linie der Wortklang massgebend ist
(BGE 82 II 234, 79 II 222, 78 II 381).
b) Hinsichtlich des Wortklanges behauptet die Beklagte hinlängliche
Verschiedenheit, weil der Kläger seine Marke mit der Endsilbe "-us"
latinisiert habe, während es sich bei der ihrigen um ein englisches
Wort handle. Die französische Sprache kennt jedoch das Wort "compacte"
ebenfalls, und auch in der deutschen Sprache ist das Fremdwort "kompakt"
gebräuchlich, so dass kaum jemand auf den Gedanken verfallen könnte, das
Markenwort der Beklagten englisch auszusprechen. Aber ganz abgesehen hievon
vermag die Weglassung der Endsilbe "us" die völlige Übereinstimmung der
übrigen Teile nicht zu verdecken, besonders wenn man berücksichtigt, dass
der Käufer die beiden Marken nicht nebeneinander sieht, sondern sich auf
das Erinnerungsbild verlassen muss. Die von der Beklagten weiter geltend
gemachte Verschiedenheit der Silbenzahl vermag nach der Rechtsprechung
eine im übrigen vorhandene Ähnlichkeit der Klangwirkung ebenfalls nicht
zu beseitigen (BGE 82 II 540, 77 II 324, 72 II 185).
Der von der Beklagten erhobene Einwand, eine Verwechselbarkeit
der beiden Marken entfalle, weil die Betonung auf verschiedenen
Silben liege, trifft zum mindesten für die deutsche Aussprache nicht
zu. Verwechselbarkeit von Wortmarken auch nur in einem Sprachgebiet genügt
aber, um die jüngere Marke für das ganze Gebiet der Schweiz unzulässig
zu machen.
c) Die Beklagte bestreitet die Verwechslungsgefahr ferner mit dem
Hinweis darauf, dass nach der Rechtsprechung (BGE 61 II 57, 73 II 60)
schon verhältnismässig geringe Abweichungen zweier Zeichen genügen,
wenn die Abnehmerschaft aus Fachkreisen besteht, bei denen eine erhöhte
Unterscheidungsfähigkeit vorausgesetzt werden darf. Wie jedoch die
Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat, darf im vorliegenden Falle
nicht allein auf die Verkehrsauffassung der nicht sehr zahlreichen
fachkundigen Interessenten für Fahrtreppen abgestellt werden, sondern
es muss auch diejenige der bedeutend breiteren Schicht von möglichen
Abnehmern raumsparender Archivierungs- und Magazinierungsanlagen
berücksichtigt werden. Das Verzeichnis der in der Schweiz ausgeführten
"COMPACTUS"-Anlagen zeigt nun, dass neben Grossbanken, Versicherungen und
bedeutenden Industrieunternehmen auch zahlreiche kleinere Betriebe, sowie
viele Gemeindeverwaltungen kleiner Ortschaften auf dem Lande solche Anlagen
bezogen haben. Es kann daher nicht von einer ausschliesslichen oder auch
nur überwiegenden Abnehmerschaft mit besonderen Fachkenntnissen gesprochen
werden. Dass auch beim allgemeinen Publikum bei einmaligen grösseren
Anschaffungen eine das gewöhnliche Mass übersteigende Aufmerksamkeit bei
der Unterscheidung von Marken erwartet werden dürfe, wie die Beklagte
weiter behauptet, ist in der neueren Rechtsprechung nicht mehr aufrecht
erhalten worden (BGE 73 II 60). Abgesehen hievon ist die Verschiedenheit
der beiden hier in Frage stehenden Marken so gering, dass sie auch bei
sorgfältiger Prüfung leicht übersehen werden kann.
d) Zu Unrecht glaubt die Beklagte sodann, sich darauf berufen
zu können, dass es sich bei den beiden Wortmarken nicht um reine
Phantasiebezeichnungen handelt, sondern um Bezeichnungen, die ohne
eigentliche Sachbezeichnungen zu sein, doch auf gewisse Eigenschaften,
nämlich auf die Raumersparnis, hinweisen. Wenn auch an Zeichen dieser
Art weniger strenge Anforderungen zu stellen sind als an eigentliche
Phantasiemarken, so darf doch die Ähnlichkeit nicht so weit reichen, wie
es hier der Fall ist, wo die beiden Zeichen bis auf die Endung vollständig
miteinander übereinstimmen.
e) Der Hinweis der Beklagten darauf, dass sie die Marke "Compact"
nie für sich allein, sondern immer im Zusammenhang mit der Bezeichnung
"Fahrtreppe" und dem Firmanamen Schindler brauche, ist ebenfalls
unbehelflich. Denn dadurch wird die Gefahr nicht beseitigt, dass
jemand, der die Inserate der Beklagten gesehen hat und nachher eine
"COMPACTUS"-Anlage des Klägers zu Gesicht bekommt, auch diese als ein
Erzeugnis der Beklagten ansehen könnte. Abgesehen hievon ist unter dem
Gesichtspunkt des Markenrechts allein massgebend, ob sich die Marke der
Beklagten so, wie sie eingetragen ist, von der älteren Marke der Klägerin
durch wesentliche Merkmale unterscheidet.
Die Vorinstanz hat somit zu Recht Verwechselbarkeit der beiden Marken
angenommen.
Erwägung 2
2.- Die Beklagte macht geltend, ihre Marke sei trotz der
Verwechselbarkeit mit derjenigen des Klägers gleichwohl zulässig, weil
die beiden Zeichen entgegen der Auffassung der Vorinstanz für gänzlich
verschiedenartige Waren im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG bestimmt seien.
Bei der Beurteilung dieser Frage ist die Vorinstanz zutreffend davon
ausgegangen, dass Warenverschiedenheit im Sinne der Ausnahmebestimmung
von Art. 6 Abs. 3 MSchG schon dann zu verneinen ist, wenn die massgebenden
Abnehmerkreise die beiden Erzeugnisse dem gleichen Hersteller zuschreiben
könnten (BGE 77 II 333 und dort erwähnte Entscheide).
a) Die Beklagte behauptet, die Vorinstanz habe eine solche
Verwechselbarkeit in Bezug auf den Hersteller zu Unrecht bejaht, obschon
jeder Anhaltspunkt dafür fehle, dass irgendwo in der Schweiz oder im
Ausland ein Unternehmen bestehe, das beide Erzeugnisse herstelle. Dieser
Einwand geht jedoch am Kern der Sache vorbei. Dass jemals Erzeugnisse
der beiden in Frage stehenden Arten vom selben Fabrikanten hergestellt
worden sind, ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn der Käufer oder
Interessent einer "Compactus"-Anlage durch die Tatsache, dass die
Beklagte für ihre Fahrtreppe die Bezeichnung "Compact" verwendet, in
den Irrtum verfallen kann, die Beklagte sei auch die Herstellerin der
"COMPACTUS"-Archivierungsanlagen. Diese Voraussetzung ist aber mit der
Vorinstanz zu bejahen.
b) Bei der Entscheidung dieser Frage fällt ins Gewicht, dass die
beiden streitigen Marken nicht bloss eine entfernte Ähnlichkeit aufweisen,
sondern - von der Endung der klägerischen Marke abgesehen - vollständig
gleich lauten. Ein Irrtum des Publikums über die Herkunft der Ware wird
aber um so eher eintreten, je näher sich die beiden Marken sind. Die
Verwechselbarkeit der Marken und die Frage der Warenverschiedenheit
stehen zu einander in einem wechselseitigen Verhältnis in dem Sinne,
dass an die Warenverschiedenheit ein um so strengerer Massstab angelegt
werden muss, je ähnlicher die Marken einander sind (REIMER, Wettbewerbs-
und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. S. 242).
c) Für die Möglichkeit einer Verwechslung der Hersteller spricht
im vorliegenden Fall auch die von beiden Parteien gemachte Reklame.
Denn beide legen grosses Gewicht auf die dank ihrem Erzeugnis erzielbare
Raumersparnis. Dieses Anpreisen des gleichen Vorzuges bei zwei an sich
verschiedenen Erzeugnissen, die unter einer beinahe gleich lautenden Marke
in den Verkehr gelangen, ist zweifellos geeignet, bei den beteiligten
Verkehrskreisen die Vorstellung zu erwecken, dass die beiden Produkte
vom selben Hersteller stammen.
d) Die Beklagte macht geltend, es sei belanglos, dass sie vor nahezu 10
Jahren einmal einen Motor und eine Antriebsmaschine für eine klägerische
Anlage geliefert habe; denn die Antriebskonstruktion der heutigen Anlagen
des Klägers weiche von der früher verwendeten grundlegend ab und sei
der Beklagten fremd und unbekannt, was die Vorinstanz völlig ausser acht
gelassen habe.
Dieser Einwand stösst jedoch schon deswegen ins Leere, weil
die Vorinstanz die seinerzeitige einmalige Lieferung entgegen der
Behauptung der Beklagten nicht als Anhaltspunkt für die Möglichkeit oder
Wahrscheinlichkeit einer Herstellung von Archivierungsanlagen durch die
Beklagte verwertet hat (vgl. Urteil S. 12 oben).
Im übrigen schliesst technische Verschiedenheit des
Herstellungsverfahrens zweier Erzeugnisse zum mindesten bei nicht technisch
geschulten Abnehmerkreisen eine Verwechslung in Bezug auf den Hersteller
nicht aus (BGE 77 II 334 Erw. 3). Bei den vom Kläger hergestellten Anlagen
handelt es sich zudem nicht um Erzeugnisse, die völlig ausserhalb des
Tätigkeitsgebiets der Beklagten liegen, wie aus deren Geständnis erhellt,
dass sie nach entsprechenden konstruktiven Arbeiten die Herstellung von
Archivierungsanlagen nach dem klägerischen System aufnehmen könnte. Selbst
bei technisch gebildeten Interessenten ist es somit denkbar, dass sie wegen
der Ähnlichkeit der Marken die Beklagte als Herstellerin der raumsparenden
Archivierungsanlagen des Klägers ansehen könnten.
Dass die Antriebmaschine nur einen relativ geringen Teil der Anlage
des Klägers ausmacht, schliesst einen Irrtum der Abnehmerkreise über den
Hersteller entgegen der Ansicht der Beklagten nicht aus, da es nach den
zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz nicht auf die einzelnen Teile,
sondern auf die Anlage als Ganzes ankommt.
e) Die Beklagte hält eine Verwechslung bezüglich des Herstellers für
ausgeschlossen, weil es sich sowohl bei Archivierungsanlagen als auch
bei Fahrtreppen um teure Einrichtungen handle, die Fr. 10'000.-- und
mehr kosten. Bei Ausgaben in dieser Höhe pflege sich der Interessent den
Hersteller genau anzusehen; auch trete er mit ihm durch den Abschluss eines
Werkvertrages in direkte Beziehung, was eine Verwechslung unmöglich mache.
Die genannten Umstände sind zwar geeignet, die Gefahr eines Irrtums
über den Hersteller geringer erscheinen zu lassen, als es z.B. bei
Gegenständen des täglichen Gebrauches mit ähnlichen Marken der Fall
wäre. Aber angesichts der fast völligen Übereinstimmung der beiden
Marken wird die Verwechslungsmöglichkeit doch nicht ausgeschlossen. Ein
Interessent kann einmal irgendwo eine "COMPACTUS"-Archivierungsanlage
gesehen haben, ohne sich nach dem Hersteller zu erkundigen. In Erinnerung
geblieben ist ihm die Marke "COMPACTUS". Wenn er später in einer Zeitung
ein Inserat für die "Compact"-Fahrtreppe der Beklagten sieht, in welchem
auf die Raumersparnis einer solchen hingewiesen wird, so liegt es nahe,
dass die Ähnlichkeit des Namens in Verbindung mit dieser Anpreisung ihn
zum Schlusse veranlasst, auch die "COM-PACTUS"-Archivierungsanlage werde
von der Beklagten hergestellt. Will er nun aus irgendwelchen Gründen
mit der Beklagten keine Geschäftsbeziehungen anknüpfen, so kommt eine
"COMPACTUS"-Archivierungsanlage zum vorneherein für ihn nicht in Frage, und
daher wird er auch den Irrtum über den Hersteller nicht entdecken. Eine
Gefahr der Verwechslung der beiden Hersteller ist mithin trotz allen
Einwänden der Beklagten nicht von der Hand zu weisen. Das genügt aber
für die Verneinung der gänzlichen Warenverschiedenheit.
f) Die Beklagte ist der Meinung, mit der Verneinung der
Warenverschiedenheit zwischen den Archivierungsanlagen des Klägers und
ihrer Fahrtreppe werde dem Kläger praktisch das Monopol für das Wort
"kompakt" für alle Erzeugnisse der Maschinenindustrie eingeräumt, was vor
dem Gesetz nicht haltbar sei. Diese Befürchtung ist unbegründet. Die im
vorliegenden Falle als vorhanden betrachtete Verwechslungsgefahr bezieht
und beschränkt sich auf die oben dargelegten besonderen Verhältnisse. Ob
und inwieweit die Verwendung einer das Wort "kompakt" enthaltenden Marke
für andere Erzeugnisse der Maschinenindustrie durch die klägerische Marke
ausgeschlossen würde, bleibt offen und ist heute nicht zu entscheiden.
Erwägung 3
3.- Die Vorinstanz hat neben der Nichtigerklärung der Marke der
Beklagten deren weitere Verwendung verboten. Die Beklagte bestreitet
die Zulässigkeit eines solchen Verbots, da sie die Marke "Compact"
überhaupt noch nie markenmässig, sondern nur in der Reklame verwendet
habe und bei Schutz der Nichtigkeitsklage jede künftige Verwendung der
Marke durch sie ausgeschlossen sei. Allein selbst beim Fehlen eines
bereits erfolgten markenmässigen Gebrauches des unzulässigen Zeichens
ist die Unterlassungsklage gleichwohl begründet, wenn der Inhaber der
beanstandeten Marke deren Unzulässigkeit bestreitet (BGE 58 II 172). Diese
Voraussetzungen sind hier erfüllt. Obwohl die Beklagte mit Schreiben
vom 23. Januar und 22. Februar 1957 auf die Unzulässigkeit ihrer Marke
aufmerksam gemacht worden war, hielt sie an dieser fest und liess in der
Aprilnummer der Zeitschrift "Die Wirtschaft" eine längere Beschreibung
ihrer "Compact"-Fahrtreppe erscheinen mit der Ankündigung, dass diese an
der Muba ausgestellt sei.
Erwägung 4
4.- Die Beklagte wendet sich schliesslich gegen das von der Vorinstanz
in Ziffer 2 ihres Urteilsspruchs ausgesprochene Verbot, nicht nur die
Marke, sondern das Wort "Compact" überhaupt im Zusammenhang mit der
Herstellung, dem Anbieten und dem Verkauf von Fahrtreppen zu verwenden;
sie macht geltend, dieses Verbot gehe zu weit und sei darum unzulässig.
Aus den Erwägungen des angefochtenen Urteils ist jedoch ersichtlich,
dass sich das Verbot trotz seiner etwas missverständlichen Formulierung
nur auf die Marke "Compact" bezieht.
Das Verbot erstreckt sich nach dem Urteil auf das Gebiet der Schweiz,
der Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens und einer Reihe weiterer
Staaten. Da die Berufung diesen Teil des Urteils nicht anficht, hat sich
das Bundesgericht mit der Frage des territorialen Geltungsgebietes des
Verbots nicht zu befassen.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des
Kantons Luzern, I. Kammer, bestätigt.