BGE 135 III 648
Urteilskopf
135 III 648
94. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S.
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) gegen Unox S.r.l.
(Beschwerde in Zivilsachen)
4A_250/2009 vom 10. September 2009
Regeste
Art. 1 und 6 des Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der
Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher
Organisationen, Art. 2 lit. d MSchG, Art. 6^ter und 6^quinquies PVUe;
Schutzverweigerung gegenüber einer international registrierten Marke.
Die grafisch ausgestaltete Marke UNOX übernimmt das Sigel UNO der Organisation
der Vereinten Nationen in erkennbarer Weise. Ihr ist damit der Schutz in der
Schweiz unabhängig davon zu verweigern, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (E.
2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 649
BGE 135 III 648 S. 649
A. Die Unox S.r.l. (Beschwerdegegnerin) ist Inhaberin der international
registrierten Marke Nr. 820 974 "UNOX" (fig.) mit Basiseintragung in Italien.
Das Zeichen sieht wie folgt aus:
[displayimage]
Für die Schweiz wurde bezüglich folgender Waren der Klasse 11 Schutz begehrt
("Notification" der "Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle",
OMPI, vom 16. Februar 2006):
Klasse 11
Fours, à l'exception des fours pour expériences, fours gaz à convection pour
restaurants, fours électriques à convection pour restaurants, fours électriques
mixtes (convection-vapeur) pour restaurants, fours à gaz mixtes
(convection-vapeur) pour restaurants, fours électriques statiques à pizzas,
fours gaz statiques à pizzas, fours électriques à convection pour pizzas, fours
gaz à convection pour pizzas, grils (cuiseurs), plans et plaques de cuisson en
vitrocéramique, grille-pain, comptoirs chauffés pour aliments appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation.
Am 9. Januar 2007 erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(IGE; Beschwerdeführer) eine "Notification de refus provisoire total (sur
motifs absolus)" gegen die Marke der Beschwerdegegnerin mit der Begründung, das
Zeichen enthalte die gemäss Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von
Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer
zwischenstaatlicher Organisationen (SR 232.23; nachfolgend: NZSchG) geschützte
Abkürzung "UNO" und verstosse somit gegen das NZSchG.
Mit Schreiben vom 8. Juni 2007 bestritt die Beschwerdegegnerin die Auffassung
des IGE und machte geltend, dass der hinzugefügte Buchstabe "X" und die
grafische Gestaltung des Zeichens genügend Distanz zur Abkürzung der Vereinten
Nationen schaffen würden. Gesamthaft betrachtet handle es sich um eine
Fantasiebezeichnung. Zudem verwies die Beschwerdegegnerin auf Voreintragungen
mit dem Bestandteil "UNO".
BGE 135 III 648 S. 650
Mit Verfügung vom 10. Januar 2008 verweigerte das IGE der internationalen
Registrierung Nr. 820 974 "UNOX" (fig.) für alle beanspruchten Waren der Klasse
11 den Markenschutz in der Schweiz gestützt auf Art. 6^ter und 6^quinquies lit.
B. Ziff. 2 und 3 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVUe; SR 0.232.04) sowie
Art. 2 lit. d i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG (SR 232.11). Zur Begründung
führte es im Wesentlichen aus, aufgrund der grafischen Ausgestaltung liege eine
Auftrennung des Zeichens in die Bestandteile "UNO" und "X" auf der Hand; "UNO"
werde als selbständiges Element wahrgenommen und gehe wegen der Grafik nicht
als Bestandteil einer Fantasiebezeichnung im ganzen Wortkonstrukt "UNOX" unter.
B. Mit Urteil vom 9. April 2009 hiess das Bundesverwaltungsgericht die dagegen
von der Markeninhaberin eingelegte Beschwerde gut, hob die Verfügung des IGE
vom 10. Januar 2008 auf und wies das IGE an, der Marke IR 820 974 UNOX (fig.)
den Schutz für das Gebiet der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse
11 vollumfänglich zu gewähren. Es kam in Würdigung des Gesamteindrucks der
Marke zum Schluss, dass diese als Fantasiebezeichnung wahrgenommen werde. Weder
die Fachkreise noch der Durchschnittsbetrachter würden im Zeichen ein UNO-Sigel
erkennen, jedenfalls nicht auf den ersten Blick und ohne besonderen
Fantasieaufwand. Vielmehr würden sie "UNOX" als ein Wort lesen, da das "X" ohne
Zwischenraum an die Buchstabenfolge UNO anschliesse und dieselbe Schriftgrösse
aufweise. Klanglich und inhaltlich erinnere es an "INOX", eine gebräuchliche
Bezeichnung für rostfreien Stahl. Dieser Sinngehalt sei mit Blick auf die
beanspruchten Waren der Klasse 11 auch besonders naheliegend. Demgegenüber
würde eine Verbindung des UNO-Sigels mit dem Buchstaben "X" schon per se, erst
recht aber auf einer schwarz-weissen ellipsenförmigen Grundfläche, keine
sinnhaftigen Assoziationen mit den Vereinten Nationen wecken. Dies gelte umso
mehr, als die Marke Öfen für Gastrobetriebe und verwandte Produkte kennzeichne.
Auch deshalb werde die in ihr enthaltene Buchstabenfolge "UNO" nicht separat
wahrgenommen und als UNO-Sigel betrachtet. Da die Buchstabenfolge "UNO" in der
Marke "UNOX" nicht als Sigel der Vereinten Nationen (oder als Nachahmung
desselben) wahrgenommen werde, unterliege das Zeichen auch nicht den Regeln des
NZSchG. Es komme kein absoluter Ausschlussgrund zum Tragen.
BGE 135 III 648 S. 651
C. Das IGE beantragt mit Beschwerde in Zivilsachen, den Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts vom 9. April 2009 aufzuheben und der internationalen
Registrierung Nr. 820 974 UNOX (fig.) den Schutz in der Schweiz vollumfänglich
zu verweigern.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen und das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts zu bestätigen. Es sei die internationale Marke UNOX
(fig.; IR 820 974) der Beschwerdegegnerin in der Schweiz vollumfänglich zum
Schutz zuzulassen. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtete auf eine
Vernehmlassung.
D. Mit Präsidialverfügung vom 16. Juni 2009 wurde der Beschwerde die
aufschiebende Wirkung erteilt.
Das Bundesgericht hat die Beschwerde gutgeheissen.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
2.
2.1 Die Markeninhaberin hat ihren Sitz in Italien. Italien und die Schweiz
haben sowohl das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von
Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA; SR 0.232.112.3) als auch
das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale
Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; nachfolgend: MMP) ratifiziert. In den
Beziehungen zwischen Staaten, die Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des
MMA (Stockholmer Fassung) sind, findet nur das MMP Anwendung (Art. 9^sexies
Abs. 1 lit. a MMP).
Nach Art. 5 Abs. 1 MMP hat das IGE das Recht, nach Mitteilung einer
internationalen Markenregistrierung eine Schutzverweigerung für die Schweiz zu
erklären. Es muss sich hierfür auf einen der in der PVUe genannten Gründe
stützen können. Vorliegend berief sich das IGE in seiner "Notification de refus
provisoire total" vom 9. Januar 2007 und in der Verfügung vom 10. Januar 2008
auf Art. 6^ter und 6^quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVUe sowie Art. 2 lit. d
i.V.m Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG und Art. 1 und 2 NZSchG.
2.2 Eine Schutzverweigerung ist unter anderem dann statthaft, wenn die Marke
gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung verstösst, wobei eine
Marke nicht schon deshalb als gegen die öffentliche Ordnung verstossend
angesehen werden kann, weil sie einer Vorschrift des Markenrechts nicht
entspricht, es sei denn, dass diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung
betrifft (Art. 6^quinquies lit. B Ziff. 3 PVUe).
BGE 135 III 648 S. 652
Nach Art. 2 lit. d MSchG sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die
guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Markenschutz ausgeschlossen.
Da die Verletzung von geltendem Recht nach Art. 2 lit. d MSchG im PVUe nicht
genannt ist, kann dieser Schutzverweigerungsgrund gegenüber einer international
registrierten Marke nur dann angeführt werden, wenn der Verstoss gegen
geltendes Recht gleichzeitig einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder
die guten Sitten darstellt (Art. 6^quinquies lit. B Ziff. 3 PVUe).
2.3 Nach Art. 6^ter Abs. 1 lit. a und b PVUe ist die Schweiz verpflichtet, die
Eintragung der Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel oder
Bezeichnungen der internationalen zwischenstaatlichen Organisationen, denen ein
oder mehrere Verbandsländer angehören, sowie jeder Nachahmung im heraldischen
Sinn als Fabrik- oder Handelsmarken oder als Bestandteile solcher
zurückzuweisen und den Gebrauch dieser Zeichen durch geeignete Massnahmen zu
verbieten, sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben.
In Nachachtung dieser internationalen Verpflichtung erliess die Schweiz das
NZSchG. Mit ihrer Zustimmung zur Aufnahme des europäischen Sitzes der Vereinten
Nationen hatte sich die Schweiz stillschweigend bereit erklärt, alle
notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um dieser Organisation eine ungestörte
Tätigkeit auf ihrem Staatsgebiet zu ermöglichen. Dazu zählte nach Auffassung
des Bundesrates auch die Pflicht, den Namen und das Zeichen der Organisation
der Vereinten Nationen ausdrücklich gegen die Benützung durch nicht ermächtigte
Dritte zu schützen (Botschaft des Bundesrates vom 5. Juni 1961 zum Entwurf
eines Bundesgesetzes zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der
Vereinigten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen, BBl 1961 l
1330 ff., 1331). Das NZSchG will demnach unter anderem verhindern, dass durch
einen unautorisierten Gebrauch der geschützten Zeichen das Ansehen der
Vereinten Nationen beeinträchtigt wird oder die internationalen Beziehungen der
Schweiz gestört werden könnten. Insofern fallen seine Bestimmungen in den
Bereich der öffentlichen Ordnung (vgl.LUCAS DAVID, Basler Kommentar, 2. Aufl.
1999, N. 71 zu Art. 2 MSchG; CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, 2002, N. 260 zu Art. 2 MSchG). Die Verletzung des NZSchG kommt
somit einem Verstoss gegen die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6^
quinquies lit. B Ziff. 3 PVUe gleich.
BGE 135 III 648 S. 653
2.4 Art. 1 Abs. 1 NZSchG untersagt, ohne ausdrückliche Ermächtigung des
Generalsekretärs der Organisation der Vereinten Nationen folgende, der Schweiz
mitgeteilte Kennzeichen dieser Organisation zu benützen: ihren Namen (in
irgendwelcher Sprache), ihre Sigel (in den schweizerischen Amtssprachen oder in
englischer Sprache) sowie ihre Wappen, Flaggen und anderen Zeichen. Art. 1 Abs.
2 NZSchG erstreckt dieses Verbot auch auf Nachahmungen dieser Kennzeichen. Art.
2 NZSchG dehnt es auf Kennzeichen von Spezialorganisationen der Vereinten
Nationen sowie angeschlossener zwischenstaatlicher Organisationen aus.
Der Schutz des NZSchG geht deutlich weiter als derjenige, den die
Minimalvorschrift von Art. 6^ter PVUe bietet: Das NZSchG verbietet die
Nachahmung schlechthin, nicht nur die Nachahmung "im heraldischen Sinn". Sodann
untersagt es die Verwendung der geschützten Kennzeichen auch in
Dienstleistungsmarken und Geschäftsfirmen. Und schliesslich setzt es keine
Verwechslungsgefahr voraus. Der schweizerische Gesetzgeber hat keinen Gebrauch
von der diesbezüglichen Einschränkungsmöglichkeit nach Art. 6^ter Abs. 1 lit. c
PVUe gemacht. Es kommt somit nach dem NZSchG nicht darauf an, ob die Benutzung
oder Eintragung des Kennzeichens geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer
Verbindung zwischen der betreffenden Organisation und den Wappen, Flaggen,
Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen hervorzurufen oder das Publikum über das
Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation
irrezuführen (BGE 105 ll 135 E. 2c S. 139 f.; Botschaft, a.a.O., 1333; JOSEPH
VOYAME, La protection des noms et emblèmes des organisations
intergouvernementales en droit suisse, in: Mélanges en l'honneur d'Alfred E.
von Overbeck, 1990, S. 643 ff., 645 f.;DAVID, a.a.O., N. 83 zu Art. 2 MSchG;
WILLI, a.a.O., N. 275 zu Art. 2 MSchG).
2.5 Das NZSchG untersagt jeglichen Gebrauch eines geschützten Kennzeichens, sei
es, dass dieses allein oder als Teil eines Ganzen verwendet wird (VOYAME,
a.a.O., S. 650). Bei der Beurteilung, ob eine Nachahmung oder eine Übernahme
eines geschützten Kennzeichens vorliegt, ist demnach einzig der betreffende
Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der
Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung nicht ausschlaggebend.
Von diesem Verbot des Gebrauchs besteht immerhin dann eine Ausnahme, wenn das
Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert übernimmt, dies jedoch nicht
erkennbar ist, weil die
BGE 135 III 648 S. 654
entsprechende Buchstabenfolge in einem ganzen Wort oder einer
Fantasiebezeichnung eingebettet ist und darin gewissermassen "untergeht"(z.B.
"étoile"; Beispiele bei VOYAME, a.a.O., S. 650) oder weil dieser im Rahmen der
gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine weitere eigenständige Bedeutung - sei
es als beschreibender Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache -
zukommt (z.B. " Uno Due Tre", oder " who knows whom AG"; VOYAME, a.a.O., S.
651; vgl. auch die Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2008Ziff.
7.4, ). In diesen Fällen besteht kein Bedürfnis die Verwendung der
Buchstabenfolge zu verbieten. Zu bedenken ist dabei auch, dass ein Ausschluss
solcher Buchstabenfolgen ohne Rücksicht auf den Gesamteindruck des Zeichens
namentlich im zweitgenannten Fall dazu führen könnte, dass dem
Wirtschaftsverkehr grundlegende Bezeichnungen entzogen würden. Nur im Rahmen
derPrüfung, ob ein Ausnahmefall im vorstehenden Sinn gegeben ist, können der
Gesamteindruck des Zeichens und die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
eine Rolle spielen. Nichts anderes ergibt sich aus der von der
Beschwerdegegnerin angerufenen Literaturstelle bei MARBACH, erwähnt dieser
Autor die Berücksichtigung des Gesamteindrucks doch just im Zusammenhang mit
der Marke "Uno Due Tre", bei welcher die Bedeutung von "Uno" als italienisches
Zahlenwort im Vordergrund steht (MARBACH, Markenrecht, SIWR Bd. III/1, 2. Aufl.
2009, S. 197, Rz. 647, Fn. 846).
2.6 Das NZSchG statuiert ein absolutes Benutzungsverbot der geschützten
Kennzeichen. Wie dargelegt, ist es nicht relevant, ob eine Verwechslungsgefahr
besteht bzw. ob das Zeichen eine gedankliche Verbindung zu den Vereinten
Nationen weckt oder nicht. Daher spielt auch die Natur der Waren und
Dienstleistungen, für die das Zeichen beansprucht wird, keine Rolle (VOYAME,
a.a.O., S. 648 f.).
2.7 Schliesslich ist auf einen kürzlich ergangenen Entscheid des Bundesgerichts
zum Rotkreuzgesetz (Bundesgesetz vom 25. März 1954 betreffend den Schutz des
Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes [SR 232.22]) hinzuweisen (BGE 134 III
406). Darin hat das Bundesgericht festgehalten, dass die Verwendung des
Rotkreuzzeichens oder eines mit ihm verwechselbaren Zeichens als Bestandteil
einer Marke schlechthin untersagt ist, ohne Rücksicht darauf, welche Bedeutung
ihm zusammen mit anderen Elementen der Marke zukommt und welche Waren oder
Dienstleistungen mit der Marke bezeichnet werden sollen. Ob eine Gefahr der
Verwechslung bzw. der gedanklichen Verbindung zur Organisation des Roten
Kreuzes bestehe, sei
BGE 135 III 648 S. 655
unerheblich (BGE 134 III 406 E. 5.2 S. 412 mit Hinweis auf BGE 105 II 135 E. 2c
S. 159 f. zum NZSchG, welches einen im Wesentlichen gleichen Schutz gewähre wie
das Rotkreuzgesetz). Abzustellen sei auf den fraglichen Markenbestandteil für
sich allein, nicht auf den Gesamteindruck (BGE 134 III 406 E. 5.2 S. 412).
3. Die Vorinstanz verkennt die vorerwähnten Grundsätze im angefochtenen Urteil,
was der Beschwerdeführer zu Recht rügt.
3.1 Mit der Buchstabenfolge "UNO" übernimmt das streitbetroffene Zeichen das
geschützte Sigel der Organisation der Vereinten Nationen integral. Damit ist
unabhängig vom Gesamteindruck des Zeichens oder der Schaffung einer
Verwechslungsgefahr grundsätzlich von einem Verstoss gegen das Benutzungsverbot
des NZSchG auszugehen. Die Frage, ob eine Nachahmung des UNO-Sigels vorliegt,
stellt sich angesichts der integralen Übernahme nicht. Zu prüfen ist einzig, ob
ein Ausnahmefall gemäss vorstehender Erwägung 2.5 gegeben ist.
Dies ist zu verneinen. So ist davon auszugehen, dass sich die Buchstabenfolge
"UNO" aufgrund ihrer Ausgestaltung in einem hellen Farbton deutlich vom
nachfolgenden dunkel gehaltenen Buchstaben "X" abhebt und als eigenständiger
Zeichenbestandteil erscheint. Aufgrund der Umkehrung der Hell/
Dunkel-Ausgestaltung wird das Wort "UNOX" in der Wahrnehmung in die zwei
separaten Elemente "UNO" und "X" aufgetrennt. Die Beschwerdegegnerin bringt
vor, klanglich werde das Zeichen "UNOX" als Einheit wahrgenommen. Dies ist
nicht zwingend. Gerade wegen der unterschiedlichen grafischen Ausgestaltung ist
durchaus denkbar, dass "UNOX" nicht in einem Wort, sondern getrennt als
"UNO"-"X" ausgesprochen wird. Entscheidend ist, dass jedenfalls in der
visuellen Wahrnehmung "UNO" deutlich als eigenständiger Markenbestandteil
hervortritt. Die grafische Ausgestaltung indiziert klar eine Aufteilung in die
beiden Elemente "UNO" und "X". Die hell geschriebenen Buchstaben "UNO" stechen
auf dem dunklen Hintergrund sogar deutlich hervor. Es kann daher nicht gesagt
werden, sie gingen in der ganzen Buchstabenfolge "UNOX" unter. Die Auffassung
der Vorinstanz, die unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks ein
Fantasiezeichen angenommen hat, lässt sich nicht halten.
3.2 Wie dargelegt (vorne E. 2.4 und 2.6), spielt es keine Rolle, ob das Zeichen
eine Assoziation zu den Vereinten Nationen hervorruft und für welche Waren und
Dienstleistungen es beansprucht wird. Die Erwägungen der Vorinstanz, wonach
weder die Fachkreise noch der
BGE 135 III 648 S. 656
Durchschnittsbetrachter einen gedanklichen Bezug zu den Vereinten Nationen
herstellten, schon gar nicht, wenn man die beanspruchten Waren, d.h. Öfen für
Gastrobetriebe und verwandte Produkte, in Betracht ziehe, gehen daher ins
Leere.
3.3 Beim in der streitgegenständlichen Marke enthaltenen eigenständigen
Zeichenelement "UNO" muss von einer erkennbaren integralen Übernahme der
Abkürzung "UNO" der Vereinten Nationen ausgegangen werden, die gegen Art. 1
NZSchG verstösst. Dem strittigen Zeichen ist demnach gestützt auf Art. 6^ter
und 6^quinquies lit. B Ziff. 3 PVUe sowie Art. 2 lit. d i.V.m Art. 30 Abs. 2
lit. c MSchG und mit Art. 1 und 6 Abs. 2 NZSchG der Schutz in der Schweiz zu
verweigern.