BGE 132 III 579
Urteilskopf
132 III 579
68. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. Ecofin Holding AG,
Ecofin Research and Consulting AG, Ecofin Data Model AG und Ecofin
Investment Consulting AG gegen Scholand (Berufung)
4C.329/2005 vom 5. Mai 2006
Regeste
Markenrecht; unlauterer Wettbewerb; örtliche Zuständigkeit; Art. 16 Ziff.
4 LugÜ.
Anwendbarkeit der Bestimmung auf eine Bestandesklage, mit der gestützt auf
ein prioritäres Recht wegen widerrechtlicher Anmassung des Zeichens (UWG)
die Löschung einer Marke beantragt wird (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 579
A.- Die Ecofin Holding AG, Davos Dorf, die Ecofin Research and Consulting
AG, Zürich, die Ecofin Data Model AG, Davos Dorf, und die Ecofin Investment
Consulting AG, Zürich (Klägerinnen und Berufungsklägerinnen), sind im
Vorsorgebereich, im Bereich Banking and Finance, im Investment Consulting
und im Financial Planning tätig. Sie gehören derselben Gruppe an und führen
alle den Firmenbestandteil ECOFIN. Die Ecofin Research and Consulting AG ist
Inhaberin der Domainnamen "ecofin.ch" und "ecofin.com".
Markus Scholand, Meschede/D (Beklagter und Berufungsbeklagter), ist Dozent
am Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung
an der Technischen Universität Darmstadt und war dort unter anderem
Projektmitarbeiter am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet
Finanzierung und Bankbetriebslehre. Nach den Angaben auf der Homepage
"ecofin.de" besteht unter der Bezeichnung ECOFIN ein Kooperationsprojekt,
das interdisziplinäre Beiträge zur problemorientierten Forschung und Lehre
im Spannungsfeld insbesondere von ökonomischen Fragestellungen leistet; ein
Schwerpunkt liegt im Bereich verhaltensorientierter Kapitalmarktforschung
sowie der Innovations- und Projektfinanzierung von Energieanlagen. Der
Beklagte ist Inhaber des Domainnamens "ecofin.de". Ausserdem hinterlegte er
am 23. Mai 2000 das Zeichen ECOFIN, das unter der Nr. 481 763 im
schweizerischen Markenregister eingetragen wurde. Als Vertreter des
Beklagten wird die Riederer Hasler und Partner Patentanwälte AG, Bad Ragaz,
im Register aufgeführt.
B.- Am 5. Juli 2004 gelangten die Klägerinnen an das Handelsgericht des
Kantons St. Gallen und stellten folgende Rechtsbegehren:
"1. Es sei der Beklagte zu verpflichten, die Schweizerische Marke ECOFIN
Nr. 481763, hinterlegt beim Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum am 23. Mai 2000, bezüglich folgender Waren und
Dienstleistungen löschen zu lassen:
9: Geräte zur Aufzeichnung, Speicherung und Verarbeitung von Daten,
Bildern sowie Tönen, Rechenmaschinen und Datenverarbeitungsgeräten
nebst Zubehör; alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 9
enthalten.
35: Unterstützung beim Betrieb oder bei der Geschäftsführung eines
Unternehmens, Unternehmensverwaltung, Wertermittlung und
Wirtschaftsprognosen in Geschäftsangelegenheiten, Aufstellung,
Systematisierung und Auswertung von Mitteilungen, Aufzeichnungen
oder Daten, Marketingforschung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
36: Finanzdienstleistungen, insbesondere Dienstleistungen von
Kreditinstituten, Investmentgesellschaften, Maklern oder
Treuhandgesellschaften; Finanzanalysen, Finanzauskünfte,
Finanzierungen, Finanzinformation und -beratung; Schätzung,
Vermittlung und Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere
Grundstücken, Immobilien, Fonds und Beteiligungen; Dienstleistungen
im Bezug auf den Abschluss von Finanzgeschäften.
42: Wissenschaftliche sowie industrielle Analysen und Forschung,
Konzeption, Erstellung und Aktualisierung von Software für die
Datenverarbeitung.
2. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss
Art. 292 StGB für den Fall der Zuwiderhandlung zu verbieten, das Wort
ECOFIN in Alleinstellung oder in einer nicht unterscheidungskräftigen
Kombination mit einem anderen Zeichen im geschäftlichen Verkehr in
Zusammenhang mit Computerhard- und Software und diesbezüglicher
Beratung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Werbung,
Finanzwesen, Geldgeschäft, Versicherungs- und Immobilienwesen sowie
Erstellung von Wirtschaftsdaten und Prognosen sowie
wissenschaftlicher und industrieller Forschung und Analysen, in
irgendeiner Form, insbesondere zur Bezeichnung von Waren,
Dienstleistungen oder als Internetadresse, zu gebrauchen.
3. Der Beklagte sei zur Zahlung von SFR 10'000.- nebst Zins zu 5 % seit
der Klageeinleitung vom 5. Juli 2004 an die Klägerinnen zu
verurteilen [...]."
Die Klägerinnen stützten ihre Ansprüche auf das UWG und begründeten die
Zuständigkeit des Handelsgerichts St. Gallen mit Art. 5 Ziff. 3 LugÜ.
Der Beklagte beantragte Nichteintreten auf die Klage. Das Handelsgericht
führte zur Einrede der Unzuständigkeit einen Schriftenwechsel durch. Die
Klägerinnen beriefen sich zusätzlich auf die Zuständigkeit nach Art. 16
Ziff. 4 LugÜ.
C.- Mit Entscheid vom 16. August 2005 trat das Handelsgericht des Kantons
St. Gallen auf die Klage nicht ein. Mit beiden Parteien ging das Gericht
davon aus, dass angesichts des Wohnsitzes des Beklagten in Deutschland ein
internationaler Sachverhalt vorliege und das Lugano-Übereinkommen (LugÜ; SR
0.275.11) anwendbar sei. Die Zuständigkeit des Deliktsorts gemäss Art. 5
Ziff. 3 LugÜ verneinte das Gericht im Wesentlichen mit der Begründung, ein
Erfolgsort sei im Kanton St. Gallen nicht gegeben, weil die Markeneintragung
dafür nicht genüge und weil die Klägerinnen nicht behaupteten, es sei hier
ein Schaden eingetreten; einen Handlungsort im Sinne von Art. 5 Ziff. 3 LugÜ
im Kanton St. Gallen verneinte das Gericht, weil die Eintragung der Marke
ECOFIN als mögliche relevante Handlung durch den vom Beklagten bestellten
Vertreter vom Büro in Eschen (Fürstentum Liechtenstein) aus vorgenommen
worden sei. Die Zuständigkeit nach Art. 16 Ziff. 4 LugÜ verneinte das
Gericht, weil es nicht um eine markenrechtliche Bestandesklage gehe.
Das Bundesgericht heisst die von den Klägerinnen gegen das Urteil des
Handelsgerichts erhobene Berufung teilweise gut.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 3
3. Im vorinstanzlichen Verfahren beantragten die Klägerinnen in Ziffer 1
ihrer Rechtsbegehren, der Beklagte sei zu verpflichten, die
von ihm im schweizerischen Register eingetragene Marke Nr. 481 763 für
verschiedene, genau bezeichnete Waren und Dienstleistungen löschen zu
lassen.
3.1 Nach Art. 16 Ziff. 4 LugÜ sind die Gerichte des Vertragsstaates, in
dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder
vorgenommen worden ist oder aufgrund eines zwischenstaatlichen
Übereinkommens als vorgenommen gilt, ohne Rücksicht auf den Wohnsitz der
Parteien ausschliesslich zuständig für Klagen, welche die Eintragung oder
Gültigkeit von Patenten, Warenzeichen, Mustern und Modellen sowie ähnlicher
Rechte zum Gegenstand haben, die einer Hinterlegung oder Registrierung
bedürfen. Für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von
Immaterialgüterrechten in der Schweiz sind die schweizerischen Gerichte am
Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig, sofern der
Beklagte - wie vorliegend - keinen Wohnsitz in der Schweiz hat (Art. 109
Abs. 3 IPRG). Da der im Markenregister eingetragene Vertreter des Beklagten
seinen Geschäftssitz nach den verbindlichen Feststellungen im angefochtenen
Entscheid im Kanton St. Gallen hat, ist die Vorinstanz zuständig, sofern das
Rechtsbegehren 1 der Klägerinnen im Sinne von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ die
Eintragung oder die Gültigkeit von Warenzeichen zum Gegenstand hat.
3.2 Die ausschliessliche und zwingende Zuständigkeit von Art. 16 Ziff. 4
LugÜ bezieht sich auf Bestandesklagen, die insbesondere die Feststellung der
Nichtigkeit zum Gegenstand haben (BGE 124 III 509; vgl. auch Urteil
4C.159/2005 vom 19. August 2005, E. 2.1). Dagegen fallen Klagen über die
Verletzung von Immaterialgüterrechten auch dann nicht in den Geltungsbereich
der Bestimmung, wenn diese Rechte in einem (nationalen) Register eingetragen
sind (GERHARD WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3.
Aufl., 2002, S. 231; VISCHER, Zürcher Kommentar, N. 22 f. zu Art. 109 IPRG;
SIMON MÄDER, Die Anwendung des Lugano-Übereinkommens im gewerblichen
Rechtsschutz, Bern 1999, S. 20 f.; KROPHOLLER, Europäisches
Zivilprozessrecht, 7. Aufl., Heidelberg 2002, N. 50 zu Art. 22 EuGVO;
GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl., München 2004,
Rz. 226 zu Art. 22 EuGVO). Als Bestandesklagen gelten nach schweizerischem
Verständnis Klagen, welche die materielle Gültigkeit oder die Zuständigkeit
an Schutzrechten zum Gegenstand haben oder in Ausnahmefällen den Bestand
einer lauterkeitsrechtlich geschützten
Wettbewerbsstellung betreffen (VON BÜREN/MARBACH, Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 797 S. 158; DAVID, Der
Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. I/2, 2. Aufl. 1998, S. 8; VISCHER, Zürcher
Kommentar, N. 4 zu Art. 109 IPRG; vgl. auch KAMEN TROLLER, Grundzüge des
schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl. 2005, S. 376 f.; MÄDER,
a.a.O., S. 18 f.).
3.3 Der Europäische Gerichtshof, dessen Rechtsprechung zum EuGVÜ für die
Auslegung des LugÜ zu berücksichtigen ist (vgl. Protokoll Nr. 2 über die
einheitliche Auslegung des Übereinkommens [SR 0.275.11]), interpretiert Art.
16 Ziff. 4 EuGVÜ vertragsautonom (Urteil des EuGH vom 5. November 1983 in
der Rechtssache 288/82, Duijntsee gegen Goderbauer, Slg. 1983,
III-3663/3672, Randnrn. 16-20, S. 3675 f./Dispositiv-Ziffer 2, S. 3679). Der
Gerichtshof erblickt den Grund für die ausschliessliche Zuständigkeit gemäss
Art. 16 Ziff. 4 EuGVÜ darin, dass die Gerichte am Registerort am besten in
der Lage sind, über Fälle zu entscheiden, in denen der Rechtsstreit die
Gültigkeit des registrierten Rechts oder das Bestehen der Hinterlegung oder
Registrierung selbst zum Gegenstand hat (Urteil des EuGH vom 5. November
1983, a.a.O., Randnr. 22). Als Rechtsstreitigkeiten, die unter Art. 16
Ziffer 4 EuGVÜ fallen, hat er beispielhaft diejenigen über die Gültigkeit,
das Bestehen oder Erlöschen des Rechts oder über die Geltendmachung eines
Prioritätsrechts aufgrund einer früheren Eintragung genannt (Urteil des EuGH
vom 5. November 1983, a.a.O., Randnr. 24). Neben den Verletzungsklagen
(Urteil des EuGH vom 5. November 1983, a.a.O., Randnr. 23) hat der EuGH in
diesem Urteil die Klage über die Berechtigung an einem registrierten
Schutzrecht vom Anwendungsbereich der Bestimmung ausgeschlossen, als im
Rahmen einer arbeitsvertraglichen Beziehung umstritten war, ob ein Patent
dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer zustehe (Urteil des EuGH vom 5.
November 1983, a.a.O., Randnr. 26).
3.4 Die Lehre leitet aus dem zitierten Entscheid des EuGH ab, dass
vertragliche Streitigkeiten über die Berechtigung an einem registrierten
Recht allgemein nicht in die ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte am
Registerort gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ bzw. dem entsprechenden Art. 22 Nr.
4 EuGVO fallen (GEIMER/SCHÜTZE, a.a.O., Rz. 227 zu Art. 22 EuGVO;
KROPHOLLER, a.a.O., N. 50 zu Art. 22 EuGVO; GAUDEMET-TALLON, Compétence et
exécution des jugements en Europe, 3. Aufl., Paris 2002, S. 82 f. N. 114).
Teilweise wird
vertreten, Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb oder wegen Verletzung
einer Markenlizenz seien vom Anwendungsbereich des Art. 16 Ziff. 4 LugÜ bzw.
Art. 22 Nr. 4 EuGVO auszuschliessen (GAUDEMET-TALLON, a.a.O., Fn. 32 mit
Verweis auf ein französisches Urteil). In Weiterführung der Rechtsprechung
des EuGH wird zum Teil befürwortet, Streitigkeiten darüber, wer materiell
berechtigt und wer nicht berechtigt ist, allgemein vom Anwendungsbereich der
Zuständigkeitsnorm auszunehmen und insbesondere zivilrechtliche Klagen auf
Eintragungsbewilligung oder Löschung im Markenrecht nicht darunter zu
subsumieren (KROPHOLLER, a.a.O., N. 48 zu Art. 22 EuGVO). Ob dies allgemein
zutrifft erscheint fraglich, nachdem der EuGH Streitigkeiten über die
Priorität ausdrücklich der Zuständigkeit von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ
vorbehalten hat.
3.5 Der ausschliessliche Sondergerichtsstand gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ
erklärt sich historisch aus dem Umstand, dass die gewerblichen Schutzrechte
früher als Privilegien des Staates angesehen wurden, über deren Bestand nur
der konzedierende Staat urteilen sollte (DAVID, a.a.O., S. 33). Er
rechtfertigt sich im geltenden Recht aufgrund der Verknüpfung der
materiellen Frage mit dem Verfahren der registerrechtlichen Korrektur, wobei
auch die Zurückhaltung beachtlich ist, die der Schutzstaat bei der
Anerkennung eines fremden Urteils über den Bestand registrierter
Immaterialgüterrechte bekunden könnte (VISCHER, Zürcher Kommentar, N. 24 zu
Art. 109 IPRG; vgl. für die unterschiedlichen Rechtfertigungen in England,
Frankreich und Deutschland auch MÄDER, a.a.O., S. 66 f.). Bestandesklagen,
die sich unmittelbar auf die Registerführung auswirken, fallen danach in die
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte am Ort der Registerführung
gemäss Art. 16 Ziff. 4 LugÜ. Soweit dagegen in erster Linie nicht die
Eintragung, Änderung oder Löschung eines Registereintrags streitig ist,
sondern die Rechtsbeziehung der Parteien Gegenstand des Rechtsstreits
bildet, erscheint die zwingende und ausschliessliche Zuständigkeit im Lichte
der Rechtsprechung des EuGH nicht gerechtfertigt (MÄDER, a.a.O., S. 68).
Danach findet Art. 16 Ziff. 4 LugÜ insbesondere für Klagen über die
Inhaberschaft an einem registrierten Schutzrecht trotz der Auswirkungen auf
den Registerinhalt keine Anwendung, wenn die Rechtsbeziehungen zwischen den
Parteien primär streitig sind (MÄDER, a.a.O., S. 68 f.).
3.6 Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 MSchG (SR
232.11) vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht
oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht. Die Feststellungsklage
nach Art. 52 MSchG kann die Verletzung oder den Bestand eines Markenrechts
betreffen (WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 12 ff.,
23, 24 f. sowie 31 vor Art. 52 MSchG). Feststellungsklagen, welche die
Verletzung eines registrierten Rechts zum Gegenstand haben, sowie
Abwehrklagen auf positive Feststellung der Gültigkeit oder des Bestandes
eines (eigenen) Schutzrechtes, die den Verletzungsklagen gleichgestellt
sind, fallen von vornherein nicht in den Anwendungsbereich von Art. 16 Ziff.
4 LugÜ (vgl. BGE 117 II 598 E. 2 S. 600; vgl. dazu DAVID, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, N. 8
Vorbemerkung zum 3. Titel S. 313; MÄDER, a.a.O., S. 74/82). Klagen auf
Feststellung der Nichtigkeit bzw. auf Löschung einer Marke im Register
können jedoch mit einer besseren Berechtigung am Zeichen (insbesondere einer
prioritären Eintragung) begründet werden und führen im Falle der Gutheissung
der Klage direkt zur registerrechtlichen Löschung der Marke mit Wirkung
gegenüber allen Teilnehmern am Rechtsverkehr (Art. 54 MSchG; vgl. BGE 120 II
144 E. 2 und 3 S. 147). Dass die Klägerinnen in Ziffer 1 ihrer
Rechtsbegehren beantragen, der Beklagte sei zu verpflichten, seine Marke
löschen zu lassen, ist entgegen der in der Antwort des Beklagten geäusserten
Ansicht für die Beurteilung der Frage ohne Bedeutung, ob der Rechtsstreit
direkt die registerrechtliche Löschung der Marke oder im Gegenteil primär
die Rechtsbeziehung der Parteien betrifft.
3.7 Die Klägerinnen verlangen in Ziffer 1 ihrer Rechtsbegehren die
Löschung der Marke des Beklagten in Bezug auf bestimmte Waren und
Dienstleistungen im schweizerischen Markenregister. Sie bestreiten die
Gültigkeit dieser Marke und damit deren Bestand. Sie behaupten, der Beklagte
verhalte sich im Wettbewerb unlauter oder beabsichtige zumindest eine
Wettbewerbsverletzung (Art. 9 UWG [SR 241]). Ihre angebliche bessere,
prioritäre Berechtigung am strittigen Zeichen begründen sie nicht mit einer
vertraglichen oder vertragsähnlichen Beziehung zum Beklagten, sondern allein
mit dessen widerrechtlichen Anmassung des Zeichens. Der Streitfall ist
insofern nicht vergleichbar mit der Auseinandersetzung über die Berechtigung
an einer im arbeitsvertraglichen Verhältnis gemachten Erfindung, die im
Patentregister eingetragen worden war und deren subjektive Zuständigkeit
Gegenstand der zitierten Entscheidung des EuGH bildete (oben E. 3.3). Soweit
die Lehre aus diesem
Entscheid ableiten sollte, dass allgemein und unbesehen um die
Rechtsgrundlage Streitsachen über die Zuständigkeit an einem registrierten
Recht nicht unter den ausschliesslichen und zwingenden Gerichtsstand gemäss
Art. 16 Ziff. 4 LugÜ fallen, überdehnt sie die Tragweite dieses Präjudizes.
Sie verkennt, dass der EuGH einzig und allein über die vertragliche
Auseinandersetzung betreffend die Berechtigung an einem Patent entschieden
hat, während er ausdrücklich Streitigkeiten über die prioritäre Berechtigung
als Anwendungsfall von Art. 16 Ziff. 4 EuGVÜ erwähnte. Die Vorinstanz hat
die Klage gemäss Begehren 1 zu Unrecht nicht als Bestandesklage
qualifiziert, die in den Anwendungsbereich von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ fällt.
Die Rüge der unrichtigen Anwendung dieser Bestimmung ist begründet.