BGE 131 III 495
131 III 495
64. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum und Eidgenössisches Justiz- und
Polizeidepartement gegen Sortenorganisation Emmen- taler Switzerland
sowie Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
4A.6/2004 vom 7. Juni 2005
Regeste
Schutzunfähigkeit einer Garantiemarke; Beschwerdelegitimation des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (Art. 2 lit. a MSchG; Art.
103 lit. b OG).
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ist nicht
legitimiert, einen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für
Geistiges Eigentum betreffend Eintragung einer Marke auf Grund von Art. 103
lit. b OG mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anzufechten (E. 2).
Der absolute Schutzausschlussgrund von Art. 2 lit. a MSchG gilt
grundsätzlich auch für die Garantiemarke (E. 3-5).
Sachverhalt
A.- Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland reichte am 27. Juni
2001 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ein Gesuch
ein um Eintragung des Wortes FELSENKELLER als Garantiemarke für Käse
(Internationale Warenklasse 29). Nach einer Beanstandung des Instituts,
wonach das Zeichen - eine Herkunftsangabe sei, die auf den Ort der
Herstellung oder Lagerung
des so bezeichneten Käses hinweise, - beschreibend sei, -
der Unterscheidungskraft entbehre, - freihaltebedürftig sei, - zum
Gemeingut gehöre, und nach einer brieflichen Auseinandersetzung mit der
Gesuchstellerin wies das Institut das Eintragungsgesuch mit Verfügung vom
29. September 2003 gestützt auf Art. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 30
Abs. 2 lit. c MSchG (SR 232.11) vollumfänglich zurück.
B.- Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland erhob bei der
Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum Beschwerde mit den
Anträgen, die Verfügung des Instituts aufzuheben und dieses anzuweisen,
die Garantiemarke FELSENKELLER (Hinterlegungsgesuch Nr. 6348/2001)
im schweizerischen Markenregister einzutragen, eventualiter die
angefochtene Verfügung aufzuheben und das Institut anzuweisen, die Marke
mit modifiziertem Reglement im Markenregister einzutragen.
Mit Entscheid vom 10. September 2004 hiess die Rekurskommission
die Beschwerde in dem Sinne gut, dass die angefochtene Verfügung
aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung im Sinne der Erwägungen
und zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen wurde. Die
Rekurskommission gelangte im Gegensatz zum Institut zum Ergebnis, dass
FELSENKELLER als Garantiemarke ins Register eingetragen werden könne,
wies die Sache indessen an das Institut zurück zur Prüfung der Frage,
ob das Reglement den Vorschriften der Art. 21 und 23 MSchG sowie den
einschlägigen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen entspreche und ob
es für alle von der hinterlegten Garantiemarke beanspruchten Käsesorten
sinnvoll und anwendbar sei.
C.- Gegen den Entscheid der Rekurskommission vom 10. September 2004
haben das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend:
das Institut) und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
(abgekürzt: EJPD) Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit den
Anträgen, diesen Entscheid aufzuheben und das Markeneintragungsgesuch
vollumfänglich zurückzuweisen.
Das EJPD hat selbst keine Beschwerdeschrift eingereicht, jedoch das
Institut "zur Beschwerdeführung im Namen des Departements ermächtigt"
für den Fall, dass das Bundesgericht die Beschwerdelegitimation des
Instituts verneint. Im Rubrum der Beschwerdeschrift wurden das Institut und
"eventualiter" das EJPD als Beschwerdeführer aufgeführt. Auf Anfrage des
Instruktionsrichters des Bundesgerichts vom 18. Februar 2005 bestätigte
der Vorsteher des EJPD am 4. März 2005 schriftlich, dass dieses die vom
Institut im Namen des EJPD eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde
ausdrücklich zu seiner eigenen erkläre.
Sowohl die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum
wie auch die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland haben sich zu den
Verwaltungsgerichtsbeschwerden vernehmen lassen. Die Sortenorganisation
beantragt die Abweisung der Beschwerden. Die Rekurskommission stellt den
Antrag, auf die Beschwerde des Instituts nicht einzutreten und jene des
EJPD abzuweisen.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 2
2.
2.1 Zur Erhebung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den
Entscheid einer eidgenössischen Rekurskommission ist gemäss Art. 103
lit. b OG das in der Sache zuständige Departement berechtigt oder, soweit
es das Bundesrecht vorsieht, die in der Sache zuständige Dienstabteilung
der Bundesverwaltung. Das Institut betrachtet sich gestützt auf Art. 28
Abs. 1 der Verordnung vom 3. Februar 1993 über Organisation und Verfahren
eidgenössischer Rekurs- und Schiedskommissionen (VRSK; SR 173.31) als
beschwerdeberechtigt. Es verweist zudem auf das Bundesgesetz vom 24. März
1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum (IGEG; SR 172.010.31), nach dessen Art. 1 ihm die Stellung einer
öffentlichrechtlichen Anstalt des Bundes mit eigener Rechtspersönlichkeit
zukomme.
Nach Art. 28 Abs. 1 VRSK sind die Bundeskanzlei, das Generalsekretariat
der Bundesversammlung und letzte Instanzen autonomer eidgenössischer
Anstalten oder Betriebe zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen
Entscheide von Kommissionen berechtigt, wenn sie Vorinstanz einer
Rekurskommission oder am Verfahren vor einer Schiedskommission beteiligt
waren. Ausschlaggebend ist im vorliegenden Fall die Frage, ob es sich
beim Institut um eine autonome Anstalt im Sinne von Art. 28 Abs. 1 VRSK
handelt. Dies ist auf Grund der Bestimmungen des vom Institut selbst
angerufenen IGEG zu verneinen. In Absatz 1 von Art. 1 dieses Gesetzes wird
das Institut zwar als Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit bezeichnet,
im folgenden zweiten Absatz indessen festgehalten, das Institut sei
lediglich "in seiner Organisation und Betriebsführung selbständig". In
der Botschaft des Bundesrates vom 30. Mai 1994 wird darauf hingewiesen,
das Institut verfüge über eine differenzierte Autonomie in dem Sinne,
dass die in Art. 1 Abs. 2 IGEG nicht erwähnten Tätigkeiten, die in
den Aufgabenbereich des Instituts fallen - also in erster Linie die
hoheitlichen -, von der inhaltlichen Autonomie des Instituts nicht erfasst
werden. Hier ist vielmehr die Bindung an die Spezialgesetze (Art. 2 Abs. 1
lit. b IGEG) bzw. an die Weisungen des Bundesrates oder des zuständigen
Departements (Art. 5 Abs. 1 IGEG) zu beachten. Im hoheitlichen Bereich
besteht bloss eine beschränkte Autonomie des Instituts, bedingt durch
dessen Einbettung in die Bundesverwaltung und das Weisungsrecht des
Bundesrates (BBl 1994 III 964 ff., S. 977 unten und S. 990). Damit
fehlt es dem Institut an der nötigen Autonomie im Sinne von Art.
28 Abs. 1 VRSK, weshalb es sich nicht auf Art. 103 lit. b OG berufen
kann und nicht berechtigt ist, den Entscheid der Rekurskommission mit
Verwaltungsgerichtsbeschwerde anzufechten. Auf seine Beschwerde ist nicht
einzutreten. Unter diesen Umständen braucht die von der Rekurskommission
aufgeworfene Frage, ob nicht ohnehin eine Ermächtigungsnorm auf
Gesetzesstufe vorhanden sein müsste, nicht beantwortet zu werden.
2.2 Nun ist aber das EJPD als das in der Sache zuständige Departement
gemäss Art. 103 lit. b OG zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt. Das
Departement führt indes nicht selbst Beschwerde. Der Generalsekretär
des Departementes hat dem Institut mit Schreiben vom 8. Oktober 2004 im
Wesentlichen nur mitgeteilt:
"Sollte das Bundesgericht wider Erwarten die eigene
Beschwerdelegitimation des IGE verneinen, wird das Institut hiermit
ausdrücklich zur Beschwerdeführung im Namen des Departementes
ermächtigt. Gemäss departementsinterner Regelung ist der
Unterzeichnende befugt, die entsprechende Zustimmung zu erteilen."
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wurde auf dem Geschäftspapier
des Institutes mit Datum vom 11. Oktober 2004, das heisst nach dem
Ermächtigungsschreiben des Generalsekretärs des Departementes vom
8. Oktober 2004 verfasst. Im Rubrum wird das Departement neben dem Institut
nur "eventualiter" als Beschwerdeführer aufgeführt. Mit Brief an den
Vorsteher des EJPD vom 18. Februar 2005 stellte der Instruktionsrichter
des Bundesgerichts fest, dass das Schreiben des Generalsekretärs des
Departementes vom 8. Oktober 2004 nicht genüge, um den klaren Willen
des Departements zur Beschwerdeführung aufzuzeigen. Gleichzeitig wurde
dem Departement eine Frist von zwanzig Tagen angesetzt zur Abgabe einer
unmissverständlichen Verlautbarung. Am 4. März 2005 bestätigte der
Vorsteher des EJPD schriftlich, dass das Departement die vom Institut in
seinem Namen am 11. Oktober 2004 eingereichte Verwaltungsgerichtsbeschwerde
in Sachen "Felsenkeller" ausdrücklich zu seiner eigenen erkläre. Somit
ist auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Departementes - als das in
der Sache zuständige Departement gemäss Art. 103 lit. b OG - einzutreten.
Erwägung 3
3.
3.1 Die Rekurskommission hat in ihrem Entscheid vom 10. September
2004 im Wesentlichen erwogen, die Garantiemarke werde nicht zu
Unterscheidungszwecken eingesetzt und deshalb sei das Vorhandensein von
Unterscheidungskraft nicht unabdingbares Wesensmerkmal einer solchen Marke.
In der Lehre seien die Meinungen darüber geteilt, ob der Ausschlussgrund
des Gemeingutes auch auf Garantiemarken Anwendung finde. Nach der Botschaft
des Bundesrates zum Markenschutzgesetz sei dieser Ausschlussgrund nur "dem
Grundsatz nach" auf solche Marken anwendbar. Die Funktion der Garantiemarke
bestehe darin, die im Reglement umschriebenen Produktemerkmale zu
gewährleisten, und setze keine Unterscheidungskraft des Zeichens voraus.
Deshalb könne es auch zum Gemeingut gehören und zum Beispiel in einer
Herkunftsangabe bestehen. Nur das Freihaltebedürfnis zugunsten der
Konkurrenz sei vorzubehalten. Für das Zeichen FELSENKELLER sei jedoch
kein Freihaltebedürfnis erkennbar. Mit dem Merkmal "höhlengereift" stehe
ein anderer Ausdruck zur Verfügung, der auch tatsächlich gebraucht werde.
3.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, die Rekurskommission habe
Art. 2 und Art. 21 MSchG verletzt, indem sie das Zeichen FELSENKELLER
für eine eintragungsfähige Garantiemarke gehalten habe.
Er bringt in diesem Zusammenhang vor, ein Zeichen ohne
Unterscheidungskraft könne keinen Markenschutz beanspruchen, da die
Marke ein Zeichen ist, das nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1
MSchG "geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von
solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden". Deshalb seien Zeichen,
die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, ausser wenn
sie sich im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a MSchG). Zum gleichen
Ergebnis gelange man durch eine Auslegung von Art. 21 Abs. 1 MSchG. Die
Bestimmung finde sich im 2. Kapitel des MSchG, das die Garantiemarke
und die Kollektivmarke regle und dem das 1. Kapitel mit den Allgemeinen
Bestimmungen vorangehe, die auch für das 2. Kapitel Geltung hätten und
wovon die Begriffsdefinition von Art. 1 sowie der Schutzausschlussgrund
von Art. 2 lit. a MSchG auch für die Garantiemarke gelte.
Nach dem Wortlaut von Art. 21 Abs. 1 MSchG diene die Garantiemarke
dazu, "die Beschaffenheit, die geographische Herkunft, die Art
der Herstellung oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder
Dienstleistungen" der zum Gebrauch der Garantiemarke berechtigten
Unternehmen zu gewährleisten, und insofern habe auch die Garantiemarke
eine Unterscheidungsfunktion. Sie diene der Unterscheidung zwischen
diesen Produkten und den Produkten aller Unternehmen, die zum Gebrauch
der Garantiemarke nicht berechtigt sind. Selbst unter dem teleologischen
Aspekt sei eine von der Garantiemarke zu erfüllende Unterscheidungsfunktion
nicht zu bestreiten. Die Garantiemarke müsse zum Ausdruck bringen, für
welche Produkte sie berechtigterweise gebraucht werde und für welche
nicht. Rein beschreibende Zeichen könnten diese Aufgabe nicht erfüllen.
Erwägung 4
4. Die Garantiemarke ist nach der Legaldefinition von Art. 21
Abs. 1 MSchG ein Zeichen, das unter der Kontrolle des Markeninhabers
von verschiedenen Unternehmen gebraucht wird und dazu dient, die
Beschaffenheit, die geographische Herkunft, die Art der Herstellung
oder andere gemeinsame Merkmale von Waren oder Dienstleistungen dieser
Unternehmen zu gewährleisten. Die Gewährleistung der gemeinsamen,
produktespezifischen Eigenschaften ist begriffswesentlich (WILLI,
Markenschutzgesetz: MSchG, Zürich 2002, N. 1 zu Art. 21 MSchG). Mit
der Einführung der Garantiemarke im Rahmen des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 wurde dem Bedürfnis nach einem eigentlichen markenrechtlich
geschützten Gütezeichen entsprochen (MARTIN THOMANN, Zur Garantiemarke
nach schweizerischem Recht, SJZ 92/1996 S. 325 ff., 326). In der Praxis
sind es vielfach Güte- und Prüfzeichen für technische Vorrichtungen,
Apparate und Geräte, welche die Funktion einer Garantiemarke erfüllen
(Botschaft des Bundesrates vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben, BBl 1991 I 1 ff., S. 30).
In der Lehre ist umstritten, ob der Garantiemarke
Unterscheidungsfunktion zukommt. Nach der einen, vereinzelt gebliebenen
Meinung wird die Garantiemarke nicht zu Unterscheidungszwecken eingesetzt
und braucht deshalb keine Unterscheidungs- oder Kennzeichnungskraft
zu haben (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Muster und
Modellgesetz, 2. Aufl., N. 7 zu Art. 21 MSchG). Diese Meinung lässt
sich jedoch nicht auf die Botschaft des Bundesrates stützen. Dort
wird zwar festgehalten, die Garantiemarke sei nicht dazu bestimmt,
Waren und Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden (BBl 1991
I 30). Aus dem Zusammenhang des Textes geht indes deutlich hervor,
dass die apodiktische Form der Aussage trügt und gemeint ist, dass die
Garantiemarke nicht dazu bestimmt ist, wie die Individualmarke einzelne
Waren oder Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden, weil sie vor
allem dazu dient, gemeinsame Produktemerkmale zu gewährleisten. Dabei
muss aber als selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass auch die
Garantiemarke die Produkte kennzeichnen soll. Der Meinung von Lucas David
ist somit entgegenzuhalten, dass die Garantiemarke als Gruppenzeichen
zwar nicht das Angebot eines einzelnen Unternehmens, jedoch jenes einer
Gruppe kennzeichnet und individualisiert. Abstrahiert man von dieser
gruppenbezogenen Ausrichtung von Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion,
handelt es sich bei den Garantiemarken jedoch um vollwertige Marken. Für
diese gelten grundsätzlich die Vorschriften des 1. Kapitels des MSchG,
also die Art. 1-20, soweit im 2. Kapitel nichts anderes vorgesehen ist
(EUGEN MARBACH, Markenrecht, in Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III Kennzeichenrecht S. 225; Botschaft,
BBl 1991 I 30). Darauf ist denn auch bereits in der Entstehungsphase des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 hingewiesen worden (SCHLUEP,
Kollektiv- und Garantiemarken, in Marke und Marketing, Bern 1990, S. 93).
Mit der überwiegend vertretenen Lehrmeinung ist somit davon
auszugehen, dass auch der Garantiemarke Unterscheidungskraft eigen
sein muss, selbst wenn wegen des Funktionsunterschieds im Vergleich zur
Individualmarke herabgesetzte Anforderungen zu stellen sind (WILLI, aaO,
N. 8 Vorbemerkungen zu Art. 21-27 MSchG). Anders als die Individualmarke
soll die Garantiemarke zwar nicht auf die Herkunft aus einem bestimmten
Unternehmen, wohl aber aus einer Gruppe von Unternehmen hinweisen. Dieser
Umstand sowie die bereits erwähnte systematische Stellung der Vorschriften
über die Garantiemarke im Gesetz und das in der Botschaft des Bundesrates
zum Ausdruck gebrachte Verständnis bei der Entstehung des Gesetzes sprechen
dafür, dass die absoluten Ausschlussgründe von Art. 2 MSchG auch auf die
Garantiemarke anwendbar sind (so auch THOMANN, aaO, S. 326).
Bei der Beurteilung dieser Frage ist schliesslich auch die
gesetzgeberische Konzeption der verschiedenen Markentypen zu beachten.
Obschon die Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG auf die Individualmarke
zugeschnitten ist, enthält sie mit dem Erfordernis der Unterscheidungskraft
doch ein Element, das für das ganze Markenrecht Geltung beansprucht. Die
beispielhafte Aufzählung der Markenformen in Art. 1 Abs. 2 MSchG ist
als Hinweis darauf zu verstehen, dass die Allgemeinen Bestimmungen
auf alle Markentypen anzuwenden sind. Diese können bei der Prüfung
der Schutzfähigkeit zwar nicht über einen Leisten geschlagen werden,
sondern es ist zu differenzieren, das heisst die allgemeinen Kriterien
müssen gegebenenfalls entsprechend den Besonderheiten des Markentyps
konkretisiert werden (vgl. MARBACH, aaO, S. 28). Eine nach Markentyp
differenzierte Prüfung wird beispielsweise in Art. 2 lit. b MSchG für
Formmarken vorgesehen. Danach sind Formen, die das Wesen der Ware ausmachen
und technisch notwendige Waren- oder Verpackungsformen vom Markenschutz
ausgeschlossen. Für Formen, die sich insbesondere auf Grund der Art,
Bestimmung oder Verwendung der Ware aufdrängen, soll damit ein absolutes
Freihaltebedürfnis konkretisiert werden (BGE 129 III 514 E. 2.2). Für die
Garantiemarke stellt das Gesetz dagegen keine besonderen Anforderungen
an die Prüfung der Schutzfähigkeit. Es wird daher in Anlehnung an die
Botschaft des Bundesrates (BBl 1991 I 30) in der Literatur mehrheitlich und
zutreffend die Meinung vertreten, mangels einer gegenteiligen Vorschrift
im zweiten Kapitel des MSchG müsse dessen Art. 2 lit. a auch auf die
Garantiemarke Anwendung finden (vgl. neben der bereits zitierten Literatur
auch CLAUDIA MARADAN, La marque de garantie au secours des indications
de provenance suisses: fausse bonne idée?, sic! 1/2005 S. 4 ff., 5 und 10).
Erwägung 5
5. Als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz
ausgeschlossen sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
namentlich Zeichen, die sich in Angaben über die Beschaffenheit der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu
deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft
nicht aufweisen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss vom
Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar
erkennbar sein (BGE 128 III 454 E. 2.1 mit Hinweisen). Dabei genügt, dass
das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend
verstanden wird (BGE 128 III 447 E. 1.5 S. 451).
Das Wort FELSENKELLER weist im Zusammenhang mit dem Käse, den
es als Garantiemarke kennzeichnen soll, darauf hin, dass der Käse in
einem Felsenkeller gelagert worden ist. Der beschreibende Charakter des
Zeichens ist für das deutschsprachige Durchschnittspublikum unmittelbar,
ohne Denkarbeit oder Fantasieaufwand erkennbar. Der direkte Hinweis
auf die Beschaffenheit der Ware führt dazu, dass dem Zeichen jegliche
Unterscheidungskraft fehlt. Es ist deshalb gemäss Art. 2 lit. a MSchG
vom Markenschutz auszuschliessen, selbst unter Berücksichtigung des
Umstandes, dass bei einer Garantiemarke weniger strenge Anforderungen an
die Unterscheidungskraft zu stellen sind als bei einer Individualmarke
(vgl. vorne E. 4). Das Eintragungsgesuch der Beschwerdegegnerin ist
somit vom Institut zu Recht gestützt auf Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG
zurückgewiesen worden.