BGE 130 III 328
130 III 328
41. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. The Swatch Group SA
gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum sowie Eidgenössische
Rekurskommission für Geistiges Eigentum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
4A.4/2003 vom 24. Februar 2004
Regeste
Art. 2 lit. a und b sowie Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG; Formmarke;
Eintragungsverfahren.
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer als Marke beanspruchten Form
des Gemeinguts (E. 3).
Sachverhalt
A.
A.a Die Swatch Group SA (Beschwerdeführerin) hinterlegte
am 29. September 2000 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (IGE) die folgende Darstellung als dreidimensionale Marke für
Uhrarmbänder (internationale Warenklasse 14 nach dem Abkommen von Nizza
[SR 0.232.112.8]; Uhren und Zeitmessinstrumente):
Bild nicht abrufbar
Das IGE hielt dem Eintragungsgesuch entgegen, dass es der als Marke
beanspruchten Form an Unterscheidungskraft mangle und sie zum Gemeingut
zu zählen sei. Am 10. Oktober 2001 reichte die Beschwerdeführerin daher
diverse Unterlagen ein, um die Verkehrsdurchsetzung der hinterlegten
Formmarke glaubhaft zu machen.
A.b Mit Verfügung vom 22. Mai 2002 wies das IGE das
Markeneintragungsgesuch Nr. 011666/2000 "Swatch-Uhrband" (Formmarke)
bezüglich der in Klasse 14 beanspruchten Waren definitiv zurück. Das
Institut stützte sich dabei auf Art. 2 lit. a und Art. 30 Abs. 2 lit. c
MSchG. In der Begründung hielt es daran fest, dass das hinterlegte Zeichen
zum Gemeingut gehöre. Da der Konsument darin keinen Herkunftshinweis
erkenne, fehle es der Form an der notwendigen Unterscheidungskraft. Den
Nachweis der behaupteten Verkehrsdurchsetzung hielt das IGE nicht für
erbracht. Da es sich beim hinterlegten Zeichen um eine funktionale Form
ohne Unterscheidungskraft handle, sei an den Nachweis der Durchsetzung
ein strenger Masstab anzusetzen. Der Nachweis liesse sich nur durch eine
demoskopische Umfrage erbringen. Die Glaubhaftmachung eines zehnjährigen
Gebrauchs der Form reiche als Beweis nicht aus.
B.-Am 22. Juli 2003 wies die Eidgenössische Rekurskommission
für Geistiges Eigentum (ERKGE, Rekurskommission) eine von der
Beschwerdeführerin dagegen eingereichte Beschwerde ab und bestätigte die
angefochtene Verfügung des IGE. Die Rekurskommission ging mit der ersten
Instanz davon aus, dass sich die beanspruchte zinnenförmige Gestaltung in
keiner Weise vom einfachen, gewöhnlichen Formenschatz abgrenzen lasse,
für sich allein nicht unterscheidungskräftig sei und auch dem Scharnier
kein besonderes, überraschendes Gepräge verleihe. Die Rekurskommission
sah auch keinen Anlass, die Erwägung des IGE in Zweifel zu ziehen,
wonach das Institut entsprechend seinen Richtlinien je nach dem Grad der
Banalität des in Frage stehenden Zeichens auf der Durchführung einer
demoskopischen Umfrage zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung bestehe,
auch wenn es sich in den meisten Fällen mit dem Beweis eines mindestens
zehnjährigen Gebrauchs begnüge.
C.-Die Beschwerdeführerin beantragt mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde
vom 9. September 2003, es sei der Entscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für Geistiges Eigentum vom 22. Juli 2003 aufzuheben
und das Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Marke gemäss
Hinterlegungsgesuch Nr. 011666/2000 im schweizerischen Markenregister
einzutragen. Eventualiter sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und
die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die ERKGE und das IGE schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Das
IGE hat nach Ablauf der für die Vernehmlassung gesetzten Frist eine
redaktionell und betreffend der Verweise etwas geänderte Fassung
nachgereicht, ohne dass materielle Unterschiede zur fristgerecht
eingereichten Vernehmlassung ersichtlich wären.
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 3
3. Als Zeichen im Gemeingebrauch ist die umstrittene Form nach
Art. 2 lit. a MSchG (SR 232.11) (nur) unter der Voraussetzung als Marke
schutzfähig, dass sie sich im Verkehr als Kennzeichen für das beanspruchte
Uhrband durchgesetzt hat. Davon geht auch die Beschwerdeführerin
aus. Die Verkehrsdurchsetzung als solche ist ein Rechtsbegriff, ob ihre
Voraussetzungen im konkreten Fall erfüllt sind, dagegen Tatfrage, die das
Bundesgericht im vorliegenden Verfahren nur nach Massgabe von Art. 105
Abs. 2 OG überprüft (vgl. BGE 128 III 454 E. 1). Eine Rechtsfrage ist
wiederum, ob die entscheidende Behörde die Anforderungen an das Beweismass
überspannt hat.
3.1 Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass eine bestimmte Form
Kennzeichnungskraft erlangt hat, dass sie von einem erheblichen Teil der
Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf
bestimmte Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (BGE
128 III 441 E. 1.2 mit Hinweisen; vgl. auch DAVID, Basler Kommentar zum
Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., N. 38 zu Art. 2
MSchG; MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 55; WILLI,
Kommentar zum Markenschutzgesetz, N. 170 zu Art. 2 MSchG; JÜRG MÜLLER,
Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis, Verkehrsdurchsetzung, in: INGRES
[Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990, S. 201 ff., 210; vgl. zur früheren
Rechtsprechung zum Ausstattungsschutz auch KNAAK, in: Schricker/Stauder
[Hrsg.], Handbuch des Ausstattungsrechts, Festschrift Beier, Weinheim
1986, S. 768 ff.). Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, ist für die
Verkehrsdurchsetzung entscheidend, ob das Zeichen bzw. die beanspruchte
Form von den massgeblichen Verkehrskreisen in Alleinstellung als Marke
erkannt und verstanden wird. Nur wenn die Form als solche effektiv als
Herkunftsmerkmal aufgefasst wird (Art. 1 Abs. 1 MSchG), ist sie nach
Art. 2 lit. a MSchG schutzfähig (BGE 129 III 514 E. 2.2; MARBACH, aaO,
S. 34 und 56; WILLI, aaO, N. 175 zu Art. 2 MSchG; STREULI-YOUSSEF, Zur
Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 11/2002 S. 794 ff.; HEINRICH/RUF,
Markenschutz für Produktformen?, sic! 5/2003 S. 395 ff., 401 f.; vgl. dazu
auch Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 der Pariser Verbandübereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967
[PVÜ; SR 0.232.04]; Art. 15 Abs. 1 des Abkommens über handelsbezogene
Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum vom 15. April 1994 [TRIPS;
SR 0.632.20, Anhang 1C]).
Die Durchsetzung einer Formgebung als Kennzeichen kann ebenso wie
diejenige eines Wortes oder einer bildlichen Darstellung aus Tatsachen
abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die
Wahrnehmung eines Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa
langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden
sind, oder intensive Werbeanstrengungen (BGE 128 III 441 E. 1.4; 99 II
401 E. 1d S. 405; 84 II 221 E. 2b S. 226 f.; 77 II 321 E. 1b S. 326;
vgl. auch BGE 100 Ib 351 E. 4 S. 356; 99 Ib 10 E. 4 S. 25 ff.; ferner
PRISCA FREI, Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem
Amt, SMI 1984 S. 183; KNAAK, aaO, S. 770). Die Ermittlung, ob ein Wort,
eine bildliche Darstellung oder eine Form im Verkehr als Kennzeichen für
bestimmte Produkte wahrgenommen wird, kann aber auch - direkt - durch eine
repräsentative Befragung des massgebenden Publikums erfolgen (BGE 128
III 441 E. 1.2 und 1.3; 83 II 154 E. 4a S. 161; vgl. auch KNAAK, aaO,
S. 769 f.; FREI, aaO, S. 183; REHBINDER, Demoskopie als Beweismittel
im Markenrecht, in: INGRES [Hrsg.], Marke und Marketing, Bern 1990,
S. 355 ff., 358; NIEDERMANN/SCHNEIDER, Der Beitrag der Demoskopie zur
Entscheidfindung im schweizerischen Markenrecht: Durchgesetzte Marke -
berühmte Marke, sic! 12/2002 S. 815 ff., 821).
3.2 Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, die Rekurskommission
habe zu Unrecht verneint, dass der für die Markeneintragung erforderliche
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung mit dem belegten langjährigen Gebrauch
der beanspruchten Form erbracht worden sei.
Nach ständiger Rechtsprechung kann die Schutzunfähigkeit einer
registrierten Marke im Zivilprozess widerklage- oder einredeweise
geltend gemacht werden, woran die Revision des Markenrechts von 1992
nichts geändert hat (BGE 128 III 447 E. 1.4; 124 III 277 E. 3c S. 286;
103 Ib 268 E. 3b S. 275; 74 II 183 ff., 186, je mit Hinweisen). Daraus
ergibt sich, dass das IGE in Zweifelsfällen eine Marke einzutragen und
die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen hat (BGE 103
Ib 268 E. 3b am Ende; vgl. auch BGE 129 III 225 E. 5.3 S. 229). Soll eine
Marke als durchgesetzte (vgl. Art. 40 Abs. 2 lit. c MSchV [SR 232.111];
vgl. BGE 112 II 73) eingetragen werden, so bedeutet dies, dass der Beweis
der Verkehrsdurchsetzung nicht in vollem Umfange erbracht werden muss. Es
genügt im Eintragungsverfahren, dass die Durchsetzung des Zeichens
im Verkehr glaubhaft gemacht wird (vgl. DAVID, aaO, N. 42 zu Art. 2
MSchG; WILLI, aaO, N. 188 zu Art. 2 MSchG; HEINRICH/RUF, aaO, S. 403
f.). Der Nachweis der Durchsetzung im Verkehr muss daher nicht zur vollen
Überzeugung der entscheidenden Behörde erbracht werden, sondern es genügt
- ist aber auch erforderlich -, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für
die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entscheidende
Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht
vorhanden sein könnten (BGE 125 III 368 E. 4 S. 372; 120 II 393 E. 4c
S. 398; vgl. auch HAUSHEER/JAUN, Die Einleitungsartikel des ZGB, Bern 2003,
S. 269; MARTIN KAUFMANN, Bewiesen? - Gedanken zu Beweislast - Beweismass -
Beweiswürdigung, AJP 2003 S. 1199 ff., 1203). Von diesem Beweismass ist
die Vorinstanz zutreffend ausgegangen.
3.3 Nach den Feststellungen im angefochtenen Entscheid begnügt sich
das IGE je nach dem Grad der Banalität des in Frage stehenden Zeichens
nicht mit dem Nachweis eines langjährigen Gebrauchs zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung, sondern verlangt eine fachkundige Befragung
des Publikums. Dies darf - wie das Amt und auch die Vorinstanz in
ihren Vernehmlassungen bestätigen - nicht als Beweismittelbeschränkung
verstanden werden, nach der andere Beweismittel zur Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung von vornherein ausgeschlossen wären.
Eine entsprechende Beschränkung verstiesse gegen den Anspruch auf
rechtliches Gehör (vgl. RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht
und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, S. 220; KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl.,
Zürich 1998, S. 39; HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und
Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl., Basel 1990, Rz. 662). Das Amt hat die
Beweise, welche die Beschwerdeführerin anbot, denn auch entgegengenommen
und gewürdigt.
3.4 Es ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden, dass das IGE um so
höhere Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
stellt, je banaler ein Zeichen erscheint. Das Amt trägt damit der
Erfahrungstatsache zutreffend Rechnung, dass das Publikum die erforderliche
Assoziation zwischen Zeichen und Produkt auch bei langjährigem Gebrauch
desto weniger machen wird, je weniger sich das Zeichen als solches
in der Erinnerung einprägt. Die Beschwerdeführerin stellt zwar nicht
grundsätzlich in Abrede, dass unterschiedliche Anforderungen an den
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gestellt werden dürfen. Sie will
unter Hinweis auf eine in der Lehre vertretene Auffassung (MÜLLER, aaO,
S. 207) strengere Anforderungen jedoch nur für stark freihaltebedürftige
Zeichen und geografische Herkunftsangaben, nicht aber für bloss
nicht kennzeichnungskräftige oder banale Zeichen anerkennen, um den
Ermessensspielraum des Amtes einzuschränken. Denn es bestehe bloss bei
freihaltebedürftigen Zeichen ein hinreichendes öffentliches Interesse,
um sie ohne Beweis der Verkehrsdurchsetzung mittels demoskopischem
Gutachten nicht einzutragen. Damit verkennt die Beschwerdeführerin,
dass die Behörde in freier Beweiswürdigung zu entscheiden hat, ob die
zur Eintragung eines zum Gemeingut gehörenden Zeichens erforderliche
Verkehrsdurchsetzung glaubhaft ist. Es geht nicht an, ihr schablonenhafte
Beweisregeln aufzuerlegen, nach denen sie sich für die Glaubhaftmachung
mit dem Beweis von bestimmten Indizien zufrieden geben müsste, wie
dem vorliegend erbrachten Nachweis eines langjährigen Gebrauchs der
beanspruchten Form (vgl. dazu RHINOW/KOLLER/KISS, aaO, S. 176, 220;
KÖLZ/HÄNER, aaO, S. 38 f.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl.,
Bern 1983, S. 278; vgl. auch HABSCHEID, aaO, Rz. 661).
3.5 Es bleibt zu prüfen, ob die Vorinstanz eine offensichtlich
unrichtige Sachverhaltsfeststellung im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG
getroffen hat, indem sie die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung
im vorliegenden Fall verneinte.
Die Vorinstanz ist zutreffend davon ausgegangen, es sei glaubhaft zu
machen, dass die beanspruchte Form von den massgeblichen Verkehrskreisen
in Alleinstellung als Marke erkannt und verstanden würde (vgl. E. 3.1
vorne). Nach ihren Feststellungen hat die Beschwerdeführerin einen
langjährigen Gebrauch von Armbändern mit zinnenförmigen Enden glaubhaft
gemacht. Diese seien indessen mit der Wortmarke "Swatch" versehen,
weshalb der langjährige Gebrauch dieser Armbänder nichts über die
Verkehrsgeltung der beanspruchten Form in Alleinstellung aussage. Wenn
die Vorinstanz die Verkehrsdurchsetzung der beanspruchten Form als
Marke gestützt auf diese Erwägungen nicht als glaubhaft erachtete,
hat sie jedenfalls keine offensichtlich unrichtige oder willkürliche
Sachverhaltsfeststellung getroffen. Die Abnehmerkreise sehen in einer
Warenform grundsätzlich die Gestaltung der Ware selber und nicht
einen betrieblichen Herkunftshinweis. Die langjährige Verwendung einer
gemeingebräuchlichen Form der Ware wird deshalb in der Regel weniger als
ein Wort oder ein Bild als Kennzeichen wahrgenommen werden (vgl. MARKUS
INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe
nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR 3/2003 S. 199 f.).
Die vorliegend beanspruchte Warenform beschlägt zudem nicht die Ware als
solche, sondern ein Detail ihrer Gestaltung. Die Form stellt nur einen
Teil des Uhrarmbandes dar, das von den Abnehmern in der Regel mit dem
Uhrengehäuse verbunden verwendet wird. Dieser Gebrauch der beanspruchten
Form mit anderen Elementen sagt nichts darüber aus, ob sie von den
massgeblichen Verkehrskreisen auch in Alleinstellung als Marke erkannt
und verstanden wird, welche das Armband als solches individualisieren
könnte (WILLI, aaO, N. 2 zu Art. 175 MSchG; MARBACH, aaO, S. 56; vgl. auch
das Urteil des Bundesgerichts A.516/1979 vom 9. Oktober 1979, publ. in:
PMMBl 1980 I S. 10 f., E. 4 [DIAGONAL]). Es liegt deshalb nicht auf der
Hand, dass die massgebenden Verkehrskreise in der Form bloss wegen ihrer
Verbreitung und langjährigen Benutzung einen individualisierenden Hinweis
auf den Hersteller sehen. Dies um so weniger als nach den Feststellungen
der Vorinstanz entsprechende Scharniergestaltungen auf dem Markt namentlich
bei Metallarmbändern verbreitet sind. Auch wenn ein langjähriger Gebrauch
eine gewisse Vermutung für die Verkehrsdurchsetzung zu begründen vermag,
durfte die Vorinstanz daher die Verkehrsdurchsetzung allein aufgrund des
Nachweises eines langjährigen Gebrauchs der Warenform als nicht glaubhaft
erachten und die Eintragung im Markenregister von weiteren Beweismassnahmen
abhängig machen. Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet.
Soweit die Vorinstanz im Übrigen erwog, dass für die Glaubhaftmachung
der Verkehrsdurchsetzung eine demoskopischen Erhebung erforderlich sei,
sind ihre Ausführungen als ergänzender Hinweis auf das geeignetste
Beweismittel zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung und nicht
als unzulässige Beweismittelbeschränkung zu verstehen (vorstehende
Erwägung 3.3; vgl. MARBACH, aaO, S. 56; NIEDERMANN/SCHNEIDER, aaO,
S. 821, 839; FREI, aaO, S. 183; ferner REHBINDER, aaO, S. 355, 364
ff.). Dass ein demoskopisches Gutachten, mit dem festgestellt wird,
inwieweit das Publikum die beanspruchte Warenform als Marke wahrnimmt
(NIEDERMANN/SCHNEIDER, aaO, S. 821), das geeignetste Beweismittel zum
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist, bestreitet die Beschwerdeführerin
nicht. Ebenso wenig nennt sie andere Beweismittel, mit denen sie in
Ergänzung zu den bereits vorgelegten Beweisen die Verkehrsdurchsetzung
der streitbetroffenen Form glaubhaft machen will.