BGE 129 III 545
129 III 545
86. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. X. AG gegen Y. AG
(Berufung)
4C.121/2003 vom 14. Juli 2003
Regeste
Art. 52 Abs. 1, Art. 33, Art. 9 und Art. 35 Abs. 1 lit. a DesG.
Intertemporaler Anwendungsbereich des Designgesetzes. Feststellungs-
und Unterlassungsklage (E. 1).
Art. 8 DesG; Schutzbereich des Designs.
Methodik und Massstab der Beurteilung, ob eine angebliche
"Verletzungsform" den gleichen Gesamteindruck wie ein bereits eingetragenes
Design erweckt (E. 2).
Sachverhalt
A.- Die Y. AG (Klägerin) bezweckt den Handel unter anderem mit
Haushaltartikeln. Sie beabsichtigte, die Knoblauchpresse "Pelikan",
die seit September 2001 in Deutschland verkauft wird, auch in der
Schweiz auf den Markt zu bringen. Noch vor Auslieferung der Ware in
der Schweiz wurde sie von der X. AG (Beklagte) verwarnt. Diese gehört
zur schweizerisch-dänischen Z.-Gruppe und hat unter anderem Design und
Entwicklung von Haushaltgegenständen und von sonstigen Produkten aller
Art zum Zweck. Sie ist seit 25. März 1998 Inhaberin des Modells Nr. 1
für eine Knoblauchpresse, dessen Form wie folgt hinterlegt ist:
Bild nicht abrufbar
B.
B.a Am 12. November 2001 gelangte die Klägerin an das Obergericht
des Kantons Luzern und beantragte, es sei festzustellen, dass sie die
Rechte der Beklagten aus der schweizerischen Modellhinterlegung 1 durch
Herstellung und Vertrieb einer Knoblauchpresse der folgenden Form nicht
verletze:
Bild nicht abrufbar
Die Beklagte schloss auf Abweisung der Klage und erhob Widerklage mit
dem Begehren, es sei der Klägerin mit sofortiger Wirkung zu verbieten,
in der Schweiz die Knoblauchpresse "Pelikan", wie sie im Rechtsbegehren
der Klägerin beschrieben ist, herzustellen, zu benutzen, anzupreisen,
feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen und bei
entsprechenden Handlungen Dritter in irgendeiner Weise mitzuwirken.
B.b Das Obergericht hiess das Rechtsbegehren der Klägerin mit Urteil
vom 5. Februar 2003 gut und stellte fest, dass diese durch die Herstellung
und den Vertrieb einer Knoblauchpresse in der folgenden Form
Bild nicht abrufbar
die Rechte der Beklagten aus deren Hinterlegung des Designs 1 nicht
verletze. Die Widerklage wies das Gericht ab. Es hielt unter anderem
dafür, der Vergleich der angeblich das Designrecht der Beklagten
verletzenden Produktegestaltung der Klägerin mit dem hinterlegten Design
der Beklagten sei in Auslegung von Art. 8 des Bundesgesetzes über
den Schutz von Design (DesG) nicht anhand des Erinnerungsbildes der
Adressaten, sondern nach dem - aktuellen - Gesamteindruck der Formen
vorzunehmen. Danach unterscheide sich die Knoblauchpresse "Pelikan"
der Klägerin hinreichend von der eingetragenen "Allium Garlic Press"
der Beklagten.
C.- Die Beklagte stellt mit Berufung vom 25. April 2001 den Antrag, das
Urteil des Obergerichts sei aufzuheben, die Klage vollumfänglich abzuweisen
und in Gutheissung der Widerklage sei der Klägerin mit sofortiger Wirkung
und unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss
Art. 292 StGB zu verbieten, in der Schweiz ihre Knoblauchpresse "Pelikan",
wie sie im Rechtsbegehren der Klage vom 12. November 2001 beschrieben
ist, herzustellen, zu benutzen, anzupreisen, feilzuhalten, zu verkaufen
oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei entsprechenden Handlungen
Dritter in irgendeiner Weise mitzuwirken. Sie rügt unter anderem, die
Vorinstanz habe Art. 8 DesG verletzt, indem sie den Gesamteindruck anhand
eines synoptischen Vergleichs statt des Erinnerungsbildes beurteilt habe
und indem sie verneint habe, dass die Knoblauchpresse der Klägerin den
gleichen Gesamteindruck erwecke wie ihr eingetragenes Design.
Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 1
1. Am 1. Juli 2002 ist das Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den
Schutz von Design (Designgesetz, DesG; SR 232.12) in Kraft getreten. Nach
Art. 52 Abs. 1 DesG unterstehen eingetragene Muster und Modelle ab dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes dem neuen Recht. Das Modell Nr. 1 der
Beklagten für eine Knoblauchpresse war im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des DesG im Register eingetragen. Die Vorinstanz hat die Streitsache
zutreffend nach dem DesG beurteilt, was denn auch von keiner der Parteien
beanstandet wird.
Gemäss Art. 33 DesG kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist,
gerichtlich feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis
nach dem Gesetz besteht oder nicht besteht. Die Klägerin beantragt die
Feststellung, dass ihre Knoblauchpresse "Pelikan" das Designrecht der
Beklagten nicht verletzt. Nachdem sie von der Beklagten verwarnt worden
ist, hat die Vorinstanz ihr Interesse an dieser Feststellung zutreffend
bejaht (vgl. BGE 123 III 49 E. 1a S. 51; 120 II 20 E. 3a S. 22, je
mit Hinweisen).
Das Designrecht verleiht der Rechtsinhaberin das Recht, andern zu
verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen (Art. 9
DesG). Wird sie in ihren Rechten verletzt oder gefährdet, kann sie vom
Gericht insbesondere verlangen, die drohende Verletzung zu verbieten
(Art. 35 Abs. 1 lit. a DesG). Auch die Widerklage, an der die Beklagte
in der Berufung festhält, ist zulässig.
Erwägung 2
2. Nach Art. 8 DesG erstreckt sich der Schutz des Designrechts
auf Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und
dadurch den gleichenGesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes
Design. Mit dieser Umschreibung ist der Schutzbereich gegenüber dem
früheren Art. 24 des Bundesgesetzes vom 30. März 1900 betreffend die
gewerblichen Muster und Modelle (MMG [BS 2 S. 873]; aufgehoben durch
Ziff. I des Anhangs zum DesG, AS 2002 S. 1469) erweitert worden. Denn
nach dieser Bestimmung war die Nachahmung eines hinterlegten Modells
widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung
wahrgenommen werden konnte (vgl. BGE 104 II 322 E. 4 S. 329; 83 II 475
E. 3 S. 480). Art. 24 MMG wurde in der Rechtsprechung so ausgelegt, dass
eine Nachahmung nicht schon durch geringfügige, bei näherer Betrachtung
ersichtliche Unterschiede ausgeschlossen wurde, weil es nicht auf
die Abweichungen, sondern auf die Übereinstimmungen und damit auf den
Gesamteindruck ankomme, den die miteinander zu vergleichenden Muster
oder Modelle insbesondere beim letzten Abnehmer hinterliessen. Da
das MMG von einem engeren Begriff der Nachahmung ausging als das
Marken- oder Wettbewerbsrecht, wurde für den Vergleich des angeblich
widerrechtlich hergestellten mit dem hinterlegten Modell verlangt, dass
sie nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten waren; auf das
blosse Erinnerungsbild durfte nicht abgestellt werden (BGE 104 II 322 E. 3
S. 330). Die Vorinstanz hat nicht nach der Erinnerung des massgebenden
Adressaten beurteilt, ob das Designrecht der Beklagten verletzt ist,
sondern aufgrund eines direkten gleichzeitigen Vergleichs des hinterlegten
Designs mit der angeblichen Verletzungsform. Insofern hat sie die Praxis
zum altrechtlichen Art. 24 MMG weitergeführt. Die Beklagte hält dafür, die
Vorinstanz habe damit den gesetzgeberischen Willen missachtet. Denn mit der
Verabschiedung von Art. 8 DesG sei eine Abkehr vom Grundsatz der zwingenden
Vornahme eines synoptischen Vergleichs beabsichtigt worden. Die Vorinstanz
habe sodann eine Verletzung des Designrechts unzutreffend verneint.
2.1 Die geltende Formulierung von Art. 8 DesG entspricht dem Vorschlag
des Bundesrates in seiner Botschaft zum Designgesetz vom 16. Februar
2000 (vgl. BBl 2000 S. 2729, 2785). Der Bundesrat führte dazu aus, ein
wesentlicher Mangel des MMG liege darin, dass in der Praxis fast nur
gegenüber sklavischen Nachahmungen Schutz gewährt werde. Diesem Mangel
solle Abhilfe geschaffen werden, indem der Schutzbereich des Designs weiter
gefasst und auf Designs erstreckt werde, welche die gleichen wesentlichen
Merkmale aufwiesen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erweckten wie
bereits eingetragene Designs. Massgebend solle der Gesamteindruck sein und
nicht, ob Unterschiede im Hinblick auf Einzelheiten nachgewiesen werden
könnten. Ausgangspunkt dieser Prüfung bildeten daher die Übereinstimmungen,
nicht die Abweichungen. Selbst wenn man im praktischen Vergleich die beiden
Designs nebeneinander halte, solle es nicht darum gehen, übereinstimmende
oder abweichende Details zu finden, sondern vielmehr darum, sich auf das
Charakteristische, Wesentliche zu konzentrieren, das allein den Ausschlag
für den gleichen oder anderen Gesamteindruck gebe. Als Beurteilungsmassstab
solle das Empfinden derjenigen Personen gelten, die das Produkt zu
erwerben beabsichtigten und dementsprechend bei der Betrachtung der zu
vergleichenden Designs ein bestimmtes Mass an Aufmerksamkeit aufwendeten
(aaO, S. 2743 f.). Im Parlament stellte der Sprecher der ständerätlichen
Kommission ausdrücklich zuhanden der Materialien klar, dass unter neuem
Recht zwei Designs nicht zwingend synoptisch miteinander verglichen
werden müssten. Richtig sei vielmehr, dass die Richter zu prüfen hätten,
ob die beiden Designs einen unterschiedlichen Gesamteindruck erweckten,
wofür Einzelheiten eine gewisse Rolle spielten, aber für sich allein
nicht entscheidend seien (AB 2001 S 269).
2.2 In der Lehre wird aus der Neuformulierung von Art. 8 DesG
und aus den dargestellten Materialien teilweise abgeleitet, dass nun
entsprechend dem kennzeichenrechtlichen Vorgehen zu beurteilen sei, ob die
zu vergleichenden Designs nach ihrem Gesamteindruck in der Erinnerung der
Verbraucher unterschiedlich haften bleiben (JÜRG MÜLLER, Zum Schutzbereich
des Designs, sic! 1/2001 S. 13, 16 f.; JÜRG SIMON, Formmarke und Design,
in: Baudenbacher/Simon [Hrsg.], Neueste Entwicklungen im europäischen und
internationalen Immaterialgüterrecht, Basel 2000, S. 145 ff., 162; PETER
V. KUNZ, Grundsätze zum Immaterialgüterrecht - Illustration am Beispiel
des neuen Designgesetzes, recht 20/2002 S. 85 ff., 90; ROBERT M. STUTZ,
Individualität, Originalität oder Eigenart? Schutzvoraussetzungen des
Design, Diss. Bern 2002, S. 239 f.). Zur Begründung wird insbesondere
angeführt, nur durch dieses Vorgehen sei die vom Gesetzgeber angestrebte
Erweiterung des Schutzumfangs zu erreichen. Ein anderer Teil der Lehre
hält dagegen ausdrücklich daran fest, dass das Erinnerungsbild keine
Rolle spielen und nur im direkten Vergleich ermittelt werden könne,
ob der nach Art. 8 DesG massgebende Gesamteindruck durch die gleichen,
wesentlichen Merkmale erweckt werde (VON BÜREN/MARBACH, Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, S. 95; PETER HEINRICH,
DesG/HMA-Kommentar, Zürich 2002, N. 8.12 f. zu Art. 8 DesG). Diese
Ansicht wird im Wesentlichen damit begründet, dass Design und Marke
unterschiedliche Funktionen hätten, weshalb Formschutz nicht mit
Kennzeichenschutz vermengt werden dürfe. Ferner stehe der Schutzumfang
eines immaterialgüterrechtlichen Monopols stets in direkter Relation zur
schöpferischen Leistung, die zur Erwirkung des Schutzrechts erforderlich
sei, wobei schon relativ bescheidene Abweichungen vom vorbekannten
Formenschatz zum Schutz als Design berechtigten. Ein weiterer Teil
der Lehre schliesslich hält es für nebensächlich, ob die gleichzeitige
Gegenüberstellung der umstrittenen Designs zum Ausgangspunkt des Vergleichs
gemacht oder ob aus dem Erinnerungsbild des Betrachters argumentiert werde.
Entscheidend sei, dass das Gericht beim Vergleichen der Objekte mit Blick
auf den Gesetzeszweck und die geschützten praktischen Interessen des
Rechtsinhabers die richtigen Überlegungen anstelle (STAUB, in: Staub/Celli
[Hrsg.], Designrecht, Kommentar zum DesG, Zürich 2003, N. 50 zu Art. 8
DesG; ähnlich wohl MICHAEL A. MEER, Das neue Designgesetz - ein Überblick,
AJP 2002 S. 935, 940 Ziff. 5.1.). Als wesentliche, in die Beurteilung
einzubeziehende Gesichtspunkte genannt werden hier etwa das Zielpublikum
(Empfinden der am Kauf interessierten Personen), die übereinstimmenden
Merkmale der Vergleichsobjekte, die prägenden Hauptelemente und die Art
der Erzeugnisse, sowie unter Umständen auch die Gestaltungsfreiheit des
Designers, der Abstand der hinterlegten von vorbestehenden Formen, die
Verwechslungsgefahr und der Kontext, in dem das Design gebraucht wird
(STAUB, aaO, N. 53 ff. zu Art. 8 DesG).
2.3 Nach Art. 8 DesG ist für die Definition des Schutzbereichs der
Gesamteindruck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale
bestimmt wird. Aus den Materialien ergibt sich und in der Lehre scheint
unbestritten, dass sich dieser Gesamteindruck entsprechend der früheren
Praxis zu Art. 24 MMG aus der Betrachtung eines am Kauf interessierten
Verbrauchers bestimmt. Die am Kauf eines Gebrauchsgegenstands interessierte
Person wird sich nicht in gleicher Art auf ihre Erinnerung stützen,
wie ein Käufer sich an Kennzeichen orientiert, wenn er in der Masse
des Angebots das einmal geschätzte Produkt wieder zu finden sucht (BGE
122 III 382 E. 1 S. 383 f., 469 E. 5f S. 579; vgl. auch BGE 126 III 315
E. 6b/aa S. 320). Die Kaufinteressenten werden das Angebot der in Betracht
fallenden Gebrauchsgegenstände verhältnismässig kurzfristig prüfen und
miteinander vergleichen. Dabei werden sie zwar die Konkurrenzprodukte
regelmässig nicht direkt nebeneinander halten, aber sich doch bewusst die
Merkmale einprägen, die ihnen subjektiv wichtig sind und die kurzfristig
im Gedächtnis haften bleiben. Beim Vergleich der Gestaltungen sind
dementsprechend die prägenden Hauptelemente ausschlaggebend. Stimmen sie
überein, so wird ein Kaufinteressent die Vergleichsprodukte in Bezug auf
das Design als ebenso gleichwertig erachten wie in Bezug auf die technisch
notwendigen Elemente. Geringfügige Abweichungen wird ein Kaufinteressent
nicht beachten, aber gestalterische Besonderheiten dürften ihm auffallen
und allenfalls seinen Kaufentschluss bestimmen.
2.4 Zu vergleichen sind im vorliegenden Fall die im Register
eingetragene Gestalt der Knoblauchpresse der Beklagten und
die im Klagebegehren dargestellte Form der Knoblauchpresse der
Klägerin. Massgebend sind für das geschützte Design der Beklagten
dabei allein die Abbildungen, die Gegenstand der Eintragung bilden
(vgl. STAUB, aaO, N. 29 zu Art. 8 DesG; HEINRICH, aaO, N. 34 zu Art. 8
DesG; vgl. entsprechend im Markenrecht BGE 120 II 307 E. 3a S. 310). Soweit
die Beklagte in der Berufung Merkmale als wesentlich aufzählt, die in
den registrierten Abbildungen nicht zum Ausdruck kommen, ist sie daher
nicht zu hören.
Nach der hinterlegten Abbildung der Seitenansicht der Knoblauchpresse
der Beklagten wird die Gestaltung einerseits von der Form des unteren
Hebelarms (Haltearm) geprägt, in den das dreieckige Pressgehäuse zur
Aufnahme des Knoblauchs integriert ist. Prägend wirkt andererseits
auch die Form des gleich langen oberen Hebelarms, der zur Ausführung
der Pressbewegung durch ein Gelenk am vorderen Ende der Arme mit dem
Haltearm verbunden ist und dessen Gestaltung im Bereich des Pressgehäuses
von der Seite her nicht erkennbar ist, weil er darin verschwindet. Die
im Klagebegehren dargestellte "Pelikan"-Presse der Klägerin stimmt
in der Form des unteren Haltearms und insbesondere in der Gestaltung
des Pressgehäuses von der Seite her betrachtet im Wesentlichen mit
dem Design der Beklagten überein: Dass die Winkel des Pressgehäuses
in der klägerischen Form etwas spitzer ausgestaltet sind und sich der
Haltearm im Unterschied zur waagrechten Ausführung im hinterlegten Design
etwas nach unten biegt, vermag den übereinstimmenden Gesamteindruck des
Haltearmes der klägerischen Presse im Vergleich zu demjenigen im Design
der Beklagten nicht zu beeinflussen. Wesentlich verschieden ausgestaltet
sind die Knoblauchpressen indessen in der Form der oberen Hebelarme.
Insbesondere wird der obere Hebelarm der klägerischen Presse im Bereich des
Pressgehäuses durch einen auffallend gestalteten, erhöhten Plastikaufsatz
betont. Dadurch erscheinen sowohl seine Form wie auch das Gesamtvolumen
der Presse deutlich anders als im Design der Beklagten.
2.5 Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass die Knoblauchpresse
der Klägerin insgesamt nicht denselben Eindruck erweckt wie das Design
der Beklagten. Sie hat dabei der von der Seite her gesehen dreieckigen
Form des Pressgehäuses im Design der Beklagten kein entscheidendes Gewicht
verliehen, obwohl darin ein den Gesamteindruck durchaus prägendes Element
gesehen werden kann. Dies ist durch den Umstand gerechtfertigt, dass
sich auch die Presse der Beklagten nach den verbindlichen tatsächlichen
Feststellungen im angefochtenen Urteil (Art. 63 Abs. 2 OG) nicht
erheblich von damals bekannten Designs unterscheidet. Dass das Element
der Drei-Ecks-Form der Presskammer neu gewesen wäre, behauptet denn auch
die Beklagte nicht. Soweit im Übrigen die Form der Presskammer funktional
bedingt ist, vermag das registrierte Design ohnehin nur einen eher
geringeren Schutzbereich zu entfalten (vgl. Art. 4 lit. c DesG). Die
Vorinstanz hat die prägenden Hauptelemente der zu vergleichenden
Gestaltungen insgesamt zutreffend primär auf die Übereinstimmungen
untersucht. Sodann hat sie aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung
der oberen Hebelarme richtig erkannt, dass sich die Presse der Klägerin
und das Design der Beklagten im für die Kaufinteressenten massgebenden
Gesamteindruck deutlich unterscheiden. Der obere Hebelarm ist bei der
Presse der Klägerin im Bereich des Pressgehäuses deutlich ausgebildet,
während er beim Design der Beklagten im Gehäuse verschwindet. Am hinteren
Ende schwingt er sodann bei der Klägerin markant nach oben aus, während
er bei der Beklagten, eine Symmetrie zum Haltearm bildend, nach unten
gebogen ist.
2.6 Die Vorinstanz hat die Übereinstimmungen und Unterschiede in den
prägenden Hauptelementen zur Ermittlung des massgebenden Gesamteindrucks
im Sinne von Art. 8 DesG aufgrund der hinterlegten Abbildung des
Gebrauchsgegenstands einerseits und aufgrund der dargestellten angeblichen
Verletzungsform anderseits zutreffend ermittelt. Für die Beurteilung des
Gesamteindrucks nach Art. 8 DesG ist zwar nicht davon auszugehen, dass der
Kaufinteressent als Adressat der Gestaltungen die Gebrauchsgegenstände
gleichzeitig nebeneinander hält, sondern dass er den Gesamteindruck
in kurzfristiger Erinnerung behält. Am entsprechenden Erinnerungsbild
ist der massgebende Eindruck zu messen. Den Gesamteindruck bildet sich
der Kaufinteressent aus der Wahrnehmung der prägenden Elemente, deren
Übereinstimmung und wesentliche Verschiedenheiten ihm im Gedächtnis haften
bleiben. Diese sind anhand eines direkten Vergleichs der hinterlegten
Abbildung des registrierten Designs mit der behaupteten Verletzungsform
zu ermitteln. Dem Vorgehen der Vorinstanz kann insofern auch methodisch
gefolgt werden. Die Rüge der Verletzung von Art. 8 DesG ist unbegründet.