BGE 129 III 353
129 III 353
56. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. Puls Media AG gegen
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG (Berufung)
4C.343/2002 vom 17. März 2003
Regeste
Verhältnis zwischen dem Markenschutzgesetz und dem Bundesgesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb; unlauterer Gebrauch einer Marke; Art. 13 MSchG;
Art. 2 und Art. 3 lit. d UWG.
Das Markenrecht stellt gegenüber dem Lauterkeitsrecht keine vorrangige
Spezialregelung dar (Bestätigung der Rechtsprechung). Dem Inhaber einer
markenrechtlich geschützten Marke kann deren Gebrauch verboten werden,
soweit dieser unlauter ist.
Eine Partei handelt unlauter, wenn sie nach dem Auseinanderbrechen
einer partnerschaftlichen Kooperation ein von der anderen Partei zuerst
verwendetes Zeichen als Marke hinterlegt und gebraucht und damit die
Gefahr der Verwechslung mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der
Partei schafft, welche das Zeichen zuerst benutzte (E. 3).
Sachverhalt
A.- Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG ist ein
Verein mit Hauptsitz in Bern, der in Zürich die Zweigniederlassung
Schweizer Fernsehen DRS hat. Diese produziert insbesondere die
Fernsehsendung PULS zu Gesundheitsfragen, welche seit 1990 alle 14
Tage auf SF1 ausgestrahlt wird. Die Redaktion dieser Sendung wollte
eine sendebegleitende, abonnierbare Zeitung mit dem Titel PULS-Tip
herausgeben lassen, ohne dadurch personell oder finanziell zusätzlich
belastet zu werden. Mit der Herausgabe dieser Zeitung wurde die in Gründung
befindliche Puls Media AG betraut. Am 9. und 18. März 1994 unterzeichneten
das Schweizer Fernsehen DRS und die Puls Media AG eine Vereinbarung,
welche vorsah, dass die Puls Media AG als nicht gewinnstrebige
Verlagsunternehmung die Produktion, Redaktion, Administration und
den Vertrieb von Zusatzinformationen zur Fernsehsendung PULS besorge,
wobei die Redaktion des PULS-Tip in enger Zusammenarbeit zwischen der
Zeitungsredaktion und der Redaktion der Fernsehsendung PULS zu erfolgen
habe. Gemäss der Vereinbarung hatte die Puls Media AG dem Fernsehen
DRS nach Ablauf einer Investitionsperiode von neun Monaten ab 1. Januar
1995 pro Abonnement des PULS-Tip eine jährliche Abgabe von Fr. 1.-
zu bezahlen. Die Vereinbarung konnte von den Parteien unter Einhaltung
einer sechsmonatigen Kündigungsfrist jeweils auf Ende eines Kalenderjahres
erstmals per 31. Dezember 1995 gekündigt werden.
Seit 1995 gab die Puls Media AG neben dem PULS-Tip unter der
Bezeichnung Puls-Dossier, später Puls-Tipp-Dossier, eine Ratgeber-Reihe
zu ausgewählten Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit heraus.
Mit Schreiben vom 26. Juni 1995 kündigte das Schweizer Fernsehen
DRS die Vereinbarung vom 9./18. März 1994 per 31. Dezember 1995, wobei
es mitteilte, es beabsichtige das Vertragsverhältnis in anderer Form
weiterzuführen.
Das Schweizer Fernsehen DRS hat das Zeichen PULS mit Hinterlegungsdatum
vom 31. Dezember 1995 als Marke für die Waren- bzw. Dienstleistungsklassen
16 (Druckerzeugnisse), 35 (Werbung) und 38 (Telekommunikation) im
Markenregister eintragen lassen. Die Publikation der Eintragung ist am 3.
Dezember 1996 erfolgt.
Da es bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht gelang, einen neuen
Vertrag auszuhandeln, verlängerten die Parteien die bestehende Vereinbarung
bis zum 30. Juni 1996.
Mit Schreiben vom 25. Juni 1996 schlug die Puls Media AG dem Schweizer
Fernsehen DRS vor, dass es ihre Leistungen bis zur Unterzeichnung eines
neuen Vertrages zu Marktpreisen abgelte. Die Puls Media AG stellte nach
dem 30. Juni 1996 die Zahlungen der vereinbarten Lizenzgebühr ein. Die
nachfolgenden Vertragsverhandlungen scheiterten.
Mit Hinterlegungsdatum vom 16. Dezember 1996 liess die Puls Media
AG die Marke PULS-Tip als Wort-Bild-Marke für die Warenklassen 16
(Druckerzeugnisse) und 41 (Herausgabe von Publikationen, Zeitschriften,
Bücher, zu Gesundheitsthemen) im schweizerischen Markenregister
eintragen. Die Publikation erfolgte am 29. Mai 1997.
Seit 1997 betreibt die Puls Media AG unter der Bezeichnung
Puls-Telefon, später Puls-Tipp-Telefon, ein Beratungstelefon, das gegen
Entgelt Ratschläge erteilt bzw. die Fragen der Leserschaft beantwortet.
Am 23. Oktober 1997 gaben die Parteien in einem gemeinsamen Communiqué
bekannt, dass die Fernsehsendung PULS und die Zeitschrift PULS-Tip ihre
Zusammenarbeit einvernehmlich ab sofort beendeten und die offenen Fragen
- insbesondere nach den Titelrechten und den aufgelaufenen finanziellen
Abgeltungen für das Jahr 1997 - vertraglich regeln würden.
Seit Mai 2002 verfügt die Sendung PULS über ein Fenster von drei Seiten
in der seit Januar 1999 alle 14 Tage erscheinenden Zeitschrift "saldo".
B.- Am 18. Januar 2000 reichte das Schweizer Fernsehen DRS als
Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
(Klägerin) beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Puls Media AG
(Beklagte) eine Klage ein. Damit und mit einer späteren Klageänderung
beantragte die Klägerin, die Beklagte habe die am 16. Dezember
1996 hinterlegte Marke PULS-Tip für alle eingetragenen Waren- und
Dienstleistungskategorien innert 30 Tagen seit Rechtskraft des Urteils
auf die Klägerin zu übertragen. Eventuell sei festzustellen, dass die
Marke PULS-Tip für alle eingetragenen Warenkategorien nichtig sei.
Zudem sei der Beklagten unter Androhung von Straffolgen gegen ihre
Organe gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, die Marke "Puls" allein oder in
Wortverbindungen wie "Puls-tipp", "Puls-Dossier", Puls-Tipp-Dossier" oder
"Puls-Tipp-Telefon" als Titel für Zeitschriften und Presseerzeugnisse,
als Bezeichnung von Dienstleistungen, als Marke für Druckerzeugnisse, als
Firma, als Domain-Name für einen Auftritt im Internet, als Bezeichnung
eines "links" auf einer Website oder auf irgendeine andere Weise im
Geschäftsverkehr zu gebrauchen. Alsdann sei die Beklagte zu verpflichten,
der Klägerin für die Zeit vom 1. Juli 1996 bis zum 31. Oktober 1997 per
Abonnement des "PULS-Tip" eine Abgabe von jährlich Fr. 1.- zuzüglich 7.5%
MWSt nebst Verzugszins von 5% seit dem 23. Januar 1998 für eine nach
Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffernde Zahl von Abonnements
zu bezahlen, mindestens aber Fr. 106'221.35 nebst Verzugszins von 5%
seit dem 23. Januar 1998.
Mit Urteil vom 19. September 2002 hat das Handelsgericht die Klage
insoweit gutgeheissen, als es der Beklagten unter Androhung der Strafe
gemäss Art. 292 StGB verbot, ihr Gesundheitsmagazin unter dem Namen
PULS-Tipp herauszugeben, ihre Ratgeber-Reihe zu Gesundheitsfragen
unter dem Namen Puls-Dossier bzw. Puls-Tipp-Dossier herauszugeben und
einen Telefon-Beratungsdienst zu Gesundheitsfragen unter dem Namen
Puls-Tipp-Telefon zu betreiben. Im Übrigen hat das Handelsgericht die
Klage abgewiesen.
C.- Die Beklagte erhebt eidgenössische Berufung mit dem Antrag, das
Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben, soweit es die Klage guthiess.
Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 3
3.
3.1 Das Handelsgericht kam zum Ergebnis, die Klägerin habe
die Benutzung der Marke PULS auf dem Gebiet der im Markenregister
eingetragenen Waren- bzw. Dienstleistungsklassen 16, 35 und 38 nicht
nachweisen können. Da die gesetzliche Gebrauchs-Schonfrist inzwischen
abgelaufen sei, könne die Klägerin ihr Markenrecht gemäss Art. 12 Abs. 1
des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) nicht mehr geltend machen. Ein
markenrechtlicher Unterlassungsanspruch stehe ihr gegenüber der Beklagten
mithin nicht zu. Hingegen könne das Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG; SR 241) den Schutz eines Kennzeichens bewirken, das
nicht als Marke registriert sei. Art. 3 lit. d UWG verbiete Bezeichnungen
oder Aufmachungen, welche zur Verwechslung mit anderen, älteren Waren
oder Leistungen führen können. Dies setze voraus, dass die Bezeichnung
originell sei oder sich im Verkehr durchgesetzt habe, wobei bezüglich
der Kennzeichnungskraft die für das Markenrecht geltenden Grundsätze
herangezogen werden könnten. Der Begriff "Puls" sei zwar als Sachbegriff
aus dem allgemeinen Sprachgebrauch wenig kennzeichnungskräftig. Er
sei jedoch in Folge seiner offensichtlichen Verkehrsdurchsetzung als
Titel der klägerischen Fernsehsendung zu Gesundheitsfragen im Verlaufe
der Jahre zu einem starken Zeichen geworden, das angesichts seiner
Bekanntheit eine erhebliche Individualisierungskraft habe. Damit sei
von einem weiten Schutzbereich des Zeichens PULS auszugehen. Zudem sei
die Warenähnlichkeit zwischen der Sendung der Klägerin und der von der
Beklagten herausgegebenen Zeitschrift PULS-Tipp, dem Puls-Dossier bzw.
Puls-Tipp-Dossier und dem von ihr betriebenen Puls-Tipp-Telefon zu bejahen,
da diese an ein nicht fachkundiges Publikum gerichteten Informationsquellen
zu Gesundheitsfragen einen ähnlichen Abnehmerkreis ansprechen und auf die
Befriedigung eines gleich gelagerten Informationsbedürfnisses gerichtet
seien. Auf Grund dieser Elemente sei das Bestehen einer abstrakten
Verwechslungsgefahr zu bejahen. Ebenso sei eine konkrete Gefahr einer
Unternehmensverwechslung nicht von der Hand zu weisen. Das von der
Klägerin gestellte Unterlassungsbegehren sei daher - eingeschränkt auf
die tatsächliche Verletzungsgefahr - dahingehend gutzuheissen, dass
der Beklagten zu verbieten sei, das Zeichen PULS-Tipp weiterhin für das
von ihr herausgegebene Gesundheitsmagazin zu gebrauchen. Weiter sei der
Beklagten zu verbieten, ihr Beratungstelefon zu Gesundheitsfragen unter der
Bezeichnung Puls-Tipp-Telefon zu betreiben und die Bezeichnung Puls-Dossier
oder Puls-Tipp-Dossier als Titel ihrer Ratgeber-Reihe zu ausgewählten
Themen im Zusammenhang mit der Gesundheit zu verwenden. Die Beklagte könne
sich nicht auf ein aus der Vorbenützung fliessendes Weiterbenutzungsrecht
berufen, da die Klägerin das von ihr hinterlegte Zeichen PULS schon vor
der Beklagten benutzt habe und damit kein Vorbenützungsfall vorliege.
3.2 Die Beklagte macht geltend, das Handelsgericht habe Art. 13
MSchG verletzt, indem es - durch Ablehnung des Verteidigungsrechts der
Klägerin - indirekt die Gültigkeit der Marken der Beklagten bejaht und
ihr dennoch deren Benützung gestützt auf das Lauterkeitsrecht untersagt
habe. Dies könne nicht dem Sinn des Markenschutzgesetzes entsprechen.
3.3 Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber
das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber
zu verfügen. Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst
hinterlegt (Art. 6 MSchG). Dieses Prinzip der Hinterlegungspriorität wird
durch Art. 14 MSchG zugunsten vorbenützter Zeichen insoweit eingeschränkt,
als der Markeninhaber einem anderen nicht verbieten kann, ein von diesem
bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang
weiter zu gebrauchen. In einem Teil der Literatur wird die Meinung
vertreten, diese Bestimmung sei als Spezialgesetz zu verstehen, das den
Schutz vorbenützter nicht markenrechtlich geschützter Zeichen abschliessend
regle, weshalb solchen Zeichen gestützt auf das Lauterkeitsrecht kein
darüber hinausgehender Schutz zukommen könne. Andernfalls würde das
Eintragungsprinzip durchlöchert und seiner Transparenz beraubt (LUCAS
DAVID, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz,
2. Aufl., N. 3 f. der Vorbemerkungen zum 1. Titel; vgl. auch derselbe,
Ausstattungsrecht auf neuer Grundlage, in: AJP 1992 S. 1501 ff.,
1502). Demgegenüber wird jedoch auch die Auffassung vertreten, das
Markenrecht könne gegenüber dem UWG nicht als vorrangige Spezialregelung
verstanden werden (CHRISTAN HILTI, Der Schutz nicht registrierter
Kennzeichen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
[SIWR], Bd. III, S. 455 ff., 469 ff.; CARL BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht,
Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], N. 9 zu Art. 3
lit. d UWG; vgl. auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR, Bd. III,
S. 1 ff., 13 f.). Das Bundesgericht folgt dieser Auffassung, da das
Lauterkeitsrecht bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb
im Interesse aller Beteiligter zu gewährleisten (Art. 1 UWG) und dieser
Zweck durch das Markenrecht nicht vereitelt werden darf (BGE 127 III 33
E. 3a S. 3 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts
4C.51/2001 vom 7. Juni 2001, E. 4 und 5c, publ. in: sic! 1/2002 S. 47
f.). Auch der Inhaber einer Marke darf diese daher nicht unlauter
verwenden. Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer
Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten
oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern
oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Wann
dies zutrifft ist unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls
zu beurteilen. Allgemein besagt das Gesetz, dass unlauter handelt,
wer Massnahmen trifft die geeignet sind Verwechslungen mit den Waren,
Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen
(Art. 3 lit. d UWG). Eine solche Verwechslungsgefahr ist insbesondere
anzunehmen, wenn auf Grund der Ähnlichkeit von Zeichen zu Unrecht der
Eindruck eines Serienzeichens entsteht, das vom gleichen Unternehmen
oder von Unternehmen stammt, die wirtschaftlich eng miteinander verbunden
sind (BGE 102 II 122 E. 2; BAUDENBACHER, aaO, N. 7 zu Art. 3 lit. d UWG,
mit weiteren Hinweisen). So ist als unlauter zu qualifizieren, wenn eine
Partei nach dem Auseinanderbrechen einer partnerschaftlichen Kooperation
ein von der anderen Partei zuerst verwendetes jedoch nicht registriertes
Zeichen hinterlegt und gebraucht und damit die Gefahr der Verwechslung
mit den Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb der Partei schafft,
welche das Zeichen zuerst benutzte (vgl. HILTI, aaO, S. 471). Ob eine
lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, ist hinsichtlich eines
konkreten Wettbewerbsverhaltens zu bestimmen (BAUDENBACHER, aaO, N. 5 zu
Art. 3 lit. d UWG). Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft,
seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder
sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird,
kann dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten
(Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG).
3.4 Da sich die Klägerin nach unbenütztem Ablauf der
Gebrauchs-Schonfrist nicht mehr auf die von ihr eingetragene Marke PULS
berufen kann, kommt der Beklagten, welche die Bezeichnung PULS später
in Verbindung mit ergänzenden Zusätzen als Marke hat eintragen lassen,
markenrechtliche Priorität zu. Da die Klägerin das Zeichen PULS jedoch vor
der Beklagten verwendete, kann entgegen der Annahme der Beklagten nicht
sie, sondern die Klägerin gemäss Art. 14 MSchG das Recht beanspruchen, das
Zeichen PULS im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen. Die Klägerin kann
darüber hinaus gegenüber der Beklagten ein lauterkeitsrechtliches Verbot
erwirken, wenn die Beklagte ihre Marken unlauter verwendet. Dies ist zu
bejahen. Die Beklagte hat das von der Klägerin zuerst gebrauchte Zeichen
PULS auch nach Beendigung der Zusammenarbeit mit ihr für Informationen
zu Gesundheitsfragen gebraucht. Damit hat die Beklagte die konkrete
Gefahr hervorgerufen, dass die Empfänger dieser Informationen zu Unrecht
eine weitere Zusammenarbeit bzw. einen Zusammenhang mit der allgemein
bekannten klägerischen Fernsehsendung PULS oder bzw. dem Geschäftsbetrieb
der Klägerin annahmen. Diese Gefahr der Unternehmensverwechslung wird von
der Beklagten in ihrer Berufung zu Recht nicht bestritten. Die Beklagte hat
demnach mit der weiteren Verwendung der Bezeichnung PULS für Informationen
auf dem Gesundheitsgebiet gegen Art. 3 lit. d UWG verstossen und damit
unlauter gehandelt, weshalb die Beklagte insoweit keinen markenrechtlichen
Schutz beanspruchen kann. Inwiefern die weiteren Voraussetzungen gemäss
Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG für ein Verbot des unlauteren Verhaltens nicht
erfüllt sein sollen, wird von der Beklagten nicht dargetan und ist auch
nicht ersichtlich. Das Handelsgericht hat daher nicht gegen Bundesrecht
verstossen, wenn es gegenüber der Beklagten ein entsprechendes Verbot
aussprach.