BGE 127 III 461
127 III 461
79. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. Mai 2001 i.S. TEGE
Patents AG gegen Quix Snaxx Inc. (Berufung) Regeste
Patentschutzvertrag mit Liechtenstein; Klage auf Abtretung des
Patentgesuchs (Art. 29 PatG, Art. 61 EPÜ).
Berufung gegen ein Urteil des Fürstlich Liechtensteinischen
Obergerichts; Sprache des bundesgerichtlichen Urteils (E. 1).
Auslegung des Patentschutzvertrags; Nichtanwendbarkeit des
schweizerischen IPRG (E. 3).
Grenzen der Überprüfung der Rechtsanwendung durch das Fürstlich
Liechtensteinische Obergericht im Zusammenhang mit den Voraussetzungen
der Klage auf Abtretung des Patentgesuchs (E. 4).
Sachverhalt
Der in Kalifornien ansässige Richard H. Sorensen hat einen Automaten
erfunden, der Pommes frites herstellt und portionenweise abgibt. Die
Erfindung wurde am 16. November 1992 beim Patentamt der USA angemeldet. Am
3. Mai 1994 wurde das US-Patent unter der Nummer 5'307'736 erteilt.
Am gleichen Tag wurde gestützt auf Art. 31 des Vertrages vom 19. Juni 1970
über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
(PCT; SR 0.232.141.1) ein Antrag um internationale vorläufige Prüfung der
Anmeldung eingereicht. In der am 26. Mai 1994 erfolgten Veröffentlichung
der internationalen Anmeldung im Amtsblatt der WIPO wurde Richard
H. Sorensen als Anmelder angegeben. Am 1. Juli 1994 wurde sodann unter
Bezugnahme auf diese Anmeldung beim Europäischen Patentamt durch ein
englisches Patentanwaltsbüro im Auftrag der TEGE SA ein unter der Nummer
94901545.7 registriertes Patentgesuch eingereicht.
Vor der Anmeldung des US-Patents hatte Richard H. Sorensen am
12. Oktober 1992 mit der amerikanischen Gesellschaft Fry Factory
Corp. (seit Dezember 1993: Quix Snaxx Inc.) eine als "PATENT ASSIGNMENT
AGREEMENT" überschriebene Vereinbarung getroffen, nach welcher der Erfinder
alle seine Rechte betreffend das Patent an die Gesellschaft abtrat und
ihm als Gegenleistung Geldzahlungen für jeden verkauften Automaten und
jede verkaufte Portion Pommes frites versprochen wurden. Am Anfang des
Vertragstexts wird unter dem Titel "RECITALS" unter anderem festgehalten,
die Gesellschaft sei zum Zweck der Herstellung und Vermarktung der
Pommes-Frites-Automaten gegründet worden, Richard H. Sorensen sei zur
Hälfte Eigentümer der Gesellschaft und deren Vorsitzender, Präsident und
Generaldirektor. In einem gerichtlichen Vergleich vom 12. Februar 1993
(SETTLEMENT AGREEMENT) zwischen Geraldine A. Trainor und der Fry Factory
Corp., diese vertreten durch Richard H. Sorensen, wird bestätigt, dass
die Fry Factory Corp. Inhaberin der Rechte zur Herstellung und Vermarktung
des Pommes-Frites-Automaten sei.
Am 12. Februar 1993 erteilte die Fry Factory Corp. der Fry Factory
International Inc. eine Lizenz und diese am 30. April 1993 der englischen
Gesellschaft Fresh Fries Ltd. eine Unterlizenz zur Herstellung und
Vermarktung des Pommes-Frites-Automaten. Ende 1993 beschloss die Fresh
Fries Ltd., im Bereich des sogenannten "Food Cooking" mit der TEGE SA
zusammen zu arbeiten. Die TEGE SA ist eine an der Genfer Börse kotierte
Gesellschaft mit Sitz in Blonay im Kanton Waadt.
Nach direkten Kontakten zwischen Richard H. Sorensen und der TEGE
SA verpflichtete sich jener mit Vereinbarung vom 28. Januar 1994,
der TEGE SA die Rechte aus seiner am 16. November 1992 eingereichten
amerikanischen Patentanmeldung zu übertragen. Mit Vertrag vom 8. März 1995
übertrug die TEGE SA ihrerseits sämtliche ihr im Zusammenhang mit dem
Pommes-Frites-Automaten zustehenden Rechte an ihre Tochter TEGE Patents
AG mit Sitz in Liechtenstein.
Die Existenz der am 28. Januar 1994 zwischen Richard H. Sorensen und
der TEGE SA geschlossenen Vereinbarung wurde der Quix Snaxx Inc., das
heisst den mit dieser Gesellschaft verbundenen natürlichen Personen, erst
später bekannt. Die Quix Snaxx Inc. vertrat in der Folge den Standpunkt,
dass Richard H. Sorensen damit Rechte übertragen habe, über die er nicht
mehr habe verfügen können. Richard H. Sorensen war am 4. März 1994 von
seinen Stellungen als Vorsitzender, Präsident und Generaldirektor der
Quix Snaxx Inc. zurückgetreten.
Am 15. März 1999 reichte die Quix Snaxx Inc. beim Fürstlich
Liechtensteinischen Obergericht Klage gegen die TEGE Patents AG ein. Die
Klägerin stellte das Rechtsbegehren, die Beklagte sei schuldig zu erklären,
das beim Europäischen Patentamt, München, hängige europäische Patentgesuch
Nr. 94901545.7 an die Klägerin abzutreten sowie die Verfahrenskosten
binnen 4 Wochen bei sonstiger Exekution zu Händen des Rechtsvertreters der
klagenden Partei zu bezahlen. Die Beklagte beantragte die Abweisung der
Klage. Nach ihrer Auffassung war sie berechtigt, über die europäischen
Patentrechte zu verfügen, weil das PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT vom
12. Oktober 1992 entweder lediglich die amerikanischen Patentrechte zum
Gegenstand habe oder wegen Täuschung zu Lasten von Richard H. Sorensen
ungültig oder von diesem gekündigt worden sei.
Mit Urteil vom 7. Dezember 2000 erkannte das Obergericht, die Beklagte
sei schuldig, das beim Europäischen Patentamt, München, hängige europäische
Patentgesuch Nr. 94901545.7 an die Klägerin abzutreten, dies binnen vier
Wochen bei sonstiger Exekution. Das Obergericht kam zum Ergebnis, Richard
H. Sorensen habe der Klägerin mit der Vereinbarung vom 12. Oktober 1992
sämtliche Rechte an seiner Erfindung gültig abgetreten. Er habe sich mit
dem Vertrag vom 28. Januar 1994 gegenüber der TEGE SA zur Übertragung
von Rechten verpflichtet, über die er in diesem Zeitpunkt nicht mehr
habe verfügen können; auch die TEGE SA habe daher mit der Vereinbarung
vom 8. März 1995 keine Rechte an die Beklagte übertragen können.
Die Beklagte hat Berufung eingereicht mit den Anträgen, das Urteil des
Fürstlich Liechtensteinischen Obergerichts vom 7. Dezember 2000 aufzuheben
und die Klage abzuweisen, eventuell die Streitsache zur Neubeurteilung
an das Obergericht zurückzuweisen. Die Klägerin schliesst auf Abweisung
der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils.
Die Berufungsschrift ist in französischer, die Antwort in deutscher
Sprache abgefasst worden.
Das Bundesgericht weist die Berufung ab, soweit es darauf eintritt.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 1
1.- Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden nach Art. 1
des Patentschutzvertrags vom 22. Dezember 1978 (SR 0.232.149.514) ein
einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente. In diesem Schutzgebiet
gelten gemäss Art. 5 Abs. 1 (Marginalie: Anwendbares Recht) das jeweilige
Bundesrecht betreffend Erfindungspatente sowie andere Bestimmungen
des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre
Anwendung bedingt. Art. 5 Abs. 3 bestimmt sodann, dass das gemäss Absatz
1 anwendbare Recht in der Anlage zum Patentschutzvertrag angeführt
ist; Ergänzungen und Änderungen der Anlage werden vom Schweizerischen
Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt, die
ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt. Schliesslich wird in Art. 11
des Patentschutzvertrags festgehalten, dass die in Patentsachen gefällten
Zivil- und Strafentscheide der Gerichte des Fürstentums Liechtenstein
gemäss den auf Grund des Vertrags anwendbaren Bestimmungen über die
Rechtspflege beim Schweizerischen Bundesgericht angefochten werden können.
Nach der per 31. Dezember 1998 und per 31. Dezember 1999 bereinigten
Anlage I zum Patentschutzvertrag sind im Sinne von Art. 5 dieses Vertrags
namentlich anwendbar die Art. 1-40, 43-45, 47-67, 97-120, 136-163 und
170 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation
der Bundesrechtspflege (OG; SR 173.110 [vgl. Liechtensteinisches
Landesgesetzblatt, Jahrgang 1999, Nr. 196, S. 2 f. und Jahrgang
2001, Nr. 69, S. 2 f.]). Zur Anwendung kommen somit insbesondere die
Art. 37 und 43 OG. Nach der zweiten Bestimmung ist die Berufung an das
Bundesgericht möglich. Im angefochtenen Urteil findet sich denn auch eine
entsprechende Rechtsmittelbelehrung. Gemäss Art. 37 Abs. 3 OG wird das
Urteil des Bundesgerichts in der Regel in der Sprache des angefochtenen
Entscheides abgefasst. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache,
kann die Ausfertigung in dieser Sprache erfolgen. Im hier vorliegenden
Fall, wo die eine Partei die gleiche Sprache wie das angefochtene Urteil
verwendet hat, bleibt daher diese Sprache massgebend. Das vorliegende
Urteil wird deshalb in deutscher Sprache abgefasst. Es kann offen bleiben,
ob der Verfahrensbestimmung im Rahmen des Staatsvertrages angesichts
der Amtssprache des Fürstentums Liechtenstein eine andere Tragweite
beizubemessen ist als im internen schweizerischen Recht.
Erwägung 3
3.- Die Beklagte rügt eine Verletzung der Art. 16, 116, 117 und 122
des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember
1987 (IPRG; SR 291). Sie vertritt die Ansicht, dass auf die Vereinbarung
vom 12. Oktober 1992 (PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT) und den Vergleich vom
12. Februar 1993 (SETTLEMENT AGREEMENT) das Recht des US-Bundesstaates
Florida anzuwenden sei. Das Obergericht habe dieses Recht weder ermittelt
noch angewendet und dadurch Art. 16 IPRG verletzt.
a) Mit der Berufung kann nach dem durch Ziffer II/1 des Anhangs
zum IPRG eingefügten Art. 43a OG geltend gemacht werden, (a) der
angefochtene Entscheid habe nicht ausländisches Recht angewendet,
wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt; (b)
der angefochtene Entscheid habe zu Unrecht festgestellt, die Ermittlung
des ausländischen Rechts sei nicht möglich. Das IPRG ist in Anlage I zum
Patentschutzvertrag nicht als anwendbares Recht im Sinne von Art. 5 Abs. 3
des Vertrags aufgeführt. Die Beklagte vertritt die Ansicht, es ergebe
sich aus Art. 43a OG, dass die unrichtige Anwendung der bundesrechtlichen
Normen über das internationale Privatrecht gerügt werden könne, obwohl
das IPRG in der Anlage I zum Patentschutzvertrag nicht erwähnt sei.
b) Die Auslegung eines Staatsvertrags hat in erster Linie
vom Vertragstext auszugehen, wie ihn die Vertragsparteien nach dem
Vertrauensprinzip im Hinblick auf den Vertragszweck verstehen durften
(BGE 117 II 480 E. 2b S. 486; 116 Ib 217 E. 3a S. 221). Erscheint die
Bedeutung des Textes, wie sie sich aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch
sowie dem Gegenstand und Zweck des Vertrags ergibt, nicht offensichtlich
sinnwidrig, kommt eine über den Wortlaut hinausreichende - ausdehnende
oder einschränkende - Auslegung nur in Frage, wenn aus dem Zusammenhang
oder der Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut
abweichende Willenseinigung der Vertragsstaaten zu schliessen ist (BGE
124 I 225 E. 3a S. 228 mit Hinweis).
c) Der Patentschutzvertrag hat zum Zweck, einen einheitlichen
Schutz für Erfindungspatente in den Vertragsstaaten zu gewährleisten
(vgl. Präambel und Art. 1). Die Erfindungspatente können nur für das
Schutzgebiet insgesamt erteilt, übertragen oder für nichtig erklärt werden
oder erlöschen (Art. 4 Abs. 1). Im einheitlichen Schutzgebiet gelten nach
Art. 5 Abs. 1 die jeweilige Patentgesetzgebung des Bundes sowie andere
Bestimmungen des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung
ihre Anwendung bedingt, wobei das anwendbare Recht in der Anlage zum
Vertrag angeführt ist und Ergänzungen und Änderungen vom Schweizerischen
Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt werden,
die ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt (Art. 5 Abs. 3).
d) Das Schweizerische Bundesgericht ist nach Art. 11 des
Patentschutzvertrags als letzte Entscheidungsinstanz eingesetzt, um eine
einheitliche Rechtsprechung zu gewährleisten (vgl. Botschaft vom 9. Mai
1979 über den Patentschutzvertrag, BBl 1979 II 257 ff., S. 261). Diese
Rechtsprechung kann sich allein auf die materiellen Normen beziehen,
die gemäss Art. 5 im einheitlichen Schutzgebiet für anwendbar erklärt
werden. Dagegen haben die dem Verfahrensrecht zugehörigen Regeln des OG
gleich wie alle Verfahrensnormen die Funktion, der Verwirklichung und
Durchsetzung des anwendbaren materiellen Rechts zu dienen (vgl. BGE 116 II
215 E. 3 S. 218). Diese Regeln kommen insoweit zur Anwendung, als es um die
Beurteilung einer Streitsache aufgrund der staatsvertraglich als anwendbar
erklärten materiellen Normen geht. Eine Ausdehnung des Geltungsbereichs von
schweizerischen Bundesrechtsnormen kann daraus nicht abgeleitet werden. Da
das schweizerische IPRG in der Anlage I nicht aufgeführt ist und deshalb
im einheitlichen Schutzgebiet nicht gilt, können auch keine Rügen im Sinne
von Art. 43a OG erhoben werden. Daran ändert nichts, dass sich Art. 43a
OG unter den in der Anlage I erwähnten Art. 43-45 OG befindet. Art. 43a
OG umschreibt allein die in Bezug auf die Anwendung des schweizerischen
internationalen Privatrechts zulässigen Rügen, kann dagegen im hier
interessierenden Zusammenhang nicht als Verweis auf das schweizerische
IPRG verstanden werden. Eine über den Wortlaut des Patentschutzvertrags
hinausreichende Auslegung kommt nicht in Frage.
e) Auf die Berufung ist aus diesen Gründen nicht einzutreten, soweit
die Beklagte eine Verletzung des IPRG rügt. Die Beklagte legt im Übrigen
nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, dass die von ihr als verletzt
gerügten Normen des schweizerischen internationalen Privatrechts für die
Handhabung der einheitlichen Patentgesetzgebung unabdingbar wären. Es kann
daher dahingestellt bleiben, wie es sich verhalten würde, wenn eine für
die einheitliche Anwendung der Patentgesetzgebung unerlässliche Norm des
übrigen Bundesrechts aus Versehen in der Anlage I des Patentschutzvertrags
nicht erwähnt worden wäre.
Erwägung 4
4.- Gemäss Art. 29 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die
Erfindungspatente (PatG; SR 232.14) kann der Berechtigte auf Abtretung
des Patentgesuchs klagen, wenn dieses von einem Bewerber eingereicht
worden ist, der nach Art. 3 PatG kein Recht auf das Patent hat. Nach
Art. 3 Abs. 1 PatG steht das Recht auf das Patent dem Erfinder, seinem
Rechtsnachfolger oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem
andern Rechtsgrund gehört.
Nach Art. 60 des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die
Erteilung europäischer Patente (EPÜ; SR 0.232.142.2) steht das Recht
auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu
(Abs. 1), wobei der Anmelder im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt
als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu
machen (Abs. 3). Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf
Erteilung eines europäischen Patents einer in Art. 60 Abs. 1 EPÜ genannten
Person zugesprochen, die nicht Anmelder ist, so kann diese Person gemäss
Art. 61 Abs. 1 EPÜ, sofern das europäische Patent noch nicht erteilt
worden ist, innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der
Entscheidung in Bezug auf die in der europäischen Patentanmeldung benannten
Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden
ist oder aufgrund des dem Übereinkommen beigefügten Anerkennungsprotokolls
anzuerkennen ist
a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders als eigene
Anmeldung weiterverfolgen,
b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe Erfindung
einreichen oder
c) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen
wird.
Sowohl das PatG - mit Ausnahme von Art. 32 - wie das EPÜ sind nach
den Anlagen I und II zum Patentschutzvertrag im einheitlichen Schutzgebiet
anwendbar.
a) Art. 61 EPÜ regelt die Anspruchsgrundlage des wahren Berechtigten
gegen den Nichtberechtigten selbst nicht, sondern überlässt dem
nationalen Recht die inhaltliche Ausgestaltung der Vindikationsklage. Der
wahre Berechtigte muss, um die Rechte aus Art. 61 EPÜ zu erwerben,
eine rechtskräftige und anerkennungsfähige Entscheidung vorlegen
(SINGER/STAUDER, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl. 2000, N. 5
und 14 zu Art. 61). Während des Rechtsstreits kann die Aussetzung des
Verfahrens vor dem europäischen Patentamt verlangt werden (SINGER/STAUDER,
aaO, N. 21 ff. zu Art. 61), was vorliegend geschehen ist, wie sich aus
dem angefochtenen Urteil ergibt.
Mit der erfinderrechtlichen Vindikations- oder Abtretungsklage nach
Art. 29 PatG kann der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger die Vermutung der
Berechtigung des formellen Anmelders (Art. 58 EPÜ) oder Patentbewerbers
(Art. 4 PatG) umstossen. Der wahre Erfinder oder sein Rechtsnachfolger
vermag sich damit wirksam gegen einen Usurpator zu schützen und den Genuss
der Rechte zu sichern, die ihm der Patentschutz verleiht (vgl. BGE 73
II 228 E. 3 S. 231; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2.
Aufl., Bern 1975, Anm. 1 zu Art. 29; ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht,
3. Aufl., Bd. I, S. 80 und Bd. II, S. 611; PEDRAZZINI, Patent-
und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., Bern 1987, S. 89). Das Recht auf
das Patent, das dem Erfinder originär zusteht, ist vertraglich auf
Rechtsnachfolger übertragbar. Es gilt im Patentrecht der Grundsatz,
dass über die Erfindung mit Ausnahme der Erfinderpersönlichkeitsrechte
rechtsgeschäftlich verfügt werden kann, wie sich namentlich aus Art. 33
PatG ergibt (BLUM/PEDRAZZINI, aaO, Anm. 2 zu Art. 33 sowie Anm. 4 und 5
zu Art. 3; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, N. 3.03 zu Art. 3 PatG und Art. 58,
59, 61 EPÜ). Ob der Erfinder das Recht auf das Patent übertragen hat,
ist durch Vertragsauslegung zu ermitteln, wobei die Vermutung gilt,
dass mit dem Verkauf der Erfindung gleichzeitig das Recht auf das Patent
übertragen wird (BLUM/PEDRAZZINI, aaO, Anm. 5 zu Art. 3; PEDRAZZINI,
Patent- und Lizenzvertragsrecht, S. 84). Das auf den Vertrag anwendbare
Recht bestimmt sich nach dem massgebenden internationalen Privatrecht
(SINGER/STAUDER, aaO, N. 16 zu Art. 60 EPÜ).
b) Im angefochtenen Urteil wird nicht ausdrücklich dargelegt,
nach welchen internationalprivatrechtlichen Regeln das Obergericht
das anwendbare Recht bestimmt hat. Da das schweizerische IPRG nicht
zur Anwendung kommt (vgl. oben E. 3), war das anwendbare Recht nach
dem liechtensteinischen internationalen Privatrecht zu bestimmen. Die
Klägerin hat denn auch in der Klageschrift auf Art. 40 und 47 des
liechtensteinischen Gesetzes über das internationale Privatrecht vom
19. September 1996 Bezug genommen. Jedenfalls steht fest, dass sich
die Beklagte nicht auf das schweizerische IPRG und insbesondere dessen
Art. 16 Abs. 2 berufen kann, wonach schweizerisches Recht anzuwenden ist,
falls der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts nicht feststellbar
ist. Auf die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge einer Verletzung von
Art. 18 des schweizerischen OR ist nicht einzutreten. Zudem kann die
Auslegung der Vereinbarung vom 12. Oktober 1992 durch die Vorinstanz in
diesem Verfahren nicht überprüft werden. Denn es ist weder ersichtlich
noch dargetan, inwiefern im vorliegenden Fall im Zusammenhang mit
der Übertragung der Patentrechte schweizerisches materielles Recht
anwendbar und namentlich für die Vertragsauslegung massgebend sein
soll. Die staatsvertraglich zur Gewährleistung eines einheitlichen
Patentschutzgebiets als anwendbar erklärten Bundesrechtsnormen sind für
die Auslegung des Vertrages, mit welchem der Erfinder seine Rechte auf
das Patent auf die Klägerin übertragen hat, nicht von Bedeutung. Vielmehr
ist das Ergebnis der durch das Obergericht vorgenommenen Vertragsauslegung
für das Bundesgericht verbindlich. Dieses Ergebnis widerspricht den gemäss
dem Patentschutzvertrag anwendbaren Art. 3 und 29 PatG nicht, denn danach
ist die rechtsgeschäftliche Verfügung über die Erfindung bzw. über das
Recht auf das Patent möglich und zulässig. Ist aber nach dem angefochtenen
Urteil davon auszugehen, dass der Erfinder seine Rechte an der Erfindung
auf die Klägerin übertragen, also zu ihren Gunsten darüber verfügt hat,
hält der angefochtene Entscheid ohne weiteres einer Überprüfung aufgrund
der nach dem Patentschutzvertrag anwendbaren Regeln stand, führen diese
doch zum Ergebnis, dass die Klägerin unter diesen Umständen die wahre
Berechtigte im Sinne von Art. 3 PatG und Art. 60 Abs. 1 EPÜ ist.