BGE 122 III 81
122 III 81
16. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Februar 1996 i.S.
Firma X. & Co. AG und Firma Y. AG in Liquidation gegen A. und Firma B. AG
(Berufung) Regeste
Patentansprüche und deren Auslegung (Art. 51 f. PatG); gesetzlicher
Geltungsbereich.
Auslegungskriterien; Bedeutung der Erklärungen bei der Patentanmeldung
zur Bestimmung von Gegenstand und Schutzbereich (E. 4).
Für Widerhandlungen nach schweizerischem Patentgesetz gilt ein striktes
Territorialitätsprinzip (E. 5).
Sachverhalt
A.- Folgende am 29. Mai 1968 als Einheit angemeldeter und im Lauf
des Verfahrens aufgeteilter Patente sind in den Jahren 1971, 1973 und
1975 in der Schweiz eingetragen worden:
- Nr. 511 130 betreffend Verfahren und Einrichtung zum Belegen
nichttextiler Unterlagen mit pulverförmigen Werkstoffen mit folgenden
unabhängigen Ansprüchen:
"I. Verfahren zum Belegen nichttextiler Unterlagen mit pulverförmigen
Werkstoffen in gleichbleibender Schichtstärke und in gleichmässiger
Verteilung über mindestens eine Begrenzungsfläche der Unterlage,
dadurch
gekennzeichnet, dass Entnahmen der zur Belegung vorgesehenen Pulvermenge
aus einem Vorrat und/oder Verteilung der Entnahmemenge auf eine gemäss
Grösse und einzustellendem Abstand des Pulverkornes strukturierte
Förderfläche bei Temperaturen durchgeführt werden, die niedriger
gehalten
werden als die Temperaturen, bei denen das Pulverkorn der Förderfläche
entnommen und auf die zu belegende Unterlage oder einen Zwischenträger
überführt wird.
II. Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch I,
dadurch gekennzeichnet, dass im Anschluss an einen Pulvervorratsbehälter
ein Entnahme- und Verteilungsflächen bildendes Förder- und
Verteilungsmittel in Form einer umlaufenden, mit Kühl- und
Heizvorrichtungen ausgerüsteten Walze vorgesehen ist, deren
Umfangsfläche
Ausnehmungen aufweist, die nach Grösse und Abstand dem Pulverkorn und
dessen vorgesehener Verteilung angepasst sind, und dass der so
oberflächenstrukturierten Walze Anpresswalzen zugeordnet sind, deren
Temperaturen höher sind als die Temperaturen der Walze mit
strukturierter
Oberfläche."
- Nr. 536 727 betreffend Einrichtung zum Belegen nichttextiler
Unterlagen mit pulverförmigen Werkstoffen mit folgendem unabhängigem
Anspruch:
"Einrichtung zum Belegen nichttextiler Unterlagen mit pulverförmigen
Werkstoffen, dadurch gekennzeichnet, dass im Anschluss an einen
Pulvervorratsbehälter ein Entnahme- und Verteilungsflächen bildendes
Förder- und Verteilungsmittel in Form einer umlaufenden, mit Kühl- und
Heizvorrichtungen ausgerüsteten Walze vorgesehen ist, deren
Umfangsfläche
Ausnehmungen aufweist, die nach Grösse und Abstand dem Pulverkorn und
dessen vorgesehener Verteilung angepasst sind, und dass der so
oberflächenstrukturierten Walze Anpresswalzen zugeordnet sind, deren
Temperaturen höher einstellbar sind als die Temperatur der Walze mit
strukturierter Oberfläche."
- Nr. 561 117 betreffend Verfahren zum Belegen textiler Unterlagen
mit pulverförmigem Kunstharz mit folgendem unabhängigem Anspruch:
"Verfahren zum Belegen von Unterlagen aus Textilfasern mit
pulverförmigem
Kunstharz mittels reliefartig strukturierter Förderfläche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kunstharzpulver auf die Förderfläche bei einer
dessen Verteilung auf sie und dessen Aufnahme in den Strukturräumen des
Reliefs zulassenden, eine Klebrigkeit des Pulvers bei Verteilung und
Aufnahme vermeidenden Temperatur überführt wird, wobei letztere
niedriger
gehalten wird als die Temperatur der Unterlage aus Textilfasern,
bei der das Kunstharzpulver auf diese übertragen wird, und dass die
Übertragung des
Kunstharzpulvers auf die Unterlage durch deren Kontakt mit der
Förderfläche
erfolgt."
Die Firma X. & Co. AG und die Firma Y. AG in Liquidation als
Inhaberinnen der Patente klagten am 17. Oktober 1984 gegen A. und die
Firma B. AG vor dem Obergericht des Kantons Thurgau auf Unterlassung
patentverletzender Handlungen, auf Herausgabe von Plänen und auf
Schadenersatz oder Gewinnherausgabe. Sie warfen den Beklagten vor, im Jahr
1981 durch Lieferung einer Puderpunkt-Beschichtungsanlage in die damalige
DDR die genannten Patente verletzt zu haben und zu beabsichtigen, mit der
Lieferung weiterer Maschinen, namentlich nach Bulgarien, das rechtswidrige
Verhalten fortzusetzen.
Im Lauf des Verfahrens, am 29. Mai 1988, lief die Schutzdauer der
drei Patente ab, so dass die Unterlassungs- und Herausgabebegehren
gegenstandslos wurden.
Mit Urteil vom 22. Juni 1993/25. Januar/3. Mai 1994 wies das
Obergericht die verbliebene Forderungsklage ab.
Gegen dieses Urteil führen die Klägerinnen eidgenössische Berufung
mit dem Hauptantrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage
zu schützen.
Das Bundesgericht weist die Berufung ab.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 4
4.- Die klägerischen Sachpatente Nrn. 511 130 und 536 727 haben nach
ihrem Wortlaut Einrichtungen zum Belegen nichttextiler Unterlagen zum
Gegenstand. Es stellt sich die Frage, ob die patentgemässen Erfindungen
auch dann (widerrechtlich) benützt werden, wenn identische oder naheliegend
veränderte, d.h. nachgeahmte Vorrichtungen zu dem Zwecke gewerblich
ausgeführt oder in Verkehr gesetzt werden, um damit textile Unterlagen zu
belegen (Art. 66 lit. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 PatG; SR 232.14).
a) Nach Art. 51 Abs. 1 PatG ist die Erfindung in einem oder mehreren
Patentansprüchen zu definieren. Die Patentanmeldung hat aufzuzeigen,
was der Erfinder subjektiv als Teil der objektiv offenbarten Lehre zum
technischen Handeln erkannt hat und unter Schutz gestellt haben will. Die
Definition bestimmt den Gegenstand der Erfindung oder des Patentschutzes;
dies erfolgt allerdings nicht nach Massgabe einer subjektiven oder
empirischen Auslegung des in der Patentanmeldung erklärten Willens
des Erfinders, sondern aufgrund deren objektivierten oder normativen
Gehalts aus der Sicht des Fachmanns (RETO M. HILTY, Der Schutzbereich
des Patents, Diss. Zürich 1990, S. 24 ff.; RETO M. HILTY, Die Bestimmung
des Schutzbereichs schweizerischer und europäischer Patente, in AJP 1993
S. 396 ff., S. 399; HANS PETER WALTER, Zwischen Skylla und Charybdis -
zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69 EPÜ, in GRUR 1993 S. 348
ff., 349 f.).
Die normativ ausgelegten Patentansprüche bestimmen ebenfalls
den sachlichen Geltungs- oder Schutzbereich des Patents (Art. 51
Abs. 2 PatG). Dieser unterscheidet sich vom Gegenstand der Erfindung
einerseits funktionell, indem er nicht das Objekt des Schutzes, sondern
dessen Ausdehnung beschlägt, anderseits in der Beurteilungsperspektive,
indem er zwingend an einer angegriffenen Dritthandlung zu messen ist
(RETO M. HILTY, in AJP 1993 vgt., S. 401). Das Tatbestandsmerkmal
des Erfindungsgegenstands ist indessen unverändert das objektive
Auslegungsergebnis über die Patentansprüche. Insoweit ist bei der Bemessung
des Schutzumfangs ebenfalls von der dem Fachmann erkennbaren Tragweite
der Erfindung auszugehen.
Das Prinzip der objektivierten Auslegung entkleidet jedoch die
Patentanmeldung und die darin enthaltenen Ansprüche der Rechtsnatur
von Willenserklärungen nicht. Zwar kann der Erfindungsschutz über den
subjektiven Verständnishorizont des Erfinders hinausreichen und nach dem
allgemeinen hermeneutischen Grundsatz der überschiessenden Bedeutung
eines Geisteswerkes auch diesem Unbewusstes erfassen (vgl. HANS MERZ,
Auslegung, Lückenfüllung und Normberichtigung, in AcP 163/1964 S. 305
ff., 318 f. mit Hinweisen), doch wird er allemal durch die bewussten
Erklärungen des Anmelders begrenzt, weil die behördliche Rechtserteilung
nicht weiter reicht als der Anmelder dies tatsächlich gewollt oder
bewusst erklärt hat. Der Patentanspruch bleibt seinem Wesen nach stets
verbindliche Gestaltungserklärung des Anmelders und bindet den Inhaber
bezüglich seiner Verfügungsmacht über die Erfindung, ist damit stets
rechtliches Handlungsmodell. Er bestimmt abschliessend den Gehalt des
subjektiven Patentrechts als Ausschliesslichkeitsrecht (ALOIS TROLLER,
Begriff der patentfähigen Erfindung und Auslegung des Patentanspruchs,
in: Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Gedenkschrift für Fritz
Schönherr, S. 73 ff., 74). Der willentlichen Begrenzung des Schutzes ist
folglich die bewusst in Kauf genommene gleichzustellen, selbst wenn sie an
sich unfreiwillig oder widerwillig erfolgte. Bei der Anmeldung Versäumtes
lässt sich nicht im Verletzungsprozess nachholen. Folglich hat der Anmelder
Beschränkungs- und Verzichtserklärungen auch dann gegen sich gelten zu
lassen, wenn dafür objektiv keine Notwendigkeit bestand, und trägt er
allgemein das Risiko eines ungenügend beanspruchten Herrschaftsbereichs,
indem etwa auch ein offenes Auslegungsergebnis zu seinen Lasten geht
(HANS PETER WALTER, in GRUR 1993 vgt., S. 350; BENKARD/ULLMANN, N. 7 und
82 ff. zu § 14 DPatG).
b) Bei einem Sachpatent im Sinn von Art. 52 Abs. 1 lit. b PatG
kommt der Aufnahme von Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben in
die Patentdefinition im Regelfall keine schutzbeschränkende Wirkung
zu. Derartige Angaben dienen im allgemeinen bloss als Verständnishilfen,
welche die Bedeutung einer unmittelbaren oder erläuternden Beschreibung
der körperlichen Ausgestaltung oder der Einsatzmöglichkeiten des
betreffenden Erzeugnisses haben. Sie beschränken daher dem Grundsatz
nach den Schutzbereich der patentierten Vorrichtung nicht auf deren
Verwendung zu dem genannten Zweck, in der bestimmten Funktion oder
mit der angegebenen Wirkung. Vielmehr erstreckt der Patentschutz
sich auf jeden wirkungsgleichen Gegenstand mit gleichen oder bloss
unwesentlich veränderten Merkmalen in allen Funktionen, Wirkungen,
Zwecken, Brauchbarkeiten und Vorteilen der Vorrichtung (ALOIS TROLLER,
Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl., 1983, S. 178; BERNHARDT/KRASSER,
Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., 1986, S. 323; BENKARD/BRUCHHAUSEN,
N. 20 ff. zu § 1 DPatG; BENKARD/ULLMANN, N. 41 f. zu § 14 DPatG; KARL
BRUCHHAUSEN, Der Schutzgegenstand verschiedener Patentkategorien, in GRUR
1980 S. 364 ff.; KARL BRUCHHAUSEN, Der Schutzstoff in der Chemie: Welche
Bedeutung haben Angaben über den Zweck einer Vorrichtung, einer Sache
oder eines Stoffes in der Patentschrift für den Schutz der Vorrichtung,
der Sache oder des Stoffes durch ein Patent?, in GRUR Int. 1991 S. 413
ff.; aus der Rechtsprechung: BGHZ 112 S. 140, 156 f., und BGH-Urteil
vom 17.09.1987, in GRUR 1988 S. 287 ff., 288).
Eine Ausnahme von diesen Grundsätzen gilt ohne weiteres dort, wo ein
als solches bezeichnetes Sachpatent nach dem objektiven Verständnis des
Fachmanns als Verwendungspatent zu gelten (Art. 52 Abs. 1 lit. d PatG),
mithin die grammatikalische der teleologischen Auslegung zu weichen hat
(vgl. dazu BGE 65 II 91, insbesondere S. 93 f., 92 II 48 E. 3, 97 I 564
E. 1c; PMMBl 1975 I 33 ff.). Gleiches gilt, wenn die offenbarte Verwendung
nicht blosse Zweckangabe ist, sondern bereits die funktionelle Eignung
der Vorrichtung und deren körperliche Ausgestaltung erläuternd klarstellt
(BGH-Urteil vom 02.12.1980, in GRUR 1981 S. 259, 260 unter Hinweis auf die
allenfalls unterschiedlichen Folgen bezüglich Gegenstand und Schutzbereich
des Sachpatents). Aus dem Verständnis des subjektiven Patentrechts
als Normsetzungsbefugnis folgt sodann weiter, dass dem Patentanmelder
auch frei steht, Schutz bloss für eine bestimmte Verwendung einer an
sich erfinderischen Lehre zum technischen Handeln zu beanspruchen,
selbst wenn das aus dieser Lehre gewonnene Erzeugnis in der Form eines
allgemeinen Sachpatents einen umfassenderen Verwendungsschutz zu begründen
vermöchte. Beschränkungen des Sachpatents auf eine bestimmte Herstellung
oder Verwendung des Erzeugnisses liegen im Ermessen des Anmelders, und
der so begründete, zweckgebundene Stoffschutz reicht nicht weiter als vom
Anmelder gewollt oder bewusst erklärt (KARL BRUCHHAUSEN, in GRUR 1980 vgt.,
S. 367; KARL BRUCHHAUSEN, in GRUR Int. 1991 vgt., S. 414; KURT VON FALCK,
Die Beschränkung des auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruchs auf
eine bestimmte Art der Verwendung dieses Erzeugnisses, in GRUR 1993
S. 199 ff.). Eine solche Beschränkung führt nicht zu einem Wechsel
in der Patentkategorie, jedoch zu einer gewollten oder bewusst in Kauf
genommenen Begrenzung des Schutzbereichs des Sachpatents (BENKARD/ULLMANN,
N. 80 ff. zu § 14 DPatG). Es verhält sich hier im Ergebnis nicht anders
als im Fall der negativen Umschreibung von Gegenstand und Schutzbereich
des Patents durch einen sogenannten Disclaimer (vgl. dazu etwa RUDOLF
TESCHEMACHER, in: Münchner Gemeinschaftskommentar, N. 105 ff. zu Art. 84
EPÜ; ROMUALD SINGER, Europäisches Patentübereinkommen, N. 15 zu Art. 54 und
N. 4 zu Art. 84; ROMUALD SINGER, Der Neuheitsbegriff in der Rechtsprechung
der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts, in GRUR 1985 S. 789 ff.,
793 f.).
c) Nach den für das Bundesgericht verbindlichen tatsächlichen
Feststellungen der Vorinstanz wurden die zur Beurteilung stehenden
Einrichtungspatente bewusst auf eine Verwendung der Vorrichtungen der
Belegung nichttextiler Unterlagen beschränkt, was sich äusserlich aus dem
schweizerischen Verfahrensdualismus in materiell vorgeprüfte und ungeprüfte
Patente erklärt (Art. 87 ff. PatG). Damit ist für die Bestimmung des
Schutzbereichs der beiden Patente davon auszugehen, dass dieser bewusst
auf eine bestimmte Verwendungsart beschränkt wurde. Ob diese bewusste
Beschränkung sodann willentlich oder versehentlich, insbesondere aufgrund
ungenügender Informationen des Amtes erfolgte, bleibt nach dem Gesagten für
die Bestimmung von Gegenstand und Schutzbereich der Patente bedeutungslos
(vgl. dazu die für den vorliegenden Fall massgebenden Richtlinien des
Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 13. März 1967 zur Anwendung von Art.
87 Abs. 2 lit. a PatG, in PMMBl 1967 I 18 ff., sowie den Entscheid der II.
Beschwerdeabteilung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 15.12.1966
zu den Verfahrensfolgen bei einer anmelderseitigen Beschränkung des
Anwendungsgebietes, in PMMBl 1967 I 6 ff.).
Nach den insoweit wiederum verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz
sind die angegriffenen Handlungen der Beklagten ausschliesslich auf eine
Verwendung der davon erfassten Maschinen zur Belegung textiler Unterlagen
ausgerichtet. Damit werden sie nach dem Gesagten vom Schutzbereich der
klägerischen Sachpatente nicht erfasst und erscheinen dergestalt auch
nicht als deren widerrechtliche Benützung. Damit ist insoweit dem geltend
gemachten Anspruch auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe der rechtliche
Boden entzogen.
Erwägung 5
5.- Das Verfahrenspatent Nr. 561 117 schützt, wie die Vorinstanz
rechtsfehlerfrei erkannt hat, seinem Gegenstand nach unmittelbar bloss
die Belegung textiler Unterlagen in bestimmter Weise, nicht aber die dazu
benützte Einrichtung. Deren Inverkehrsetzung könnte daher von vornherein
bloss als Teilnahme an einer Patentverletzung im Sinn von Art. 66 lit. d
PatG zivil- oder strafrechtlich erfasst werden (dazu ALOIS TROLLER,
Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., 1985, S. 894).
a) Das Bundesgericht spricht dem schweizerischen Patentgesetz einen
strikt territorialen Geltungsbereich zu und lässt dessen Schutz an den
Landesgrenzen enden (BGE 92 II 293 E. 4, 97 II 169 E. 2a S. 173, 100
II 237 E. 2). Im Fall der Berufung auf schweizerisches Recht ist daher
internationalprivatrechtlich allein auf den Erfolgsort, d.h. auf den Ort
abzustellen, wo das Patentrecht widerrechtlich tangiert wurde (FRANK
VISCHER, in: IPRG-Kommentar, N. 6 zu Art. 110). Liegt der Erfolgsort
ausserhalb der Schweiz, sind daher auch die Teilnehmer der Handlung im Sinn
einer sogenannten mittelbaren Patentverletzung dem schweizerischen Recht
nicht unterstellt, selbst wenn die ihnen zur Last gelegten Handlungen im
Inland begangen wurden (BGE 92 II 293 E. 4 e contrario).
b) Nach den Feststellungen der Vorinstanz stehen Verletzungen des
Verfahrenspatents Nr. 561 117 an einem schweizerischen Erfolgsort nicht
zur Beurteilung. Damit wird eine allfällige Teilnahme der Beklagten nicht
vom schweizerischen Recht beherrscht, und ist folglich auch insoweit
dem geltend gemachten Schadenersatz- oder Gewinnherausgabeanspruch
die im vorliegenden Verfahren allein zu beurteilende schweizerische
Rechtsgrundlage (Art. 43 f. OG) entzogen.