BGE 120 II 357
120 II 357
65. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. September 1994 i.S.
SAFIA AG gegen Rossato (Berufung) Regeste
Teilweise Nichtigerklärung eines Patents durch den
Richter in Gutheissung einer Widerklage, die im Rahmen eines
Patentverletzungsprozesses erhoben wird (Art. 27 PatG).
In einem solchen Verfahren ist der Richter nicht von Bundesrechts wegen
dazu verpflichtet, gleichzeitig mit der teilweisen Nichtigerklärung des
Patents über dessen Neufassung zu entscheiden. Er kann diesen Entscheid
vielmehr bis zur rechtskräftigen Erledigung der Streitsache zurückstellen
(E. 2a und b). Das gilt auch dann, wenn die teilweise Nichtigerklärung
des Patents dazu führt, dass es gegen das Gebot der Einheitlichkeit der
Erfindung verstösst (E. 2c).
Beurteilung und Bejahung der Frage einer Verletzung des Streitpatents
(E. 3).
Sachverhalt
A.- Eride Rossato ist Aktionär und Geschäftsführer der O.ME.R
SpA (nachfolgend: OMER), eines italienischen Industrieunternehmens,
das unter anderem Hebebühnen für Motorfahrzeuge herstellt. Er ist
Inhaber des CH-Patents Nr. 636 581, für das er der OMER eine weltweite
Exklusivlizenz erteilt hat und dessen Ansprüche - in deutscher Übersetzung
des italienischen Originaltextes - wie folgt lauten:
"1) Pantograph-Hebebühne, besonders für Motorfahrzeuge, bestehend aus
einem Paar Fahrbahnen, von denen jede durch ein Paar Streben gehalten
wird, die ihrerseits gelenkig an zwei Längsträgern befestigt sind,
die auf dem
Boden ruhen, dadurch gekennzeichnet, dass die einander entsprechenden
Streben wenigstens eines Paars untereinander auf dem Boden durch einen
Torsionsstab verbunden sind.
2) Hebebühne gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
jeder Fahrbahn und der entsprechenden Strebe Einfach-Hydraulikzylinder
angebracht sind.
3) Hebebühne gemäss Anspruch 2, bei welcher ein einziges Paar von
Streben
durch einen Torsionsstab verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hydraulikzylinder zwischen jeder Fahrbahn und der entsprechenden
Strebe,
welche nicht den Torsionsstab trägt, angebracht ist.
4) Hebebühne gemäss Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Anlenkpunkt jedes Hydraulikzylinders an der entsprechenden Fahrbahn
auf der
Innenseite des Anlenkpunktes der Streben an den Fahrbahnen liegt.
5) Hebebühne gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Torsionsstab mit einem Schutzblech überdeckt ist.
6) Hebebühne gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass geneigte
Verbindungsebenen zwischen den abgesenkten Fahrbahnen und dem Boden
vorgesehen sind, versehen mit Antriebsmitteln, die in der Lage sind,
ihr automatisches Rücklegen zu bewirken in dem Masse, in dem sich die
Fahrbahnen anheben.
7) Hebebühne gemäss Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jede
geneigte Ebene an der entsprechenden Fahrbahn angelenkt ist und zwei
Teile umfasst, relativ zueinander verschwenkbar, die Teile durch ein
Hubsystem verbunden sind, das durch eine Stange betätigt wird, die mit
einer Strebe verbunden ist an einem Punkt, der nicht der Gelenkpunkt
dieser Strebe an der Fahrbahn ist.
8) Hebebühne gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am Eingang
jedes Hydraulikzylinders ein Sperrventil eingebaut ist, das den
Ausfluss der Druckflüssigkeit aus dem Druckzylinder sperrt, wenn die
Druckdifferenz zwischen dem Inneren und dem Äusseren des Zylinders
einen vorbestimmten
Wert überschreitet.
9) Hebebühne gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Rückhaltesperre eingebaut ist, die an jedem Hydraulikzylinder
angreift und
die eine bewegliche Zackenstange und eine mit ihr zusammenwirkende
Klinke umfasst, wobei die Zackenstange so ausgebildet ist, dass sie
das Heben der
Hebebühne erlaubt und das Senken verhindert.
10) Hebebühne gemäss Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zackenstange aus einem Organ besteht, das an der entsprechenden
Fahrbahn in
der Nähe des Hub-Hydraulikzylinders schwenkbar befestigt ist und mit
einer gezackten Partie und einer Masse versehen ist, die durch die
Schwerkraft in dem Sinne wirkt, dass sie die Zacken gegen den Rand
des erwähnten
Hydraulikzylinders drückt, wobei Mittel vorhanden sind, um die gezackte
Partie vom Rand des Hub-Hydraulikzylinders zu entfernen.
11) Hebebühne gemäss Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
sie einen
Hydraulikzylinder umfasst, welcher auf die Masse wirkt, um die gezackt
Partie vom Rand des Hub-Hydraulikzylinders zu entfernen, wobei dieser
Hydraulikzylinder eine Feder aufweist, die ihn auf elastische Weise
in die
Ruhestellung zurückstellt."
Die SAFIA Garage- und Industriebedarf AG (nachfolgend: SAFIA) vertreibt
Hebebühnen für Motorfahrzeuge der österreichischen Firma Nestel-Eichhausen
(IME), darunter solche des Typs "IME-Autolift HEP 30".
B.- Mit Klage vom 5. Februar 1990 stellten Eride Rossato und die OMER
beim Handelsgericht des Kantons Bern die Anträge, der SAFIA sei gerichtlich
zu verbieten, Hebebühnen des Typs "IME-Autolift HEP 30" in der Schweiz
zu verkaufen, auszustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder dafür
Werbung zu betreiben. Sie machten geltend, die erwähnte Hebebühne verletze
alle Ansprüche des CH-Patents Nr. 636 581 mit Ausnahme der Ansprüche 6
und 7.
Die SAFIA und ein dem Prozess auf ihrer Seite beigetretener
Intervenient schlossen auf Abweisung der Klage und beantragten
widerklageweise die Nichtigerklärung des Streitpatents. Die SAFIA machte
zudem einen Schadenersatzanspruch geltend. Im Laufe des Verfahrens
verzichteten die Kläger auf die Patentansprüche 1 bis 5, wogegen die
Beklagte die Rechtsbeständigkeit der Ansprüche 6 und 7 anerkannte.
In seinem Urteil vom 24. August 1993 hielt das Handelsgericht
zunächst fest, was die Parteien im Laufe des Verfahrens anerkannt
hatten, und hiess sodann die widerklageweise erhobene Nichtigkeitsklage
bezüglich der Patentansprüche 8, 9 und 11 gut, wies sie dagegen
bezüglich des Patenanspruchs 10 ab. In Gutheissung der Verletzungs-
und Unterlassungsklage verbot es der Beklagten, Hebebühnen des Typs
"IME-Autolift HEP 30" in der Schweiz zu verkaufen, auszustellen, anzubieten
oder in Verkehr zu bringen und dafür Werbung zu betreiben, und wies deren
Schadenersatzklage ab.
Die Beklagte und der Intervenient haben das Urteil des Handelsgerichts
mit Berufung angefochten, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 2
2.- Die Berufungskläger rügen eine Verletzung von Art. 66 in Verbindung
mit Art. 27 und 25 PatG (SR 232.14) sowie von Art. 2 UWG (SR 241) mit der
Begründung, das Handelsgericht habe bundesrechtswidrig die Verletzungsklage
trotz Teilverzichts und Teilnichtigkeit des Streitpatents gutgeheissen,
ohne vorgängig den Geltungs- und Schutzbereich des eingeschränkten Patents
entsprechend der Anweisung von Art. 27 PatG bestimmt zu haben.
a) Nach Art. 27 PatG ist das Patent durch den Richter entsprechend
einzuschränken, wenn ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der
patentierten Erfindung gegeben ist. Damit soll verhindert werden, dass der
Richter lediglich die teilweise Nichtigkeit des Patents feststellt und die
Änderung der Ansprüche dem Bundesamt für geistiges Eigentum überlässt, das
dem Patentbewerber deren Inhalt nicht vorschreiben kann. Aus diesem Grund
hat der Richter, wenn er auf teilweise Nichtigkeit des Patents erkennt,
den davon ausgenommenen Teil der Ansprüche selbst neu zu fassen. Das
kann analog der Regelung für den Teilverzicht dadurch geschehen,
dass er einen oder mehrere unabhängige oder abhängige Patentansprüche
aufhebt, unabhängige Ansprüche mit abhängigen zusammenlegt oder auf
andere Weise einschränkt (Art. 24 Abs. 1 lit. a-c PatG; BGE 108 II 154
E. 3a; RETO M. HILTY, Der Schutzbereich des Patents, Diss. Zürich 1989,
S. 279 ff.). Falls die festgestellte Teilnichtigkeit des Patents zur
Folge hat, dass hinsichtlich der verbleibenden Ansprüche das Gebot der
Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 52 Abs. 2 PatG) nicht eingehalten wird,
können zusätzliche Patente errichtet werden, welche das Anmeldedatum
des ursprünglichen Patents erhalten (Art. 27 Abs. 3 in Verbindung mit
Art. 25 Abs. 2 PatG). Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass die
prozessuale Feststellung der Teilnichtigkeit eines Patents ex tunc wirkt,
selbst wenn sie auf einen Teilverzicht des Patentinhabers während hängigem
Verfahren zurückzuführen ist, da dieser Teilverzicht als Abstandserklärung
der teilweisen Anerkennung der Nichtigkeitsklage gleichzustellen ist
(HILTY, aaO, S. 263 Fn. 8 mit Hinweisen).
Die patentrechtliche Nichtigkeitsklage ist - auch im Fall, dass sie nur
einen Teil der Patentansprüche betrifft - eine negative Feststellungsklage
und keine Gestaltungsklage mit konstitutiver Rechtswirkung (BGE 116
II 196 E. 1a S. 198). Deshalb ist die sich aus der Feststellung der
Teilnichtigkeit allfällig ergebende Neufassung der Patentansprüche bloss
eine Folge der festgestellten Teilnichtigkeit und macht nicht deren Wesen
selbst aus. Sie ist daher nicht Wesensmerkmal des Teilnichtigkeitsurteils
(BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bd. II, Anm. 6
zu Art. 27 PatG), kann diesem somit auch nachfolgen. Dementsprechend
wurde etwa die Vornahme der Neufassung im kantonalen Verfahren bis zum
Rechtsmittelentscheid des Bundesgerichts zurückgestellt, um unnützen
Aufwand zu vermeiden (vgl. BGE 95 II 364 S. 366 lit. B). Das Handelsgericht
ist im vorliegenden Fall gleich vorgegangen. Es hat den Parteien im
angefochtenen Urteil zugesichert, ihnen Gelegenheit zu geben, sich nach
Rechtskraft des Urteils zu der in Aussicht gestellten Neufassung des
Patents zu äussern. Dieses Vorgehen ist nach dem Gesagten bundesrechtlich
nicht zu beanstanden.
b) Die Berufungskläger anerkennen im übrigen vor Bundesgericht
ausdrücklich die Rechtsbeständigkeit des Patentanspruchs 10. Sie finden
sich somit insoweit mit der materiellen Abweisung ihrer Nichtigkeitsklage
durch die Vorinstanz ab. Die Neufassung der Patentansprüche erachten sie
denn auch nicht mit Blick auf die teilweise Abweisung dieser Widerklage,
sondern mit Blick auf die Gutheissung der Hauptklage und die Abweisung
der korrelativen Schadenersatz-Widerklage für erforderlich, da sie der
Auffassung sind, nur so hätte der Schutzbereich des eingeschränkten Patents
bestimmt und damit die Verletzungsfrage beantwortet werden können. Dieser
Standpunkt ist rechtsirrtümlich. Art. 27 PatG betrifft das Verfahren der
Nichtigkeitsklage, nicht aber jenes der Verletzungsklage, und überträgt
dem Gericht gleichsam verwaltungsrechtliche Befugnisse im Hinblick auf die
registermässige Bereinigung des für teilweise nichtig erklärten Patents. Im
Verletzungsprozess steht demgegenüber nicht die formelle Neufassung der
verbliebenen Patentansprüche an, sondern die Bestimmung des materiellen
Schutzbereichs dieser Ansprüche zur Beurteilung der angegriffenen
Benützungshandlung nach Massgabe von Art. 66 lit. a PatG. Diesen
Schutzbereich hat das Gericht aber gleichermassen zu bestimmen, ob die
Teilnichtigkeit des Streitpatents widerklage- oder einredeweise geltend
gemacht wird, und unbesehen darum, dass im Fall blosser Einrede ohnehin
kein Nichtigkeitsurteil ergeht und daher eine Neufassung des Patents
unterbleibt (vgl. zur Wirkung der Einrede: BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 28 lit. a
zu Art. 26 PatG; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. II, S. 968).
c) Unbehelflich ist schliesslich der in diesem Zusammenhang ebenfalls
erhobene Einwand, das eingeschränkte Patent widerspreche dem Gebot der
Einheitlichkeit der Erfindung, weshalb der Patentanspruch 10 nur aufgrund
eines neuen Patentes und erst mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der zukünftigen
Erteilung Rechte zu begründen vermöchte.
Mit der Aufhebung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Verzicht
oder Nichtigerklärung werden die unmittelbar davon abhängigen Ansprüche zu
unabhängigen, soweit sie eine Erfindung definieren und nicht ihrerseits
aufzuheben oder einzuschränken sind (vgl. BGE 82 II 238 E. III/3c und
d S. 252 f.). Die mittelbar darauf abgestützten abhängigen Ansprüche
werden unter den gleichen Voraussetzungen zu unabhängigen, wenn auch
die ihnen vorgehenden abhängigen nicht als unabhängige Ansprüche Bestand
haben können. Im Ergebnis entfällt damit die Rückbeziehung zwischen den
betreffenden Ansprüchen. Der aufgehobene unabhängige Anspruch gehört
nun zum freien Stand der Technik. Er ist aber in der Regel Bestandteil
des Oberbegriffs des neuen unabhängigen Anspruchs und kann insoweit für
die Bestimmung des Schutzbereichs von Bedeutung sein (vgl. BGE 107 II
366 E. 3 S. 370 ff.; TROLLER, aaO, S. 749). Im vorliegenden Fall hat
die Aufhebung des unabhängigen Anspruchs 1 zur Folge, dass einerseits
der abhängige Anspruch 6 zu einem unabhängigen, der Anspruch 7 zu
einem davon abhängigen und anderseits der bisher abhängige Anspruch 10
wegen der Mitaufhebung der vorangehenden abhängigen Ansprüche 8 und 9
ebenfalls zu einem unabhängigen wird, in dessen Fassung die Merkmale
der bisherigen Ansprüche 1, 8 und 9 einzubeziehen sind. Sollten die
beiden neuen unabhängigen Patentansprüche dem Gebot der Einheitlichkeit
der Erfindung nicht genügen, so würde dies einen Anspruch auf Teilung
des Patents begründen, dagegen den Schutzbereich des neuen Patents
grundsätzlich nicht beeinflussen und namentlich die Verletzungsklage
der Berufungsbeklagten nicht gegenstandslos werden lassen. Sie ist
bloss nach Massgabe des Schutzbereichs des eingeschränkten - geteilten
oder ungeteilten - Patents zu beurteilen. Anzumerken ist allerdings,
dass die entsprechenden patentrechtlichen Befugnisse, namentlich der
Anspruch auf Unterlassung, dahinfallen, falls der Patentinhaber in
bezug auf den abgespaltenen Teil nicht rechtzeitig Antrag auf Errichtung
eines neuen Patentes stellt (Art. 25 Abs. 3 PatG). Insoweit ist auch das
Benützungsverbot des angefochtenen Urteils (Dispositivziffer 4) auf die
Geltungsdauer des geschützten Anspruchs begrenzt. Im jetzigen Zeitpunkt
ist es dagegen - wie bereits festgehalten - für die Beurteilung der
Verletzungs- und Unterlassungsklage unerheblich, ob die beiden neuen
unabhängigen Ansprüche dem Gebot der Einheitlichkeit der Erfindung
entsprechen oder nicht.
Erwägung 3
3.- Das Handelsgericht hat die Verletzungs- und Unterlassungsklage
mit der Begründung gutgeheissen, die von der Beklagten vertriebenen
Hebebühnen seien mit Absturzsicherungen versehen, die mit der Lösung gemäss
Patentanspruch 10 identisch seien. Die Berufungskläger halten dem entgegen,
das Streitpatent müsse in neuer Fassung zwingend das einschränkende Merkmal
des Torsionsstabes enthalten; bei ihrer Konstruktion, die einen starren
Verbindungsstab aufweise, fehle ein solcher Torsionsstab. Daraus ergibt
sich nach Auffassung der Berufungskläger, dass ihnen keine widerrechtliche
Patentbenützung im Sinne von Art. 66 lit. a PatG vorzuwerfen sei.
Nach den Feststellungen des Experten Troesch, auf welche das
Handelsgericht grundsätzlich abgestellt hat, ist unter einem Torsionsstab
eine Drehstabfeder zu verstehen. Dabei handle es sich um einen Stab, gleich
welcher Form, der, in einer Ebene senkrecht zu seiner Axialausdehnung,
durch ein Kräftepaar ausschliesslich auf Verdrehung beansprucht werde. Form
und Material bestimmten bloss die Federkennlinie; sei der Stab auf
Verdrehung steif, ergebe sich auch bei hohem Belastungsmoment ein nur
geringer Verdrehwinkel und umgekehrt. Diese Feststellungen erscheinen
unter dem Gesichtspunkt von Art. 67 OG als klar und einleuchtend, so
dass keine Veranlassung zu ihrer Überprüfung oder Ergänzung besteht,
sondern darauf abzustellen ist (vgl. BGE 114 II 82 E. 2a S. 85 mit
Hinweisen). Die normative Auslegung des Begriffs des Torsionsstabs,
so wie er nach Meinung der Berufungskläger im Patentanspruch enthalten
sein muss, führt sodann zum Ergebnis, dass das massgebende Merkmal in
der Beanspruchung des Stabes auf Verdrehung besteht und unerheblich ist,
welcher Torsionskraft er ausgesetzt und welcher Verdrehwinkel erreicht
wird (vgl. zur Auslegung von Patentansprüchen WALTER, GRUR 1993, S. 348
ff.). Aus diesen Gründen fällt auch der Verbindungsstab, mit dem die
von der Beklagten vertriebene Hebebühne versehen ist, unter den Begriff
des Torsionsstabs gemäss Patentanspruch. Der materielle Einwand der
Beklagten gegen die ihr angelastete Patentverletzung erweist sich somit
als unbegründet. Das Handelsgericht ist zu Recht zum Schluss gelangt,
die Verletzungs- und Unterlassungsklage der Kläger sei gutzuheissen und
die Schadenersatzwiderklage der Beklagten abzuweisen.
Unter diesen Umständen kann offenbleiben, ob die Anwendung der
Bestimmungen des UWG zum gleichen Ergebnis führt, wie das Handelsgericht
in einer zusätzlichen Erwägung erkannt hat. Dieser Erwägung kommt keine
selbständige Bedeutung zu, da der wettbewerbsrechtliche Schutz auch nach
Auffassung der Vorinstanz mit dem patentrechtlichen übereinstimmt. Mit der
Bejahung einer Patentverletzung ist daher auch den wettbewerbsrechtlichen
Einwänden der Berufungskläger der Boden entzogen.