BGE 117 II 598
117 II 598
109. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. November 1991 i.S.
W. GmbH gegen P. S.A. (Berufung) Regeste
Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG. Abgrenzung der Gerichtsstände bei
patentrechtlichen Feststellungsklagen. Schutzort.
1. Klagen auf positive Feststellung der Patentgültigkeit sind auch im
internationalen Verhältnis am Gerichtsstand für Verletzungsklagen (Art. 109
Abs. 1 IPRG) anzubringen. Der Gerichtsstand für Gültigkeitsklagen im
Sinne von Abs. 3 bleibt negativen Feststellungsklagen vorbehalten (E. 2).
2. Ernsthafte Verletzungsgefahr als Voraussetzung für die Zuständigkeit
des Richters am Schutzort nach Art. 109 Abs. 1 IPRG (E. 3).
Sachverhalt
A.- Die W. GmbH mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
ist Inhaberin des CH-Patentes Nr. 579'979 für eine Saftpresse.
Als Patentvertreter in der Schweiz nach Art. 13 PatG ist eine Zürcher
Patentanwaltsfirma im Register eingetragen.
Die P. S.A. ist eine Firma mit Sitz in Frankreich, die Weinpressen
vertreibt, welche nach Auffassung der W. GmbH das erwähnte Patent
verletzen.
B.- Unter Berufung auf Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG klagte die W. GmbH
am 27. Dezember 1990 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen
die französische Firma auf positive Feststellung der Gültigkeit ihres
Patentes, auf Feststellung begangener sowie auf Unterlassung künftiger
Patentverletzungen, auf Gewinnherausgabe und auf Urteilspublikation. Mit
Beschluss vom 27. Juni 1991 trat das Handelsgericht auf die Klage
nicht ein, weil die Klägerin kein rechtserhebliches Interesse an der
Feststellung der Gültigkeit ihres Patentes habe und hinsichtlich ihrer
übrigen Begehren keinerlei Indizien für eine (drohende) Patentverletzung
im Gebiet des Kantons Zürich vorlägen, weshalb dort nicht Schutz im Sinne
der Zuständigkeitsvorschrift von Art. 109 Abs. 1 IPRG beansprucht werden
könne. Mit Berufung an das Bundesgericht beantragt die Klägerin erfolglos,
den Beschluss des Handelsgerichts aufzuheben und dieses anzuweisen,
auf die Klage einzutreten.
Auszug aus den Erwägungen:
Aus den Erwägungen:
Erwägung 2
2.- Wer ein Interesse daran nachweist, kann auf Feststellung klagen,
dass ein bestimmtes Patent zu Recht besteht (Art. 74 Ziff. 1 PatG).
Indem das Handelsgericht dieses Interesse, nicht aber seine Zuständigkeit
zur Feststellung der Gültigkeit des schweizerischen Patentes der Klägerin
verneint hat, ist es davon ausgegangen, der Gerichtsstand Zürich sei
für die Beurteilung des positiven Feststellungsbegehrens aufgrund von
Art. 109 Abs. 3 IPRG gegeben, da der im Register eingetragene Vertreter
der Klägerin (Art. 13 PatG) eine Zürcher Anwaltsfirma ist. Diese Annahme
bedarf näherer Überprüfung.
a) Zwar sind im internationalen Verhältnis nach Art. 109 Abs. 3 IPRG
für "Klagen betreffend die Gültigkeit ... von Immaterialgüterrechten in
der Schweiz" die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register
eingetragenen Vertreters zuständig, wenn der Beklagte mangels Wohnsitzes
in der Schweiz nicht beim Wohnsitzrichter belangt werden kann (Art. 109
Abs. 1 IPRG). Ähnlich umfassend formuliert ist Art. 16 Ziff. 4 des für die
Schweiz auf den 1. Januar 1992 in Kraft tretenden Lugano-Übereinkommens
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen; danach sind für Klagen, welche die "Eintragung oder die
Gültigkeit von Patenten" zum Gegenstand haben, ausschliesslich die Gerichte
des Registerstaates zuständig (BBl 1990 II 265 ff., 349; vgl. auch Art. V
d des Protokolls Nr. 1 zu diesem Übereinkommen, BBl 1990 II 373 ff.,
376). Dass der Wortlaut von Art. 109 Abs. 3 IPRG auch das Begehren der
Klägerin auf Feststellung der Gültigkeit ihres Schweizer Patentes erfasst,
kann jedoch nicht entscheidend sein, wenn die Auslegung der Vorschrift
nach ihrem Sinn und Zweck ergibt (BGE 116 II 578 mit Hinweisen), dass
positive Feststellungsklagen vom Gerichtsstand für Gültigkeitsklagen im
Sinne von Art. 109 Abs. 3 IPRG auszunehmen und dem für Verletzungsklagen
geltenden Gerichtsstand am schweizerischen Wohnsitz des Beklagten bzw. an
einem davon verschiedenen Schutzort in der Schweiz (E. 3) zu unterstellen
sind (Art. 109 Abs. 1 IPRG).
b) Der Zusammenhang der positiven Feststellungsklage mit der
Verletzungsklage ist offensichtlich. Gleich dieser geht sie vom verletzten
Berechtigten aus und richtet sich gegen den Verletzer mit dem Zweck, durch
die Feststellung der Gültigkeit des Patentes den klagenden Berechtigten vor
Verletzungen oder Gefährdungen zu schützen. Die positive Feststellungsklage
kann eine gleichzeitig erhobene Verletzungsklage ergänzen, indem sie es
ermöglicht, zusätzlich zur Beseitigung einer bestimmten Patentverletzung
den vollen Schutzbereich des Patentes festzustellen, damit der Beklagte
vorsorglich auch von anderen Verletzungshandlungen abgehalten wird. Einer
umfassenden Klarstellung dient die positive Feststellungsklage auch
dann, wenn im Hinblick auf ein Benützungsverbot oder eine Zwangslizenz
abzuklären ist, ob die Lösung des jüngeren Patentes des Beklagten in
unzulässiger Weise auf der Lösung des älteren Patentes des klagenden
Berechtigten beruht. Weiter kann die positive Feststellungsklage dort
Abhilfe schaffen, wo sich die Beeinträchtigung in einer bloss verbalen
Anmassung der Berechtigung am Patent erschöpft (BENKARD/ROGGE, N. 94 zu §
139 DPatG mit Hinweisen auf die deutsche Rechtsprechung).
All diesen Fällen ist gemeinsam, dass wie die Verletzungsklage
auch die positive Feststellungsklage die Ansprüche des verletzten
Berechtigten gegenüber demjenigen verteidigen soll, der sie verletzt
oder gefährdet. Unbekümmert darum, ob allein oder zusammen mit einer
Verletzungsklage auf Feststellung geklagt wird, bezweckt der klagende
Berechtigte auch mit dem Feststellungsbegehren regelmässig die Abwehr von
Beeinträchtigungen. Liegt keine Beeinträchtigung vor, die es abzuwehren
gilt, so ist nicht nur die Verletzungs-, sondern auch die zu ihr subsidiäre
Feststellungsklage ausgeschlossen (vgl. BGE 114 II 255 E. 2a, 84 II
691 f. E. 2; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. A. 1985, Bd. II, S. 966;
ENGLERT, Legitimation, Zuständigkeit, Kognition, in: Kernprobleme des
Patentrechts, Festschrift 100 Jahre PatG, 1988, S. 279 ff., 285).
c) Richtet sich die positive Feststellungsklage somit gegen den
gleichen Prozessgegner wie die Verletzungsklage und verfolgt sie auch
den gleichen Zweck, nämlich die Verteidigung des klagenden Berechtigten
gegenüber dem Verletzer, so muss sie auch beim gleichen Richter angehoben
werden können wie die Verletzungsklage. Nur wenn der nach Art. 109 Abs. 1
IPRG für die Verletzungsklage zuständige Richter am schweizerischen
Wohnsitz des ins Recht gefassten Verletzers bzw. am Schutzort in der
Schweiz auch für die positive Feststellungsklage zuständig ist, lässt sich
vermeiden, dass über den gleichen Sachverhalt zwei verschiedene Prozesse
geführt werden müssen. Das wäre aber unausweichlich, wenn zuerst der
nach Art. 109 Abs. 3 IPRG zuständige Richter die Gültigkeit des Patentes
festzustellen und anschliessend ein nach Art. 109 Abs. 1 IPRG zuständiger
anderer Richter die Abwehransprüche aus der Verletzung dieses Patentes
zu beurteilen hätte.
Da wie die positive Feststellungsklage auch die Klage auf Feststellung
der Widerrechtlichkeit eines bestimmten verletzenden Verhaltens eine
Klage ist, die sich gegen den Verletzer richtet, um den klagenden
Berechtigten vor Beeinträchtigungen zu schützen (TROLLER, aaO S. 1030),
bleibt der Gerichtsstand von Art. 109 Abs. 3 IPRG im Bereich der
Feststellungsbegehren auf negative Feststellungsklagen beschränkt. Am
Sitz seines schweizerischen Vertreters kann daher der (vermeintliche)
Inhaber von Immaterialgüterrechten ohne Wohnsitz in der Schweiz belangt
werden, wenn die Klage nicht von ihm ausgeht, sondern sich umgekehrt
gegen ihn richtet, weil der (angebliche) Verletzer (BENKARD/ROGGE,
N. 95 zu § 139 DPatG) festgestellt haben will, dass die vom Beklagten
beanspruchten Rechte nicht oder nicht im behaupteten Umfang existieren
(so VISCHER, Das internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach
dem schweizerischen IPR-Gesetzentwurf, in: GRUR Int. 1987 S. 670 ff.,
672 Fn. 23, 674; vgl. auch ENGLERT, Das Immaterialgüterrecht im IPRG,
in: BJM 1989 S. 378 ff., 385).
d) Diese Abgrenzung von Abs. 1 und Abs. 3 des Art. 109 IPRG steht
im Einklang mit der internen Gerichtsstandsordnung. Im Bestreben, durch
möglichst einheitliche Gerichtsstände Prozesse vor mehreren Richtern mit
der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, stellt auch Art. 75
PatG für den Gerichtsstand ausschliesslich auf die Parteirollen ab und
sieht nicht verschiedene Gerichtsstände für Beseitigungs-, Unterlassungs-,
Schadenersatz- und Feststellungsklagen vor (Art. 72-74 PatG). Entscheidend
ist nach dieser Bestimmung, ob der Berechtigte zur Verteidigung seiner
Rechte gegen den Verletzer vorgeht oder ob umgekehrt der Berechtigte
belangt wird, weil sich dieser nach den klägerischen Behauptungen Rechte
anmasst und daher bloss vermeintlicher Inhaber von Immaterialgüterrechten
ist; im ersten Fall ist am Wohnsitz des Verletzers oder an einem davon
verschiedenen Begehungs- bzw. Erfolgsort (Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG),
im zweiten Fall am Wohnsitz des Berechtigten zu klagen (Art. 75 Abs. 1
lit. b PatG). Dieser letztgenannte Gerichtsstand ist somit auch nach
internem Recht negativen Feststellungsklagen vorbehalten, die gegen
den vermeintlichen Berechtigten gerichtet sind, während für positive
Feststellungsklagen des Berechtigten gegen den Verletzer dessen
Wohnsitzrichter zuständig ist.
Bereits die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 42 aPatG
unterstellte die auf Abwehr gerichteten Klagen des Berechtigten gegenüber
dem Verletzer einem einheitlichen Gerichtsstand. Das Bundesgericht
lehnte es ab, den in dieser Bestimmung vorgesehenen Gerichtsstand am
Wohnort des Verletzers auf Schadenersatzklagen zu beschränken, wie
es der vom Gesetzgeber verwendete Begriff der "Entschädigungsklage"
nahegelegt hätte. Am Wohnort des Verletzers wurden vielmehr sämtliche
Klagen zugelassen, die mit der Verletzung eines Immaterialgüterrechts
zusammenhingen (BGE 82 II 162 E. 2b, 71 II 44 ff.). Wenn das Bundesgericht
diesem Gerichtsstand neben den Beseitigungs-, Unterlassungs- und
Schadenersatzklagen auch ausdrücklich die Feststellungsklage zuwies
(aaO), dürfte es zwar die Verletzungsklage gemeint haben, mit welcher der
verletzte Berechtigte die Widerrechtlichkeit eines bestimmten Verhaltens
des Verletzers feststellen lassen will (E. 2c). Indessen setzt die
Feststellung der Widerrechtlichkeit eines bestimmten Verhaltens voraus,
dass vorgängig die Gültigkeit des Anspruchs bejaht wird, den der klagende
Berechtigte zur Begründung der verlangten Feststellung behauptet. Insoweit
stimmt der Gegenstand der Verletzungsklage mit demjenigen der Klage auf
Feststellung der Gültigkeit eines Immaterialgüterrechts sogar überein,
was zusätzlich dafür spricht, sie nicht nur nach internem Recht, sondern
auch im internationalen Verhältnis dem Gerichtsstand für Verletzungsklagen
nach Art. 109 Abs. 1 IPRG folgen zu lassen.
e) Diese Lösung hilft schliesslich, Kompetenzkonflikten und Missbrauch
vorzubeugen, zu denen eine Ordnung Anlass gäbe, welche die Feststellung
der Gültigkeit eines Immaterialgüterrechts einem anderen Richter
zuwiese als den Entscheid über die aus der Verletzung dieses Rechts
hergeleiteten Ansprüche. Diese Gefahr zeigt gerade der angefochtene
Beschluss, wo der Klägerin entgegengehalten wird, vor Handelsgericht sei
die Gültigkeit ihres Patentes schon zweimal festgestellt worden, nachdem
sie die Nichtigkeitsklagen einer dritten und vierten Partei erfolgreich
abgewehrt habe; am bisher für sie günstigen Gerichtsstand Zürich erhebe
die Klägerin nur deshalb Feststellungsklage, um in deren Schlepptau die
Verletzungsklage von einem ihr genehmen Gericht beurteilen zu lassen.
f) Ob diese Vorhalte und die vorinstanzliche Schlussfolgerung,
wonach die Klägerin zwar am Gerichtsstand Zürich, nicht aber an der
Feststellung der Gültigkeit ihres Patentes interessiert sei, zutreffen,
hat das Bundesgericht nicht zu prüfen. Denn gilt auch für positive
Feststellungsklagen der Gerichtsstand des Art. 109 Abs. 1 IPRG am Wohnsitz
des Beklagten bzw. am Schutzort, konnte die Klägerin nicht aufgrund von
Art. 109 Abs. 3 IPRG am Sitz ihres Zürcher Vertreters Feststellungsklage
erheben, so dass die Frage des Feststellungsinteresses nicht zu beantworten
war. Das Handelsgericht hätte sich vielmehr auch diesbezüglich für
unzuständig erklären müssen, nachdem es für die übrigen Klagebegehren
seine Zuständigkeit nach Art. 109 Abs. 1 IPRG verneint hatte. Zu prüfen
bleibt die Anwendung dieser Bestimmung.
Erwägung 3
3.- Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, sind für die
Beurteilung der Verletzungsklage die schweizerischen Gerichte am Ort
zuständig, wo der Schutz beansprucht wird (Art. 109 Abs. 1 IPRG). Gleich
wie nach Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG gilt auch im internationalen Verhältnis
als Schutzort der Ort, wo der Eingriff in das Immaterialgüterrecht
stattfindet (VISCHER, aaO S. 673; ENGLERT, BJM 1989 S. 385). Nach
der Rechtsprechung zur internen Gerichtsstandsordnung werden dabei
Handlungen, aufgrund derer der Erfolg bloss droht, denjenigen Handlungen
gleichgestellt, die den Erfolg bereits haben eintreten lassen (BGE 99 II
346 E. 2a). Diese Gleichstellung hat auch im internationalen Verhältnis
Platz zu greifen, wobei vom Kläger darzutun ist, dass am beanspruchten
Schutzort eine Patentverletzung ernsthaft befürchtet werden muss; eine
bloss unbestimmte oder entfernte Möglichkeit genügt nicht (BGE 99 II 346
E. 2b; TROLLER, aaO S. 1032 Fn. 70).
Das Handelsgericht stellt in tatsächlicher Hinsicht für das
Bundesgericht verbindlich fest (Art. 63 Abs. 2 OG), kein Indiz spreche
dafür, dass die bisher ausschliesslich in der französischen Schweiz
tätige Beklagte beabsichtige, sich auch um den Deutschschweizer und
insbesondere den Zürcher Markt zu bemühen. Damit entfällt aber Zürich
als Schutzort. Soweit die Klägerin behauptet, die Marktpräsenz der
Beklagten in der französischen Schweiz sei bloss der Anfang, dem bald
ein gesamtschweizerisches Angebot folgen werde, widerspricht sie den
vom Handelsgericht festgestellten Tatsachen, was im Berufungsverfahren
unzulässig ist (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Als unbegründet erweist sich
sodann die Berufung der Klägerin auf BGE 99 II 344 und die allgemeine
Lebenserfahrung. In diesem Entscheid ging es um ein Vertriebsverbot
für ein Arzneimittel, das bei der IKS bereits angemeldet war und in den
schweizerischen Markt eingeführt werden sollte. Während dort der Schluss
auf die unmittelbar bevorstehende Marktpräsenz in Zürich durchaus nahelag,
trifft dies für die Weinpressen der Beklagten auch nach der allgemeinen
Lebenserfahrung nicht zu.
Hat die Klägerin somit eine ernsthafte Verletzungsgefahr in Zürich
nicht nachgewiesen, fehlt es nach der für sämtliche Klagebegehren
massgebenden Gerichtsstandsbestimmung von Art. 109 Abs. 1 IPRG an der
Zuständigkeit des Handelsgerichts. Die Vorinstanz ist daher zu Recht
nicht auf die Klage eingetreten.