BGE 105 II 49
105 II 49
9. Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Januar 1979 i.S. Bosshard Partners
Intertrading AG gegen Sunlight AG (Berufung) Regeste
Art. 1 Ziff. 2 und 24 lit. c MSchG; Verwendung einer Konzernmarke.
1. Die Eintragung einer Konzernmarke in das schweizerische Register
verleiht nur Schutz in der Schweiz; Rechtsfolgen, Vorbehalt für den
Gebrauch durch Konzernfirmen. Funktionen der Marke (E. 1a).
2. Täuschungsgefahr als Voraussetzung einer rechtswidrigen Verwendung
der Marke (E. 1b).
3. Art. 6bis und 11 MSchG, Art. 5 lit. C Abs. 3 PVÜ. Verwendung einer
Konzernmarke durch mehrere Berechtigte: Voraussetzungen (E. 2a).
4. Beurteilung der Täuschungsgefahr: Rücksicht auf die Verkehrsgeltung
der Marke und auf die Qualitätsvorstellungen, welche das Zeichen beim
Publikum erweckt (E. 2b); unlauterer Wettbewerb (E. 2c)?
5. Art. 13 und 20 des Freihandelsabkommens enthalten keine
Verhaltensnormen mit zivilrechtlichen Folgen, welche dem schweizerischen
Markenrecht entgegenständen (E. 3).
6. Aus einem rechtmässigen Verbot ergibt sich kein Anspruch auf
Schadenersatz (E. 4).
Sachverhalt
A.- Die Sunlight AG, Olten, vertreibt neben Seifen und Putzmitteln
insbesondere ein Waschmittel, das sie in der Schweiz allein herstellt
und unter der Marke OMO ausschliesslich im Inland absetzt. Diese Marke
steht seit 1919 im schweizerischen Register und ist von der Sunlight AG
letztmals am 27. März 1975 unter Nr. 276322 erneuert worden. Sie ist für
Seifen aller Art, Waschmittel, Parfümerieartikel und kosmetische Präparate,
Stärke sowie Reinigungs-, Desinfektions-, Putz- und Poliermittel bestimmt.
Die Sunlight AG gehört zum Unilever-Konzern, der eine
Muttergesellschaft mit Sitz in Holland und Tochtergesellschaften in fast
allen westeuropäischen Ländern umfasst. Diese Gesellschaften verwenden
das Zeichen OMO ebenfalls als Fabrik- und Handelsmarke für Waschmittel.
Im Juli 1976 stellte die Sunlight AG fest, dass die Bosshard
Partners Intertrading AG, Thalwil, Waschmittel und Seifen deutscher
und holländischer Herkunft unter den Marken OMO, CORALL, REXONA und
LUX zahlreichen schweizerischen Grossverteilern zum Kaufe anbot. Das mit
"einmalige Gelegenheit" überschriebene Angebot offerierte unter der Klausel
"frei deutsche Grenze, unverzollt" insbesondere OMO-Packungen zu 4,5 kg
für Fr. 11.25, wenn mindestens 2880 Einheiten bezogen würden. Die Packungen
stammten aus dem Betrieb einer Tochtergesellschaft des Unilever-Konzerns in
Hamburg. Ihr Preis lag erheblich unter demjenigen, den damals Grossbezüger
für OMO-Packungen schweizerischer Herkunft bezahlen mussten. Die Sunlight
AG versuchte zunächst, den geplanten Verkauf unter Berufung auf Marken-
und Wettbewerbsrecht zu verhindern. Da ihr dies nicht gelang, liess sie
der Firma Bosshard durch gerichtlichen Befehl vorsorglich verbieten, die
angebotenen Produkte in der Schweiz zu vertreiben. Dennoch verkaufte
diese Firma unter anderem etwa 3000 OMO-Packungen an schweizerische
Grossverteiler.
B.- Im Oktober 1976 klage die Sunlight AG gegen die Bosshard Partners
Intertrading AG mit dem Begehren, der Beklagten bei Strafe zu verbieten,
Waschmittel deutscher Herkunft unter den Marken OMO und CORALL, Seifen
deutscher Herkunft unter der Marke REXONA und solche holländischer Herkunft
unter der Marke LUX in der Schweiz anzubieten, in Verkehr zu bringen,
zu verkaufen, durch Dritte anbieten oder in Verkehr bringen zu lassen,
zu solchen Handlungen anzustiften, ihre Begehung zu begünstigen oder zu
erleichtern. Die Klägerin berief sich auf Art. 24 lit. c MSchG und Art. 1
Abs. 2 lit. d UWG.
Die Beklagte widersetzte sich diesem Begehren und erhob Widerklage
auf Ersatz von Schaden, der ihr durch das vorsorgliche Verbot verursacht
worden und nach Durchführung des Beweisverfahrens zu beziffern sei. Durch
Teilvergleich vom 13./15. Juni 1977 anerkannte sie die Klage bezüglich
der Marken CORALL, REXONA und LUX, einigte sich in diesen Punkten
mit der Klägerin über die gegenseitigen Ansprüche und beschränkte ihr
Widerklagebegehren auf den Schaden, den sie bezüglich OMO durch die
vorsorgliche Massnahme erlitten habe. Das Rechtsbegehren der Klägerin
umfasste daraufhin noch Waschmittel deutscher Herkunft mit der Marke OMO.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich hiess am 3. Juli 1978 das noch
streitige Begehren der Klägerin gut und wies die Widerklage ab.
C.- Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Sie
beantragt, es aufzuheben, die Klage abzuweisen und die Sache zur
Beurteilung der Widerklage an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie macht
geltend, das Handelsgericht habe Art. 24 lit. c MSchG verkannt und
Bestimmungen des Freihandelsabkommens falsch ausgelegt.
Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Nach Art. 24 lit. c MSchG kann zivilrechtlich belangt werden,
wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer
nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrig angebrachten Marke versehen
sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt.
a) Das Immaterialgüterrecht beruht auf dem Territorialitätsprinzip, das
die Anwendung der Spezialgesetze von einer räumlichen Beziehung des Gutes
zum Schutzland abhängig macht und auf dessen Gebiet beschränkt. Die Gesetze
jedes Schutzlandes bestimmen selbständig, wie Rechte an Immaterialgütern
entstehen und erworben werden, welchen Inhalt und Umfang sie haben. Das
gilt auch für das MSchG, das den Schutz von Markenrechten und deren
Verletzung durch rechtswidrige Verwendung der Marke unabhängig vom
Rechtsschutz in andern Ländern regelt (TROLLER, Immaterialgüterrecht I,
2. Aufl. S. 148 ff; H. DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. S. 52; MATTER,
Kommentar zum MSchG S. 50).
Aus dem MSchG ergibt sich nach dem Territorialitätsprinzip
insbesondere, dass die Eintragung einer Marke in das schweizerische
Register nur Schutz in der Schweiz verleiht, der als Inhaber Eingetragene
hier aber allein berechtigt ist; dieser kann daher den ausschliesslichen
Gebrauch des Zeichens beanspruchen, wenn Waren mit einer ausländischen
Marke, die mit der seinigen übereinstimmt oder verwechselbar ist, auf
dem schweizerischen Markt erscheinen. Das gilt selbst dann, wenn er mit
dem ausländischen Markeninhaber durch Zugehörigkeit zum gleichen Konzern
wirtschaftlich verbunden ist und das Zeichen im Ausland rechtmässig
angebracht worden ist. Anders verhält es sich selbst zwischen zwei
Konzernfirmen nur dann, wenn beide zur Kennzeichnung gleichartiger
Waren die nämliche Marke im Inland gleichzeitig gebrauchen dürfen,
diese insbesondere im schweizerischen Register nebeneinander eintragen
liessen. Art. 6bis MSchG lässt eine solche Eintragung bei Konzernmarken zu,
wenn der Gebrauch der Marke durch rechtlich selbständige, wirtschaftlich
eng miteinander verbundene Firmen weder zur Täuschung des Publikums über
die Herkunft und die Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie
das öffentliche Interesse verletzt. Jede der beiden Firmen kann sich
diesfalls der Verwendung der Marke durch Dritte widersetzen, hat dagegen
den Gebrauch durch die andere zu dulden (BGE 89 II 100, 86 II 272 und 274,
78 II 169/70).
Gemäss Art. 1 Ziff. 2 MSchG ist die Fabrik- und Handelsmarke ein
Mittel, um die Herkunft der Ware festzustellen oder sie von andern Waren
zu unterscheiden. Unter Herkunft im Sinne dieser Bestimmung ist nicht
wie in Art. 18 MSchG die Beziehung zu einem Orte, einer Gegend oder einem
Lande zu verstehen; gemeint ist vielmehr der Umstand, dass die Ware
aus einem bestimmten Unternehmen stammt, in ihm hergestellt oder von
ihm in Verkehr gebracht wird. Das trifft nicht nur zu, wenn die Marke
zur Feststellung der Herkunft angebracht wird, sondern auch, wenn der
Inhaber in ihr ein Mittel zur Unterscheidung der Ware sieht. Deswegen
bestimmt Art. 11 Abs. 1 MSchG denn auch, die Marke dürfe nur mit dem
Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung
dient (BGE 86 II 277). Bei Konzernmarken wird deren hinweisende Kraft
freilich dadurch abgeschwächt, dass sie nicht die Herstellung oder den
Vertrieb durch eine bestimmte Firma andeuten, sondern die Erzeugnisse als
solche des Konzerns individualisieren. Gleichwohl ist auch in ihnen eine
Angabe über die Herkunft der Waren zu erblicken, die von den Konzernfirmen
unter der Marke erzeugt oder vertrieben werden (BGE 95 II 360 E. b und c,
86 II 279/80).
b) Art. 24 MSchG schützt den Markeninhaber nach ständiger
Rechtsprechung nur gegen Handlungen, durch die das Publikum über die
Herkunft eines Erzeugnisses getäuscht werden könnte (BGE 95 II 193 und 465,
86 II 279 mit Zitaten). Das gilt auch für lit. c der Bestimmung, womit
vor allem der Handel mit Waren untersagt wird, die im Sinne von lit. a
und b rechtswidrig mit der Marke gekennzeichnet werden. Im internationalen
Warenverkehr erhält Art. 24 lit. c MSchG freilich noch eine selbständige
Bedeutung, da die Kennzeichnung im Ausland vom schweizerischen Recht nicht
erfasst wird; sie ist aber als rechtswidrig anzusehen, wenn die Ware ohne
Zustimmung des schweizerischen Markeninhabers eingeführt wird (TROLLER,
Immaterialgüterrecht II, 2. Aufl. S. 762; vgl. BGE 97 II 172). Das gilt
auch für Konzernmarken, wenn die Abnehmer die damit versehene Ware nach
den Umständen der schweizerischen Konzernfirma zurechnen, nicht dagegen,
wenn die Marke bloss als Hinweis darauf zu verstehen ist, die Ware stamme
aus irgendeinem inländischen oder ausländischen Konzernbetrieb (BGE 89
II 105 E. c, 86 II 284 E. g).
Erwägung 2
2.- Nach dem angefochtenen Urteil stammten die von der Beklagten in der
Schweiz angebotenen OMO-Packungen aus dem Betrieb der Lever Sunlight AG in
Hamburg, die ebenfalls dem Unilever-Konzern angehört, die Marke OMO bisher
aber nicht mit Wirkung für die Schweiz registrieren liess und sie selber
auch nicht in der Schweiz gebraucht hat. Ob die deutsche Konzernfirma
sich wie die schweizerische und offenbar auch andere Tochtergesellschaften
darauf beschränkt, das von ihr hergestellte OMO-Waschmittel im Inland zu
vertreiben, kann offen bleiben. Für das Gebiet der Schweiz ist jedenfalls
nur die Klägerin als Inhaberin der Marke OMO im Register eingetragen,
ohne ihre Zustimmung folglich ausschliesslich berechtigt, das Zeichen
als Fabrik- und Handelsmarke im Inland zu gebrauchen und sich einer
rechtswidrigen Verwendung durch Dritte zu widersetzen. Dass sich die
Klägerin nach der Hinterlegungsurkunde im Verkehr mit dem Eidg. Amt für
geistiges Eigentum durch die Unilever (Schweiz) AG, Zürich, vertreten
lässt, ändert daran nichts.
Was die Beklagte zur Begründung ihrer Rüge vorbringt, das
Handelsgericht habe Art. 24 lit. c MSchG unrichtig ausgelegt, geht an
dieser Rechtslage vorbei.
a) Das gilt vorweg von ihrem Versuch, das streitige Zeichen
nicht bloss als Konzernmarke im Sinne von Art. 6bis MSchG auszugeben,
sondern den Gebrauch der Marke in der Schweiz selbst dann dem Konzern
zuzurechnen, wenn das Zeichen hier auf Waren ausländischer Herkunft
verwendet wird. Der Versuch scheitert im ersten Punkt schon daran, dass
die deutsche Tochtergesellschaft des Konzerns weder von der Möglichkeit
einer parallelen Eintragung gemäss Art. 6bis MSchG noch von der Möglichkeit
einer internationalen Registrierung mit Wirkung für die Schweiz Gebrauch
gemacht hat. Dass gemäss BGE 75 I 348 ff. angeblich auch die holländische
Muttergesellschaft dazu berechtigt wäre, hilft darüber nicht hinweg; der
Eintrag im schweizerischen Register lautet nur auf den Namen der Klägerin.
Es liegt auch nichts dafür vor, dass eine ausländische Konzernfirma die
Marke in der Schweiz neben der Klägerin gebraucht habe, was gemäss Art. 5
lit. C Abs. 3 PVÜ auch die Schweiz als Verbandsland dulden müsste. Das
Handelsgericht liess dahingestellt, inwieweit OMO-Packungen, die seit Mitte
1976 gelegentlich im schweizerischen Detailhandel auftauchten, aus dem
Angebot der Beklagten stammten. Es stellt dagegen fest, dass die Klägerin
bis heute willens gewesen und es ihr im wesentlichen auch gelungen ist,
den Import ausländischer Ware mit der Marke OMO durch Dritte zu verhindern
und das Zeichen in der Schweiz allein zu verwenden. Die Beklagte vermutet
denn auch, dass die Konzernfirmen den Markt und damit auch den Gebrauch der
Marke territorial geregelt haben und der Kontrolle der Muttergesellschaft
unterstehen. Das schweizerische Recht steht dem nicht entgegen. Art. 11
MSchG gestattet vielmehr, das Markenrecht nach Staatsgebieten derart
aufzuteilen, dass die gleiche Marke in verschiedenen Ländern zugunsten
verschiedener Inhaber geschützt wird (BGE 78 II 170). Das leuchtet
insbesondere bei einer Konzernmarke ein, die diesfalls im einzelnen Land
die Bedeutung einer Individualmarke erhalten kann.
Nach der Rechtsprechung gilt der Markengebrauch durch den Lizenznehmer
als Gebrauch durch den Lizenzgeber (BGE 83 II 330, 72 II 427). Die
Beklagte kann daraus nichts für sich ableiten, da sie nicht behauptet, die
OMO-Packungen mit Zustimmung der deutschen Konzernfirma eingeführt oder
von ihr gar eine Markenlizenz erhalten zu haben; ein stellvertretender
Gebrauch, welcher der deutschen Firma anzurechnen wäre, ist daher zu
verneinen (vgl. TROLLER, aaO I S. 332). Markenlizenzen sind übrigens nur
bei wirtschaftlich enger Verbundenheit mit dem Lizenznehmer zulässig; sie
haben zudem nicht den Übergang des Markenrechts auf den Lizenznehmer zur
Folge, sondern geben diesem nur einen Anspruch, das Zeichen als fremdes
zu gebrauchen (BGE 92 II 280). Das deutsch-schweizerische Abkommen von
1892 (BS 11 S. 1057, BBl 1950 III 468), wonach der Gebrauch der Marke in
einem Staat auch als Gebrauch im andern gilt, wird von der Beklagten mit
Recht nicht erwähnt; darauf könnte sich nach dem, was in tatsächlicher
Hinsicht feststeht, nur die deutsche Firma selber berufen (BGE 100 II 231,
96 II 254/5).
Da das Zeichen OMO in der Schweiz nur von der Klägerin hinterlegt
worden ist, kommt für die Rechtswidrigkeit des streitigen Markengebrauchs
auch nichts darauf an, ob der Unilever Konzern den Tochtergesellschaften
gestattet, Waren unterschiedlicher Beschaffenheit unter dem Zeichen
OMO zu vertreiben. Der Hinweis auf den Cinzano-Entscheid des Deutschen
Bundesgerichtshofes (BGHZ 60 S. 185 ff.) geht schon deshalb fehl, weil
der Begriff des Gebrauchs nach deutschem Recht erheblich weiter gefasst
wird als nach schweizerischem (BGE 100 II 233/4) und die Konzernmarke,
wie noch auszuführen ist, in EWG-Staaten eine andere Bedeutung hat als in
der Schweiz. Wenn eine ausländische Konzernfirma die Marke in der Schweiz
nicht eintragen lässt und hier nicht selber gebraucht, bleibt es dabei,
dass die inländische Markeninhaberin sich dem Inverkehrbringen von Waren,
die von jener im Ausland mit der Marke versehen worden sind und von einem
Dritten eingeführt werden, in der Schweiz widersetzen kann (BGE 78 II 171).
b) Davon ist auch bei der Prüfung der Frage auszugehen, ob das Publikum
durch die rechtswidrige Verwendung der Marke über die Herkunft der Ware
getäuscht werden könnte. Das Handelsgericht führt dazu insbesondere aus,
die Beklagte behaupte nicht, dass bisher entgegen dem Willen der Klägerin
erhebliche Mengen OMO-Waschmittel eingeführt worden und hier während Jahren
angeboten worden seien; die Klägerin habe sich gegen die Einfuhr vielmehr
gewehrt, und zwar im wesentlichen mit Erfolg. Bei dieser Sachlage lässt
sich zum vorneherein nicht sagen, die schweizerischen Endabnehmer der
Ware verständen OMO als Konzernmarke mehrerer Unternehmen, weshalb sie
das Waschmittel irgendeinem Betrieb im In- oder Ausland zuschrieben.
Davon kann umsoweniger die Rede sein, als die Klägerin ihr Erzeugnis
auf die Bedürfnisse des schweizerischen Abnehmers abgestimmt und den
inländischen Bedarf während Jahrzehnten mit dem in Olten hergestellten
Produkt gedeckt haben will, was die Beklagte nach dem angefochtenen
Urteil nicht zu widerlegen vermochte. Das OMO-Waschmittel der Klägerin
unterscheidet sich zudem durch die beigemischten blauen Nadeln, das
Parfum und seine textilschonende Wirkung namentlich von demjenigen der
deutschen Firma. Bei solchen Unterschieden ist es den schweizerischen
Abnehmern, wie die Vorinstanz insbesondere gestützt auf ein EMPA-Gutachten
feststellt, nicht gleichgültig, ob sie OMO-Ware irgendeines Betriebes
kaufen. Hausfrauen laufen beim Kauf von OMO-Packungen deutscher Herkunft
vielmehr Gefahr, über die schonende Behandlung der Wäsche oder andere
Eigenschaften des schweizerischen Erzeugnisses getäuscht zu werden.
Besondere Vorteile einer Ware haben mit den Funktionen der Marke
im Sinne von Art. 1 Ziff. 2 MSchG an sich freilich nichts zu tun
(vgl. BGE 99 II 108/9). Gleichwohl dürfen sie bei Beurteilung der
Täuschungsgefahr mitberücksichtigt werden, da sie in Verbindung mit der
Marke Qualitätsvorstellungen wecken, die Ware individualisieren und deshalb
selbst innerhalb eines Konzerns auf einen bestimmten Betrieb hinweisen
können. Das liegt vor allem dann auf der Hand, wenn die Marke wie hier
mit der Ware identifiziert wird. Der Abnehmer hat ein schützenswertes
Interesse daran, in seiner auf Erfahrung begründeten Erwartung nicht
dadurch getäuscht zu werden, dass unter der gleichen Marke Waschmittel
angeboten werden, deren Qualität oder Eigenschaften erheblich voneinander
abweichen. Dass die Qualitätserwartung durch die Marke nicht garantiert
ist, hindert den Richter nicht daran, auf die Interessen der Abnehmer
ebenfalls Rücksicht zu nehmen. Das angefochtene Urteil ist daher auch
unter diesem Gesichtspunkt nicht zu beanstanden.
Welche Vorstellungen die Abnehmer mit einer Konzernmarke verbinden,
ob sie die Ware einer bestimmten Firma zuschreiben oder ob ihnen
die Herkunft innerhalb des Konzerns gleichgültig ist, sind übrigens
Tatfragen, über die der kantonale Richter entscheidet. Der vorliegende
Fall unterscheidet sich in tatsächlicher Hinsicht aber deutlich von
dem in BGE 86 II 271 ff. veröffentlichten, wo es um international
registrierte Marken eines Weltkonzerns ging und die Täuschungsgefahr
schon nach tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz zu verneinen
war. Vergleiche mit diesem Entscheid helfen der Beklagten daher nicht. Dass
die Waschmittelreklame über die Landesgrenzen hinausreicht, ist dem
Handelsgericht nicht entgangen; es hat dem angesichts der marktrelevanten
Unterschiede zwischen den streitigen Produkten mit Recht keine besondere
Bedeutung beigemessen, pflegt doch jeder Konkurrent die Reklame auf die
Vorteile seines Erzeugnisses auszurichten und Nachteile zu verschweigen.
Das Risiko des Publikums, über Unterschiede zwischen Konzernwaren aus
verschiedenen Ländern getäuscht zu werden, wird dadurch nicht beseitigt,
sondern eher erhöht.
c) Das Handelsgericht fand, dass das mit der Klage verlangte Verbot
schon nach Markenrecht begründet sei. Es liess deshalb dahingestellt,
ob die Beklagte mit der rechtswidrigen Verwendung der Marke OMO nicht nur
Handlungen gemäss Art. 24 lit. c MSchG, sondern auch unlauteren Wettbewerb
im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begangen habe, was in Fällen wie
dem vorliegenden in der Regel zu bejahen ist (BGE 102 II 127 E. 3 mit
Hinweisen). Die Frage kann auch im Berufungsverfahren offen bleiben,
wenn das angefochtene Urteil zu bestätigen ist.
Erwägung 3
3.- Ein von der Bundesversammlung genehmigter Staatsvertrag wird mit
dem Austausch der Ratifikationsurkunden für die Schweiz verbindlich und
zum Bestandteil des Landesrechts. Seine Normen können deshalb neben den
Behörden auch Einzelpersonen verpflichten, wenn sie unmittelbar anwendbar,
d.h. inhaltlich hinreichend bestimmt und klar sind, um im Einzelfall
Grundlage eines Entscheides zu bilden. Die erforderliche Bestimmtheit
geht vor allem blossen Programmartikeln ab. Sie fehlt auch Bestimmungen,
die eine Materie nur in den Umrissen regeln, dem Vertragsstaat einen
beträchtlichen Ermessens- oder Entscheidungsspielraum lassen oder
blosse Leitgedanken enthalten, sich also nicht an die Verwaltungs- oder
Justizbehörden, sondern an den Gesetzgeber richten (BGE 100 Ib 230 E. 3,
98 Ib 387, 94 I 672, 88 I 90/91).
Die Beklagte hält in der Berufung daran fest, dass das zwischen der
Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geschlossene
Freihandelsabkommen (FHA), das am 1. Januar 1973 in Kraft getreten
ist (AS 1972 II 3115), die Gutheissung der Klage ausschliesse. Sie
beruft sich auf Art. 13 und 20 FHA. Nach der ersten Bestimmung dürfen
im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz keine neuen
mengenmässigen Einfuhrbeschränkungen oder Massnahmen gleicher Wirkung
eingeführt werden (Abs. 1). Bestehende Beschränkungen waren am 1. Januar
1973 und Massnahmen gleicher Wirkung spätestens bis zum 1. Januar 1975
zu beseitigen (Abs. 2). Nach der zweiten Vorschrift sodann steht das FHA
Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen insbesondere
nicht entgegen, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit,
Ordnung und Sicherheit oder zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen
Eigentums gerechtfertigt sind (Satz 1). Die Verbote oder Beschränkungen
dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch
eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Vertragsparteien
darstellen (Satz 2). Die Beklagte macht geltend, Art. 13 sei zusammen mit
Art. 20 auszulegen; diesfalls umfassten die Massnahmen gleicher Wirkung
auch das gewerbliche Eigentum. Das ergebe sich auch aus der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofes zu den angeblich gleichlautenden Art. 30
und 36 des EWG-Vertrages, worüber die Schweiz sich schon bei Abschluss
des Abkommens habe Rechenschaft geben müssen.
a) Dem ist vorweg Abs. 4 der Präambel zum FHA entgegenzuhalten,
wonach keine Bestimmung des Abkommens dahin ausgelegt werden darf,
dass sie die Vertragsparteien von ihren Verpflichtungen aus anderen
internationalen Verträgen entbindet. Vor dem 1. Januar 1973 geschlossene
Verträge gehen daher dem Abkommen vor. Dazu gehören insbesondere die
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und das
Madrider Markenabkommen, die auch von mehreren EWG-Staaten, insbesondere
von der Bundesrepublik Deutschland, ratifiziert worden sind (AS 1970 S. 620
und 1689, 1976 S. 923, 1978 S. 806). Nach diesen Verträgen beurteilen sich
grundsätzliche Fragen, wie die Funktion, der Inhalt und die Verkehrsgeltung
einer Marke aber nach den Gesetzen des Verbandslandes, in dem der Schutz
verlangt wird (BGE 99 Ib 25 E. 4, 98 Ib 182 E. 2 mit Zitaten).
Aus der Entstehungsgeschichte des FHA ist festzuhalten, dass dieses
ein reines Handelsabkommen ist, das nicht wie der EWG-Vertrag einen
einheitlichen Binnenmarkt mit überstaatlicher Wettbewerbsordnung, sondern
bloss eine Freihandelszone schaffen will. Es beschränkt sich zudem im
wesentlichen auf den industriellen Freihandel. Bei seiner Aushandlung wurde
nicht nur eine Pflicht zur gegenseitigen Angleichung der gemeinschaftlichen
und schweizerischen Rechtsnormen bewusst ausgeschlossen; die bestehenden
Rechtsordnungen und deren uneingeschränkte autonome Durchsetzung wurden
vielmehr gegenseitig vorbehalten (BGE 104 IV 179 E. c mit Hinweisen auf
amtliche Stellungnahmen). Das Abkommen sieht auch kein Organ vor, das
wie der Europäische Gerichtshof als Institution der EWG die unmittelbare
Anwendbarkeit einzelner Normen für die Vertragsparteien verbindlich
festlegen könnte. Es begnügt sich mit einem Gemischten Ausschuss, der
für die ordnungsgemässe Erfüllung des Abkommens zu sorgen hat, aber nur
Empfehlungen aussprechen kann (Art. 29 FHA).
Diese Unterschiede sind auch bei der Auslegung einzelner Bestimmungen
zu beachten, weshalb es entgegen den Einwänden der Beklagten nicht angeht,
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zu analogen Bestimmungen
des EWG-Vertrages unbesehen zu übernehmen. Die Schweiz wird durch das
Abkommen nicht gezwungen, ihre Wirtschaftspolitik und innere Gesetzgebung
mit derjenigen der EWG zu harmonisieren, mag es auch nahe liegen, in
konkreten Fällen für gleichartige Probleme ähnliche Lösungen wie die
Nachbarstaaten anzustreben (Botschaft zum FHA, in BBl 1972 S. 730);
dies ändert jedoch nichts daran, dass der schweizerische Richter das
Abkommen seinem handelspolitischen Charakter und Zweck entsprechend autonom
auszulegen und anzuwenden hat. Staatsverträge sind zudem in erster Linie
nach ihrem Text auszulegen. Ist dieser klar und seine Bedeutung, wie sie
sich aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch sowie aus dem Gegenstand und
Zweck des Vertrages ergibt, nicht offensichtlich sinnwidrig, so kommt
eine andere Auslegung nur in Frage, wenn aus dem Zusammenhang oder aus
der Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut abweichende
Willenseinigung der Vertragsstaaten zu schliessen ist (BGE 97 I 363 E. 3,
96 I 648 mit Hinweisen).
b) Art. 13 FHA ist nach seinem Wortlaut klar, und für eine davon
abweichende Auslegung liegen keine Anhalte vor. Mit "Massnahmen gleicher
Wirkung" können nur solche gemeint sein, welche die Wareneinfuhr
unmittelbar betreffen. Einfuhrverbote oder -beschränkungen, die zum
Schutze des gewerblichen Eigentums gerechtfertigt sind, werden in Art. 20
FHA ausdrücklich vorbehalten. Solche Vorbehalte können sich aber auch
aus dem schweizerischen Markenrecht ergeben, die Anwendung des Art. 13
FHA folglich ausschliessen.
Die Vorschriften des Art. 13 richten sich zudem an den schweizerischen
Gesetzgeber und an die Verwaltung. Dass sie Rechte und Pflichten
begründen würden, welche der schweizerische Richter in einem Entscheid
über eine zivilrechtliche Streitigkeit zu beachten hätte, ist ihnen nicht
zu entnehmen. Eine bestimmte Verhaltensnorm mit zivilrechtlichen Folgen
ergibt sich auch dann nicht, wenn Art. 13 in Verbindung mit Art. 20 Satz
2 und 23 FHA ausgelegt wird. Art. 20 Satz 2 will Diskriminierungen und
verschleierte Beschränkungen des Handels von den Rechtfertigungsgründen
ausgenommen wissen, während Art. 23 lediglich feststellt, welche Praktiken
mit dem guten Funktionieren des Abkommens unvereinbar sind; er erklärt sie
im Gegensatz zu den entsprechenden Bestimmungen des EWG-Vertrages aber
weder als rechtswidrig noch als nichtig und sieht auch keine Sanktionen
vor, sondern ermächtigt die Vertragsparteien lediglich, gemäss den in
Art. 27 FHA festgelegten Voraussetzungen und Verfahren vorzugehen (BGE
104 IV 179/80).
c) Daraus erhellt, dass das mit der Klage verlangte Verbot vor Art. 13
und 20 FHA standhält, das angefochtene Urteil in diesem Punkte folglich
ebenfalls nicht zu beanstanden ist. Da die Voraussetzungen des Art. 24
lit. c MSchG gegeben sind, kann die Klägerin sich als Inhaberin der nach
schweizerischem Recht geschützten Marke OMO auch nach Inkrafttreten des
FHA gegen den Import von Waren wehren, die im Ausland mit dem gleichen
Zeichen versehen worden sind.
Erwägung 4
4.- Beim vorsorglich angeordneten Verbot verhält es sich nicht
anders. Es lässt sich nach der aufgezeigten Rechtslage ebenfalls
nicht als rechtswidrig ausgeben, weshalb die Beklagte daraus keinen
Schadenersatzanspruch ableiten kann. Damit ist der Widerklage die
Grundlage entzogen.
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 3. Juli 1978 bestätigt.