BGE 105 II 302
105 II 302
50. Extrait de l'arrêt de la 1re Cour civile du 4 décembre 1979 dans
la cause Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. contre Office fédéral de la
propriété intellectuelle (recours de droit administratif) Regeste
Änderung eines Patentgesuches ohne Verschiebung des Anmeldedatums,
Übergangsrecht.
Patentansprüche im Sinne von Art. 143 Abs. 2 lit. d PatG unterstehen
der Gesamtheit der Bestimmungen des alten Rechts bezüglich der
Patentansprüche, insbesondere Art. 58 aPatG (E. 2). Das Amt hat diese
Bestimmung gemäss der Praxis anzuwenden, die es bis zum Inkraftretten
des neuen Rechts befolgte (E. 3-4).
Sachverhalt
A.- La société Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. a déposé le 12
décembre 1974 auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle
une demande de brevet qui avait pour objet un "procédé de préparation
de nouvelles nitrophényl 1 (1H, 3H)-quinazolinediones-2, 4". Cette
demande contenait une revendication dont le symbole X était ainsi défini:
"X est halogène, sulfonyloxy organique, reste ester d'acide organique ou
minéral". Elle a fait l'objet de deux notifications de l'Office. En réponse
à la seconde, le 21 février 1978, la requérante a modifié d'elle-même
la définition du symbole X, telle qu'elle figurait dans la revendication
initiale. Cette définition était désormais la suivante: "X est un atome
ou un groupement éliminable par réaction avec l'hydrogène du groupe amino."
Dans sa troisième notification, l'Office a relevé que, "dans la
revendication 1, la nouvelle signification donnée à X constitue un
élargissement qui implique le report de la date de dépôt de la demande à la
date de son introduction (art. 58 al. 2 LBI)". Sans contester l'extension
au sens de l'art. 58 al. 2 LBI, la requérante a fait valoir que l'ancien
droit était applicable en vertu de l'art. 143 al. 2 lettre d LBI; Or,
sous l'empire de l'art. 58 aLBI, une pratique constante de l'Office
admettait de telles extensions sans report de la date de dépôt.
L'Office a maintenu son point de vue antérieur. Le 11 juillet 1979, il
a rendu une décision aux termes de laquelle la date de dépôt de la demande
de brevet était reportée au 21 février 1978 et le droit à la priorité
japonaise du 14 décembre 1973, revendiqué pour cette demande, était éteint.
Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc. a formé un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à la délivrance par l'Office du brevet, avec la
revendication modifiée le 21 février 1978, sans report de la date de dépôt.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Auszug aus den Erwägungen:
Considérant en droit:
Erwägung 2
2.- L'art. 143 al. 1 LBI prévoit que les demandes de brevet pendantes
le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies dès cette
date par le nouveau droit. Continuent toutefois à être réglées par l'ancien
droit, aux termes de l'art. 143 al. 2 lettre d, les revendications pour
des procédés de fabrication de substances chimiques et de fabrication de
substances par transformation du noyau atomique.
a) La recourante invoque le texte de cette dernière disposition qui
fixe nettement le champ d'application de l'ancien droit. Elle conteste
l'interprétation restrictive par l'Office de la notion d'ancien droit,
qui englobe d'après elle l'art. 58 aLBI dans le sens que lui a donné
la pratique constante de l'Office. Admettre le contraire reviendrait à
désavantager les demandes de brevet visées par l'art. 143 al. 2 lettre
d LBI, pendantes au moment du passage de l'ancien au nouveau droit. Ce
dernier tend au contraire à étendre la protection des inventions dans ce
domaine particulier en abrogeant l'interdiction de protéger les substances
chimiques.
L'Office soutient en revanche que l'art. 143 al. 2 lettre d LBI
constitue une disposition d'exception, qui doit être interprétée
et appliquée de façon restrictive. Telle aurait été l'intention du
législateur. Le Message du Conseil fédéral (FF 1976 II,-p. 113) ne
mentionne à ce propos que les art. 53 et 54 aLBI.
b) L'art. 143 al. 2 lettre d LBI apporte une exception au principe
de l'art. 143 al. 1 en ce sens que certaines situations continuent à être
réglées par l'ancien droit. Il ne ressort cependant pas du texte légal,
ni du Message du Conseil fédéral que l'application de ce droit doive se
limiter à deux dispositions légales particulières. Le Message déclare,
à propos de l'art. 143, qu'une fois en vigueur la loi revisée, il ne
sera plus délivré de brevets non conformes au nouveau droit; toutes les
demandes de brevet déposées antérieurement et encore pendantes "devront
donc être soumises au nouveau droit (1er al.) avec les exceptions suivantes
(2e al.)", dont le Message donne l'énumération. Il relève à propos de la
lettre d qu'on ne peut pas renoncer à appliquer les art. 53 et 54 aLBI
aux demandes pendantes, parce que, contrairement à l'art. 52 du projet,
ces prescriptions d'unité sont liées à l'interdiction de protéger les
substances; leur suppression sans introduction simultanée de la protection
des substances mettrait en cause l'application de l'art. 2, ch. 2 et 4,
aLBI aux demandes pendantes; elle récompenserait en outre de manière
injuste les requérants qui ont retardé à dessein la procédure d'examen
en raison de la revision de la loi.
La mention expresse dans le Message du Conseil fédéral des art. 53
et 54 aLBI, eu égard à l'introduction de la protection des substances
chimiques, ne signifie nullement que seules ces deux dispositions de
l'ancien droit devraient rester applicables. Les débats parlementaires
ne fournissent pas d'argument à l'appui d'une interprétation aussi
restrictive. Non seulement l'art. 143 du projet du Conseil fédéral a
été adopté sans objection, mais l'adjonction par le Conseil des Etats de
l'al. 2 lettre c - "la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend
sont plus favorables selon l'ancien droit" - va à l'encontre d'une telle
interprétation. Le rapporteur de la commission a déclaré à ce propos que,
pour les conditions de la brevetabilité, les dispositions transitoires du
projet prévoyaient que l'ancien droit s'appliquait aux brevets délivrés
avant l'entrée en vigueur de la loi, les causes de nullité continuant
à être réglées par ce droit (art. 142 al. 2 lettre c); l'application du
nouveau droit était en revanche prévue pour les demandes de brevet encore
pendantes; ce serait aller trop loin, a estimé la commission, surtout
dans des cas où le requérant a déposé sa demande, parfois accompagnée de
pièces coûteuses, sur la base du droit en vigueur ou qu'il a déjà pris
des mesures en vue de l'exploitation du brevet; pour tenir compte d'une
manière équitable de telles circonstances, il y a lieu d'apprécier la
brevetabilité selon la lex mitior, pour les demandes pendantes. Cette
proposition a été adoptée sans discussion par le Conseil des Etats, puis
par le Conseil national (Bull. stén. CE 1976, p. 386 s, CN 1976, p. 1317).
La recourante relève à juste titre que l'art. 53 aLBI constitue
certes une disposition spéciale qui ne se rapporte qu'aux revendications
pour des procédés de fabrication de substances chimiques, mais que ces
revendications ne sont pas soumises seulement à ce texte. La lettre
et l'esprit de l'art. 143 al. 2 lettre d LBI commandent l'application
auxdites revendications de l'ensemble des dispositions de l'ancien droit
qui se rapportent aux revendications - dont l'art. 58 aLBI - et non pas
uniquement de certaines dispositions particulières.
c) La délivrance du brevet litigieux avec sa revendication modifiée,
sans report de la date de dépôt, ne résulte cependant pas directement de
l'application de l'art. 58 aLBI. Elle découle de l'interprétation conférée
à cette disposition par l'Office. Le litige porte donc en réalité sur le
maintien de cette pratique, à laquelle l'Office entend renoncer notamment
en raison des conséquences prétendument absurdes qu'elle entraînerait
sous l'empire de la nouvelle loi.
Erwägung 3
3.- Avant le 1er janvier 1978, l'Office ne refusait une extension
que lorsqu'elle était accompagnée d'une indication concrète ajoutée à
la revendication. L'Office considère aujourd'hui que cette pratique,
"sans être contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir en
particulier ATF 87 I 409),... n'en avait cependant pas tiré toutes les
conséquences rigoureuses". Il estime dès lors être en droit de la modifier.
L'Office relève à juste titre, en se référant à l'arrêt ATF 91 I 359,
que l'autorité administrative n'est pas liée par une pratique antérieure
erronée et que nul ne saurait se prévaloir de droits acquis en vertu
d'une telle pratique. Le Tribunal fédéral ne serait d'ailleurs pas lié
par une pratique qu'il n'a pas approuvée. Il doit néanmoins examiner si
le changement préconisé s'impose au regard du droit transitoire et des
circonstances de l'espèce.
C'est la modification de la loi qui, de l'avis même de l'Office, lui
a permis de reviser la pratique en cause. L'Office considérait notamment
que les revendications pour des procédés de fabrication de substances
chimiques étaient soumises à l'art. 58 nouveau, lorsque la demande
de brevet était pendante au moment de l'entrée en vigueur de la loi,
soit le 1er janvier 1978. Or, on a vu que ces revendications demeuraient
régies par l'art. 58 aLBI. Les revendications visées par l'art. 143 al. 2
lettre d LBI seraient dès lors privées des possibilités d'adaptation
et de protection qui résultaient de la pratique suivie par l'Office
jusqu'au 31 décembre 1977, tout en restant soumises à l'interdiction
de protéger les substances chimiques, consacrée par l'ancien droit mais
abandonnée par le nouveau. Elles seraient ainsi défavorisées par rapport
à celles qui ont encore fait l'objet d'un brevet délivré sous l'empire
de l'ancien droit, alors même que ce droit leur est applicable. Cette
situation ne correspond manifestement pas à l'intention du législateur,
concrétisée par l'introduction de l'art. 143 al. 2 lettre c LBI lors des
débats parlementaires. L'Office reconnaît d'ailleurs qu'un tel changement
de pratique peut causer des désagréments au requérant pendant la période
transitoire. Mais cela ne serait "inévitable", comme l'ajoute l'Office,
que si l'art. 58 était applicable dans sa nouvelle teneur, ce qui n'est
pas le cas.
Erwägung 4
4.- Le passage du droit ancien au droit nouveau ne suffit pas à
justifier l'abandon d'une pratique constante, au détriment précisément
des revendications qui restent soumises à l'ancienne loi. Seules des
raisons particulières pourraient motiver ce changement de pratique.
L'Office voit une telle raison dans l'introduction d'un nouveau motif
de nullité dans la loi (art. 26 ch. 3 bis LBI), directement rattaché à
l'art. 58 LBI et applicable à tous les brevets délivrés sous le nouveau
droit; il estime que le maintien de l'ancienne pratique aboutirait, dans
le cas de la recourante, à la délivrance d'un brevet contraire à ce droit
et, partant, vraisemblablement nul. On peut toutefois se demander si les
motifs de nullité de l'ancien droit ne seraient pas plutôt applicables à un
tel brevet délivré sous l'empire de la nouvelle loi, mais comportant des
revendications régies par l'ancien droit. La question ressortit cependant
au juge du fond saisi d'une action en nullité d'un brevet. L'argument
est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure administrative.
L'Office cite à l'appui de son opinion l'exemple d'une demande
contenant deux revendications, conformément à l'art. 52 al. 2 aLBI, dont
l'une serait régie par l'art. 53 aLBI et l'autre pas. La même extension
apportée à ces deux revendications pourrait avoir des effets divergents,
puisque la date de dépôt serait maintenue pour la première selon l'art. 58
aLBI et la pratique de l'Office antérieure au 1er janvier 1978, alors
qu'elle serait reportée pour la seconde en vertu de l'art. 58 LBI. Il
en résulterait une double date de dépôt, et partant une double durée
maximum. Cet argument n'est toutefois pas décisif. On peut d'abord parer
à l'inconvénient que dénonce l'Office par la constitution de brevets
distincts (art. 24, 25, 27 LBI; cf. BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische
Patentrecht, 2e éd., n. 10 ad art. 52 aLBI, III, p. 270 s). A ce défaut,
la situation serait certes inhabituelle, mais non insoluble. Il s'agirait
d'une conséquence des distinctions opérées dans le droit transitoire
applicable, d'une portée limitée.