BGE 103 IB 268
103 Ib 268
43. Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. Dezember 1977 i.S. Philip Morris
Inc. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum Regeste
Markenrecht.
1. Art. 8 Abs. 2 MSchG. Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen bei
Erneuerung des Registereintrages (E. 1).
2. Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG. Von der Wortmarke
"RED & WHITE", die für Tabakwaren bestimmt ist, lässt sich nicht sagen,
dass sie auf die Beschaffenheit der Ware hinweise (E. 2).
3. Hinweise auf die äussere Aufmachung der Ware können eine Wortmarke
schutzunfähig machen. Dies gilt insbesondere, wenn sie sich auf die Form
oder Art der Verpackung beziehen (E. 3).
Sachverhalt
A.- Die Wortmarke "RED & WHITE" wurde 1955 zugunsten der United Kingdom
Tobaccco Ltd., London, in das schweizerische Register eingetragen. Sie
ist für verarbeiteten und unverarbeiteten Tabak bestimmt. Im Jahre 1971
wurde sie auf die Philip Morris Inc., New York, übertragen. Diese Firma
ersuchte im Oktober 1975 das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum,
den Eintrag der Marke im Register zu erneuern.
Das Amt vertrat die Auffassung, die Bezeichnung "RED & WHITE" sei
beschreibender Art und daher nicht schutzfähig; die 1955 zu Unrecht
eingetragene Marke könnte sich inzwischen zwar als Kennzeichen für Tabak
im Verkehr durchgesetzt haben, was die Gesuchstellerin aber glaubhaft
machen müsse, damit ihrem Antrag entsprochen werden könne. Da die Philip
Morris Inc. sich dazu ausserstande erklärte, wies das Amt ihr Gesuch am
22. April 1977 gestützt auf Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG zurück.
B.- Die Philip Morris Inc. führt gegen diesen Entscheid
Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und das Amt
anzuweisen, den Eintrag der Marke im Register zu erneuern.
Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Die Beschwerdeführerin bestreitet mit Recht nicht, dass das Amt
die gesetzlichen Voraussetzungen der Eintragung bei deren Erneuerung
wiederum zu prüfen hat (Art. 8 Abs. 2 MSchG; BGE 103 Ib 17, 70 I 299),
und dass es dabei auch von einer als unrichtig erkannten Praxis abgehen
darf (BGE 91 I 359 mit Hinweisen).
Erwägung 2
2.- Nach Art. 3 Abs. 2 MSchG geniessen u.a. Zeichen, die als
Gemeingut anzusehen sind, keinen gesetzlichen Schutz. Enthält eine Marke
als wesentlichen Bestandteil ein solches Zeichen, so hat das Amt ihre
Eintragung gemäss Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG denn auch zu verweigern. Als
Gemeingut gelten insbesondere Hinweise auf die Herkunft, die Beschaffenheit
oder den Zweck der Erzeugnisse, für welche die Marke bestimmt ist. Eine
blosse Gedankenassoziation oder Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen
jedoch nicht zum Gemeingut. Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so
engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne
besondere Denkarbeit oder Phantasie zu erkennen ist (BGE 103 Ib 18 und
dort angeführte Urteile). Diesfalls rechtfertigt sich eine Ausnahme nur,
wenn die Marke in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt hat (BGE 99 Ib 25/6,
93 II 431, 77 II 326, was im vorliegenden Fall nicht geltend gemacht wird.
Das Amt beanstandete die Marke "RED & WHITE" zunächst, weil sie aus
zwei Farbangaben (rot und weiss) besteht, die als Gemeingut zu betrachten
seien. Es hielt der Beschwerdeführerin ferner entgegen, dass das Zeichen
als Hinweis auf die äussere Aufmachung der Ware verstanden werden könne,
folglich auch wegen seiner beschreibenden Art nicht geschützt werden
dürfe. Im Beschwerdeverfahren versuchte das Amt seine Auffassung zudem mit
dem Zusammenhang zwischen den Farbangaben und Eigenschaften unverarbeiteten
Tabaks zu erhärten. Es führte insbesondere aus, in der Fachsprache werde
nach dem 1967 in Mainz herausgegebenen "Tabaklexikon" die Bezeichnung
"Red Tobacco" für ein luft- oder röhrengetrocknetes Blatt mit roter
Färbung verwendet (S. 269). Bei anderen Tabaksorten, wie "White Burley",
"White Mammoth" und "White Orinoco", werde mit der Farbe angedeutet,
dass sie sich besonders für Zigaretten und hellen Rauchtabak eigneten
(S. 380/81). Das Zeichen "RED & WHITE" könne deshalb auch als Hinweis
auf eine Mischung von rotem und hellem Tabak ausgelegt werden.
a) Richtig ist, dass Grundfarben schon wegen ihrer zahlenmässigen
Beschränkung für den allgemeinen Gebrauch freizuhalten sind, also
nicht monopolisiert werden dürfen. Farbkombinationen können dagegen
durchaus als Marken Schutz geniessen (BGE 82 II 352, 58 II 453; TROLLER,
Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 551 Anm. 14; L. DAVID, Supplement zum
MSchG-Kommentar S. 37). Hier geht es indes nicht um die Monopolisierung
einer Grundfarbe oder einer Farbkombination, sondern um eine Wortmarke. Die
Beschwerdeführerin verlangt einzig den Schutz der Bezeichnung "RED &
WHITE", nicht der entsprechenden Farben. Zu beurteilen ist somit bloss,
ob die Wortmarke für den Gebrauch auf Tabakwaren beschreibenden Charakter
habe, wie das Amt behauptet, und deshalb als Gemeingut anzusehen sei.
Die Bezeichnung "RED & WHITE" lässt sich ferner nicht schon deshalb
als Beschaffenheitsangabe ausgeben, weil rot/weisse Zigaretten zwar etwas
ausgefallen, aber durchaus denkbar seien. Gewiss mag ein Fabrikant auf den
Gedanken kommen, Zigaretten mit zweifarbiger Umhüllung, z.B. mit rotem
Mundstück und weissem Papier, herzustellen. Ob die Beschwerdeführerin
dies beabsichtige, kann dahingestellt bleiben. Dass sich diesfalls eine
gedankliche Verbindung zwischen der streitigen Marke und der äussern
Aufmachung der Zigaretten ergäbe, macht den Ausdruck "RED & WHITE", den
die Beschwerdeführerin als Marke für verarbeiteten und unverarbeiteten
Tabak erneuern lassen will, nicht zur Sachbezeichnung. Der Ausdruck spielt
nach dem allgemeinen Sprachgebrauch auch dann nicht einmal entfernt auf
Eigenschaften des Tabaks an, der in den Zigaretten enthalten ist. Es
verhält sich vielmehr ähnlich wie bei der Pfeifentabak- bzw. Whisky-Marke
"BLACK & WHITE", die sich als blosse Phantasiebezeichnungen im Verkehr
durchgesetzt haben und vom kaufenden Publikum auch als solche aufgefasst
werden.
b) Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass die Angaben, welche das
Amt dem "Tabaklexikon" entnommen hat, zwar "höchst technisch" sind,
aber der Fachsprache in den USA entsprechen. Sie geht sodann mit dem
Amt davon aus, dass die Zulässigkeit der Marke nach dem Sprachgebrauch
in der Schweiz zu beurteilen ist. Massgebend hiefür ist die Auffassung
der beteiligten Kreise, wozu insbesondere die Hersteller, Verkäufer
und Endabnehmer gehören. Unter Umständen wird ein Wort schon dann zur
Beschaffenheitsangabe, wenn es nur von einem bestimmten Kreis, z.B. nur von
den Fachleuten allgemein zur Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart
verwendet wird (BGE 96 I 755, 96 II 240, 251 und 261 mit Zitaten).
Das Amt betrachtet diese Voraussetzung im vorliegenden Fall
als erfüllt. Es beruft sich insbesondere auf Bestätigungen von drei
Tabakfabriken, wonach die Bezeichnungen "Red Tobacco" und "White Tobacco"
auch in schweizerischen Fachkreisen bekannt sind. Die Beschwerdeführerin
hält diesen Bescheinigungen drei Schreiben anderer Fachleute der
schweizerischen Tabakindustrie entgegen; darin wird das Gegenteil
behauptet.
Es erübrigt sich indes, darüber weitere Beweise zu erheben oder
gar eine Expertise einzuholen. Das Amt bestreitet nicht, dass auch
die Gewährspersonen der Beschwerdeführerin fachkundig und zuverlässig
sind. Es ist deshalb anzunehmen, dass die besondere Bedeutung der dem
"Tabaklexikon" entnommenen Ausdrücke in der Schweiz zwar gewissen
Fachleuten, aber nicht allen Fachkreisen bekannt ist. Das müsste indes
verlangt werden, wenn man schon über die Auffassung der Endverbraucher
hinwegsehen will. Zurückhaltung ist umsomehr am Platz, als die streitige
Marke die beiden Farbangaben verbindet. Die Verbindung könnte freilich
als Hinweis auf eine Mischung von rot- und hellfarbigen Tabaken verstanden
werden, wie das Amt unter Berufung auf eine Tabakfabrik geltend macht. Ob
eine solche Mischung gebräuchlich ist oder doch so nahe liegt, dass die
Marke zumindest beim Fachmann diesen Eindruck erweckt, ist den vom Amt
eingereichten Belegen jedoch nicht zu entnehmen.
Erwägung 3
3.- Eine andere Frage ist, ob die streitige Marke als unzulässig
zu betrachten sei, weil sie auf die Farben der Verpackung hinweise.
Das Amt erblickt darin sogar den Hauptgrund der Zurückweisung, zumal es
sich um eine beliebte und auf Zigarettenpackungen häufig anzutreffende
Farbkombination handle. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies nicht,
macht jedoch geltend, unter unzulässigen Beschaffenheitsangaben seien
nur Hinweise auf die Ware selbst, nicht auch solche auf die Verpackung
zu verstehen.
a) Richtig ist, dass im schweizerischen Schrifttum Hinweise auf die
Verpackung im allgemeinen nicht als schutzunfähig bezeichnet werden
(TROLLER, aaO I S. 347; H. DAVID, Kommentar zum MSchG S. 91). MATTER
(Kommentar zum MSchG S. 68) spricht immerhin ausdrücklich von Eigenschaften
"des Erzeugnisses oder dessen Verpackung." Unzutreffend ist dagegen,
dass das Bundesgericht stets bloss Hinweise auf die Ware selbst als
unzulässig behandelt habe. Gewiss ist in seinen Urteilen meist nur von
der Beschaffenheit der Ware oder des Erzeugnisses die Rede (vgl. statt
vieler: BGE 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 II 402, sowie die Urteile im
Schweiz. Patent-, Muster- und Marken-Blatt (PMMBl) 1976 I S; 59, 1974 I
S. 65). In all diesen Fällen stellte sich jedoch die Frage des blossen
Hinweises auf die Verpackung gar nicht. Die Beschwerdeführerin vermag
denn auch keine Urteile zu nennen, in welchen das Bundesgericht solche
Hinweise ausdrücklich ausgenommen und als zulässig bezeichnet hätte.
Das Amt stützt sich in der angefochtenen Verfügung auf BGE 61 II 385,
wo die Gestaltung einer Gaba-Dose als schutzunfähig erklärt worden ist. Es
anerkennt in seiner Vernehmlassung, dass damit für die Beurteilung einer
auf die Verpackung hinweisenden Wortmarke nichts gewonnen ist. Es kann
sich dagegen mit einem gewissen Recht auf BGE 93 II 56 berufen, wo es um
die Wortmarke "VAC" für Nahrungsmittel in luftleerer Verpackung ging; die
Marke wurde indes ohne Rücksicht auf die Art der Verpackung zugelassen,
weil sie nicht die unmittelbare Vorstellung eines Vacuums erweckte. Für
die Auffassung des Amtes spricht ferner das Urteil des Bundesgerichtes vom
16. Mai 1967 über die Wortmarke "Gold Band" (PMMBl 1967 I S. 37). Nach
diesem Entscheid bedarf es keiner besondern Phantasie, um von "Gold
Band" auf eine äussere Aufmachung zu schliessen, weil Goldverzierungen
auf Tabakwaren und deren Verpackung häufig vorkämen; die Marke bezeichne
daher bloss ein für die gegebene Warenart charakteristisches gemeinfreies
Ausstattungsmerkmal und sei nicht schutzfähig. Ähnlich verhält es sich
nach einem Urteil vom 21. November 1975, in dem das Bundesgericht die Marke
"3 x 3 pocket" abgelehnt hat, weil sie auf eine besondere Verpackungsart
für Schokolade hinweise.
In seiner Vernehmlassung beruft das Amt sich auch auf das deutsche
Warenzeichengesetz (WZG), das in § 4 Ziff. 1 u.a. Zeichen aus Wörtern
ausschliesst, "die Angaben über Art, Zeit und Ort der Herstellung,
über die Beschaffenheit, über die Bestimmung, über Preis-, Mengen- oder
Gewichtsverhältnisse der Waren enthalten". In Lehre und Rechtsprechung
werden Hinweise auf die Verpackung solchen Angaben gleichgestellt
(BAUMBACH/HEFERMEHL, Warenzeichenrecht, 10. Aufl. N. 25 zu § 4,
N. 52 zu § 1 WZG; REIMER, Warenzeichengesetz, 4. Aufl. S. 65; BUSSE,
Warenzeichengesetz, 4. Aufl. S. 123/4; VON GAMM, Warenzeichengesetz,
S. 188 und 210; Entscheidungen des Bundespatentgerichtes vom 25. Oktober
1972 und vom 4. Juni 1931). Die Art. 3 Abs. 2 und 14 Ziff. 2 MSchG
befassen sich nicht mit Einzelheiten, sondern verbieten ganz allgemein
Zeichen, die Gemeingut sind oder zur Hauptsache aus solchem bestehen. Das
erlaubt, den Begriff der Beschaffenheitsangabe auf die äussere Ausstattung
der Ware und damit auf deren Verpackung auszudehnen. Dies gilt umsomehr,
als viele Waren ohne Verpackung gar nicht in Verkehr gebracht werden
können. Auch diesfalls ist aber zu beachten, dass nur als Gemeingut
anzusehende Zeichen schutzunfähig sind, zwischen der Marke und der
äusseren Aufmachung der Ware also eine sachliche Beziehung besteht,
die ohne besondere Überlegungen ersichtlich ist.
b) Bezüglich der äussern Ausstattung einer Ware ist zum vorneherein zu
unterscheiden, ob eine Marke auf die graphische und farbliche Gestaltung
oder bloss auf eine Art oder Form der Verpackung hinweist. Trifft letzteres
zu, so leuchtet ein, dass ein Zeichen in der Regel als Gemeingut anzusehen
ist und daher nicht als Marke geschützt werden darf. Dies gilt nicht nur
für die vom Amt konstruierten Beispiele "Papiersack" und "Goldflasche",
sondern überhaupt für Umhüllungen oder Behälter, in denen Waren angeboten
werden. Der Grund dafür liegt darin, dass jedermann technisch einfache
und billige Arten und Formen der Verpackung wählen darf, folglich nicht
durch das Markenrecht daran gehindert werden soll, in der Werbung auf
diese Vorteile Bezug zu nehmen (BGE 103 II 215 E. 3a).
Ein solches Freihaltebedürfnis besteht dagegen nicht, wenn es um die
graphische oder farbliche Gestaltung der Verpackung geht, weil es dafür
unzählige Möglichkeiten gibt. Diesfalls lässt sich meistens nicht einmal
einigermassen verlässlich entscheiden, ob die Marke wirklich auf Farben
oder eine Abbildung der Verpackung hinweise oder ob nicht gegenteils eine
schlichte Phantasiebezeichnung vorliege. Darüber lässt sich im vorliegenden
Fall ebenfalls nichts Sicheres aussagen. Immerhin ist die Bedeutung der
Marke "RED & WHITE" doch eher in ihrem eindrücklichen Wort- und Klangbild
als in einem Hinweis auf die rot/weisse Packung zu suchen. Wollte man
solche Anspielungen auf Farben oder Abbildungen der Verpackung genügen
lassen, um eine Marke für unzulässig zu erklären, so ergäben sich oft
Entscheide, die sachlicher Rechtfertigung entbehrten. Wer für Kaffee
die Marke "Café Zaun" führt, macht diese nicht zu einer unstatthaften
Beschaffenheitsangabe, wenn er auf der Packung einen Zaun abbildet;
und wer für Tabakwaren die Phantasiebezeichnung "ROSA BIANCA" wählt,
darf die Packung mit einem Muster weisser Rosen schmücken, ohne dass die
Wortmarke damit beschreibend und Gemeingut im Sinne des Markenrechts wird.
Die Marke "RED & WHITE" ist daher selbst dann nicht zu beanstanden,
wenn die Zigarettenpackung der Beschwerdeführerin in rot und weiss
gehalten ist. Die Mitbewerber werden durch die Wortmarke nicht gehindert,
die gleiche Farbkombination zu verwenden, da der Schutz des Markenrechts
sich auf das Zeichen beschränkt. Zu Bedenken besteht umsoweniger Anlass,
als es sich zumindest um einen Grenzfall handelt und im Zweifel eher
eine gewisse Zurückhaltung der Verwaltungsbehörde angezeigt ist, zumal
im Streitfall die Überprüfung durch den Zivilrichter vorbehalten bleibt
(TROLLER, aaO S. 355; H. DAVID, aaO S. 91 und 227; MATTER, aaO S. 60,
67 und 175).
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung
des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 22. April 1977 aufgehoben und
das Amt angewiesen, die Wortmarke "RED & WHITE" im Register zu erneuern.