BGE 101 II 290
101 II 290
48. Estratto della sentenza 13 maggio 1975 della I Corte civile nella
causa Janssen Pharmaceutica S.A. contro Istituto Biochimico IBSA. Regeste
Fabrikmarken. Art. 6 Abs. 1 MSchG; Verwechslungsgefahr zwischen Marken
pharmazeutischer Produkte.
Bei pharmazeutischen Produkten, die grundsätzlich rezeptpflichtig sind,
aber vom Konsumenten in der Praxis ohne ausserordentliche Schwirigkeiten
erworben werden können, beurteilt sich die Verwechslungsgefahr nach der
Aufmerksamkeit des breiten Publikums.
Sachverhalt
A.- La marca internazionale STUGERON appartiene alla Janssen
Pharmaceutica S.A., Beerse (Belgio), ed è usata in Svizzera dalla
Cilag-Chemie S.A., Sciaffusa. Essa designa effettivamente un prodotto
farmaceutico destinato alla terapia di disturbi circolatori cerebrali
e periferici. La marca UGARON, depositata successivamente, appartiene
all'Istituto Biochimico IBSA, Massagno, e si riferisce ad un prodotto -
per la cura di affezioni ulcerose dello stomaco e del duodeno. Il 10 aprile
1969 la Janssen Pharmaceutica S.A. conveniva avanti il Tribunale di appello
del Cantone Ticino la ditta IBSA, chiedendo la dichiarazione di nullità
della marca UGARON ed il divieto alla convenuta di usarla nelle proprie
relazioni commerciali e quale contrassegno dei suoi prodotti. Con sentenza
2 dicembre 1974 la Corte cantonale respingeva l'azione. Essa rilevava,
tra l'altro, che i due prodotti sono sottoposti a ricetta medica, sicché
un rischio di confusione deve essere negato già per questa ragione,
potendosi esigere da un medico una capacità di distinzione superiore a
quella del grande pubblico. La Janssen Pharmaceutica S.A., nel proporre
ricorso per riforma, ha domandato l'annullamento della sentenza impugnata
e l'accoglimento della petizione. Il Tribunale federale ha deciso in
questo senso.
Auszug aus den Erwägungen:
Dai considerandi:
A mente dell'art. 6 cpv. 1 LMF la marca di cui viene effettuato il
deposito deve distinguersi per caratteri essenziali da quelli che si
trovano già iscritti.
Già la Corte cantonale ha rilevato che la differenziazione verbale
delle due marche STUGERON e UGARON è di poca entità. Per costante
giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere apprezzato secondo
l'impressione generale suscitata nell'ultimo acquirente delle marche
in questione. Trattandosi di marche verbali, decisive sono l'assonanza
e la figurazione (DTF 98 II 141, 95 II 358 e 465, 93 II 265, 90 II 48
e le citazioni). A ragione l'attrice osserva che della marca UGARON
cinque lettere su sei sono identiche alla marca STUGERON precedentemente
inscritta, che la cadenza, il suono nonché la prima e l'ultima vocale
sono pure identici e che una sufficiente distinguibilità non può essere
fondata, dal profilo dell'impressione generale, sulla differenza delle
vocali centrali (E-A), attenuata comunque dal comune prefisso UG e
dal pure comune suffisso RON, o sull'esistenza del prefisso ST - in sé
trascurabile - nel contrassegno dell'attrice. Occorre, quindi, ammettere
che la marca della convenuta non si distingue per caratteri essenziali da
quella dell'attrice, qualora "ultimo acquirente" sia il grande pubblico,
dal quale, se il prodotto gli è destinato, non si può attendere che presti
una particolare attenzione alle differenze esistenti tra le singole marche
(DTF 96 II 404, 95 II 358). Ciò vale anche, salvo circostanze speciali,
per i prodotti farmaceutici ed i medicamenti posti in libera vendita
(DTF 78 II 382).
Verosimilmente diverso sarebbe il giudizio se i prodotti delle
parti fossero destinati unicamente al personale medico specializzato,
dal quale, proprio per la sua formazione specifica, è lecito pretendere
un'attenzione particolare ed al quale devono bastare anche differenze
di minore importanza, onde distinguere una marca dall'altra ed evitare
la confusione. Così, nella sentenza pubblicata nella DTF 84 II 441 e
riguardante le marche verbali Xylocain e Celecain designanti prodotti
per iniezioni (anestetici), il Tribunale federale ha negato il rischio di
confusione, attribuendo importanza decisiva al fatto che il prodotto era
venduto unicamente al medico ed usato da quest'ultimo e che, di regola,
il paziente non entrava in possesso né della ricetta né del prodotto
in questione (cfr. anche TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2a ediz.,
vol. I pagg. 277-278; DAVID, Comm. della LMF, Supplem. pagg. 50 e
52; BAUMGARTNER, Le risque de confusion en matière de marques, tesi
Losanna, pagg. 113-114). Nel caso in esame, i medicamenti STUGERON e
UGARON richiedono, secondo il giudizio impugnato, una ricetta medica,
"almeno la prima volta" o "perlomeno per il primo acquisto". Non si può
tener conto della semplice ipotesi che, in futuro, l'obbligo della ricetta
venga meno o che l'attrice abbia ad usare la marca per prodotti per i quali
tale obbligo non sia prescritto. Ma la Corte cantonale non esclude che,
nel prosieguo della cura, il paziente acquisti il prodotto direttamente,
senza esibire la ricetta. In tal modo, il rischio di confusione deve
essere commisurato al grado di attenzione del compratore comune, privo di
formazione specialistica, né tale rischio appare diminuito, riguardo al
compratore medio e al pubblico, dalla circostanza che i prodotti sarebbero
destinati alla terapia di malattie totalmente diverse o dal fatto che il
farmacista (ma spesso è il suo personale che serve il cliente) sarebbe
in grado di correggere eventuali errori. La probabilità che il paziente
chieda ed ottenga direttamente in farmacia, per la prosecuzione della cura,
il medicamento prescrittogli è tanto più grande in quanto, per lo STUGERON
ad esempio, secondo il prospetto in atti, non esistono contro-indicazioni,
gli effetti secondari sono praticamente trascurabili (leggera stanchezza
o sonnolenza che scompaiono rapidamente, diminuendo la dose) e la cura
deve protrarsi per parecchie settimane o mesi. Più grande diventa, in tal
modo, anche il rischio di confusione e la necessità, in casi del genere,
mancando le circostanze speciali riservate nella sentenza DTF 84 II 441,
di affidarsi unicamente al potere di discernimento del pubblico in genere
(cfr., in senso conforme, per il diritto tedesco: BAUMBACH-HEFERMEHL,
Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 10a ediz., vol. II § 31 n. 29; REIMER,
Wettbewerbsund Warenzeichenrecht, 4a ediz., vol. I pag. 424; VON GAMM,
Das Warenzeichengesetz, § 31 n. 19). Già si è visto, però, che tale potere
è insufficiente per distinguere prodotti designati rispettivamente con
le marche STUGERON e UGARON.