BGE 100 II 411
100 II 411
61. Sentenza 30 aprile 1974 della I Corte civile nella causa Wella AG
contro Ibsa SA Regeste
Art. 3 Abs. 2 MschG.
1. Das in eine Marke aufgenommene Zeichen wird nicht schon deshalb
ein Freizeichen, weil es in Marken anderer für gleiche oder ähnliche
Erzeugnisse verwendet wird; es muss jede Unterscheidungskraft verloren
haben (Erw. 1).
2. Ein an sich schwaches Zeichen kann unterscheidungskräftig und
schutzfähig sein, wenn es sich in einer Art und Weise oder Kombination
darbietet, welche in der Erinnerung der Kunden die Herkunft der Ware
wachruft (Erw. 2).
3. Die Unterscheidbarkeit von Marken bestimmt sich auf Grund eines
Vergleiches der eingetragenen Zeichen. Die Hinterlegung einer Marke
berechtigt den Inhaber, sie in verschiedenen Grössen zu verwenden. Ist
die Marke in Weiss oder Schwarz hinterlegt, so kann sie in andern Farben
wiedergegeben werden; enthält sie indessen eine bestimmte Farbkombination,
so ist das bei der Beurteilung, ob sich die jüngere Marke genügend
unterscheide, zu berücksichtigen; anderseits hängt die Unterscheidbarkeit
der jüngern Marke nicht bloss von der verschiedenen Farbe ab (Erw. 3).
Sachverhalt
A.- La Wella AG, con sede in Darmstadt, produce e vende da decenni
prodotti chimici e d'altra natura, segnatamente cosmetici per la cura
dei capelli. Essa ha depositato diverse marche a protezione di questa
sua attività, e più preci samente:
- il 27 aprile 1931 sotto il n. 74461, con rinnovo il 26 aprile 1951
sotto il n. 153254 ed il 14 novembre 1966 sotto il n. 326011: la prima
registrazione in Germania è avvenuta il 27 gennaio 1930;
- il 17 giugno 1954 sotto il n. 177745: la prima registrazione in
Germania è avvenuta il 12 novembre 1949;
- l'8 settembre 1956 sotto il n. 195309, con rinnovo il 14 no vembre
1966 sotto il n. 326018: la prima registrazione in Germania è avvenuta
il 7 luglio 1952;
- il 23 giugno 1965 sotto il n. 299169: la prima registrazione in
Germania è avvenuta il 20 dicembre 1955;
- ora il 23 giugno 1965 sotto il n. 299170: anche qui la prima
registrazione in Germania è avvenuta il 20 dicembre 1955.
Le prime tre marche sono miste, le ultime due meramente figurative:
elemento comune delle stesse è una testa umana, presumibilmente femminile,
riprodotta di profilo, dal lato sinistro, con una lunga chioma ondulata:
il tutto è posto all'interno di un circolo. Nelle quattro marche più
vecchie la figura è collocata orizzontalmente, nella più recente essa
guarda invece verso l'alto. Nelle tre marche miste sotto tale figura
e sopra ad un tratto orizzontale ondulato è scritta la parola Wella,
le cui lettere seguono pure l'andamento ondulato.
Il 29 novembre 1967 l'Istituto biochimico IBSA, Lugano, ha depositato
presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale sotto il n. 299177
una marca mista, che rappresenta anch'essa il profilo di una testa
umana, volta leggermente verso il basso, con una chioma ondulata e che
reca inoltre in grandi caratteri la formula chimica NH2, la quale copre
parzialmente la parte inferiore del capo. La marca stessa è eseguita in
rosso, bianco e giallo: il bianco vi è utilizzato per la figura, il rosso
per la scritta ed il giallo per lo sfondo.
La Wella AG, preso atto attraverso la pubblicazione sul FUSC del 29
febbraio 1968 della registrazione della marca anzidetta, ritenne che la
stessa poteva ingenerare confusione con le proprie; invitò pertanto la
IBSA ad astenersi dall'uso della marca n. 229177 e a provvedere perchè
la medesima fosse radiata dal registro.
Il 19 agosto 1968, la Wella AG, visto che la sua diffida era rimasta
infruttuosa, convenne la IBSA davanti alla Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino, chiedendo di ordinare la radiazione della
marca controversa, di vietarne l'uso alla titolare e di ordinarle la
distruzione dei relativi stampati e prospetti pubblicitari. La IBSA
propose di respingere la petizione integralmente.
B.- Con sentenza 30 marzo 1973, la I Camera civile del Tribunale di
appello ha respinto la petizione.
La Wella AG ha interposto al Tribunale federale un ricorso per
riforma, chiedendo che la sentenza suesposta sia annullata e la petizione
integralmente accolta.
La convenuta ha proposto di respingere il ricorso.
Auszug aus den Erwägungen:
Considerando in diritto:
Erwägung 1
1.- Secondo l'art. 3 cpv. 2 seconda frase LMF, i segni che devono
essere considerati come di dominio pubblico sono esclusi dalla protezione
legale. Tali sono anzitutto i termini che indicano le merci stesse,
le loro qualità o la loro provenienza geografica; in secondo luogo i
segni semplici, come figure geometriche, lettere dell'alfabeto e numeri;
in terzo luogo i cosidetti segni liberi (cfr. DAVID, Kommentar, II
ed. pag. 91 segg).
La testa umana dalla lunga chioma ondulata, riprodotta nelle marche
dell'attrice, non rientra evidentemente nelle suesposte due prime categorie
di segni. Si potrebbe invece esaminare se non sia divenuta segno libero,
vale a dire un segno che, essendo stato oggetto di uso generalizzato,
è considerato, da tutti gli interessati, come designazione di una merce
in genere; per cui anche assumendo particolari forme, non è più idoneo
per individuare un determinato produttore o fornitore (RU 93 II 264,
94 II 46, 96 II 261).
In concreto, la convenuta non ha chiaramente proposto la relativa
eccezione in sede cantonale. D'altra parte, la Corte cantonale, dopo
aver dichiarato che dovevasi preliminarmente esaminare se il simbolo
usato dall'attrice non fosse diventato segno libero, ha poi svolto delle
argomentazioni concernenti il segno debole, che devono essere esaminate
separatamente, perchè di diversa portata. Comunque la questione di
stabilire se, in genere, un segno è divenuto libero può essere esaminata
anche se proposta per la prima volta in questa sede, dato che attiene al
diritto (RU 96 II 260 consid. 3).
Ciò premesso, è da rilevare che, secondo la giurisprudenza, il segno
assunto in una marca non diventa segno libero semplicemente perchè viene
utilizzato anche in marche altrui per prodotti uguali o simili; occorre
inoltre che abbia perso ogni efficacia individualizzante (RU 94 II 46).
In concreto, teste umane, specie femminili, quasi sempre di profilo,
sono frequentemente raffigurate in marche per prodotti cosmetici, destinati
in particolare alla cura dei capelli; e ciò per un'ovvia associazione
di idee. Questa circostanza, e neppure la convenuta lo pretende, non
sta tuttavia a significare che tutti i settori interessati a prodotti
del genere, vuoi come fabbricanti, vuoi come commercianti, vuoi come
acquirenti, identifichino inscindibilmente tale simbolo con i prodotti
stessi. D'altronde, nella sentenza (RU 90 II 263) più volte richiamata
dalle parti, il Tribunale federale non ha ritenuto provato che una simile
evoluzione fosse allora intervenuta con riferimento all'analoga figura
contenuta nelle marche della ditta Hans Schwarzkopf: nella presente causa
non è stato dimostrato, e nulla consente di supporre, che nel frattempo
la situazione in questo campo sia radicalmente mutata. Ne discende che
alla ricorrente non può essere opposta l'illegalità delle proprie marche
in forza dell'art. 3 cpv. 2 frase 2 LMF.
Erwägung 2
2.- La Corte cantonale ha esaminato, senza risolverlo, anche il
problema di stabilire se il segno dell'attrice, a seguito della sua
diffusione come simbolo di prodotti cosmetici, non sia divenuto segno
debole (RU 83 II 221), un segno cioè che, secondo un'opinione espressa
nella dottrina, merita una tutela attenuata; deve perciò tollerare che
anche marche successive siano rappresentate da segni meno differenziati
(KUMMER, in ZBJV, 1966, pag. 4 segg). La trasformazione in segno debole è
comunque realizzata per la testa umana che, nello spazio di un ventennio è
stata impiegata per rappresentare almeno nove differenti prodotti cosmetici
da altrettanti produttori (cfr. RU 90 II 264).
Tuttavia anche un segno di per se debole può assumere una propria
individualità ed essere degno della tutela legale, se si presenta in
fogge o combinazioni che ne richiamano la provenienza nella memoria della
clientela interessata oppure se, grazie ad un lungo uso e ad un'appropriata
pubblicità, appare a tale clientela come il simbolo abituale di una
determinata ditta fornitrice (RU 63 II 285, 73 II 188, 83 II 221, 90 II
264 lett. a).
In concreto l'attrice non ha recato la prova che sul mercato
svizzero essa abbia saputo imporre le sue marche in modo specialmente
incisivo. Le risultanze delle inchieste demoscopiche, secondo cui il
simbolo dell'attrice vien largamente riconosciuto dal pubblico anche in
assenza della ragione sociale, concernono il mercato tedesco. La seconda
delle due suindicate condizioni poste alternativamente, non è pertanto
adempiuta. È invece adempiuta la prima, perchè l'attrice non rivendica
il segno generico di una testa umana, bensi quello particolare di un
profilo di testa umana con lunghe chiome ondulate, le quali richiamano la
sua ragione sociale ("Wella/Welle"). Come già esposto a proposito della
sentenza Schwarzkopf, una siffatta marca è suscettibile di provocare
nella clientela l'immediata immedesimazione dell'immagine riprodotta
sull'imballaggio con quello della ditta produttrice (RU 90 II 264/265). Si
deve pertanto negare che il simbolo della attrice costituisca un segno
debole. Comunque, con riferimento al particolare dell'onda di capelli al
vento, è degno di protezione.
A diversa conclusione non si può giungere nemmeno tenendo conto che
la ricorrente può aver dimostrato tolleranza nei confronti di altre marche
raffiguranti segni simili ai suoi. Al riguardo il diritto dell'attrice ad
agire in giudizio può essere eventualmente decaduto per contestare tali
marche, ma non per opporsi nelle vie legali a nuove marche confondibili
con le proprie (RU 90 II 265, 93 II 267, 428).
Erwägung 3
3.- Secondo la Corte cantonale la marca della convenuta si differenzia
sufficientemente da quelle dell'attrice: in primo luogo per i colori;
in secondo luogo per la presenza, in color rosso intenso, della formula
chimica NH2; in terzo luogo per le dimensioni; in quarto luogo per la
prevalenza dell'elemento verbale Wella nelle marche della ricorrente.
In realtà, confrontando la marca della convenuta, cosi come figura
sull'etichetta e sul prospetto, con le marche dell'attrice, riprodotte
sulle etichette, sui prospetti e sulla stessa carta da lettera, si
potrebbe essere indotti ad ammettere che l'impressione complessiva
lasciata da questi simboli è diversa. Tuttavia, secondo l'opinione
espressa dalla dottrina, sulla base anche di una vecchia sentenza del
Tribunale federale (RU 35 II 668), il paragone dev'essere operato fra le
marche cosi come sono registrate e non già come vengono effettivamente
utilizzate, ritenuto che il titolare della marca depositata ha facoltà di
riprodurla anche in dimensioni diverse da quelle figuranti a registro:
la grandezza dev'essere considerata ai fini della valutazione della
necessità di protezione allorchè, date le dimensioni degli oggetti cui
la marca si riferisce, quest'ultima non può superare una certa grandezza,
come nel caso che sia riprodotta su orologi (MATTER, Kommentar, pag. 99;
DAVID o.c., pag. 127 e 128). Questa opinione risulta fondata: infatti
a colui che fa registrare una marca dev'essere riconosciuto il diritto
di servirsene in diverse dimensioni a seconda delle sue esigenze, specie
della grandezza dell'oggetto su cui essa deve essere collocata, ritenuto
che è obbligato a rispettare le proporzioni degli elementi costitutivi.
Secondo giurisprudenza e dottrina, il deposito di una marca in bianco
e nero include il diritto di riprodurla in tutti i colori; inversamente,
se una marca è presentata normalmente in una determinata combinazione,
l'uso di una colorazione simile può accrescere la confondibilità (MATTER
o.c., pag. 114; DAVID o.c., pag. 128; RU 58 II 455; 63 II 286/87). Di
conseguenza la querelata sentenza, in quanto nega che la marca della
convenuta sia confondibile con quelle della ricorrente per la differente
colorazione e per le differenti dimensioni, viola il diritto federale.
È esatto che nelle sentenze menzionate dai giudici cantonali il
Tribunale federale ha riconosciuto speciale forza individualizzante al
od ai colori di una marca: questa circostanza è pacifica, ma dev'essere
riferita alla marca di cui si pretende la protezione legale; se a tale
marca è propria una certa combinazione cromatica, sia che essa sia stata
registrata, sia che essa sia solo fattuale, deve esserne tenuto conto
per decidere se una marca successiva diverga sufficientemente; ma, al
contrario, il criterio distintivo a favore della seconda marca non può
essere ravvisato nella sola colorazione, quando almeno la prima marca sia
stata depositata in bianco e nero (cfr. TROLLER, Immaterialgüterrecht II
ed., pag. 290).
Del pari non può essere condivisa l'argomentazione di cui al cons. 4b,
pagg. 12/13, della querelata sentenza, ove, riprendendo e sviluppando il
tema dei colori, i giudici cantonali hanno ravvisato un altro determinante
elemento distintivo nella formula chimica NH2 figurante, in caratteri di
color rosso intenso, sulla marca della convenuta. Vale qui la motivazione
già addotta dal Tribunale federale in RU 90 II 286, con riferimento
alla medesima marca. Tale formula, che sta ad indicare la composizione
chimica della lozione fabbricata e commerciata dalla convenuta, non
ha alcun particolare significato per il pubblico acquirente in punto
alla provenienza del prodotto; potrebbe anzi contribuire ad ingenerare
la persuasione che si tratti di una nuova specialità messa sul mercato
dall'attrice.
Infine, non importa esaminare se sia pertinente la tesi dei giudici
cantonali, secondo cui, in contrasto con una regola d'esperienza, la
quale vuole che il simbolo grafico sia prevalente su quello verbale,
la scritta Wella, contenuta in tre delle cinque marche depositate
dalla ricorrente, assumerebbe rilievo predominante per rispetto alla
piccola testa umana. Infatti, come ha rilevato la ricorrente, l'azione in
radiazione dovrebbe essere accolta quand'anche la marca della convenuta
ledesse una sola delle diverse marche della controparte.
Erwägung 4
4.- La convenuta ha esposto altre obiezioni che devono essere esaminate
in questa sede, anche se la Corte cantonale le ha disattese, ritenendo
che gli elementi esaminati dimostrassero una sufficiente differenziazione
delle due marche.
Nelle sue osservazioni di risposta la convenuta ha confermato:
- che le marche della ricorrente sono orizzontali, mentre la propria
è inclinata verso il basso;
- che nelle marche della ricorrente la testa è solo delineata
con i contorni, le chiome sono stilizzate in quattro grosse ciocche
uguali e parallele, che si distendono in due sole ondulazioni evidenti
ed orizzontali per una lunghezza che supera di quattro volte quella del
capo: nella propria marca le ciocche sono invece sette, appuntite, con
ondulazioni piccolissime, numerose e non parallele, attenuate per di più
dall'intersezione delle contrastanti linee dell'elemento verbale NH2;
- che le marche della ricorrente sono contenute in un circolo, mentre
alla propria marca manca ogni cornice.
L'esattezza di questi rilievi è di per sè incontestabile: essi hanno
tuttavia il torto di essere di carattere analitico, mentre il giudizio in
questo campo deve discendere da una valutazione complessiva; ai fini di
questa valutazione non devono tanto essere ricercati gli elementi diversi
quanto quelli comuni, per poi stabilire se questi, nonostante le esistenti
diversità, assumono importanza tale da indurre in errore l'acquirente
(MATTER o.c., pag. 101; DAVID o.c., pag. 127).
Da questo profilo è fuor di dubbio che l'elemento di gran lunga
prevalente nelle marche della ricorrente, almeno in quelle meramente
figurative, sono le chiome ondulate, le quali sono state raffigurate
con una lunghezza ed in una posizione volutamente innaturali; anche
l'espressione grafica prescinde da ogni verismo per porre l'accento,
attraverso una stilizzazione, su questo elemento, legato logicamente
alla ragione sociale della ricorrente. Lo ha riconosciuto la querelata
sentenza: "Dalla descrizione delle dimensioni della marca figurativa si
può a ragione affermare - ... - che l'accento principale e quasi esclusivo
era posto sui lunghi capelli ondulati, il che significa che la piccola
testa nera scompariva di fronte agli altri caratteri o alle altre parti
della marca"; lo ha riconosciuto la stessa convenuta: "Anzi la figura di
testa scompare per mettere in evidenza la lunga chioma, compatta con tre
sole onde lunghe". Appunto i lunghi capelli ondulati, oltre all'aggiunta
dell'elemento verbale Wella, hanno indotto il Reichsgericht a respingere
un'azione della ditta Hans Schwarzkopf contro la ricorrente (RU 90 II 267).
Ora proprio questo specifico simbolo è ripreso con rilievo nella marca
della convenuta, sia pure con molte modificazioni nei particolari della
rappresentazione grafica: nonostante il maggior verismo anche nella
marca della convenuta dette chiome spiccano nettamente, sia per la loro
lunghezza, sia per la loro posizione innaturale.
Si deve quindi concludere che nella marca della convenuta è contenuto
il concetto principale espresso da quelle della ricorrente senza che
l'inevitabile associazione di idee venga bastevolmente dissipata
da altri elementi originali. Sussiste pertanto il pericolo di una
confusione da parte del compratore medio, tanto più che, trattandosi
di prodotti di uso diffuso, se non corrente, e di prezzo non elevato,
l'attenzione prestata allorchè essi vengono comperati non è specialmente
elevata. Basta confrontare le due marche meramente figurative della
ricorrente, con quella della convenuta per sincerarsi, ove soprattutto
si faccia astrazione dalle contingenti diverse dimensioni, che esse non
si differenziano essenzialmente.
In riforma della querelata sentenza il ricorso dev'essere pertanto
accolto, in quanto tende alla radiazione della marca della convenuta.
Erwägung 5
5.- L'accertata illegalità della marca della convenuta implica anche
l'accoglimento delle altre pretese di carattere negatorio della ricorrente,
fondate sull'art. 24 lett. a LMF risp. sull'art. 2 cpv. 1 lett. b e c
LCS (RU 93 II 432/433): esse non presuppongono segnatamente che alla
convenuta sia addebitabile una qualsiasi colpa. Il divieto di usare la
marca confondibile dev'essere accompagnato d'ufficio dalla comminatoria
delle sanzioni penali dell'art. 292 CP (RU 98 II 147).
Entscheid:
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che:
a) è ordinata la radiazione della marca svizzera n. 229177 depositata
il 29 novembre 1967 dalla IBSA, Istituto biochimico SA, Massagno;
b) alla convenuta è fatto divieto di usare in qualsiasi modo l'elemento
figurativo di detta marca e ordine di distruggere etichette, carta da
lettera, prospetti, ecc. sui quali è riprodotto tale elemento figurativo.