BGE 100 II 230
100 II 230
33. Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. April 1974 i.S. Robugen GmBH
gegen Janssen Pharmaceutica. Regeste
Gebrauch der Marke; Art. 5 Abs. 1 des deutsch-schweizerischen Abkommens
von 1892.
1. Auslegung nach den Vorarbeiten und dem Zweck des
Abkommens. Anwendbares Recht, wenn der Gebrauch der Marke im einen Staat
vom andern nicht anerkannt wird (Erw. 1).
2. Bedeutung des Gebrauchswillens, der ausserhalb der in Art. 9
MSchG vorgesehenen Frist bekundet wird (Erw. 2).
Sachverhalt
A.- Die Robugen GmbH in Esslingen (BRD) liess am 26. Oktober 1953
das Warenzeichen MIROCOR für Medikamente unter Nr. 172 339 in das vom
Internationalen Büro zum Schutze des gewerblichen Eigentums geführte
Markenregister eintragen. Sie gebrauchte es bis Ende 1960 in Deutschland;
dann benutzte sie das Zeichen nur noch auf Medikamenten, die sie in
einige Länder ausführte; die Schweiz gehörte zunächst nicht dazu. Am
28. August 1967 meldete sie ein unter der Marke MIROCOR vertriebenes
Herzstärkungsmittel bei der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel
(IKS) in Bern an, die das Mittel jedoch erst am 10. Januar 1972 als
bewilligungspflichtig registrierte. Die Robugen GmbH will es bereits
seit Dezember 1971 in der Schweiz auf den Markt gebracht haben.
Die belgische Firma Janssen Pharmaceutica ist Inhaberin der
am 21. Januar 1970 international registrierten Marke MICRONOR, die
insbesondere für pharmazeutische Produkte bestimmt ist und seit Ende
August 1971 in der Schweiz gebraucht wird.
B.- Im Juni 1972 klagte die Firma Janssen gegen die Robugen GmbH mit
den Begehren, die Marke Nr. 172 339 MIROCOR für das Gebiet der Schweiz
nichtig zu erklären und der Beklagten deren weitere Verwendung in der
Schweiz unter Strafe zu verbieten. Sie machte geltend, die Marken MIROCOR
und MICRONOR seien für gleichartige Waren bestimmt und verwechselbar;
für das Gebiet der Schweiz komme aber der Klägerin die Priorität zu,
weshalb die Marke der Beklagten zu weichen habe.
Das Handelsgericht des Kantons Bern hiess die Klage am 21. Februar
1973 gut.
C.- Die Beklagte hat gegen dieses Urteil die Berufung erklärt. Sie
beantragt, es aufzuheben und die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene
Urteil zu bestätigen.
Auszug aus den Erwägungen:
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
Erwägung 1
1.- Die Beklagte anerkennt, dass die Marken MICRO-NOR und MIROCOR
für gleichartige Waren gebraucht werden, wegen ihrer Ähnlichkeit in Klang
und Schriftbild aber miteinander verwechselbar sind.
Sie bestreitet bloss, dass die Klägerin ihr im Gebrauch der Marke in
der Schweiz zuvorgekommen sei; sie könne sich nämlich für die Zeit von
1960 bis 1971 auf den Gebrauch ihrer Marke in Deutschland berufen und
sich denselben nach Art. 5 des deutsch-schweizerischen Übereinkommens
von 1892 für das Gebiet der Schweiz als rechtserhaltend anrechnen lassen,
verfüge folglich hier über bessere Rechte als die Klägerin.
a) Nach Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und
Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz
von 13. April 1892 (BS 11 S. 1057; vgl. BBl 1950 III 468) sollen
Rechtsnachteile, die nach den Gesetzen der Vertragsstaaten eintreten,
wenn insbesondere eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer
bestimmten Frist verwendet wird, auch dadurch ausgeschlossen werden, dass
die Marke im Gebiet des anderen Staates gebraucht wird. Der Gebrauch der
Marke im einen Staate gilt somit auch als Gebrauch im anderen (BGE 96 II
254 f. Erw. 5). Dem Wortlaut des Staatsvertrages ist nicht zu entnehmen,
was dabei als Gebrauch anzusehen und welches Recht anzuwenden ist,
wenn die Auffassungen über diesen Begriff sich in den beiden Staaten
nicht decken. Dies veranlasste die Beklagte offenbar, sich auf die
Entstehungsgeschichte des Vertrages zu berufen.
Die Vorarbeiten zum Abkommen wären für dessen Auslegung jedoch nur
von Bedeutung, wenn sie auf die streitigen Fragen eine klare Antwort
gäben (vgl. BGE 82 II 485, 86 IV 94, 97 I 823/4, 98 Ia 184, 98 Ib
380). Das lässt sich nicht sagen; die Entstehungsgeschichte spricht eher
gegen als für die Auffassung der Beklagten. Das Abkommen erwies sich
u.a. als notwendig, weil Deutschland wegen seiner Patentgesetzgebung
der Internationalen Konvention zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom
20. März 1883 (BS 11 S. 965) nicht beitreten wollte. Es regelt vor allem
Fragen aus dem Patentrecht, wozu in der Botschaft des Bundesrates freilich
ausgeführt wurde, für die Ausnützung von Erfindungen solle die Gesetzgebung
des Fabrikationslandes massgebend sein (BBl 1892 III 252). Daraus darf
indes entgegen DAVID (Der schweizerisch-deutsche Staatsvertrag vom
13. April 1892, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR]
1972 Ausl. S. 272) nicht gefolgert werden, der gleiche Grundsatz gelte
auch für Marken. Das geht umsoweniger an, als die Deutschen beharrlich
daran festhielten, dass im Streitfall der (deutsche) Richter darüber
zu befinden habe, ob eine Ausnützung "in einem angemessenen Umfang"
gemäss deutschem Patentrecht vorliege (vgl. Verhandlungsprotokoll S. 14,
Schreiben des schweiz. Delegierten vom 10. März und dessen Telegramme
vom 11. und 12. März 1892).
Die Beklagte hält denn auch für völlig klar, dass die deutsche
Seite sich vorbehielt, den angemessenen Umfang einer Patentverwertung
nötigenfalls durch ein deutsches Gericht überprüfen zu lassen. Auf das
Markenrecht übertragen heisst das jedoch nicht, dass sich der Gebrauch
einer Marke in Deutschland ausschliesslich nach deutschem Recht beurteile.
Ein allfälliger Vorbehalt, die Benutzung einer Marke im Streitfalle nach
eigenem Recht zu beurteilen, müsste vielmehr für beide Staaten gelten.
b) Nach dem Zweck, den man mit dem Abkommen auf dem Gebiete des
Markenrechtes insbesondere verfolgte, verhält es sich übrigens nicht
anders. Deutschland ging es dabei vor allem darum, seine Angehörigen vom
Gebrauchszwang, den es erst seit 1973 kennt, in der Schweiz zu befreien;
deutsche Staatsangehörige und ihnen gleichzustellende Personen konnten
den Rechtsnachteilen dieses Zwanges dadurch entgehen, dass sie die
Marke in Deutschland benutzten. Dagegen konnte es nicht die Absicht der
Vertragsschliessenden sein, dass ein Staat Angehörige des andern auf seinem
Gebiet besser behandle als seine eigenen. Nach Art. 1 des Abkommens, der
1902 durch den inhaltlich gleichen Art. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) abgelöst worden ist (vgl. BS
11 S. 1057), sollen die Angehörigen des einen Staates auf dem Gebiete
des andern vielmehr wie die Inländer behandelt werden. Nicht auf eine
solche Gleichbehandlung, sondern auf eine Besserstellung liefe aber die
Anwendung des Abkommens hinaus, wenn ein deutscher Staatsangehöriger
als Inhaber einer in Deutschland geschützten Marke sich in der Schweiz
gegenüber einem Inhaber, der seine Marke hier benützt, auf einen nach
schweizerischem Recht nicht anerkannten Gebrauch berufen könnte.
Nach deutscher Auffassung gilt die Verwendung von Marken auf Waren,
die nicht im Inland abgesetzt, sondern ausschliesslich ins Ausland
verkauft werden, ebenfalls als Gebrauch im Sinne des Warenzeichenrechts;
es genügt, dass der Inhaber die Exportgüter im Inland mit der Marke
versieht (BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht,
10. Aufl. Bd. II S. 197 N. 21; REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht,
4. Aufl. Bd. I S. 506 N.11). Nach schweizerischer Anschauung dagegen
kommt als markenmässiger Gebrauch nur die Verwendung der Marke auf der
Ware selbst oder deren Verpackung in Frage; die blosse reklamemässige
Benutzung auf Prospekten und in Inseraten kann nach Wettbewerbsrecht
von Bedeutung sein, genügt nach Markenrecht jedoch nicht (BGE 50 II
200, 60 II 163). Der prioritätsbegründende Gebrauch beginnt zudem nicht
schon mit dem Anbringen der Marke auf der Ware, sondern erst mit deren
Erscheinen auf dem schweizerischen Markt (TROLLER, Immaterialgüterrecht,
2. Aufl. Bd. I S. 338; DAVID, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N. 22 zu
Art. 1). Mit der Marke versehene, aber ausschliesslich für den Export
bestimmte Waren erfüllen dieses Erfordernis nicht, mag die Marke auch
in der Schweiz angebracht werden (vgl. BGE 89 II 100 mit Zitaten; ferner
nicht veröffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Januar 1973
i.S. Simonian gegen Serexa Watch SA).
Ungleiche Behandlungen im Inland wären bei diesen unterschiedlichen
Rechtsanschauungen über den markenmässigen Gebrauch unvermeidlich,
wenn es in Fällen wie dem vorliegenden auf das deutsche Recht
ankäme. Ungleichheiten ergäben sich übrigens nicht bloss bei Exportgütern,
sondern auch daraus, dass nach deutscher Auffassung schon das Anbringen
der Marke auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfehlungen
und Rechnungen, ja sogar an der Ladentüre als markenmässiger Gebrauch
angesehen wird (BAUMBACH/HEFERMEHL, aaO S. 364 f. N. 10 und 13 zu § 15
WZG), während ein Markeninhaber nach schweizerischem Recht mit solchen
Tatsachen noch keine Priorität zu begründen vermag. Die Anwendung deutschen
Rechts hätte diesfalls zur Folge, dass ein in Deutschland handelnder
Markeninhaber in der Schweiz von einem Nachteil befreit würde, dem die
Angehörigen dieses Landes selber unterliegen. Solche Ungleichheiten lassen
sich bei einem Nichtgebrauch der Marke in der Schweiz nur vermeiden, wenn
die Anforderungen, die an deren Gebrauch in Deutschland zu stellen sind,
nach schweizerischem Recht beurteilt werden.
c) Diese Auffassung wird auch in der Lehre vertreten. Nach TROLLER
(Immaterialgüterrecht, aaO S. 336) bestimmt das schweizerische Recht,
ob die Verwendung der Marke in Deutschland den Vorschriften des Art. 9
MSchG in der Schweiz genüge. Art. 5 des Abkommens ändere daran nichts;
er gestatte bloss, dass die in Art. 9 MSchG vorgeschriebene Verwendung
auch in Deutschland erfolgen könne, weshalb sie nur zu beachten
sei, wenn sie nach schweizerischem Recht als markenmässiger Gebrauch
gelte. BREITENMOSER (Die Benutzung der Marke nach schweizerischem Recht,
in GRUR 1965 Ausl. S. 597) ist ebenfalls der Meinung, dass die Marke in
Deutschland im Sinne des schweizerischen Rechts benutzt, d.h. auf der
Ware oder deren Verpackung angebracht werden müsse. Die davon abweichende
Ansicht DAVIDs zum Staatsvertrag (GRUR 1972 Ausl. S. 272) vermag dagegen
nicht zu überzeugen, zumal sich nicht sagen lässt, Art. 5 des Abkommens
verweise auf die Verhältnisse im andern Land. MATTER sodann äussert sich
an der von der Beklagten angerufenen Stelle (Kommentar zum MSchG S. 227/8)
bloss zu den Straftatbeständen. Er verweist zudem auf Rechtsprechung,
von der das Bundesgericht inzwischen, namentlich im Entscheid 78 II 171,
deutlich abgerückt ist.
Zu einer anderen Auslegung von Art. 5 Abs. 1 des Abkommens
besteht umsoweniger Anlass, als die Bestimmung auch nach der deutschen
Rechtsprechung nicht dahin verstanden werden kann, die Benutzung eines
Zeichens im einen Staat sei einer Benutzung im anderen rechtlich in jeder
Hinsicht gleichzustellen; nach seinem Wortlaut beziehe das Abkommen sich
vielmehr bloss auf den Fall des Rechtsnachteils wegen Nichtbenutzung
innerhalb einer bestimmten Frist (Urteil des Bundesgerichtshofes vom
26. Juni 1968, veröffentlicht in GRUR 1969 S. 48 ff. mit Anm. von
Bussmann). Unter Hinweis auf diese Rechtsprechung wird im deutschen
Schrifttum seit Einführung des Gebrauchszwanges ebenfalls die Auffassung
vertreten, dass bei Nichtbenutzung eines Zeichens in der Bundesrepublik
die an einen ausreichenden Gebrauch in der Schweiz zu stellenden
Anforderungen nach deutschem Recht zu beurteilen sind (KARL-HEINZ FEZER,
Der Benutzungszwang im Markenrecht, S. 148).
d) Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte die Marke MIROCOR von
1960 bis Ende 1971 in der Schweiz überhaupt nicht und in Deutschland nur
auf Waren verwendet, die sie in einige andere Länder ausführte. Bei dieser
Sachlage kann sie sich aus den hiervor angeführten Gründen gegenüber der
Klägerin, die ihre Marke MICRONOR seit Ende August 1971 in der Schweiz
gebraucht, hier weder auf einen prioritätsbegründenden noch auf einen
rechtserhaltenden Gebrauch berufen.
Wie es sich damit nach Art. 6 ff. PVUe verhielte, kann offen bleiben,
da Art. 5 des Abkommens diesen Bestimmungen vorgeht (vgl. immerhin BGE
99 Ib 25 ff. Erw. 4).
Erwägung 2
2.- Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, Art. 1 und 9
MSchG dadurch verletzt zu haben, dass es den Gebrauchswillen, den sie
mit dem 1967 bei der IKS eingereichten Gesuch bekundete, ausser acht
gelassen habe. Die IKS habe die Behandlung des Gesuches um Zulassung des
Herzstärkungsmittels "MIROCOR" verzögert, weshalb sie das Mittel erst Ende
1971 in der Schweiz habe auf den Markt bringen können. Es sei unbillig,
ihr diesen Nachteil anzulasten, statt auf den schon mit dem Gesuch zum
Ausdruck gebrachten Gebrauchswillen abzustellen.
Der Vorwurf ist unbegründet. Die Beklagte hat ihr Zeichen MIROCOR zwar
bereits im Herbst 1953 international registrieren lassen, es aber während
vielen Jahren in der Schweiz nicht gebraucht und für die Zeit von 1960 bis
Ende 1971 auch keinen nach schweizerischem Recht hinreichenden Gebrauch
in Deutschland nachzuweisen vermocht. Ihr Markenrecht für das Gebiet der
Schweiz ist daher wegen Nichtgebrauches, den die Beklagte übrigens nicht
im Sinne von Art. 9 Abs. 1 MSchG zu rechtfertigen versucht, untergegangen
(vgl. BGE 93 II 50). Im Jahre 1971 aber ist die Klägerin ihr im Gebrauch
der Marke MICRONOR in der Schweiz um einige Monate zuvorgekommen. Die
Beklagte hätte dem insbesondere dadurch vorbeugen können, dass sie sich
bereits innert der Karenzfrist, die Ende 1963 ablief, an die IKS wandte
oder dass sie die Marke MIROCOR 1967, als sie die IKS um Zulassung des
unter diesem Zeichen vertriebenen Heilmittels in der Schweiz ersuchte,
im schweizerischen Markenregister eintragen liess. Diesfalls hätte sie
die Vermutung des ersten Hinterlegers für sich gehabt und nach Ablauf der
Frist von drei Jahren den Nichtgebrauch allenfalls rechtfertigen können.
Aus BGE 98 Ib 185 Erw. 3 kann die Beklagte nichts zu ihren Gunsten
ableiten. Dort versuchte eine Firma in der Schweiz den Schutz von zwei
international registrierten Zeichen zu erwirken, obwohl Zweifel an ihrer
Absicht bestanden, dass sie den Gebrauch der Marken noch innert der
Karenzfrist aufnehmen werde. Wenn die Registerbehörde in jenem Falle auf
dem Nachweis einer ernsthaften Gebrauchsabsicht beharrt hat, heisst -das
nicht, eine solche Absicht vermöge selbst dann, wenn sie ausserhalb der
Karenzfrist des Art. 9 MSchG bekundet wird, den markenmässigen Gebrauch
eines Zeichens zu ersetzen und gegenüber einer andern Marke ein Vorrecht
zu begründen.
Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob der Umstand,
dass die Behandlung des Gesuches durch die IKS wegen Begutachtung des
Heilmittels sich über mehrere Jahre erstreckte, als Rechtfertigungsgrund
im Sinne von Art. 9 MSchG angerufen werden könnte (vgl. KARL-HEINZ FEZER,
aaO S. 111).
Entscheid:
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des
Kantons Bern vom 2. Mai 1973 bestätigt.